九十年重訴字第一０五八號｜民事：損害賠償｜裁判日期：93 年 09 月 10 日

臺灣臺中地方法院民事判決　　　　　　　九十年重訴字第一０五八號原　　　告　　日商．小學館股份有限公司即株式會社小學館法定代理人　　甲○○○ 原　　　告　　香港商．國際影業有限公司　(ANIMATION INTERNATIONAL LTD.) 法定代理人　　丁○○ 共　　　同訴訟代理人　　陳和貴律師傅文民律師共　　　同複　代理人　　邱永豪律師被　　　告　　小熊屋國際有限公司兼法定代理人　乙○○ 共　　　同訴訟代理人　　游琦俊律師複　代理人　　熊子仁律師被　　　告　　皮傑實業有限公司法定代理人　　丙○○ 被　　　告　　戊○○ 右當事人間請求損害賠償事件，本院於民國九十三年八月九日言詞辯論終結，判決如左：主文原告之訴及假執行之聲請駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、原告起訴主張：甲、聲明：一、被告小熊屋國際有限公司（以下稱小熊屋公司）、乙○○應連帶給付原告新台幣（下同）一百二十萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、被告小熊屋公司、乙○○、皮傑實業有限公司（以下稱皮傑公司）、莊正綺應連帶給付原告四百八十萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。三、訴訟費用由被告等連帶負擔。四、原告願供擔保請准宣告假執行。乙、陳述：一、原告日商‧小學館股份有限公司（以下簡稱小學館公司）為日本著名廠商，其所獨創各種人物圖樣﹑商標商品，名聞世界，品質精良，深獲消費者愛用與佳評。因而代表小學館公司商譽及表彰商品來源之「小叮噹及圖DORAEMON ドラえもん」商標系列圖樣，於世界各國普遍獲准註冊在案，且依法向前經濟部中央標準局（現改制為智慧財產局）核准註冊為商標註冊號數四七四五二一、四八０三八一、四八七七九一、四八八九二六、四九四九八一、七九三五八四、八三六二九二、八四二００二、八四三九三三、八六四一０六等商標，依商標法規定享有商標專用權，嗣原告小學館公司將上開商標授權原告香港商國際影業有限公司（下稱國際影業公司）獨家使用權，故任何人未經原告等之同意及合法授權，不得於台灣地區仿冒使用之，否則即應負侵害商標專用權及使用權之損害賠償責任。原告國際影業公司雖於八十八年五月十九日與被告小熊屋公司簽訂「國際銷售授權契約」，約定在特定情形下授權被告小熊屋公司得自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，可以生產、製造、銷售、經銷塑膠玩具、抱枕等商品，但限在越南地區為之，且依「國際銷售授權契約」第十條（標準條款）之約定：所附之「附件A」（標準條件與條約）併入上開契約內，而屬契約之一部分。而「標準條款」第一條（授權）即約定：「授權人（即原告國際影業公司）同意授權予被授權人（即被告小熊屋公司），被授權人亦同意接受該授權，被授權人為在授權期間內於授權區域內製造、經銷、廣告、促銷和銷售授權商品之目的，可依據本契約條款利用授權商品及與之有關之財產權。授權人特別保留未明示授權予被授權人之所有權利，而且可以隨時自由地使用和利用該權利，除了特定授權之權利，被授權人也同意不會運用、或授權或准予他人運用有關該智慧財產權的任何權利。」、第四條（a）約定：「‧‧在製造、經銷、或銷售前，應先取得對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可‧‧。」、第七條（經銷）b亦約定：「被授權人同意僅會銷售和分銷授權商品給批發商和經銷商，且該批發商和經銷商會直接銷售和分銷給授權區域內之零售商和商人，而該零售商和商人僅會直接銷售和分銷給授權區域內之大眾‧‧‧。」。二、詎被告小熊屋公司未依約定提供授權商品之擬生產數量、款式暨樣品供原告國際影業公司核可同意，竟違約任意使用或偽造授權標貼，貼附於其自行製造或擅自委託第三人仿造之商品上，充作授權商品，銷售予台灣地區之盤商、精品店或不特定消費大眾，違反前述合約及附件之義務至為明確。茲就被告小熊屋公司下述侵害商標專用權及使用權之侵權事實，依法訴請損害賠償：（一）原告等未曾授權被告小熊屋公司於台灣地區製造、經銷如附表一所示商品，被告小熊屋公司竟擅自製造，並將上開商品透過瀧水國際有限公司（下稱瀧水公司，已撤回此部分起訴）將之販售予遠百企業股份有限公司永和分公司及屈臣氏各店，再販賣予不特定之消費大眾，此有瀧水公司與被告小熊屋公司間之「付款回執聯」、瀧水公司與錫麟股份有限公司間之「進貨退出單」、「出貨單」、瀧水公司出具之「現有庫存量統計表」，及原告自遠百永和分公司所購得之侵害品及瀧水公司自行回收之侵害品相片可證，顯已侵害原告所享有之系爭商標專用權。（二）另被告小熊屋公司明知原告等未曾授權其於台灣地區製造、經銷如附表二所示商品，詎其竟擅自製造非屬授權品項之商品，或偽造原告國際影業公司之授權標貼，貼附於其自行或擅自委託第三人仿造之文具商品上，並將上開未經授權或未經審核之「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列商品直接或透過瀧水公司販予高雄地區之澤宜企業有限公司（下稱澤宜公司）及被告皮傑實業有限公司（下稱皮傑公司、實即被告小熊屋公司高雄分店），再販賣予不特定之消費大眾，經警分別於八十八年十月二十二日及八十九年二月十日在皮傑有限公司查獲，此有該店在場人員製作之「查扣侵害品清冊」、皮傑實業有限公司查緝現場侵害品相片以及台灣高雄地方法院檢察署九十年度偵續字第一八號不起訴處分書認定相關之銷貨流向在案為憑，顯已侵害原告所享有之系爭商標專用權。三、原告等依如下述之侵權行為請求權基礎，作為法律依據訴請損害賠償：（一）按商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償。因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。因故意或過失而有第六十三條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶賠償責任。商標法第六十一條第一項及第六十七條前段分別定有明文。另因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。又數人共同不法侵害他人之權利者，負連帶損害賠償責任。民法第一百八十四條第一項前段、第一百八十五條分別定有明文。又法人對於其董事或其他有代表權人之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。民法第二十八條及公司法第二十三條亦有明定。（二）被告乙○○為被告小熊屋公司之代表人，被告戊○○為前述二（二）之侵權事實行為人，且為當時皮傑公司有代表權人，其二人分別執行職務侵害原告小學館公司所享有之系爭商標專用權，據此應分別就其等公司侵害系爭商標專用權部分，對原告小學館公司負連帶損害賠償責任。（三）又按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，亦負損害賠償責任。民法第一百八十四條第一項後段定有明文。被告等分別因執行職務侵害系爭商標專用權及使用權，致就系爭商標享有使用權之原告國際影業公司權益嚴重受損，據此被告亦應分別就前述二（一）及二（二）之侵權事實，加損害於原告國際影業公司部分，對原告國際影業公司負連帶損害賠償責任。四、次就損害賠償金額之計算，參酌商標法第六十六條第一項第三款之規定，商標專用權人依商標法第六十一條請求損害賠償時，得以查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額，計算財產上損害，且於查獲商品超過一千五百件時，則應以其總價定賠償金額。（一）據此被告小熊屋公司、乙○○與訴外人瀧水公司、庚○○，共同製造、販賣如附表一所示十二種商品，侵害原告小學館公司之商標專用權，原告小學館公司依法本得請求被告連帶給付賠償金一百十六萬七千一百元（計算方法及賠償金額詳如附表一所示），作為財產上損害賠償。惟原告僅先請求被告等連帶部份給付原告一百萬元。（二）另被告小熊屋公司、乙○○、皮傑公司、戊○○等，共同製造、販賣如附表二所示四十七種商品，侵害原告小學館公司之商標專用權，原告小學館公司依法亦得請求被告連帶給付賠償金一千四百二十一萬五千五百元（計算方法及賠償金額詳如附表二所示），作為財產上損害賠償。惟原告僅先聲明請求被告等連帶給付原告四百萬元。（三）至於被告等製造、販賣如附表一及附表二所示商品，加損害於原告國際影業公司權益部分，鑑於原告國際影業公司就系爭商標所享有之使用權益，約略相當於原告小學館公司行使系爭商標專用權所得之利益，自應類推適用商標法第六十六條第一項第三款之規定，計算原告國際影業公司所受損害，故原告國際影業公司亦得請求被告連帶給付賠償金，作為財產上損害賠償。且由於原告小學館公司所受損害範圍，相當於原告國際影業公司所受損害範圍，如被告連帶向原告小學館公司或原告國際影業公司其中之一給付賠償金，被告所負連帶損害賠償責任，即在其已給付賠償金範圍內消滅。五、又依商標法第六十六條第三項規定，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，亦得請求賠償相當之金額。被告製造、販賣如附表一及附表二所示商品，導致消費大眾誤認原告自行製造或授權生產設計較粗糙，品質較低劣之「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列商品，致原告之業務上信譽均嚴重受損，原告小學館公司自得就其業務上信譽受損部分，請求被告連帶給付賠償金甚為明確，另參酌商標法第六十九條及民法第一百九十五條規定意旨，就系爭商標享有使用權益之原告國際影業公司，亦得就其業務上信譽受損部分，請求被告連帶給付賠償金。（一）又仿造他人已登記之商標製造出售，欺騙消費者，以致消費者誤買品質低劣之仿製品，因而損害被害人之信用等無形損害，若視為屬於財產上損害，則被害人舉證困難，即無法請求賠償，若將此種無形損害視為非財產上損害，則被害人祇要能舉證證明有仿造之事實，即可請求非財產上損害賠償，從而最高法院前以四十二年台上字第一三二四號判例認：「上訴人既有偽造各該被上訴人之商品專用商標紙或包裝紙情事，自係不法侵害各該被上訴人之商品信譽權」在案。（二）衡諸原告小學館公司係創立於西元一九二二年，乃有八十餘年歷史之世界著名公司，年營業額高達日幣一千六百一十億元（約折合新台幣四百三十四億七千萬元），且「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列商品經原告國際影業公司在台灣地區努力推廣，已建立高知名度與優良形象，原告請求下列業務上信譽損害賠償，應屬合理：１、被告小熊屋公司、乙○○與訴外人瀧水公司、庚○○等製造、販賣如附表一所示十二種商品，衡量侵權情節及原告之商譽損失，原告小學館公司請求被告小熊屋公司及乙○○連帶賠償二十萬元，作為業務上信譽損害賠償。２、另被告小熊屋公司、乙○○、皮傑公司、戊○○等共同製造、販賣如附表二所示四十七種商品，衡量侵權情節及原告之商譽損失，原告小學館公司請求被告連帶賠償八十萬元，作為業務上信譽損害賠償。（三）原告小學館公司所受上述業務上信譽損害範圍，相當於原告國際影業公司所受業務上信譽損害範圍，因此如被告連帶向原告小學館公司或原告國際影業公司其中之一給付上述賠償金，被告所負連帶損害賠償責任即在其給付賠償金範圍內消滅。六、綜上所述，原告等請求被告小熊屋公司、乙○○就共同製造、販賣如附表一所示十二種商品，侵害原告等之商標專用權及使用權，連帶給付財產上損害賠償金一百萬及業務上信譽損害賠償金二十萬元，合計應連帶給付一百二十萬元之賠償，而為訴之聲明第一項之請求。另原告等請求被告小熊屋公司、乙○○、皮傑公司、戊○○就共同製造、販賣如附表二所示四十七種商品，侵害原告等之商標專用權、使用權，連帶給付財產上損害賠償金四百萬及業務上信譽損害賠償金八十萬元，合計應連帶給付四百八十萬元之賠償。七、原告國際影業公司對於被告主張其無權向被告請求商標使用權遭侵害之損害賠償之陳述：參酌商標法第六十九條及民法第一百九十五條規定意旨，就系爭商標享有使用權益之原告國際影業公司，應得就其業務上信譽受損部分，請求被告等連帶給付賠償金，此業經原告國際影業公司於九十年十月十八日之民事起訴狀中陳明。最高法院四十二年台上字第一三二四號判決：「上訴人既有偽造各該被上訴人之商品專用商標紙或包裝紙情事，自係不法侵害各該被上訴人之商品信譽權。」八、對被告小熊屋公司與乙○○答辯之陳述：（一）被告小熊屋公司於九十一年七月三日之答辯狀中，引用香港澳門關係條例第三十九條、第四十一條第一項和公司法第三七一條第一項和第二項，主張原告國際影業公司不得在台灣地區為法律行為及營業行為，且欠缺提起訴訟權利能力及行為能力，故無營業權利受侵害可言云云，惟依香港澳門關係條例第三十九條、第四十條之規定以觀，顯然無意否定該等法人、團體或其他機構所為法律行為之效力；此外該條例第四十一條規定，準用公司法有關外國公司之規定，依公司法第三百七十一條規定，原告國際影業公司縱係未經認許之外國法人，以其名義在我國為法律行為時，其效力則依民法總則施行法第十五條規定，其法律行為亦非不生效力或無效，而僅係行為人就該法律行為，應與該外國法人負連帶責任，是原告國際影業公司在我國所為之法律行為及營業既非無效之法律行為，就上授權業務當可享有相當之利益，又依民事訴訟法第四十條第三項規定，原告國際影業公司為設有代表人之非法人團體，自有民事訴訟之當事人能力。（二）被告小熊屋公司於九十一年七月三十一日固具狀辯稱無製造商品或侵害商標權乙事，惟查：１、被告小熊屋公司辯稱附表一編號四、二二、二五、二八、二九、三十所示商品非被告小熊屋公司銷售予瀧水公司，惟瀧水公司於九十一年五月一日之民事答辯（一）狀，僅陳稱系爭商品與被告小熊屋公司與第三人薇尼公司有關，並未提出商品檢自其他廠商的相關資料，因此，被告小熊屋公司所辯應純係卸責之詞。至包含附表二編號十五、五三、六三、六四所示商品之銷貨流向，有臺灣高雄地方法院檢察署九十年度偵續字第一八號不起訴處分書認定在案可稽，此經原告起訴狀載明，故被告小熊屋公司所辯無斯項產品云云，亦不足採信。２、原告國際影業公司雖曾以國際銷售授權合約、補充契約、授權製造生產經銷證明書等，分別同意訴外人薇尼公司自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，在台灣地區優先從事設計、開發「ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列之槌子、功能性鑰匙圈、檯燈（除陶瓷製品以外）、存錢筒（除陶瓷製品以外）、抱枕（棉）等產品，第三人中越佳公司自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，在台灣地區優先從事設計、開發「ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列之零錢包（布製及皮製品）、皮夾（布製及皮製品）、揹包（塑膠製及尼龍製）等產品和被告小熊屋公司自八十七年九月一日起至八十八年八月三十一日止，在台灣地區優先從事設計、開發「ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列之鉛筆、筆盒、擦子、筆記本等系爭產品，惟訴外人薇尼公司、中越佳公司和被告小熊屋公司未將產品開發設計情形送請原告國際影業公司審核通過，被告小熊屋公司縱曾向訴外人薇尼公司販入附表一編號一、三、十、十二、十八、二四、附表二編號二四、二六所示商品，仍無權將之任意賣予瀧水公司、共同被告皮傑公司。並向中越佳公司販入如附表二編號一、三至六、八至十三、十九至二三所示商品，亦無權將之任意賣予共同被告皮傑公司。被告小熊屋公司依附表二編號三二、三三、三六至三八、五五、五六、五八至六二所示商品，亦無權將之任意賣予共同被告皮傑公司。３、被告小熊屋公司辯稱上開附表二編號二七、四四、四五、五十、五七所示商品，係向原告授權廠商MANFORD LTD.進購，附表二編號二八和三十所示商品，係向原告授權廠商SUN HING TOYS COMPANY LTD.進購，附表二編號四十、四一所示之商品，係向原告授權廠商KIOSK LTD.進購，附表二編號四六、四八、五一、五二所示之商品，係向原告授權廠商尚展行進購，並提出商品型錄、進口報單、INVOICE、銷貨清單、統一發票等資料為證。惟被告小熊屋公司所提之上開資料，尚難進而推得被告小熊屋公司確有向第三人MANFORD LTD. 、SUN HING TOYS COMPANY LTD.、KIOSK LTD.和尚展行販入上開附表所示商品之事實，且經比對被告所提商品型錄與原告所提之系爭商品相片，顯見圖樣設計有其差異，故被告小熊屋公司上開辯詞並不足採。（三）對於被告具狀辯稱原告與被告小熊屋公司、訴外人薇尼公司、中越佳公司所簽訂契約之約定，所開發之新商品須經「送審」及「貼用授權標貼」之程序，非屬取得授權之必要條件，惟查：依私法自治、契約自由原則，將財產權透過收取一定對價的方式，非終局地由他人使用，並非法之所禁，此種「授權」的契約行為，於著作權法第三十七條、商標法第二十六條、第二十七條、專利法第五九條、第六十條等著有明文。今本件所涉及者為被授權人應於製造、銷售前取得授權人之書面同意，係屬已於授權契約中明定之事項，援依保護授權人之利益衡量與價值判斷，應即認為：被告小熊屋公司、訴外人薇尼公司、中越佳公司等在未取得原告國際影業公司之書面同意前，未獲得製造、經銷與銷售小叮噹產品之授權。是以被告所辯，開發新商品應送審，並非授權與否之充分必要條件云云，非屬確論。再則，被告並未針對所有的系爭商品與原告國際影業公司簽約獲得開發之授權，而針對系爭商品，尚難遽謂為債務不履行之契約糾紛。其次，關於授權標貼之購買，係在被授權人自信有能力依照授權契約上所定條款與條件，於契約所定期間內從事商品設計的情形下，自行向授權人申請，再由授權人據以核發，不容被授權人僅以已支付授權標貼對價一事，推論其獲得廣泛授權而得恣意從事授權客體之財產權的使用，見其所簽訂國際銷售授權契約標準條款第五條之ｂ即明。簡言之，原告國際影業公司所提供標貼之貼用，僅為取得授權的條件之一，含有數量控制之目的，若非如此，授權人對該財產權所享有之權利豈非蕩然無存，使所建立之商譽受到嚴重侵害。被告辯稱：以五萬元之代價購買小叮噹設計圖稿，運用在新商品之方式取代審核，且當時係合意廣泛適用於所有新商品，並非僅限於文具類商品云云，並未舉證以實其說，原告否認之。再經細繹前開「小叮噹設計圖稿報價」傳真內容，僅表示「．．．香港設計部同意選出五十款經送審通過且適合運用在文具類之設計圖稿．．．」，所謂「經送審通過」係指經國際影業公司內部審核通過與兩造間授權契約之標準條款約定「審核」尚非同一意義。意即縱被告使用該圖稿，仍須再依授權契約標準條款，取得原告國際影業公司對於授權商品數量和樣式等書面同意。末查原告從未稱被告等公司從未將設計之新商品送審通過，而僅稱系爭商品未據被告公司、薇尼公司、中越佳公司等請原告國際影業公司送審，故被告之抗辯顯失之過泛。至於「送審」與「授權貼紙之發給」在是否獲得授權乙事，係屬不同層次問題，無必然之關聯，故被告所稱：原告國際影業公司對被告等公司陸續申請發交如此巨量之授權貼紙而竟未從有商品送審通過以銷售之情事，豈能無疑云云，則屬多慮。（四）按「商標專用權為一種具有排他性之無體財產權，除得由專用人自由讓與而外，其最大之經濟利用厥為保有專用權人之資格，僅將其使用權全部或一部在一定期間內授權他人使用而收取報酬金。」；「授權契約之當事人，原則上得以自由意思訂定契約之內容，包括授權期間、授權地域、販賣地區、製造量、銷售價格及報酬金之多寡等」（參學者曾陳明汝著，商標法原理，第一○二、一○三頁）。被告小熊屋公司、第三人薇尼公司、中越佳公司等，在與原告國際影業公司訂立「國際銷售授權契約基礎契約」時，既皆同意依「標準條款」之約定，將新產品送審，然被告小熊屋公司、第三人薇尼公司、中越佳公司卻未將系爭商品設計事先送請原告國際影業公司審核通過，其即無權製造販賣之。被告空言主張未「依約」事前將產品設計送請原告國際影業公司審核通過，僅屬債務不履行問題，並不必然有侵害商標專用權問題云云，於法尚有不合。查鈞院八十九年度訴字第四四一號民事判決略稱：「被告就（授權品項）之產品有依「標準條款」之約定送請原告國際影業公司審核通過乙節，未能具體舉證以實其說，尚難認其販售（系爭）商品係經原告之授權，洵屬正確」。再查「標準條款」第三條（ｃ）款與第五條（ａ）款等規定，更足以證明，原告國際影業公司於與被授權人簽訂國際銷售授權契約基礎契約時，實無意廣泛地授與權利，而是附加以應事先經過「書面同意」之條件。系爭授權之基礎契約雖有「最低保證金（Minimum Guarantee）之支付，然該數額係依據基礎契約所訂之價目表直接支付授權人之最低保證金，該保證金為權利金之預付款，並且不得要求退還，此有標準條款第二條（ａ）可稽。被告小熊屋公司雖未提出「授權金發票」而得證明各被授權人已依約於簽約時提出「最低保證金」，亦未見被告小熊屋公司提出系爭商品已依約支付授權金的證明文件，是則尚難遽謂被告小熊屋公司已針對系爭商品取得授權。且不容僅以已支付最低保證金一事，推論其獲有廣泛授權而得恣意從事授權客體之財產權的使用。（五）就被告小熊屋公司辯稱原告國際影業公司未就獲得授權事項辦理登記，惟查：商標法第二十六條第二項所謂之「不得對抗第三人」，應限縮解釋為「不得對抗善意第三人」方始合理，此有臺灣高等法院八十七年度重訴第一五四號民事判決在案可稽。因被告小熊屋公司已明知原告國際影業公司獲有授權，而與原告國際影業公司簽訂國際銷售授權契約之基礎契約，因此，原告國際影業公司即得準用商標法第五章之規定，請求被告小熊屋公司賠償原告所受之損害，其依據基礎包含民法侵權行為之規定，因此，縱鈞院認商標法第二十六條第二項之第三人應包含惡意第三人，惟鈞院仍得另據侵權行為法之規定，審酌被告小熊屋公司是否應負侵權行為責任。（六）就編號二九部分之馬克杯，經臺北縣警察局三峽分局對位於臺北縣鶯歌鎮 ○○路七九號之「啟旭窯業有限公司」進行搜索扣押，並於上址扣得如附件所示之馬克杯、包裝盒等產品。其上所使用之圖樣，核與原告於九十年十月十八日民事起訴狀原證五圖十一所示圖樣完全相同，且該案偵查中，經被告乙○○以證人身份證稱：「其確曾以薇尼公司之名義，委託「德實慶企業有限公司」製造、經銷使用有小叮噹商標之馬克杯組，並委託「啟旭窯業有限公司」製造，此有臺北地檢署八十九年度偵字第一一四一一號不起訴處分書、板橋地檢署八十九年度偵字第九三二六號不起訴處分書可稽。故此確為被告小熊屋公司所生產，顯見被告係在未經原告授權的情況下，製造小叮噹馬克杯，此已侵害原告之商標權無誤，被告所辯，為卸責之詞，核無足採。丙、證據：提出商標註冊證、瀧水公司與被告小熊屋公司間之付款回執聯影本一組二十四件、瀧水公司與錫麟股份有限公司間之進貨退出單及出貨單影本一組、瀧水公司之現有庫存量一覽表影本一份、附表一所示商品相片十二張、皮傑公司之查扣侵害品清冊及重編號清冊影本各一份、附表二所示商品相片十七張、台灣高雄地方法院檢察署九十年度偵續字第一八號不起訴處分書影本、株式會社小學館公司之網頁資料及文教禮品年鑑資料影本各一份、原告小學館公司委任狀暨認證書、本院八十九年度訴字四四一號判決、臺灣高等法院八十七年度重訴字第一五四號判決、最高法院五十年台上字第二七一九號判例、臺灣高等法院臺中分院九十年度上字第四三一號判決及民事答辯狀影本、九十一年度上字第三三二號民事上訴理由狀影本、被告小熊屋公司、瀧水公司、被告皮傑公司之公司資本資料查詢表各一件、被告皮傑公司變更登記表一件、國際影業公司獲知名平面媒體刊載報導之剪報資料、「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列商品獲得平面媒體刊載報導之剪報資料搜尋結果、被告小熊屋公司授權貼紙申請表暨原告國際影業公司發交被告小熊屋公司之點收文件、和解書、八十八年十二月二十九日對「啟旭窯業有限公司」搜索扣押扣得之馬克杯、包裝盒相片乙組、臺北地方法院檢察署八十九年度偵字第一一四一一號不起訴處分書、板橋地方檢察署八十九年度偵字第九三二六號不起訴處分書，並請求訊問證人庚○ ○。貳、被告小熊屋公司、乙○○則答辯：甲、聲明：求為判決一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。三、如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行。乙、陳述：一、按「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。」商標法第二十六條第一項、第二項前段定有明文。本件依原告主張，系爭商標專用權人係小學館公司，而國際影業公司雖主張自小學館公司取得系爭商標專用權之授權，然經審視國際影業公司所提出附卷之諸項證明（含系爭商標之商標註冊證正反面影本）堪明該國際影業公司就其主張獲授權使用系爭商標專用權之事實未經向主管機關登記。準此，該國際影業公司所主張獲小學館公司授權使用系爭商標之事實即不得對抗第三人，就本件而言，無論被告有無侵害系爭商標之行為，該國際影業公司均非系爭商標專用權遭侵害之被害人，自無向被告請求損害賠償之權利。又原告國際影業公司係設立於香港地區之公司法人，未經我國主管機關認許及辦理分公司登記，依香港澳門關條例第三十九條、第四十一條第一項、公司法第三七一條第一項和第二項分別規定，該國際影業公司不得在台灣地區為法律行為及營業，其在本國提起訴訟之權利能力及行為能力即有欠缺，況其既不得在中華民國境內營業，亦無營業權利受侵害可言。二、依原告九十年十月十八日起訴狀所載，其於本件主張之請求權基礎乃商標法第六十一條第一項、第六十六條第三項、第六十七條前段、第六十九條及民法第二十八條、第一八四條第一項前段後段、第一八五條、第一九五條及公司法第二十三條之規定；其就損害賠償金額之計算，則依商標法第六十六條第一項第三款之規定為計算方法。依原告主張請求損害賠償，因損害賠償之原因、範圍甚為明確，並無損害數額難預為估算之情形，與民事訴訟法第二百四十四條第一項、第四項立法意旨不合，被告不同意原告嗣後所為任何訴之變更、追加。三、被告之使用系爭商標製造和販售相關產品，均依據原告國際影業公司之授權同意，兩造間縱對契約之履行有爭執，僅係契約糾紛，而非偽造、侵害系爭商標權之侵害行為。本件業經臺灣臺中地方法院檢察署八十九年度偵字第一六六四０號、九十年度偵字第三三七號、一一六七０號為不起訴處分在案後，雖經告訴人（即原告）聲請再議後發回續行偵查，嗣仍經臺灣臺中地方法院檢察署九十一年度偵續字第二七號仍為不起訴處分，其理由為：依卷附之渠等契約條款第四條觀之，其約定式樣許可，僅係對授權商品式樣及品質之約定，並非授權使用商標權之要件，故若被告未依照契約約定生產、製造，亦僅係違反契約條款，難認定即有侵害商標權之行為。再者，原告認定授權貼標係被告擅自偽造，然經勘驗扣案商品之授權標貼，其線條之粗細，會因機器所使用之壓力及油墨多寡影響圖形之模樣或粗細，故尚難因被告遭查扣之商品上授權標貼字體粗細不同，而認定被告有何偽造授權標貼之行為，本件至多僅屬債務不履行之契約糾紛。臺灣士林地方法院九十年度訴字第一三一三號民事判決書中亦指出：「．．．本件標準條款第四條經冠以『式樣之認可』為標題，觀其文義顯係就被授權人產製之商品品質予以控管之流程，被授權人縱有違反，不過是發生違約責任而已，尚不至對其已支付權利金，可以使用商標圖樣之權利產生影響，而得被認為侵害商標權。．．．是以，被告小熊屋公司、乙○○辯稱未將產品送審僅屬違約責任而已，應可成立。」等語，又臺灣高等法院臺中分院九十一年度上字第三三二號民事判決書中更進一步認定小熊屋公司、薇尼公司同一集團之公司既與原告訂有授權契約及購買授權標貼，則其使用系爭商標之商品縱非被授權得製銷之產品，亦無違反商標法可言：「．．．至依上開說明，雖附表所示編號二、三產品材質與上開授權契約約定之內容不同，亦與未經授權使用系爭商標情形不同，不得因之認薇尼公司有侵害上訴人商標權行為。」等語。綜右所陳，本件就系爭商標使用確已因授權契約之訂立及使用對價授權金之支付而有效成立，縱被告等公司有未待依約將商品送審通過即對外銷售之行為，應僅屬違反系爭授權契約之債務不履行之民事糾葛，尚非屬未獲授權惡意使用商標之違反商標法之侵權行為可言。四、本件原告主張系爭貨品未獲授權者，無非是以系爭貨品設計未依約送經原告審核通過即為未授權云云，惟查：本件原告國際影業公司與小熊屋公司、薇尼公司、中越佳公司間之系爭五份授權契約雖均約定被告等公司開發新商品應送經原告審核，然此僅係原告對授權商品之品質、圖樣運用之契約約束，而非授權使用系爭商標與否之必要條件。本件系爭授權契約之授權金除「基本保障金」外，即係以購買原告所稱之「授權標貼」之方式支付授權金，並非以原告審核通過之商品多寡或商品價格為計算授權金基準等情即明。再查，小熊屋公司、薇尼公司、中越佳公司於訂約後，因依約將開發新商品之設計圖送交原告國際影業公司審核，遲遲未通過審核，嗣經原告國際影業公司人員指點後，始改以五萬元之代價向原告國際影業公司購買小叮噹設計圖稿運用在新商品之方式以取代審核，且當時係合意廣泛應用於所有新商品，並非僅限制適用於文具類商品，準此，豈得謂被告有侵害系爭商標之行為。復依國際影業公司發交被告等公司授權貼紙點收文件所示，被告等公司自八十七年十一月間起陸續向國際影業公司申請發交之授權貼紙高達約三百萬張，原告至今仍均稱被告等公司從未將設計之新商品送審通過云云，豈能無疑乎？且本件原告一再曲解被告所已支付款項係系爭授權契約所約定之「最低保證金」（Minimum Guarantee），而非「權利金」（Royalty Rate），故該款項之支付並不等同於取得授權云云。惟查，被告各次所已支付之各款項確均係授權之對價，原告雖有時稱之為（ Minimum Guarantee），有時稱之為「Additional Royalty」，惟均無礙其為已獲授權之對價之真正本質。五、本件原告主張被告未依約將系爭商品樣品送審通過即製銷系爭商品，仍屬未經授權行為，自已侵害原告之商標權，並舉著作權第三七條規定及兩造授權契約標準條款第一條、第四條（ａ）款之約定，以佐其說。惟查：按「．．．其約定不明之部分，推定為未授權。」著作權第三七條固定有明文，然此僅係著作權法之特別規定，其他有關智慧財產權之相關法令均無類似規定，亦無任何學說或實務見解認為該「．．．約定不明之部分，推定為未授權」對其他有關智慧財產權之授權亦應做相同解釋。依兩造授權契約標準條款第一條、第四條（ａ）款之約定，亦僅系對授權商品之樣式、包裝、圖樣運用之契約拘束而已，並非授權使用系爭商標與否之充分必要條件，否則豈非所有違反授權契約之行為均遭視為未授權之侵害商標權行為，此再參酌標準條款第三條（ｃ）款、第四條（ｂ）款、第五條（ａ）款之約定即明。另兩造授權契約標準條款第一條固約定具體的財產權利，並非指授權商品之品質監督之契約權利，準此，兩造授權契約標準條款第四條（ａ）款之約定權利並非具體的財產權利，此約定確僅係對授權商品之樣式、包裝、圖樣運用之契約拘束而已，並非授權使用系爭商標與否之充分必要條件，故被告並無侵害原告商標權之行為。依兩造授權契約標準條款第二條（ａ），堪明被授權人之任何子公司、聯營公司或分公司亦均在獲授權之列，本件被告小熊屋公司與第三人薇尼公司、中越佳公司就系爭商標與原告國際影業公司所簽共五份授權契約之履行上實際與同一公司集團無異，亦應在同獲授權之列。六、就原告起訴狀附表一所載商品，說明：１、編號四、二二、二五、二八、二九、三十所示商品非被告小熊屋公司銷售予共同被告瀧水公司，小熊屋公司並無該項商品。２、編號一、三、十、十二、十八、二四所示商品係小熊屋公司所獲授權。惟其中編號十二「1.5"key chain鑰匙圈」，小熊屋公司僅銷售其中之二四００ＰＣＳ予共同被告瀧水公司，餘非小熊屋公司所售予。就原告起訴狀附表二所載商品，說明：１、編號十五、五三、六三、六四所示商品非被告小熊屋公司銷售予共同被告皮傑公司，小熊屋公司並無該項商品。２、編號一、三至六、八至十三、十五、十九至二四、二六、三二、三三、三六至三八、五五、五六、五八至六二所示商品係小熊屋公司所獲授權。３、編號二七、二八、三十、四十、四一、四四、四五、四六、四八、五十、五一、五二、五七所示商品係被告小熊屋公司向原告其他授權廠商MANFORD LTD.、SUN HING TOY S COMPANY LTD.、KIOSK LTD.及尚展行進購後再售出。就原告準備書狀陳述之答辯：附表二編號十五、二四、三六、三七、五三、六三、六四等商品，被告否認係被告生產、銷售之商品。本件原告雖以上開商品「銷貨流向業經高雄地檢署九十年度偵字第十八號不起訴處分書認定」為其舉證方法云云，惟查，上開商品確非被告公司之產品，因上開案件偵查中未令被告公司人員出庭，被告公司並無辨認上開商品之機會，故自難認該不起訴處分書就該部分之認定必為正確而有拘束被告公司之效力。七、對證人庚○○陳述之答辯：本件原告起訴時所提出之多項資料均稱係取自瀧水公司，嗣亦於訴訟中承認已與瀧水公司及庚○○於起訴前八十九年六月六日達成和解，原告竟仍於九十年十月十八日提起本件訴訟時仍對彼二人一併起訴，堪明原告顯早已與彼等二人串同欲在訴訟中造成不利於被告之情勢，合先呈明。證人庚○○於九十一年十二月四日在鈞院所作證言：「．．．瀧水公司當時向很多公司購買系爭物品．．．。」又如何於九十一年九月十八日陳報狀中稱系爭商標商品均係向小熊屋公司購買？證人庚○○亦稱：「．．．土模我們親自拿去給小熊屋去送審，經告知送審通過後，瀧水公司才生產製造。」云云，惟證人庚○○所證並非事實，瀧水公司根本沒有送審土模，上情被告曾當庭請黃女提出證據，然黃女並未回應。證人庚○○證稱：「編號二八部分是向小熊屋買的，也有向三友購買，．．．。我確定第一批是向小熊屋購買權利，第二批是向三友買成品的，．．．。所購買價格已不記得。向三友購買的價格比小熊屋便宜。三友的報價比較便宜。」「．．．小熊屋的售價為我們生產的成本價百分之十五。」等語，顯屬矛盾不實，黃女既稱瀧水公司、三友公司均係小熊屋公司之授權廠商，則瀧水公司向三友公司購買成品之價格怎可能比向小熊屋公司購買之價格便宜，蓋因三友公司之成品必含繳付小熊屋公司之授權金成本，更何況依黃女所證小熊屋公司之售價僅為其生產成本價百分之十五，足見黃女純係胡亂供述。黃女於九十一年九月十八日陳報狀中雖稱編號二二、二五、二八、三十物品係購自三友公司，惟被告要求其提出證據時，則先推委因納莉水災致資料找不到，嗣則推稱詳細資料都在國際影業公司云云，足見黃女所證均係附和原告主張之胡亂供述。至編號二九部分之馬克杯，並非被告售予德實慶公司，據查德實慶公司亦未出售該批馬故杯予瀧水公司，據被告聲請傳訊之證人德實慶公司負責人己○○到庭證稱：「．．．與瀧水公司沒有買賣」「（有無出售上有小叮噹標誌的馬克杯給瀧水公司？）沒有，有製造，但沒有賣給瀧水公司。我們的貨品出售均有正式發票可查證，確實沒有賣給瀧水公司。這個業務是我負責的。瀧水公司也沒有出售馬克杯給我們。」「（提示起訴狀附照片，是否德實慶公司製造？）不是我們製造。」「（提示九十一年九月十八日庚○○呈報狀附件）是薇尼公司給我們的，我們有獲得薇尼公司授權製造。」「（有無將委託書交給瀧水公司？）沒有。我不認識庚○○。二年前原告曾帶警察來搜索，所有檔案均被扣押，如果確有和瀧水公司往來資料應該早被發現。所有生產產品及樣品均被查扣，已沒有資料留存。」（見本院九十二年四月九日言詞辯論筆錄）等語可稽。八、綜右所述，若認被告應負此侵權行為之損害賠償責任，惟因原告已與其指為本件共同侵權行為人即連帶債務人瀧水公司、庚○○等，以十萬元達成和解並免除彼等應分擔部分之債務，準此，被告就該部分亦得依民法第二百七十六條第一項之規定主張同免債務。丙、證據：提出「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」授權契約糾紛之說明、剪報影本乙份、中越佳公司授權製造生產經銷證明書、薇尼公司授權製造生產經銷證明書、進口報單影本一紙、小熊屋公司授權製造生產及進口經銷證明書各一件、商品型錄、授權金發票（INVOICE）影本十二紙、銷貨清單、統一發票、本院八十九年度訴字三一六號判決、臺灣臺中地方法院檢察署九十一年度偵續字第二七號不起訴處分書、臺灣士林地方法院九十年度訴字一三一三號、臺灣高等法院臺中分院九十一年度上字第三三二號、報價傳真函、授權貼紙點收文件影本八紙、並請求訊問證人德實慶公司負責人己○○。參、被告皮傑公司及戊○○未到庭爭執，亦未提出書狀作何聲明或陳述。肆、得心證之理由：甲、程序方面：一、按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第四十條第三項規定，自有當事人能力，至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院五十年台上字第一八九八號判例參照）。經查，上訴人國際影業公司雖為未經我國認許成立之外國法人，惟其設有代表人乙節，為兩造所不爭執，依上開說明，應認上訴人國際影業公司為非法人團體，其提起本件訴訟，仍具有當事人能力，並得由其代表人為法定代理人涉訟。至香港澳門條例第三十九條規定「未經許可之香港或澳門法人、團體或其他機構，不得在台灣地區為法律行為」，及同法第四十條規定「未經許可之香港或澳門法人、團體或其他機構以其名義在台灣地區與他人為法律行為者，其行為人就該法律行為，應與該香港或澳門法人、團體或其他機構法律行為，負連帶責任」等規定，並非指違反該規定所為之法律行為不生效力或無效，而僅依第四十條所規定，使行為人就該法律行為，與該香港或澳門法人、團體或其他機構，負連帶責任，顯然無意否定該等法人、團體或其他機構所為法律行為之效力，此乃意在維護交易安全。此外香港澳門關係條例第四十一條規定，「香港或澳門之公司組織，在臺灣地區營業，準用公司法有關外國公司之規定。」公司法第三百七十一條規定，「外國公司非在其本國設立登記營業者，不得申請認許。非經認許給予認許證，並領有分公司執照者，不得在中華民國境內營業。」未經認許之外國法人，以其名義在我國為法律行為時，其效力則依民法總則施行法第十五條規定。依此，未經認許其成立之外國法人以其名義與他人為法律行為者，其法律行為亦非不生效力或無效，而僅係行為人就該法律行為，應與該外國法人負連帶責任。原告國際影業公司在我國所為之法律行為及營業既非無效之法律行為，就上述授權業務當可享有相當之利益。且按民事訴訟法第四十條第三項規定，非法人之團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力。原告國際影業公司既為設有代表人之非法人團體，依最高法院五十年台上字第一八九八號判例，自有民事訴訟之當事人能力。二、次按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回應以書狀為之。但於期日，得以言詞向法院或受命法官為之。民事訴訟法第二百六十二條第一、二項定有明文。本件原告於起訴時，原聲明第一項請求被告小熊屋公司、乙○○、瀧水公司、庚○○ 應連帶給付原告一百二十萬元暨遲延利息，嗣於訴訟中，於九十一年八月二十一日言詞辯論期日撤回對被告瀧水公司及庚○○部分之請求，並經被告瀧水公司及庚○○同意，依上開規定，自無不合，應予准許。且按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第二百五十六條第一項第三款定有明文。原告提起本訴訟後，於九十二年二月十一日具狀就起訴狀所附之系爭附表一、二中有關商品損害賠償金額計算方法及數額之一部減縮，核屬上開法條規定擴張、減縮應受判決事項，無庸徵得被告之同意，應予准許。三、又按本件原告小學館公司之法定代理人，於訴訟中已由高石哲夫變更為甲○ ○○，有原告於九十二年八月十八日所提出之履歷事項全部證明書影本一份附卷可憑。是原告小學館公司之法定代理人甲○○○聲明承受訴訟，依民事訴訟法第一百七十條、第一百七十五條之規定，即屬合法。四、再按被告皮傑公司及戊○○未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第三百八十六條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決，併予敘明。乙、實體方面：一、按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點；當事人就其主張之爭點，經依第一項第三款或前項為協議者，應受其拘束，民事訴訟法第二百七十條之一第一項第三款、第三項前段定有明文。本件原告於九十年十月十八日起訴伊始主張之侵權行為事實，乃被告小熊屋公司負責人乙○○未依雙方之約定將其所生產、銷售之商品送交原告國際影業公司審核，猶開具委託銷售證明書與其餘被告皮傑公司，將未經審核通過之商品委託被告皮傑公司、戊○○在台灣地區銷售，此等行為早已逾越二造間契約特別約定商品於生產、銷售前應經審核通過及銷售區域之限制，而侵害原告小學館公司之商標專用權、國際影業有限公司之商標使用權。此依原告於九十年十月十八日起訴狀載明本件請求權之基礎，乃商標法第六十一條第一項、第六十六條第三項、第六十七條前段、第六十九條、及民法第二十八條、第一百八十四條第一項前段、後段、第一百八十五條、第一百九十五條及公司法第二十三條之規定，並就其損害賠償金額之計算，主張依商標法第六十六條第一項第三款之規定為計算方法，係本於侵權行為之法律關係為主張等情，併於九十一年四月十日以答辯狀陳明不同意原告所為任何訴之變更、追加，兩造復於九十三年八月九日辯論期日就侵權事實之爭點協議簡化，並經記明筆錄，且有兩造訴訟代理人於筆錄內簽名。揆之首揭規定，兩造即應受其拘束，本件就原告溢出上開範圍所為之事實上主張，自毋庸予以審究。二、兩造不爭執事項：（一）茲就『小叮噹及圖DORAEMONドラえもん』商標系列圖樣，原告小學館公司於中華民國業蒙經濟部中央標準局（現改制為智慧財產局）核准註冊為商標註冊號數四七四五二一、四八０三八一、四八七七九一、四八八九二六、四九四九八一、七九三五八四、八三六二九二、八四二００二、八四三九三三、八六四一０六等商標，依商標法規定享有商標專用權。原告國際影業公司經小學館公司授予系爭商標之獨家使用權。（二）兩造就侵害系爭商標專用權之商品限定其範圍為： ⑴附表一之編號１、３、４、１０、１２、１８、２２、２４、２５、２８、２９、３０等查獲商品。 ⑵附表二之編號１、３、４、５、６、８、９、１０、１１、１２、１３、１５、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２６、２７、２８、３０、３２、３３、３６、３７、３８、４０、４１、４４、４５、４６、４８、５０、５１、５２、５３、５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、６３、６４等查獲之商品。（三）原告國際影業公司為未經認許之外國法人。（四）原告國際影業公司經小學館公司授權使用系爭商標乙事，未經辦理授權登記。（五）中越佳公司及薇尼公司均為被告小熊屋公司之關係企業。且原告國際影業公司給予中越佳公司及薇尼公司之『授權製造生產經銷證明書』期間均自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止。原告國際影業公司與被告小熊屋公司間於八十七年七月二十四日訂立國際銷售授權契約（含基本合約、標准約款與條件、補充契約、授權製造生產經銷證明書）期間自八十七年九月一日起至八十八年八月三十一日止。（六）被告小熊屋公司確有陸續支付對價。（七）遭查獲系爭商品均有貼上授權貼紙，對於授權貼紙為真正與否，兩造協議不爭執。以上兩造不爭執事項，核與渠所提證據及歷次陳述相符，堪信屬實。三、本件茲應審究者厥為：（一）原告國際影業公司主張已獲小學館公司授權使用系爭商標權之事實，惟未經向主管機關登記，而不得對抗第三人，能否為本件請求？（二）被告使用系爭商標製造、販售相關產品之行為，是否該當於偽造、侵害系爭商標之侵權行為？上開國際銷售授權契約條款內容，究係僅對授權商品式樣及品質之約定，其授權範圍為何？抑或係授權使用商標之限制要件？又被告小熊屋公司是否就授權貼紙之權利金已付訖，能否主張已獲系爭商品之使用授權。（三）就原告據以主張遭侵害商標權之下列商品，是否確係由被告小熊屋公司製造、販售？（1）附表一編號４、２２、２５、２８、２９、３０及附表二編號１５、５３、６３、６４部分。（2）附表一編號１、３、１０、１２、１８、２４及附表二編號１、３－６、８－１３、１９－２３、２６、３２、３３、３６－３８、５５、５６、５８－６２部分。（3）附表二編號２７、２８、３０、４０、４１、４４、４５、４６、４８、５０、５１、５２、５７部分。（四）被告小熊屋公司是否得就與瀧水公司與庚○○共同侵權部分，因瀧水公司及庚○○已與原告達成和解，而主張依民法第二百七十六條第一項規定免除債務？（五）就原告就系爭附表一、二商品分別向被告小熊屋公司、乙○○及被告小熊屋公司、乙○○、皮傑公司、戊○○為一部請求之金額？四、按商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。商標法第二十六條第一項前段固定有明文。是我國關於商標專用權人將商標授權他人使用，係採登記對抗主義，即商標授權於兩造合意時，即生效力，不以登記為必要，只是該授權不得對抗善意第三人而已。本件原告小學館公司將商標圖樣授權原告國際影業公司使用，已訂有契約，雖未經登記，仍不失授權使用之效力。而被告小熊屋公司、乙○○也明知上開情事，並非善意第三人，自不得主張為系爭商標使用權人之原告國際影業公司無遭其侵害之可能。是被告援引商標法第二十六條規定，抗辯原告國際影業公司不得以商標授權使用乙事未經登記對其主張權利，於法未合，不足採憑。五、又商標授權與將商標權資格移轉他人之讓與並不相同，其乃准許被授權人於一定條件下使用商標，而不影響商標權人之商標權資格，於授權期間屆滿時，授權人即回復其專有使用權。商標專用權與商標使用權之內涵既有不同，自可能同時為商標侵害之被害人。是被告小熊屋公司辯稱原告小學館公司已將系爭商標之台灣地區獨家使用權授予原告國際影業公司，本件損害賠償請求權應屬於原告國際影業公司始得請求，原告小學館公司不得主張乙節，尚難謂為有理，原告小學館公司及國際影業公司提起本件訴訟，均為適格之當事人，且有起訴之利益。六、次查：（一）系爭商標圖樣業經原告小學館公司向經濟部中央標準局（現為智慧財產局）登記註冊並經核准登記註冊在案，享有商標註冊號數四七四五二一、四八０三八一、四八七七九一、四八八九二六、四九四九八一、七九三五八四、八三六二九二、八四二００二、八四三九三三、八六四一０六等商標，依商標法規定享有商標專用權者，其中註冊號數四七四五二一號依商標法施行細則第二十四條第五十一類指定使用於筆、墨、墨水、墊板、橡皮擦等專用商品，號數四八０三八一號依商標法施行細則第二十四條第四十類指定使用於衣服、皮衣、雨衣等專用商品，號數四八七七九一號依商標法施行細則第二十四條第六十七類指定使用於茶壺、水壺、茶杯等專用商品，號數四八八九二六號依商標法施行細則第二十四條第四十三類指定使用於皮包、皮夾、手提箱袋、旅行袋、書包等專用商品，號數四九四九八一號依商標法施行細則第二十四條第六十七類指定使用於茶壺、水壺、茶杯等專用商品，號數七九三五八四號依商標法施行細則第四十九條第二十八類指定使用於飛盤、撲滿、氣球、玩具球、玩偶、充氣玩具、玩具棒、塑膠膨脹玩具、兒童益智玩具、音樂玩具、填充玩具、泳圈、模型玩具、飾品等專用商品，號數八三六二九二號依商標法施行細則第四十九條第二十四類指定使用於床單被套、毛毯、墊套、毛巾、手帕、手套等專用商品，號數八四二００二號依商標法施行細則第四十九條第二十類指定使用於材料架、書報雜誌架、抱枕、枕頭、坐墊、音響架、錄影音帶貯存架、相框、筒箱盒及置物籃、鏡子、吸管、書櫃、墊板等專用商品，號數八四三九三三號依商標法施行細則第四十九條第十八類指定使用於皮夾、錢袋、背袋、鑰匙包、提袋、皮製品、寵物衣等專用商品，號數八六四一０六號依商標法施行細則第四十九條第十六類指定使用於色紙、貼紙、圖畫紙、紙巾、面紙、卡片、便條、書刊、資料手冊、活頁資料簿、雜誌、日月年曆、訂書機、文具夾、削鉛筆機、鋼鉛筆、筆心、筆套、水彩盒、別針、筆筒、簿冊等專用商品。而本件原告主張侵害系爭商標權請求損害賠償之扣案商品，如附表一、二所示者，均屬指定使用之專用商品，其上所貼附之商標貼紙，兩造已協議不爭執其真偽，已如前述。（二）又原告小學館公司所有「小叮噹及圖DORAEMONドうえもんド」之系爭商標圖樣註冊在案，授權原告國際影業公司在台灣地區之獨家使用權，而國際影業公司先於八十七年七月二十四日與小熊屋公司簽訂授權契約，再於八十八年四月九日、二十二日分別與中越佳公司、薇尼公司簽訂授權製造生產經銷契約，其中與中越佳公司、薇尼公司簽訂之授權契約，其期間均自西元一九九九年五月一日起至二０００年四月三十日止，上開授權契約係授權薇尼公司製造販賣塑膠玩具、槌子、存錢筒、馬克杯、餐具組、相框、抱枕、檯燈、溜溜球、溫度計等商品，授權中越佳公司製造販賣皮夾等商品，並援用國際影業公司與小熊屋公司於八十七年七月二十四日簽訂之授權基礎合約等，此外，原告國際影業公司於八十七年九月一日起至八十八年八月三十一日止亦授權小熊屋公司在臺灣地區製造生產經銷小叮噹系列之文具產品，又於八十八年一月一日起至同年十二月三十一日止亦授權原告小熊屋公司在臺灣地區進口經銷小叮噹系列之日本產品等，業據被告於九十一年四月十日提出授權契約糾紛之緣由說明暨相關契約附卷為憑；非如原告指陳國際影業公司僅於八十八年五月十九日與被告小熊屋簽訂「國際銷售授權契約」，約定授權期間自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，可以生產、製造、銷售地區限在越南等情。（三）原告據以主張遭侵害商標權之下列商品，為被告小熊屋公司所否認，其中（1 ）附表一編號４、２２、２５、２８、２９、３０商品，被告辯稱非小熊屋公司售予瀧水公司，因被告小熊屋公司並無上開商品，及附表二編號１５、５３、６３、６４部分，辯稱庚○○所述不實，未出售編號４之商品予瀧水公司，瀧水公司僅向小熊屋公司購買５吋存錢筒，編號２２、２５、２８、３０部分，否認與三友公司有往來，三友公司非小熊屋公司之授權商，編號２９商品否認係德實慶公司出售予瀧水公司等語。經查，就附表二編號１５、５３、６３、６４所示商品，臺灣高雄地方法院檢察署九十年度偵續字第一八號不起訴處分書並無確實認定其銷貨流向為何，且參酌證人己○○之證詞，及本件原告起訴時所提出之多項資料均陳稱係取自瀧水公司，嗣於訴訟中承認已與瀧水公司及庚○○於起訴前八十九年六月六日達成和解，原告竟仍於九十年十月十八日仍對瀧水公司及庚○○二人一併起訴本件訴訟，審理中始撤回該部分起訴，顯與常情有違，是被告小熊屋公司所辯上情，尚非全屬無憑。（2）附表一編號１、３、１０、１２、１８、２４及附表二編號１、３－６、８－１３、１９－２３、２６、３２、３３、３６－３８、５５、５６、５８－６２之商品，原告主張國際影業公司雖曾以國際銷售授權合約，分別同意訴外人薇尼公司自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，在台灣地區優先從事設計、開發「ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列之槌子、功能性鑰匙圈、檯燈（除陶瓷製品以外）、存錢筒（除陶瓷製品以外）、抱枕（棉）等產品，中越佳公司自八十八年五月一日起至八十九年四月三十日止，在台灣地區優先從事設計、開發「ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列之零錢包（布製及皮製品）、皮夾（布製及皮製品）、揹包（塑膠製及尼龍製）等產品，和被告小熊屋公司自八十七年九月一日起至八十八年八月三十一日止，在台灣地區優先從事設計、開發「ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列之鉛筆、筆盒、擦子、筆記本等系爭產品，惟訴外人薇尼公司、中越佳公司和被告小熊屋公司未將產品開發設計情形送請原告國際影業公司審核通過，被告小熊屋公司縱曾向訴外人薇尼公司販入附表一編號１、３、１０、１２、１８、２４及附表二編號２４、２６所示商品，仍無權將之任意賣予共同被告瀧水公司、皮傑公司。並向中越佳公司販入如附表二編號１、３至６、８至１３、１９至２３所示商品，亦無權將之任意賣予共同被告皮傑公司。被告小熊屋公司依附表二編號３２、３３、３６至３８、５５、５６、５８至６２所示商品，亦無權將之任意賣予共同被告皮傑公司。（3）系爭附表二編號２７、２８、３０、４０、４１、４４、４５、４６、４８、５０、５１、５２、５７部分，雖被告小熊屋公司辯稱上開商品，係向原告授權廠商MANFORD LTD.、SUN HING TOYS COMPANY LTD.、KIOSK LTD.、尚展行進購，惟被告已提出商品型錄、進口報單、INVOICE、銷貨清單、統一發票等資料附卷為憑，被告辯稱高雄地檢署九十年度偵字第十八號案件偵查中未令被告公司人員出庭，致無辯解之機會，亦非全然無據。（四）況本件所查獲如附表一所示之商品固經原告持「付款回執聯」、「進貨退出單」、「出貨單」、「現有庫存量統計表」等件為憑，指稱係小熊屋公司透過瀧水公司販售與不特定之消費大眾，又附表二所示商品係經警於八十八年十月二十二日及八十九年二月十日在皮傑公司查獲之侵害商標權之證據，惟原告所提出瀧水公司與被告小熊屋公司之付款回執聯及票據影本所顯示交易日期均於八十八年七、八月間，是小熊屋公司係在上開授權經銷契約期限內所為售貨行為，自屬合法；至瀧水公司與錫麟股份有限公司、創泰實業股份有限司公司間進出貨單據，雖顯示瀧水司公司自八十八年九月至十一月間仍有銷售附表一所示商品之紀錄，但該證據不足以說明小熊屋公司何以與之成立共同侵害商標權之行為，況原告於訴訟中已查明國際影業公司與瀧水公司已達成和解屬實，而撤回對瀧水公司及該公司當時法定代理人庚○○部分之起訴；且在被告皮傑公司所查獲之附表二所示商品所貼附之商標亦不爭執其真偽；原告復無法舉證證明被告小熊屋公司與瀧水公司、皮傑公司，及該公司負責人庚○○、戊○○有何共同侵害商標權之情事，是依舉證責任分配之原則，原告所陳上情即屬無據，不足憑採。七、又按法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果，已為判斷時，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，法院及當事人對該重要爭點之法律關係，皆不得任作相反之判斷或主張，以符民事訴訟上之誠信原則。最高法院八十四年台上字第二五三０號判例足資參酌。經查，原告小學館公司及國際影業公司曾對被告小熊屋公司之同一集團即訴外人薇尼有限公司（以下稱薇尼公司、實際負責人均為乙 ○○）、法定代理人張華玲提起侵害商標權之損害賠償民事訴訟（本院八十九年度訴字第三一六號、臺灣高等法院臺中分院九十一年度上字第三三二號、最高法院九十三年度台上字第一七五一號），主張就原告小學館公司所有「小叮噹及圖DORAEMONドうえもんド」之商標圖樣註冊在案，並授權原告國際影業公司在台灣地區之獨家使用權，薇尼公司（即該案被告）未經原告等之同意及授權，偽造上開商標圖樣暨偽造標示原告國際影業公司英文名稱之授權貼紙，並將之使用及貼用於仿冒商品（即該案查獲商品大銅鑼燒抱枕、小銅鑼燒鎖圈布偶、叮噹皮夾），大量販賣予消費大眾，侵害原告享有之聯合商標註冊號數0 0000000（大銅鑼燒抱枕）、00000000、00000000（小銅鑼燒鎖圈布偶）、00000000，及商標註冊號數00000000 等商標專用權（叮噹皮夾），致原告等受有損害，爰依民法第一百八十四條第一項、第二十八條、商標法第六十一條第一項、公司法第二十三條規定，請求薇尼公司、張華玲二人應連帶賠償原告小學館公司或國際影業有限公司財產上之損害二百九十六萬元，及非財產上損害十五萬元，並在上訴二審時追加起訴，擴張聲明請求薇尼公司、張華玲二人應再連帶賠償小學館公司或國際影業有限公司財產上損害二十萬零八百元，暨均加付法定遲延利息。經本院判決駁回原告小學館公司及國際影業公司之訴，原告不服續對被告薇尼公司提起上訴，經臺灣高等法院臺中分院九十一年度上字第三三二號民事判決認：上訴人小學館公司向經濟部中央標準局（現為智慧財產局）登記註冊並經核准登記註冊在案，享有聯合商標註冊號數00000000、00000000、0000 0000、00000000及商標註冊號數00000000之商標專用權，小學館公司並授權上訴人國際影業公司在台灣地區之獨家使用權。薇尼公司、中越佳公司、小熊屋公司之實際負責人均為乙○○，國際影業公司先於八十七年七月二十四日與小熊屋公司簽訂授權契約，再於八十八年四月九日、二十二日分別與中越佳公司、薇尼公司簽訂授權契約，與中越佳公司、薇尼公司簽訂之授權期間均自西元一九九九年五月一日起至二０００年四月三十日止，上開授權契約係授權薇尼公司製造販賣抱枕、鑰匙圈等商品，授權中越佳公司製造販賣皮夾等商品，並援用國際影業公司與小熊屋公司於八十七年七月二十四日簽訂之授權基礎合約，及依小熊屋與國際影業公司簽訂之國際銷售權契約標準條款第四條約定，被授權人於製造、銷售商品前，須提供商品及商品材料經授權人書面同意認可等事實，有商標註冊證、小學館公司授權契約書、國際影業公司授權契約、國際銷售授權契約等件影本附卷為證，且為兩造所不爭執，自堪信為真實。併審究（一）上訴人國際影業公司雖先後授權第三人中越佳公司使用系爭商標圖樣製造、販賣皮夾，授權被上訴人薇尼公司使用系爭商標圖樣製造、販賣功能性鑰匙圈、抱枕，但國際影業公司與中越佳公司、薇尼公司均同意援用國際影業公司與小熊屋公司於八十七年七月二十四日簽訂之國際銷售授權契約標準條款，已如前述，上開標準條款為薇尼公司與國際影業公司授權契約內容。再按，兩造授權契約標準條款第四條 (a)款約定：「‧‧‧。在製造、經銷或銷售前，應先取得代理人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可。‧‧‧」，同上條款第四條 (b)款約定：「代理人有權每年做兩次產品抽樣檢查，但是，如果檢查結果顯示品質有問題，代理人有權做更多次之抽樣檢查，以確認被授權人有建立適當的品質管制。另外，代理人有權派代表參觀製造授權商品及製作容器、包裝材料和類似物之工廠，以認定是否有運用適當之品質管制。」、第三條 (c) 款：「被授權人同意，如未取得授權人之事先書面同意，不得在電視或其他媒體上供銷、廣告或促銷任何授權商品。」，同上條款第五條 (a)款規定：「‧ ‧‧被授權人在使用之前，為取得授權人書面同意，應將所有有關授權商品而使用之作品、副本、文學文章、廣告、促銷和展示資料呈送給代理人或授權人。授權人所作之認可並不代表授權人權利或被授權人依據本契約規定之義務的放棄聲明。另外，授權人所給予之任何認可，其定義應特別限定為授權人對先前已同意之作品所做之認可。」等，有該授權契約書影本在卷可稽。觀上開條文均無被授權人於製造銷售產品前如未經送審通過，即不得使用系爭商標之字樣，應認該約定係國際影業公司與薇尼公司、中越佳公司及小熊屋公司就生產商品之式樣及品質之約定，而非授權或限制使用商標權之要件，上訴人主張依上開契約第四條約定，中越佳公司或薇尼公司均應在銷售或經銷任何授權商品前，免費提供授權商品樣品，並取得上訴人國際影業公司書面同意，否則薇尼公司或中越佳公司製造、販賣使用系爭商標圖樣之商品，即非「依據授權契約，於一定條件下，使用上訴人之商標」行為，而係侵害上訴人之商標專用權之行為等語，自無可採。另「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權」，著作權法第三十七條雖定有明文，然商標法並無相同或準用著作權法第三十七條之規定，上訴人主張依授權關係的利益衡量與價值判斷，商標使用之授權亦應作相同解釋，難以採信。又國際影業公司與薇尼公司所訂授權契約其中第十項商品為功能性鑰匙圈，另國際影業公司與中越佳公司所訂授權契約其中第二項商品為皮夾（布製及皮製品）等情，為兩造所不爭執，且有授權契約書影本為證，而附表編號２所示產品雖名為「小銅鑼燒鎖圈」，惟自其外型觀之，係一布偶，頂上裝有吊圈，該吊圈雖可裝上鎖匙，然與一般觀念所稱鎖圈應具有方便㩗帶之功能不同，應屬裝飾用之布偶，其上之吊圈之功能係便於懸掛之用，非薇尼公司被授權製造之功能性鑰鎖圈，應可採信。再依卷附「叮噹皮夾」產品，其名稱雖為皮夾，然其材質並非薇尼公司或中越佳公司與國際影業公司約定之布製或皮製，而為塑膠製，上訴人主張該產品並非薇尼公司被授權得製造產品，亦堪採信。然查國際影業公司曾於八十七年八月二十一日傳真給小熊屋公司，其傳真函內容為：「宋先生（按指乙○○）您好！關於貴公司取得購買小叮噹設計圖稿事宜，經我方與香港設計部協調結果，因見於貴公司取得正式授權之文具類，品項眾多，有必要提供較多的素材以便於商品之設計，因此，香港設計部同意選出五十款審核通過且適合運用於文具類之設計圖稿，以新台幣五萬元之價格，提供與貴公司於設計小叮噹文具類商品之使用。．．．」等語，有該傳真函影本一份附卷可稽，小熊屋公司曾支付國際影業公司授權金五十八萬零五十元，及先後向國際影業公司購買授權貼紙合計約達三百萬張等情，有收據、傳真單及簽收單影本附卷為憑，堪信為真實。薇尼公司與小熊屋公司之實際負責人均為乙○○一節，為兩造所不爭執，並經乙○○在臺灣臺中地方法院檢察署九十一年度偵續字第二七號案件偵查中供稱在卷，有該案件不起訴處分書影本一份在卷可稽，薇尼公司與小熊屋公司為同一集團之公司至明。依其二家公司與國際影業公司簽約過程，及參諸上開授權契約標準條款第二條（a）款：「被授權人同意支付授權人權利金，該權利金相當於在基礎契約中所規定之被授權人或其任何子公司、聯營公司或分公司對授權商品銷售淨值的權利金費率。．．」約定，應認薇尼公司與小熊屋公司就契約之履行為同一集團公司，薇尼公司使用小熊屋公司購買之授權貼紙並未違反上開授權契約至明，薇尼公司因而使用授權貼紙於其製造銷售之產品上，自無違反商標法可言。至依上開說明，雖附表所示編號２、３產品材質與上開授權契約約定之內容不同，亦與未經授權使用系爭商標情形不同，不得因之認薇尼公司有侵害上訴人商標權行為。且薇尼公司使用系爭商標圖樣並無違反商標法等情事，亦無侵害原告之商標使用權，此與國際影業公司享有獨家使用之商標權是否業經登記者無涉，上訴人主張被上訴人薇尼公司及張華玲侵害國際影業公司享有之系爭商標使用權，亦屬以背於善良風俗之方法加損害他人，同無足採。綜上所述，被上訴人薇尼公司本於授權使用系爭商標，其與張華玲均無侵害原告之商標專用權，上訴人依民法第一百八十四條第一項、商標法第六十一條第一項規定，請求薇尼公司負賠償責任，並依民法第二十八條、公司法第二十三條規定，請求薇尼公司代表人即被上訴人張華玲負連帶賠償責任，為無理由，不應准許。原審因而為上訴人敗訴判決，並駁回上訴人假執行之聲請，核無不合，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。又上訴人在本院所為追加之訴，亦無理由，仍應駁回。其追加之訴假執行之聲請，因訴之駁回而失所依附，應併駁回。嗣經上訴人小學館公司及國際影業公司提起上訴，經最高法院於九十三年八月二十六日以九十三年度台上字第一七五一號民事判決駁回上訴確定等情，業據被告提出最高法院民事判決一件附卷為憑，揆諸前開說明，本件就上開確定判決理由中就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，已本於當事人之辯論結果為判斷，自應解為在同一當事人就與該重要爭點有關所提起之「他訴訟」，本院對該重要爭點之法律關係，不得任作相反之判斷或主張，以符民事訴訟上之誠信原則。八、綜上所述：薇尼公司與小熊屋公司之實際負責人均為乙○○，且為同一集團公司乙節，為兩造所不爭執，又被告小熊屋公司被授權製造銷售產品前，縱未經送國際影業公司審核通過，應認該送審約定係國際影業公司與小熊屋公司就生產商品之式樣及品質之約定，而非授權或限制使用商標權之要件，被告小熊屋公司製造銷售使用系爭商標圖樣之商品，自無侵害原告之商標專用權或使用權之行為。另著作權法第三十七條之規定，於商標法並無相同或準用著作權法第三十七條之規定，況小熊屋公司曾支付國際影業公司授權金五十八萬零五十元，及先後向國際影業公司購買授權貼紙合計約達三百萬張等情，已如前述，堪認被告小熊屋公司就授權貼紙之權利金已付訖，是本件被告銷售貼附系爭商標之附表一、二商品之行為，既無偽造商標圖樣貼紙，亦查無共同侵害系爭商標之侵權行為情事。又原告復無法舉證皮傑公司及查獲時之負責人戊○○有何共同違反商標法之侵權行為情事，原告併主張被告公司及其法定代理人侵害國際影業公司享有之系爭商標使用權，亦屬以背於善良風俗之方法加損害他人，同無足採。從而，原告依民法第一百八十四條第一項、商標法第六十一條第一項規定，請求被告小熊屋公司、皮傑公司負賠償責任，並依民法第二十八條、公司法第二十三條規定，請求該公司代表人乙○○、戊○○負連帶賠償責任，為無理由，不應准許。原告主張之侵權行為既難成立，則其依侵害商標專用權之侵權行為法律關係，請求被告等賠償其損害，即屬乏據，爰併同其假執行之聲請予以駁回。九、本件事實已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，對判決結果不生影響，不予一一論列，併予敍明。十、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第七十八條、第八十五條第一項前段。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　九　　　月　　　十　　　日 ~B臺灣臺中地方法院民事第一庭 ~B法　　　官　張惠立右為正本係照原本作成。如對本判決上訴須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　九　　　月　　　十四　　日 ~B法院書記官

臺灣臺中地方法院九十年重訴字第一０五八號

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