臺灣臺中地方法院九十一年度重訴字第一二八六號

臺灣臺中地方法院民事判決　九十一年度重訴字第一二八六號

原告

善德生化科技股份有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

徐盛國律師

被告

智順科技有限公司 設台中市○○區○○路二段六一號

法定代理人

丙○○

訴訟代理人

林玠民律師

複代理人

乙○○

　　　　　　　　　尤榮福律師

右當事人間請求返還權利金事件，經本院於民國九十三年二月十二日言詞辯論終結，

判決如左：

主文

事實

甲、原告方面：

壹、聲明：被告應給付原告新台幣（下同）陸佰萬元及自起訴狀繕本送達被告之翌日（即民國九十一年十二月六日）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、陳述：兩造於八十九年三月十六日就合作生產「手耳穴雙向針灸儀」（即探穴超長電磁波治療器）簽訂「合作製造契約書」（下稱系爭契約），雙方約定：「乙方（即原告）同意給付權利金新台幣壹仟貳佰萬元予甲方（即被告）作為共同取得手耳穴雙向針灸儀此項產品專利權、研發成果、工作模具、商標、製造、行銷及獨家組裝、製造等相關研發、認證及製造等權利」；「雙方同意上述權利金分四期給付如左：第一期，新台幣叁佰萬元。本約簽訂後，甲方完成提供五○○○套訂單合約及三成定金予乙方之同時，乙方應給付本期款予甲方。第二期，新台幣叁佰萬元。於甲方再完成七五○○套訂單合約予乙方，並將專利權、商標權、模具、讓渡書等各項權利之必要證件交付見證律師之同時，乙方應將本期款給付甲方。第三期，新台幣叁佰萬元，乙方應於完成產品上市認證（ＧＭＰ衛署字號及美國ＦＤＡ認證）許可後支付甲方」；「工作權責劃分為：乙方負責產品之認證、製造並負擔所需費用，甲方負責行銷及相關之費用」此觀系爭契約第一、二、五條規定至明，而原告亦已依約分別支付被告第一、二期之款項共計陸佰萬元。基前所述，足見原告之所以交付陸佰萬元予被告，係因被告承諾使原告與被告共同取得系爭產品之專利權、研發成果、工作模具、商標、製造、行銷及獨家組裝、製造等相關研發、認證及製造等量產並銷售系爭產品之權利及利益。按甲方（即被告）應提供所有必要之技術文件予乙方（即原告），並無條件指導乙方組裝製造，為系爭契約第七條第二項所明定。是在原告負責產品認證及製造過程中，若有需被告提供技術文件時，被告即有提出之義務。系爭「耳穴雙向針灸儀」經衛生署藥政處認為係醫療器材，依藥事法第八十四及八十七條規定，須經認證核准後方得予以製造生產並對外發售。而於原告提出認證之申請後，藥政處即函覆略以本件申請應於九十一年六月三十日前檢附探穴器（即探穴超長電磁波治療器）之仿單、使用說明書（包括適應症、禁忌症、型號規格、產品詳細功能、技術及注意事項）、效果理論、臨床實驗報告書等資料，並說明本產品刺激之功能與低週波治療器之工作原理異同處為何，逾期即逕予銷案處置。茲因原告就系爭產品係依被告之指導而生產製造，本身並不具備研發能力，就系爭產品之相關原理及臨床實驗之狀況均無所悉，乃以台中東興路郵局第一三八六號存證信函敦促被告依約交付上述藥政處所要求補提之相關技術文件，未料被告竟函覆稱「依合作製造契約第五條規定，原告需提供認證所需一切資料及費用」而拒絕提供，實則系爭契約第五條並未約定認證所需一切資料需由原告提供，依系爭契約之合作精神及契約第七條之規定，均顯示藥政處所要求之相關文件應由被告提供，此為被告之給付義務之一，被告若不交付上開技術文件及相關資料，則本件契約之目的顯然無法達成。被告既有拒絕給付之情事，顯已該當給付遲延或不完全給付之要件，原告自得據此解除系爭契約之依據。添再按，系爭契約第一條約定：原告支付權利金後得與被告共同取得「行銷及獨家組裝」之權利，且原告依系爭契約第三條之規定得享有行銷利益之半數。茲被告與原告合作前，即將生產製造系爭產品之模具放置於訴外人真善美科技股份有限公司（下稱真善美公司）處。原告嗣後發現真善美公司涉有仿冒系爭產品之嫌疑時，即數次要求被告收回模具並追究真善美公司之相關法律責任，惟被告始終不積極配合採取維護權利之行動，已違反系爭契約第一條之精神。被告既有違反契約義務之情事，原告自得解除系爭契約。被告既有如前所述之違約情事，原告依法以台中何厝郵局第一八六六號及台中東興路郵局第三五八二號存證信函解除系爭契約，自屬有據。系爭契約既已解除，原告依民法第二百五十九條第二款之規定，請求被告返還已受領之權利金陸佰萬元，即有理由。叄、對被告抗辯所為之陳述：被告稱所有申請認證所需技術文件均已交付原告，顯非事實：添行政院衛生署於八十九年四月十二日雖已發函准予免查驗登記，然其期間只有二年，此觀諸被告所提行政院衛生署簡易行文表附註欄所載「一、經核訂為無須申領醫療器材許可證者（按：即免查驗登記之意）有效期限二年」即明，是在該二年期間內，兩造仍能生產、銷售系爭商品。原告於前述免查驗登記有效期限二年期間屆至前，即向行政院衛生署提出醫療器材許可證之申請，行政院衛生署即以衛署藥處字第○九一一○○七四三二號函要求補提相關文件資料，細查該函之內容與該處八十九年三月十日發函要求補提之資料，並非完全相同。其中要求①檢附產品之材料、規格、性能、用途等資料；②檢附產品效果理論及臨床實驗報告書；③檢附產品刺激之功能與低週波治療器之工作原理異同處之說明等項，均非行政院衛生署八十九年三月十日發函要求原告補提資料時所敘及。綜上所述，足見被告企圖以行政院衛生署八十九年三月十日及同年四月十二日之函文，佐證其已提出所有申請認證所需之文件予原告，顯係魚目混珠。添添添被告稱取得認證所需報告乃原告之契約義務，顯係曲解契約之真意：

㈠系爭契約第七條第二項所稱「必要之技術文件」係指與認證及生產所需之一切技術內涵相關文件，包含但不限於產品說明書、規格之類的文件，是凡需被告在產品設計原理及說明方面解釋技術內涵者均屬之。系爭產品係被告所開發創造，有關產品之效果理論，除被告之外，無人能確切掌握。足見被告未交付產品效果理論及臨床實驗報告書予原告，確已違反契約之約定。

㈡舉例言之，當一事業體向衛生署申請查驗登記，經衛生署要求該事業體提出效果理論等文件時，該事業體接獲該公文後，必然是將該等公文責交研發部門提供相關資料，絕不會要求生產部門提出該類文件。本件兩造於簽立系爭契約後，就系爭手耳穴雙向診療裝置之生產銷售，無異形成一共同事業體，即對外以原告之名義與外界互動，對內則以被告為研發及銷售部門、以原告為生產部門。當原告對外向衛生署申請查驗登記，經衛生署要求原告提出效果理論等文件時，依內部之分工原則，自應由負責研發之被告提出該等文件。否則原告何以願意支付如此高額之權利金與被告？申言之，本件被告係取得專利後，才將系爭產品交由原告組裝，原告無疑僅為被告之代工廠，原告從未參與研發工作，自無法得知系爭產品之效果理論，被告為使系爭契約得以遂行，自有配合提出效果理論等文件之義務。

㈢系爭契約之文意已明言被告應提供必要之技術文件予原告，且依系爭契約之精神，系爭「效果理論」、「臨床實驗報告」及產品刺激功能與低週波治療器之工作原理異同處之說明，縱當事人未約定明確，仍應認被告有提出該等文件之義務，蓋除被告外，原告並無從獲悉相關資訊，遑論提出上開文件。被告既明言拒絕提出上述文件予原告，原告自得主張解除契約，並請求被告返還所受領之陸佰萬元。

㈣就臨床實驗報告而言，事實上被告隨時均可提出，此由被告以原告為生產廠商，委託北京安琪華爾納醫藥發展有限公司向中國大陸申請查驗登記時，須提出臨床實驗報告，而被告業已取得上開查驗登記，可知被告稱原告要求伊提出實驗報告之時間過於倉促等節，係為藉口。

㈤系爭契約第五條約定原告「負責產品之認證、製造並負擔所需費用」，所謂「所需費用」包含認證之申辦花費及製造費用，其中認證所需費用係指申請認證之行政規費，並非謂兩造有關「負擔費用」之約定，係責令原告自行付費取得認證所須之其它報告等文件，否則系爭契約第七條第二項何須再規定被告應提供所有必要之技術文件予原告？況有關產品之材料、規格、性能、用途及系爭產品刺激之功能與低週波治療器之工作原理，被告既不爭執其為相關技術文件，則被告未將之交付予原告，即屬違約。添

㈥有關產品效果理論、臨床實驗報告書是否須請其他專家出具，只有發明人了解，故產品效果理論應由發明人撰寫，至於發明人要自己為實驗，或請其他人為實驗都可以。只要發明人提出產品效果理論，兩造都可以提出臨床實驗報告書，但依契約精神，應該由被告提出，如果做實驗有費用的問題，應由原告支付。

㈦被告已於九十一年六月二十五日發函予原告明示拒絕提出認證所需資料，被告既無合作之誠意，原告自得解除契約。被告放任真善美公司仿冒乙事之事證：

㈠真善美公司確實為兩造合意之協力廠商，系爭產品之部分零組件由該公司生產，再送由原告組裝測試。依系爭契約第一條之規定，系爭「手耳穴雙向針灸儀」之商標係由兩造共同取得，依系爭契約第五條之規定，其製造亦由原告負責，是任何冠以被告商標之商品，均須經原告同意，並由原告獨家組裝。惟查，真善美公司之負責人陳錦鼎於九十年八月十六日，以「耳機轉接構造改良」為名，就系爭「手耳穴雙向針灸儀」申請取得新型專利，嗣並隨即冠以被告公司之商標「ACULIFE」，銷售於眾；又製作原證十所示之零組件，並冠以被告公司之商標包裝出售，顯有仿冒之情。被告於九十年十一月六日發函予原告時即稱：「‧‧‧令敝公司相當痛心的，真善美仿冒乙事，敝公司亦是今年才得知，就意義面，敝公司已嚴厲警告真善美且已盡最大力量作出阻止之義務。‧‧‧」足見被告不僅知悉真善美公司之仿冒行為，更自承其負有遏止仿冒之義務，惟嗣後均未見被告有何具體之行動，原告查知上開仿冒情事後，即數次要求被告會同收回在真善美公司之模具，縱經原告兩次委請律師發函請求協商，亦未獲被告具體回應，足見被告確有放任仿冒之情。

㈡縱認真善美公司所為未涉及仿冒，被告顯亦有架空原告契約權益之違約行為，因前所述之零組件均冠用被告公司之商標「ACULIFE」，若真善美公司或任何其它原告以外事業體使用該商標，係獲被告同意或授權而為，則被告顯亦已嚴重違約，蓋：

⒈依原證十五所示，系爭「手耳穴雙向針灸儀」之專利範圍，應包含主機、耳塞（詳專利範圍第三點）及探棒（又稱探針、探穴筆或探穴針，詳專利範圍第一點後半段電極組部分），專利重點即為探穴筆（手穴）及耳膜塞（耳穴）。又系爭契約第一條之約定，系爭產品之專利權、商標權即獨家組裝之權利既由兩造共同取得，系爭契約第五條亦約明，產品之製造由原告負責。查系爭契約內容包括整盒商品，內有主機、探棒及耳膜塞，足見探棒及耳膜塞都是系爭契約之標的，又被告依系爭契約之規定所轉讓與原告共有之模具，即包含探穴筆及耳膜塞之製造模具，此由被告所提被證四中「電療儀模具一覽表」第九項「Pen Top Cover」、第十項「Pen LowerCover」即為探穴筆之塑膠殼之模具，第十二項「Ear Plug」即為耳膜塞之塑膠殼之模具，亦可知探穴筆及耳膜塞均為系爭契約之標的，此觀被告依系爭契約將上述模具轉讓與原告共有即明。被告既承認原證九之活磁探針夾及原證十之零組件為系爭產品之配件，即在系爭契約之合作範圍內，自應受系爭契約之制約。況前述配件均須搭配主機使用，實際上無法單獨使用，被告竟謂此部分與系爭產品主體無關，並不可取。

⒉於兩造簽訂系爭契約之前，真善美公司本即為被告之協力廠商，原即有生產所有零物件之能力，且所有零物件之模具均由真善美公司保管，被告又不願將模具自真善美公司取回，而當真善美公司於九十年二月二十六日取得前述「寶美磁波刺激治療器」之產品ＧＭＰ後，被告即未曾再向原告下單生產系爭手耳穴雙向針灸儀，嗣更於同年八月十六日將其自行獨立開發之探棒固定夾，交由真善美公司之負責人陳錦鼎向智慧財產局申請新型專利，可知被告與真善美公司確有合作之協議。又被告另行針對系爭產品與真善美公司於同年七月六日簽訂「電療儀合作契約書」，詳閱該電療儀合作契約書之內容，被告與真善美公司就系爭產品之開模、製造、銷售乃至於利益分配，均明確約定，顯係就系爭手耳穴雙向針灸儀之另一獨立合作契約。被告以一產品與原告及真善美公司分別訂定合作契約，甚至與真善美公司約定：「本產品所有權為甲、乙雙方共同擁有」，顯已違反系爭契約第一條之約定。

⒊依照「寶美磁波刺激治療器」之使用說明書所載，其使用方式係將耳膜塞插入耳孔，將主機之開關打開後，再持探棒輕微滑動於手掌中，以找尋穴位並對疼痛反應較大之部位進行治療，與系爭手耳穴雙向針灸儀完全相同，其中，兩儀器之探棒甚至可以互換使用。又查，依兩儀器之全套配件而視，除主機外觀、耳膜塞之數量及是否配有探穴筆固定夾及背夾等小配件，略有不同外，兩儀器可謂完全相同。足見真善美公司所生產「寶美磁波刺激治療器」與系爭「手耳穴雙向針灸儀」實質上為相同之儀器。

⒋依系爭契約第三條之約定，系爭產品行銷結算後之利益，既由兩造共同分享，則銷售上開商品之利益即應由兩造共同分享，惟被告對此一銷售事實隱瞞於前，對銷售之結果亦從未提出任何帳務資料說明於后，顯係以不正之手段架空原告於系爭契約所能享有之權益。

⒌綜上所述，被告將探棒及耳膜塞交給真善美公司生產銷售，即被告於未知會原告，未獲原告同意之情況下即將之授權他人生產、銷售，顯已違約。足見被告確已以其與真善美公司合作之事實，架空原告依兩造合作協議第一條、第三條及第五條所訂獨家組裝、生產製造及分享系爭產品行銷結算之權益。被告既已無合作之誠意與善意，則原告以被告違約為由解除系爭契約並請求被告返還所受領之陸佰萬元，即無不當。依約被告負有將讓渡書交付予原告之義務：查系爭契約第二條第二項明定：「第二期：新台幣參佰萬元整。於甲方（即被告）再完成七五○○套訂單合約予乙方（即原告），並將專利權、商標權、模具、讓渡書．．．等各項權利之必要證件資料交付見證律師之同時，乙方應將本期款給付甲方。」是依約被告應於原告交付第二期款項予被告之同時將讓渡書（按即專利權及商標權之讓渡書）交付見證律師，詎被告於收受上揭款項後，迄今均未將讓渡書提交予見證律師，被告顯已違約。被告曾於九十一年九月十六日以台中五十支郵局第二七三五號存證信函表示原告未於九十一年六月三十日完成產品認證，被告以該存證信函為解除契約之意思表示，其解除契約之理由雖不足取，然依此足見兩造均有解除契約之意。縱被告無將效果理論等文件交付予原告之義務，本件亦屬不可歸責於雙方之事由，而致之給付不能，原告亦得本於不當得利之法律關係請求返還已交付之權利金：

㈠按因不可歸責於雙方當事人之事由，致一方之給付全部不能者，他方免為對待給付之義務；如僅一部不能者，應按其比例減少對待給付。前項情形，已為全部或一部之對待給付者，得依關於不當得利之規定，請求返還。民法第二百六十六條定有明文。

㈡本件原告在被告拒絕告知效果理論或提供相關資訊之情況下，客觀上根本不可能向衛生署提出系爭產品之效果理論；而被告在手中以握有效果理論及實驗報告之情況下，復堅持主張其並無提供效果理論之義務，或無能力提供云云，則至少應認本件為不可歸責於雙方之事由而致之給付不能。若鈞院認依兩造合作契約之精神無法解釋為被告必須提出效果理論等文件，則就此依契約未規範所及之重要事項，亦應解為不可歸責於雙方當事人，原告既因此而無法順利取得系爭產品之查驗登記（給付不能），則依前引民法第二百六十六條之規定，原告自得依不當得利之法律關係請求被告返還已受領之陸佰萬元權利金。縱鈞院認原告請求返還全部之權利金有失衡平，被告至多僅得扣除原告實際實施專利所應支付之權利金，即陸拾伍萬柒仟肆佰壹拾捌元：

㈠依系爭契約第一條之約定，原告支付權利金與被告所取得之權利大抵包含下列三項：①專利、商標等智慧財產權；②模具之所有權；③就系爭專利之實施權。因被告迄今均尚未將專利、商標等智慧財產權轉讓與原告，而模具亦非原告占有中，是於兩造合作關係結束後，縱認原告應返還所受領之物予被告，亦應僅限於實施系爭專利之權利金，而非實施系爭專利所獲得之利益，蓋實施系爭專利所得之利益係因原告本身努力支出勞力、時間、費用所獲得，並非該專利直接產生之孳息，若認原告應返還實施系爭專利所獲得之利益而非實施系爭專利之權利金，無異讓被告白白獲利，顯非事理之平。此觀之民法第二百五十九條第三款明定於契約解除後，當事人受領時之給付為勞務或為物之使用者，應照「受領時之價額」，以金錢償還之，而非規定應照「受領後所獲得之利益」以金錢償還之益明。

㈡因原告給付權利金壹仟貳佰萬元後所取得之權利，非僅有專利實施權，且依系爭合約第一條，原告給付權利金後，也有共同取得模具之權利，而目前模具為被告所占有，為簡化計算，原告爰扣除取得模具所有權費用之一半即柒拾叁萬元後，單純以壹仟壹佰貳拾柒萬元取得二十年之專利實施權（按系爭合作標的之專利權有效期間為二十年）來換算原告實際實施系爭專利所應支付之權利金。申言之，原告既係以壹仟壹佰貳拾柒萬元取得二十年之專利實施權，則平均一年之權利金即為伍拾陸萬叁仟伍佰元（平均每月肆萬陸仟玖佰伍拾玖元）。而原告實際實施系爭專利權之期間為八十九年三月十六日（兩造簽約日）至九十年五月十六日（被告最後一次下單，原告之出貨日）共一年二個月，換算其權利金應為陸拾伍萬柒仟肆佰壹拾捌元。此足見被告主張於返還權利金予原告時應扣除原告已分配之利益（即實施系爭專利所獲得之利益），於法尚嫌無據。因此，本件縱認為被告無須返還全部之權利金，被告至多亦僅能主張扣除原告實際實施專利所應支付之權利金，即陸拾伍萬柒仟肆佰壹拾捌元。按所謂僅得請求減少相當報酬，並包括工作之重大修繕，本件工作縱有瑕疵，而經上訴人催告被上訴人重建而未予置理，依法亦不得解除契約，故上訴人所稱已通知解除契約，其真意仍屬終止契約。最高法院五十八年台上字第六三四號裁判要旨參照。查本件當事人於過去雖均係以解除契約之用語為結束兩造間合作關係之意思表示，然若鈞院認本件屬繼續性之契約關係，無契約解除之適用，亦應將當事人之真意解為終止契約之意思表示，並依終止契約後之法律關係審酌本案。申言之，原告於本件合作關係中，係以壹仟貳佰萬元取得專利、商標等智慧財產權、模具之所有權及就系爭專利之實施權，是原告預先支付被告之陸佰萬元權利金，於兩造合作關係終止後，被告自應於扣除原告實際實施系爭專利所應支付之權利金，並依民法第四百六十三條之一準用第四百五十四條之規定（按專利權之授與實施，實務上即將之解為權利租賃之類型），或依不當得利之法律關係或類推適用民法第二百五十九條之規定返還溢收之權利金即伍佰叁拾肆萬貳仟伍佰捌拾貳元予原告。被告抵銷之主張並不可取：

㈠原告否認解約時系爭手耳穴雙向針灸儀之庫存量為五千九百三十七台，且原告認為以解約時之庫存量為抵銷之依據並不正確。蓋若被告事後仍有銷售系爭針灸儀之情形，即不得認為被告就該部分仍受有損害。且依被告出具予原告之訂貨單，被告共向訂製一萬二千台，除庫存五百台外，其餘都是有買主時才向被告下訂單。且系爭契約並未規定系爭產品僅在台灣銷售，且被告所出具之一紙訂貨單是要出貨到日本的。另依台北地院九十年簡上字第七四四號民事判決所示，文嫄公司從未抗辯系爭貨品因無法認證而無法銷售。

㈡原告否認被告所受之損害為系爭針灸儀之最低價貳仟壹佰柒拾伍元計算，縱認被告確實受有損害（假設語氣），亦應以其製造成本計之，蓋製造之成品並不保證一定能售出，被告何能以其售價為計算損害之依據？㮀

㈢原告否認系爭針灸儀未能售出與許可登記遭撤銷有因果關係。蓋依被告所述原告交付系爭針灸儀予被告之時間為八十九年十一月十一日三千台、九十年一月四日五百台、九十年一月四日三千台、九十年三月二十一日二千台，參諸被告所主張九十一年九月十六日之庫存量為五千九百三十七台，可知被告於八十九年十一月十一日受領三千台之針灸儀後，即未完全售罄，距離被告所稱解約日期九十一年九月十六日，已逾一年十個月。足見系爭針灸儀有庫存，係因被告銷售能力不佳所致，尚難認被告之庫存與系爭銷售許可遭撤銷乙節，有何因果關係。

㈣被告已有中國大陸之銷售許可證，並無不能銷售系爭針灸儀之情。

㈤原告雖獲有分配利益，然被告亦因獲等額之利益，兩造解約後，此部分應非回復原狀之範圍，否則何以原告所獲得之利益為不當利益，而被告所獲得之利益為正當利益，何況該針灸儀之製造成本均由原告支付，被告此等主張，顯無理由。添原告對下列事項沒有爭執：

㈠計算權利金返還數額以專利權期間二十年；終止合約之日期以九十一年六月二十九日為基準。

㈡系爭合約存續期間製造系爭產品之總數為一萬二千台，且原告已取得該一萬二千台之分配利益共貳佰零柒萬伍仟元。

㈢目前系爭產品庫存量為六百四十台，每台可分配之利益為壹佰陸拾玖元。

肆、證據：提出合作製造契約書影本、行政院衛生署藥政處衛署藥處字第○九一ｆ○○七四三二號函影本、台中東興路郵局第一三八六號存證信函影本、台中五十支局第一二四一號存證信函影本、台中何厝郵局第一八六六號存證信函影本、台中東興路郵局第三五八二號存證信函影本、原告及被告公司變更登記表、原告公司營利事業登記證影本、函文影本、真善美公司基本資料、專利公報全文影本（專利名稱：耳機轉換構造改良）各一份、照片二紙、律師函影本二份、被告於中國大陸之認證資料影本一份、台中五十支郵局第一七三五號存證信函影本、專利公報全文影本（專利名稱：雙向診療裝置）、使用說明書二份、商標查詢資料影本、保健手冊影本各一份、照片六紙、模具費用表影本一紙、最高法院裁判要旨影本一份、被告出具予原告之訂貨單影本四紙為證；並聲請訊問證人吳添煇；及聲請鈞院向行政院衛生署調取真善美公司向該署申請「疼痛舒緩用經皮神經電刺激器」產品ＧＭＰ（核准案號：衛署藥字第○九○○○一一九○二號）之全套申請資料、向台灣台北地方法院（下稱台北地院）調取九十年度店簡字第六○九號及九十年度簡上字第七四四號案卷。

乙、被告方面：

壹、聲明：請求駁回原告之訴及假執行之聲請。如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

貳、陳述：兩造於八十九年三月十六日簽訂系爭契約後，原告僅支付前兩期權利金，因原告認為被告行銷之訂單數量不如預期，為免條件成就造成其必須支付第三期之叁佰萬元權利金，原告即遲遲不願辦理相關認證，致被告下單予原告生產之成品無法銷售，造成被告嚴重之損失，違約者乃原告而非被告。被告已依約交付所有技術文件予原告：

㈠系爭產品經原告簽約後即向行政院衛生署提出申請，行政院衛生署於八十九年四月十二日發函准予免查驗登記，在此核准函之前，行政院衛生署藥政處要求原告補足文件，足證所有技術文件已齊備。且系爭產品之結構、材料、規格、性能、用途、圖樣之資料，被告均已提出，故原告才能通過第一次之免查驗登記。依系爭契約第二條約定，原告支付第一期及第二期權利金之時，被告應下訂單予原告生產一萬二千五百套，而原告於八十九年八月二十五日支付第二期權利金，亦即在此之前或同時，原告已能生產一萬二千套系爭產品，若被告未提供足夠之技術資料，原告如何能生產系爭產品？

㈡所謂必要技術文件是指產品之說明書、規格之類的文件。原告既已申請過衛生署核准免查驗登記，可見被告已提供必要之技術文件。且衛生署書函內容只有第三點「產品效果理論及臨床實驗報告書」未提出，其餘文件被告均已提供給原告，且被告認為「產品效果理論及臨床實驗報告書」並非技術文件，而是認證之必要文件，應由原告自行取得。取得認證所需報告乃原告所應負之契約義務，原告未依系爭契約第五條之約定辦理相關認證即屬違約：

㈠依系爭契約第五條約定，原告應負責辦理相關認證並負擔費用，亦即除上開被告所能提供之技術文件外，有關認證所需之其他報告文件，應由原告自行付費取得以完成認證手續。

㈡原告為專業之醫療器材生產廠商，對於相關報告書之製作取得及申請認證之程序甚為熟稔，此亦為被告願與原告簽約合作分享利潤之主要原因，如原告對契約之解釋，則一切均由被告辦理，原告僅負責認證送件，則違背原告與被告簽約合作之目的。

㈢產品效果理論及臨床實驗報告書等文件，不同於規格、材料、性能、結構等技術文件，並非被告開發系爭產品時所能掌握，而須由實證統計數據結果，所以發明人不見得可以提出產品效果理論，只知道方向，仍須付費委託醫學機構進行實驗，此乃原告進行認證之契約義務，且為原告專業所明知。且向主管機關取得認證之名義人為原告而非被告，而產品效果理論及臨床實驗報告書之委託人必須書明為原告，此亦足證取得該文件之義務人為原告。

㈣產品效果理論及臨床實驗報告書必須長時間進行實驗，原告於九十一年六月五日發函，要求被告於六月三十日前提出產品效果理論及臨床實驗報告書，前後時間不到二十五日，姑且不論提出之義務人為何，就此神人難為之期限，足證原告係為片面毀約，益證原告解約之不合理。原告所述被告放任訴外人真善美公司仿冒一事，被告否認之：

㈠訴外人真善美公司乃兩造合意之協力廠商，產品部分零組件由該公司生產，並送至原告處組裝測試，故生產所需模具乃經兩造協議存放於訴外人真善美公司處，此為原告所明知。

㈡本件兩造之合約範圍只有主機，被告僅就主機有專利權，就其他配件沒有專利權。況原告尚未完付權利金，並未完全取得系爭產品之相關權利。至於原告所提圖片所示產品，係被告為增進系爭產品使用之方便性及銷售量，自行獨力開發之其他配件，並非系爭產品之主機，就此部分，被告亦曾請原告共同分擔開發費用及模具費用，惟當時原告以非合約約定之主機斷然拒絕，現竟反指被告違約。

㈢原告於九十年間告知被告真善美公司有生產「寶美磁波刺激治療器」，被告立即阻止真善美公司繼續生產銷售，並於九十年十一月六日以原證六之函通知原告，那時真善美公司就已停止生產及銷售，且真善美公司並未獲得被告之授權。

㈣先不論真善美公司申請ＧＭＰ認證之產品與系爭產品之類似性如何，被告與真善美公司就真善美公司申請ＧＭＰ認證之產品並無任何關係，真善美公司亦未銷售該產品，原告誆稱被告容任真善美公司仿冒，顯係子虛烏有。

㈤被告所獲「雙向診療裝置」之專利，係發明專利，而非新型專利，故其所受保護之範圍，乃專利範圍所述之整體概念效果，而非特定某一部分之形體或樣式，單獨配件探針並不能構成專利範圍所述之整體效果，故單純不同樣式之探針筆並不受保護，被告無法對不同樣式之探針筆、變壓器、電池、耳機等配備主張權利。真善美公司所製造不同樣式之探針筆，因該公司自行花費開發費用及模具費用，並就該樣式及探針夾已取得新型專利，而受專利法保護，被告必須對此不同樣式之配件向真善美公司購買，此與系爭合約內容完全不同。

㈥被告與真善美公司於簽訂合約書之前，即於八十八年八月十九日以新捷公司名義（因被告公司尚未完成登記）簽訂合作契約書，此為原告所明知，惟因系爭產品必須申請ＧＭＰ認證，真善美公司不具此方面經驗，被告方轉與原告合作，將組裝權利移轉予原告，真善美公司僅負責供應零件，被告於與原告簽約後，與真善美公司更新合作內容，另訂合作契約書，自始至終均為善意履行合約所為。被告因原告藉故拖延申請認證，且拒付第三期款，致系爭產品因行政院衛生署許可登記過期而無法銷售，屢經催告，被告不得已而於九十一年九月六日以台中五十支郵局第一七三五號存證信函向原告表示解除系爭契約，被告所受損害及原告之不當得利如下：

㈠經計算解約時之庫存量為五千九百三十七台，以被告所能銷售之最低價貳仟壹佰柒拾伍元計算，損害額共計壹仟貳佰玖拾壹萬貳仟玖佰柒拾伍元。

㈡自原告解約後至九十二年十二月十一日止，被告將庫存銷往國外之情形如下︰

⒈銷售往香港客戶，單價美金肆拾玖元，數量三千五百二十套，總計美金壹拾柒萬貳仟肆佰捌拾元。

⒉銷售往新加坡客戶，單價美金貳拾捌元，數量九百套，總計美金貳萬伍仟貳佰元。

⒊銷售往德國客戶，單價美金伍拾貳元或伍拾伍元，數量四百九十套，總計美金貳萬伍仟玖佰元。

⒋銷售往馬來西亞客戶，單價美金陸拾伍元，數量三百九十套，總計美金貳萬伍仟叁佰伍拾元。

⒌目前庫存量六百四十台，其中六十台有瑕疵維修中（兩造會算確認）。被告於原告解約後自行付費請他人協助取得相關認證後銷往國外，共得美金貳拾肆萬捌仟玖佰叁拾元，以平均匯率叁拾叁點伍元計算，共計新台幣捌佰叁拾叁萬玖仟壹佰伍拾伍元，縱認將此部分扣除，被告仍損失新台幣肆佰伍拾柒萬叁仟捌佰貳拾元（不包含國外認證、廣告推銷之費用）。

㈢原告於契約存續期間，每次交貨即結算分配利益，原告共獲貳佰零柒萬伍仟元之利益：

⒈八十九年七月五日，數量三千台，原告依分配獲利潤肆拾玖萬伍仟元。

⒉八十九年十一月六日，數量五百台，原告依分配獲利潤捌萬貳仟伍佰元。

⒊八十九年十一月十一日，數量三千台，原告依分配獲利潤肆拾玖萬伍仟元。

⒋九十年一月四日，數量五百台，原告依分配獲利潤捌萬貳仟伍佰元。

⒌九十年一月四日，數量三千台，原告依分配獲利潤肆拾玖萬伍仟元。

⒍九十年三月二十一日，數量二千台，原告依分配獲利潤肆拾貳萬伍仟元。

㈣上開金額共計壹仟肆佰玖拾捌萬柒仟玖佰柒拾伍元，被告於解約後自得與原告之陸佰萬元權利金主張抵銷。對系爭模具開發費用為壹佰肆拾陸萬元不爭執，但主張權利金不應先扣除模具費用之一半，且權利金之計算應以兩造合約存續期間（即八十九年三月十六日簽約日至九十一年六月二十九日終止日，共二十七個月）為計算基準。被告確實尚未將讓渡書交付見證律師，不過以前原告並未以該事由終止系爭契約，因系爭契約已經被告終止，原告再以讓渡書未交付為由主張終止系爭契約，自無理由。又被告對原證廿四、廿五之訂貨單之真正並不爭執，而該訂貨單的貨品有部分是文嫄公司向被告所訂購，因原告未辦認證，而文嫄公司是被告在台灣地區的總代理，因無法銷售，故不願付款也不願來領貨，被告未解除與文嫄公司的合約，但有訴請文嫄公司給付貨款，結果法院的判決是同時履行的主文，我們銷往國外的貨就是這批貨。又被告除與文嫄公司有訴訟外，且與正屏公司有另一個訴訟，在該二案文嫄公司的負責人都未以系爭貨物未認證而無法銷售來抗辯。被告對下列事項沒有爭執：

㈠計算權利金返還數額以專利權期間二十年。

㈡終止合約之日期為九十一年六月二十九日為基準。

㈢系爭合約存續製造系爭產品之總數為一萬二千台。

㈣目前系爭產品庫存量為六百四十台，每台可分配之利益為壹佰陸拾玖元。叁、證據：提出支票影本二紙、行政院衛生署簡便行文表影本、行政院衛生署藥政處書函影本、協議書影本、模具保管書影本、台中五十支局第一七三五號存證信函影本、發票影本各一份、電療儀合作契約書影本二份、對帳單影本、掛號函件回執影本、專利證書影本、庫存明細影本各一份、國外客戶出貨明細四份、出口報單影本七紙、發票影本二十八紙、利潤累計表影本一份、支票影本五紙、出貨明細暨支票影本五紙及試算表一份為證。

理由

一、本件兩造就下列事實並不爭執，並據原告提出系爭契約書影本一份、被告出具予原告之訂貨單影本四紙，及被告提出兩造八十九年七月四日模具交付協議書影本暨電療儀模具一覽表影本、真善美公司於八十九年十二月十九日出具之模具保管書影本各一份為證，自堪信為真實。

㈠兩造於八十九年三月十六日簽立系爭契約書，約定：「．．．茲為生產手耳穴雙向針灸儀有關事宜，雙方本於誠信互惠原則，訂立條款如後，俾雙方共同遵守：第一條投資標的：乙方（即原告）同意給付權利金新台幣壹仟貳佰萬元予甲方（即被告），作為共同取得耳穴雙向針灸儀此項產品專利權、研發成果、工作模具、商標、製造、行銷及獨家組裝、製造等相關研發、認證及製造等權利。第二條付款辦法：雙方同意上述權利金分四期給付如左：第一期：新台幣叁佰萬元整。本約簽訂後，甲方完成提供５０００套訂單合約及三成定金予乙方之同時，乙方應給付本期款予甲方。第二期：新台幣叁佰萬元整。於甲方再完成７５００套訂單合約予乙方，並將專利權、商標權、模具、讓渡書．．．等各項權利之必要證件資料交付見證律師之同時，乙方應將本期款給付甲方。第三期：新台幣叁佰萬元整。乙方應於完成產品上市認證（ＧＭＰ衛署字號及美國ＦＤＡ認證）許可後支付甲方．．．。第三條利潤計算：雙方同意共同分享此項產品行銷結算後之利益，其方式係以結算後毛利各分百分之五十，或以固定出廠價結算，於給付各期權利金時，由雙方另行協議定之。第四條結算方式：雙方同意於每一筆訂單出貨並收齊貨款後立即以現金結算利潤，並於結算後三日內分配之，但雙方同意保留利潤壹成作為預備金，並存入專戶，於年度結算後分配予雙方。第五條工作劃分：雙方約定工作權責劃分為：乙方負責產品之認證、製造並負擔所需費用，甲方負責行銷及相關之費用。第七條他項規定：⒈甲方同意自受領權利金後，不得再委託第三人製造或有其它不利於本約合作利益之行為。⒉甲方應提供所有必要之技術文件予乙方，並無條件指導乙方組裝製造。．．．第九條違約情事：任何一方違反本協議約定情事，經他方定期通知後，仍不改正者，他方除得依法及依本協約約定行使權利外，並得終止本契約。．．．。」等語。

㈡系爭契約第五條所謂「產品上市認證許可」是指查驗登記（即銷售許可的認證），程序上是要先辦ＧＭＰ，再辦查驗登記。而本件原告已辦妥ＧＭＰ，但尚未辦妥查驗登記。

㈢真善美公司係為兩造合意選定之協力廠商，兩造並協議將生產系爭零組件之模具交由該公司保管，由該公司生產系爭產品之部分零組件後，再送由原告組裝測試。且系爭模具之開發費用為壹佰肆拾陸萬元。

㈣原告已依系爭契約第二條約定給付第一、二期之權利金各叁佰萬元，共計陸佰萬元予被告。

㈤系爭合約存續期間，被告下訂單予原告所製造總數為一萬二千台，且除了五百台為被告之庫存外，其他都是被告先有買主才向原告下訂單；原告並已依系爭契約第三條約定，取得該一萬二千台產品之分配利益共貳佰零柒萬伍仟元。

㈥目前系爭產品庫存量為六百四十台，每台可分配之利益為壹佰陸拾玖元。

㈦計算被告應返還權利金之金額，以系爭專利權期間為二十年、系爭契約之終止日為九十一年六月二十九日為基準。

二、惟兩造針對孰有義務提出辦理查驗登記所需之文件、被告有無違約再授權真善美公司製造銷售、孰就系爭契約有終止權、及系爭契約是否已依法終止；如系爭契約已經依法終止，原告得否請求被告返還其已付之權利金；又被告得否主張抵銷等節，均有爭執，應為本件首應審究之點，分別說明如下。

三、有關孰有義務提出辦理查驗登記所需之文件：依系爭契約第五條前段之約定，被告負責辦理系爭產品之上市認證（ＧＭＰ衛署字號），並應負擔所需費用；再依系爭契約第七條第二款之約定，被告應提供所有必要之技術文件予原告，並無條件指導原告組裝製造。而該第七條第二款所謂「所有必要之技術文件」是否包括原告辦理系爭產品查驗登記所需之全部文件，兩造爭執甚烈。經查：

㈠本件系爭產品前經原告向行政院衛生署提出認證之申請，經行政院衛生署藥政處於八十九年三月十日以衛署藥處字第Ｆ八九○○一九三五號書函，請原告檢附原仿單（包括適應症、禁忌症、詳細技術規格、產品說明及注意事項等敘述）乙份；該產品之結構、圖樣等資料乙份及產品詳細工作原理；是否有類似品已上市，請說明，俾利供參。行政院衛生署再於八十九年四月二日以衛署藥字第八九○二○三八號簡便行文表，函知原告：「．．．審查結果：本產品屬無須辦理查驗登記之醫療器材。其效能限用於探索經穴、按摩效果、消除疲勞及促進血液循環。．．．經核訂為無須申領醫療器材可證者有效期限二年。．．．」等語。又行政院衛生署藥政處復以衛署藥處字第○九一一ｆ○○七四三二號書函限原告於九十一年六月三十日前檢附左列文件及資料送該處辦理，逾期逕予銷案：①原仿單、使用說明書正本（包括適應症、禁忌症、型號（規格））、產品說明（含詳細說明、用途、技術規格及工作原理）及注意事項等敘述各乙份；②該產品之結構、材料、規格、性能、用途、圖樣等資料；③該產品效果理論及臨床實驗報告書；④該產品刺激之功能與低週波治療器之工作原理異同處之說明之事實，有被告所提出之行政院衛生署藥政處八十九年三月十日衛署藥處字第Ｆ八九○○一九三五號書函影本及行政院衛生署八十九年四月二日衛署藥字第八九○二○三八號簡便行文表影本各一份，及原告所提出之行政院衛生署藥政處衛署藥處字第○九一一ｆ○○七四三二號書函影本各一份為證，復為兩造所不爭執，應可信為真正。依上說明，可見系爭產品於行政院衛生署准予二年免查驗登記期滿前，原告仍應提出上開該署藥政處衛署藥處字第○九一一ｆ○○七四三二號書函所列文件及資料向該署辦理系爭產品之查驗登記。

㈡按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。民法第九十八條定有明文。再按解釋私人之契約應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意。最高法院亦著有十八年上字第一七二七號判例可資參照。而依系爭契約第七條第二款既規定被告應提供所有必要之技術文件予原告，則所謂「所有必要之技術文件」自應包括原告辦理系爭產品查驗登記所需之全部文件。

㈢至被告辯稱：原告為專業之醫療器材生產廠商，對於相關報告書之製作取得及申請認證之程序甚為熟稔，此亦為被告願與原告簽約合作分享利潤之主要原因，如一切均由被告辦理，原告僅負責認證送件，則違背兩造簽約合作之目的云云。惟依行政院衛生署所印國產醫療器材查驗登記查檢表所列注意事項第三點，係記載「申請國產藥商須具備醫療器材製造業之藥商許可執照」，有該空白查檢表一份附卷可稽。再者，被告已自認原告為專業之醫療器材生產廠商，被告並無此藥商許可執照乙節，故被告自不具備得向行政院衛生署辦理系爭產品查驗登記之資格。故被告乃須與原告簽訂系爭契約，約定由被告負責辦理系爭產品之查驗登記。是被告此部分所辯，顯難採憑。

㈣又被告亦已自認其迄未提出該產品效果理論及臨床實驗報告書等資料予原告乙情，依此，被告已違反系爭契約第七條第二款之約定。而被告既未依約提出該產品效果理論及臨床實驗報告書等資料予原告，原告即無從辦理系爭產品之查驗登記。

四、有關被告有無違約再授權真善美公司製造銷售：

㈠原告主張：兩造於簽約後，被告仍放任真善美公司使用被告之系爭商標「ACULIFE」於系爭產品之零組件對外銷售，真善美公司應係獲被告同意或授權而為，則被告顯已違約等語；惟為被告所否認，並辯稱：姑不論真善美公司申請ＧＭＰ認證之產品與系爭產品之類似性如何，被告就真善美公司申請ＧＭＰ認證之產品並無任何關係，真善美公司亦未銷售該產品，原告誆稱被告容任真善美公司仿冒，顯係子虛烏有等語。

㈡本件真善美公司係為兩造合意選定之協力廠商，兩造並協議將生產系爭零組件之模具交由該公司保管，由該公司生產系爭產品之部分零組件後，再送由原告組裝測試乙節，前已認定。

㈢再者，真善美公司於九十二年八月二十五日具狀陳稱：「．．．茲將本公司（即真善美公司）與智順科技有限公司（原為新捷實業有限公司）關係說明如下：

⒈電療儀初為８８年４月時由智順公司提案，本公司研發（見圖１），雙方於⒏⒚正式簽立第一份電療儀合作契約書（如附件１），並於８月份起正式生產交貨予智順公司銷售。⒉智順公司於８８年底以電療儀為醫療器材須有ＧＭＰ核可為由，將該產品之組裝權轉移給善德生化科技股份有限公司，本公司只負責供應零件，故與智順公司於⒎⒍簽訂第二份合約書（如附件２）。⒊經查善德公司係以磁波刺激治療器為名申請規避法律漏洞，而非實際取得衛生署產品查驗。（註：ＧＭＰ為行政院衛生署規定醫療器材須通過之國家認證）。⒋鑑於無ＧＭＰ認證，且發現第一代產品瑕疵頗多，故本公司於８９年５月自行研發第二代產品（見圖２），申請ＧＭＰ認證，以期搶回訂單。⒌本公司研發第二代電療儀產品於８９年１１月開發成功，並於９０年５月取得ＧＭＰ認證核可。⒍因顧及商業道義，本公司自８９年開發完成第二代電療儀產品迄今亦未銷售，在此本公司嚴正聲明兩個事實：⑴第二代電療儀產品為本公司自行研發之產品，與智順科技有限公司無關。⑵真善美公司與智順科技有限公司之關係，純為商業買賣之關係。」等語，有該書狀一份暨所附附圖、電療儀合作契約書影本各二份、電療儀設計＆模型費用影本、電療儀模具費用影本各一份等在卷足憑。可見，真善美公司已自承第二代電療儀產品係其自行研發，且其僅與被告於八十九年七月六日簽訂第二份電療儀合作契約書，但迄未對外銷售。

㈣至原告主張：兩造簽約是授權由原告獨家製造，且由原告向真善美公司下單訂購零件，然被告為何仍可向真善美公司訂購零件，且於被告與真善美公司間之電療儀合作契約書第五條約定該產品的所有權屬於其二人共同擁有等語；而被告則以：被告雖有與真善美公司簽約，但此因其模具在真善美公司處，被告為使零件供應順利，故才與真善美公司簽約，以拘束該公司，而事實上該公司也都僅對原告供應零件，且被告並無法自行組裝產品，故也不可能直接向真善美公司進零件等語置辯。經查：觀諸本件被告與真善美公司於八十九年七月六日所簽訂之電療儀合作契約書新約條款第一條、第三條及第五條各係記載：「乙方（即真善美公司）同意甲方（即被告）將本產品組裝發交他廠，．．．」、「本產品雖交他廠組裝，甲方同意模具等相關零件仍向乙方訂購，．．．未經甲方授權（，）乙方不得將本產品之模具專用零件銷售予他人。」、「本產品所有權為甲、乙雙方共同擁有。．．．銷售之工作完全由甲方執行之。」等語。依其文義，確係被告與真善美公司約定仍由被告向真善美公司訂購相關零件，再由被告將該零件發交他廠組裝。則被告與真善美公司之此約定，顯與兩造間所約定由真善美公司保管生產系爭零組件之模具，並由真善美公司生產系爭產品之部分零組件後，再送由原告組裝測試乙節，並不衝突。又原告就被告於八十九年七月六日與真善美公司簽訂上開電療儀合作契約書後，有向真善美公司訂購兩造合約外之零件並自行組裝銷售之事實，並未舉證以實其說，其此部分主張要難採信。是被告所辯：因系爭產品之模具在真善美公司處，被告為使零件供應順利，故才與真善美公司簽約，以拘束該公司等語，應可採憑。

㈤綜上各節，原告就被告有於兩造簽約後，再授權真善美公司製造銷售系爭產品之事實，既未能舉證以實其說，自難認被告有何違約授權他人製造銷售之情事，是原告以被告有此違約事由而主張終止系爭契約，於法無據，難以遽採。

五、有關系爭契約是否已經終止：

㈠原告主張：原告先以台中東興路郵局第一三八六號存證信函敦促被告依約提出上述該產品效果理論及臨床實驗報告書等資料，而被告迄未提出，原告乃再以台中何厝郵局第一八六六號及台中東興路郵局第三五八二號存證信函解除系爭契約等語。被告則辯稱：因原告藉故拖延申請認證，且拒付第三期款，致系爭產品因行政院衛生署許可登記過期而無法銷售，屢經催告仍置之不理，被告不得已而於九十一年九月六日以台中五十支郵局第一七三五號存證信函向原告表示解除契約等語。

㈡按「得以行使終止權而消滅其契約關係者，應以開始履行之繼續性契約為限，蓋已開始履行之繼續性契約，無須因嗣後有債務不履行之情事，而使其溯及的消滅契約關係之必要，否則徒增法律關係之複雜；惟尚未履行之繼續性契約，則無此顧慮，非不得容許法定或意定解除權之行使。」、「解除契約係指當事人之一方行使其本於法律或契約所定之解除權，使契約自始歸於消滅而言。於一時的契約，因其自始歸於消滅，雙方當事人即負回復原狀之義務。至繼續的契約，經當事人履行者，若使其自始歸於消滅，將使法律關係趨於複雜，故僅得終止契約，使契約嗣後失其效力。」、「按契約除當事人為合致之意思表示外，須經債務人繼續之履行始能實現者，屬繼續性供給契約，而該契約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，民法雖無明文得為終止契約之規定，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第二百五十四條至第二百五十六條之規定，許其終止將來之契約關係，依同法第二百六十三條準用第二百五十八條規定，向他方當事人以意思表示為之。」、「承攬之工作為建築物或其他工作物者，如其工作有瑕疵，定作人僅得請求減少相當之報酬，不得解除契約。所謂僅得請求減少相當報酬，並包括工作之重大修繕，本件工作縱有瑕疵，而經上訴人催告被上訴人重建而未予置理，依法亦不得解除契約，故上訴人所稱已通知解除契約，其真意仍屬終止契約，而終止契約前，上訴人依約應支付之工程費，仍應負履行之義務。」最高法院分別著有九十一年度台上字第五七七號、八十二年度台上字第七五一號、八十九年度台上字第一九○四號、五十八年度台上字第六三四號等裁判可資參照。

㈢綜觀系爭契約之全文，系爭契約係以時間之繼續，而達其契約之目的，故為繼續性契約。且原告已依系爭契約第一、二款規定，交付第一、二期之權利金予被告；系爭合約存續期間，被告下訂單予原告所製造系爭產品之總數為一萬二千台；原告並依系爭契約第三條約定，取得該一萬二千台產品之分配利益共貳佰零柒萬伍仟元等節，前均已認定，系爭契約應屬開始履行之繼續性契約。揆諸上開說明，系爭契約依其性質僅有契約之終止，以使契約關係向將來消滅，而無解除權之行使，以使債之關係溯及的消滅之可言。而兩造雖各以上開各存證信函向他造主張解除契約，其真意應仍屬終止契約，先予敘明。

㈣本件被告依約有提出該產品效果理論及臨床實驗報告書等資料予原告，迄未提出，致原告無從辦理系爭產品之查驗登記，前已敘明。原告乃以台中東興路郵局第一三八六號存證信函敦促被告於九十一年六月十五日前提出，惟被告旋以台中十五支局第一二四一號存證信函表示其無提出之義務，拒絕提出，且上開資料應於被告研發時及與原告簽約時，即應著手取得並提出予原告，故應認原告所定之催告履行期限為相當。依前揭最高法院裁判意旨，原告自得類推適用民法第二百五十四條：「契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約」之規定，終止將來之契約關係。而原告已以台中何厝郵局第一八六六號及台中東興路郵局第三五八二號存證信函向被告為終止系爭契約之意思表示乙情，已據原告提出該存證信函影本三份為證，復為被告所不爭執，應可信為真實。是應認系爭契約至遲應於被告收受上開台中東興路郵局第三五八二號存證信函時，即生終止之效力。至被告以原告藉故拖延申請認證，且拒付第三期款為由向原告為終止系爭契約之意思表示，於法無據，自不生終止之效力。又兩造已合意以九十一年六月二十九日為系爭契約之終止日，自應認系爭契約已於九十一年六月二十九日生終止之效力。

六、有關原告得否請求被告返還其已付之權利金：

㈠原告主張：系爭契約既已終止，原告依法得請求被告返還已受領之權利金陸佰萬元；縱認原告請求返還全部之權利金有失衡平，惟系爭模具現非原告占有中，自應自系爭契約之權利金總額壹仟貳佰萬元扣除模具開發費用之一半即柒拾叁萬元後，單純以壹仟壹佰貳拾柒萬元取得二十年之專利實施權（按系爭合作標的之專利權有效期間為二十年）來換算原告實際實施系爭專利所應支付之權利金，亦即平均一年之權利金即為伍拾陸萬叁仟伍佰元（平均每月肆萬陸仟玖佰伍拾玖元），而原告實際實施系爭專利權之期間為八十九年三月十六日（兩造簽約日）至九十年五月十六日（被告最後一次下單，原告之出貨日）共一年二個月，換算其權利金應為陸拾伍萬柒仟肆佰壹拾捌元，故被告至多僅得扣除原告實際實施專利所應支付之權利金，即陸拾伍萬柒仟肆佰壹拾捌元等語。而被告固不爭執其應返還原告已付之部分權利金，惟就原告所主張之計算式則有爭執，辯稱：本件權利金總額不應先扣除模具費用之一半，且權利金之計算應以兩造合約存續期間（即八十九年三月十六日簽約日至九十一年六月二十九日終止日，共二十七個月）為計算基準等語。

㈡而系爭契約既屬繼續性契約，依前揭最高法院裁判意旨，系爭契約於九十一年六月二十九日終止時，僅使契約嗣後失其效力，故兩造無負回復原狀之義務。

㈢又系爭契約係經兩造於八十九年三月十六日簽立，而於九十一年六月二十九日終止；且原告已依系爭契約第二條約定給付第一、二期之權利金各叁佰萬元予被告；系爭模具之開發費用為壹佰肆拾陸萬元；又計算被告應返還原告權利金之金額，兩造合意以系爭專利權期間為二十年、系爭契約之終止日為九十一年六月二十九日為基準，均於前敘。而兩造復就計算被告應返還原告已付之部分權利金之計算式，究應否先自原告已付權利金總額中扣除系爭模具之開發費用之一半，及系爭契約之存續期間應如何認定等節，容有爭執，說明如下。

⒈依系爭契約第一條約定：「投資標的：乙方（即原告）同意給付權利金新台幣壹仟貳佰萬元予甲方（即被告），作為共同取得耳穴雙向針灸儀此項產品專利權、研發成果、工作模具、商標、製造、行銷及獨家組裝、製造等相關研發、認證及製造等權利。」等語。可見原告支付權利金予被告所取得之權利大抵包含下列三項：①專利、商標等智慧財產權；②模具之所有權；③就系爭專利之實施權。而系爭模具係由兩造協議將之交由真善美公司保管，於系爭契約終止後，兩造迄未協商如何處置系爭模具，尚難逕認系爭模具係由被告獨自取得所有權。故原告主張：系爭模具現非原告占有中，應自系爭契約之權利金總額壹仟貳佰萬元扣除模具開發費用之一半即柒拾叁萬元云云，即屬無據，難以遽採。

⒉再者，系爭契約之存續期間應以簽約日至終止日為計算基準，而系爭契約係經兩造於八十九年三月十六日簽立，嗣於九十一年六月二十九日終止，故系爭契約之存續期間應為二年三個月又十三天。是原告主張：系爭契約之存續期間應以原告實際實施系爭專利權之期間為準，亦即自兩造簽約日（即八十九年三月十六日）至被告最後一次下單，原告之出貨日（即九十年五月十六日），共一年二個月云云，亦屬無據，要難採信。又系爭契約之存續期間應為二年三個月又十三天，而被告主張以二年三個月即二十七個月為計算基準，則本件計算被告應返還原告權利金之金額，則以系爭契約之存續期間二十七個月為計算基準。

⒊綜上所述，原告於系爭契約存續期間所應給付被告之權利金，應以系爭契約之權利金總額壹仟貳佰萬元除以系爭專利權期間二十年乘以系爭契約存續期間二十七個月，即為壹佰叁拾伍萬元（計算式：12,000,000〔元〕/20〔年〕/12〔月〕*27〔月〕=1,350,000〔元〕）。而本件原告已給付被告權利金共陸佰萬元，扣除原告於系爭契約存續期間所應給付被告之權利金壹佰叁拾伍萬元，原告自得請求被告返還溢付之權利金肆佰陸拾伍萬元（計算式：6,000,000 -1,350,000 = 4,650,000）。準此，原告依不當得利之法律關係請求被告返還肆佰陸拾伍萬元，於法有據，應予准許。

七、有關被告得否主張抵銷：

㈠被告主張：被告因原告藉故拖延申請認證，且拒付第三期款，致系爭產品因行政院衛生署許可登記過期而無法銷售，屢經催告，被告不得已而於九十一年九月六日以台中五十支郵局第一七三五號存證信函向原告表示解除契約，被告自得以其所受損害及原告之不當得利之金額與上開被告所得請求被告返還之權利金為抵銷；而經計算解約時之庫存量為五千九百三十七台，以被告所能銷售之最低價貳仟壹佰柒拾伍元計算，損害額共計壹仟貳佰玖拾壹萬貳仟玖佰柒拾伍元，惟自原告解約後至九十二年十二月十一日止，被告將庫存銷往國外共得價款美金貳拾肆萬捌仟玖佰叁拾元，以平均匯率叁拾叁點伍元計算，共計新台幣捌佰叁拾叁萬玖仟壹佰伍拾伍元，縱認將此部分扣除，被告仍損失新台幣肆佰伍拾柒萬叁仟捌佰貳拾元（不包含國外認證、廣告推銷之費用）；又原告於契約存續期間，每次交貨即結算分配利益，原告共獲貳佰零柒萬伍仟元之利益等語；惟為原告所否認。茲將理由說明如下：

㈡有關被告於系爭契約終止時之庫存損失部分：

⒈系爭合約存續期間，被告下訂單予原告所製造總數為一萬二千台，且除了五百台是被告之庫存外，其他都是被告先有買主才向原告下訂單乙情，已於前認定。可見被告向原告所訂製之系爭產品一萬二千台，於系爭契約終止時，除庫存五百台外，其餘均已出售予他人。

⒉被告主張：經計算解約時之庫存量為五千九百三十七台等語，已為原告所否認，且被告就此有利於己之事實，並未舉證以實其說，要難採信。再者，本件係因被告違約未提出該產品效果理論及臨床實驗報告書等資料予原告，致原告無從辦理系爭產品之查驗登記，前已敘明。故縱使系爭產品確係因未獲行政院衛生署准予查驗登記，而無法銷售，以致被告受有庫存損失，惟此既不可歸責於原告，被告自無從請求原告賠償其庫存銷售損失。

⒊況且，被告訴訟代理人於本院九十二年十二月二十五日言詞辯論期日陳稱：「對於原證廿四、廿五不爭執，依原告今日準備書狀第三頁，可見原證廿五的定單有部分是文嫄公司所訂購，．．．故不願付款也不願來領貨，被告未解除與文嫄（公司）的合約，但有訴請文嫄（公司）給付貨款，結果法院的判決是同時履行的主文，我們銷往國外的貨就是這批貨」、「我們是與文嫄公司有一個訴訟，但另與正屏公司有另一個訴訟，在該二案文嫄公司的負責人都未以系爭貨物未認證而無法銷售來抗辯」等語。且本院依原告聲請向台北地院調取九十年度店簡字第六○九號及九十年度簡上字第七四四號案卷，遍閱全卷，亦未見文嫄公司曾以因系爭貨品未經認證而無法銷售為由置辯，益見縱使被告所稱「經計算解約時之庫存量為五千九百三十七台」屬實，然除庫存五百台外，其餘亦係指文嫄公司向被告買受後而拒付價款並遲延受領之貨物。是被告於系爭契約終止時，除庫存五百台外，其餘產品均已出售予他人，縱經其買受人拒付價款並遲延受領，亦屬被告與其買受人間之爭執，自與原告無涉。故被告主張：其所受此部分之銷售損失應由原告賠償云云，自屬無據。

㈢有關原告於系爭契約存續期間所獲結算分配利益部分：

⒈原告已依系爭契約第三條約定，取得該一萬二千台產品之分配利益共貳佰零柒萬伍仟元；而目前系爭產品庫存量為六百四十台，每台可分配之利益為壹佰陸拾玖元，前已敘明。

⒉再依系爭契約第三條之約定，於系爭契約存續期間，原告就系爭產品銷售後平均每台可分配之利益為壹佰陸拾玖元，而系爭產品除目前庫存六百四十台外，其餘均已銷售他人，故原告就已銷售之產品部分依約自得取得結算分配利益。是被告主張：原告就此已銷售之產品所取得結算分配利益，為不當得利，被告得請求返還，並以之與上開原告所得請求返還之權利金肆佰陸拾伍萬元為抵銷云云，亦為無據，無從准許。

⒊又觀諸系爭契約第四條係記載：「結算方式：雙方同意於每一筆訂單出貨並收齊貨款後立即以現金結算利潤，並於結算後三日內分配之，但雙方同意保留利潤壹成作為預備金，並存入專戶，於年度結算後分配予雙方。」等語，是本件利潤之結算分配，應以每一筆訂單出貨並收齊貨款後三日為之。而系爭產品目前之庫存量為六百四十台，依前開說明，除被告原有之庫存五百台並未實際銷售外，其餘一百四十台係為被告售予文嫄公司而遭文嫄公司拒付價款並遲延受領之貨物，則被告就此一百四十台亦未實際取得貨款，故依系爭契約第四條之約定，原告就此六百四十台產品，自不得獲有結算分配利益。被告已先行將此六百四十台產品之結算分配利益交付原告，以每台可分配之利益為壹佰陸拾玖元計算，被告就此六百四十台產品已交付原告之結算分配利益為壹拾萬零捌仟壹佰陸拾元（計算式：169〔元〕*640〔台〕=108,160〔元〕）。故被告依不當得利之法律關係請求原告返還此部分結算分配利益壹拾萬零捌仟壹佰陸拾元，並以之與上開原告所得請求返還之權利金肆佰陸拾伍萬元為抵銷，於法有據，應予准許。

㈣依上各節，被告所得主張抵銷之數額為壹拾萬零捌仟壹佰陸拾元，逾此部分請求抵銷之金額，即屬無據。則原告僅得請求被告返還權利金肆佰伍拾肆萬壹仟捌佰肆拾元。（計算式：4,650,000 - 108,160= 4,541,840）。

八、從而，原告依不當得利之法律關係，請求被告返還肆佰伍拾肆萬壹仟捌佰肆拾元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日（即九十一年十二月六日）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息部分，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，於法無據，應予駁回。

九、本件原告勝訴部分，兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核均無不合，爰酌定相當之擔保金額宣告之；至原告敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不予准許。

十、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及舉證，於判決結果均無影響，毋庸一一論列，附此敘明。

十一、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第七十九條、第三百九十條第二項、第三百九十二條，判決如主文。

臺灣臺中地方法院民事第四庭~B法官　許秀芬右為正本，係照原本作成。

~B法院書記官