臺灣臺中地方法院九十二年度智字第三一號

臺灣臺中地方法院民事判決　九十二年度智字第三一號

原告

伍彬企業有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

熊梓檳律師

被告

祐揚實業股份有限公司

兼法定代理人

乙○○

訴訟代理人

蔣文正律師

右當事人間請求損害賠償事件，本院於中華民國九十三年十一月五日言詞辯論終結，

判決如左：

主文

事實及理由

一、原告主張：原告伍彬企業有限公司（下稱伍彬公司）為經濟部中央標準局（現改為經濟部智慧財產局，下均稱智慧財產局）核准新型第七九七三二號「一種循環選段開關之殼體構造」專利權（下稱系爭專利權）之專利權人，專利期間自民國八十二年二月十一日起至九十二年二月十日止。被告乙○○則係被告祐揚實業股份有限公司（下稱祐揚公司）之負責人，明知原告享有系爭專利權，惟未經原告同意，擅自自八十九年十二月間起仿製侵害原告系爭專利權之循環選段開關（下稱系爭循環開關），以每只新台幣（下同）五‧五元之價格販售圖利，被告所生產之系爭循環開關，經中國機械工程學會鑑定結果，確有侵害原告系爭專利權，且被告上開侵害原告系爭專利權之侵權行為，並據臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴；至財團法人工業技術研究院（下稱工研院）所為鑑定報告，其內容與結論有諸多矛盾，並無足採。本件因被告祐揚公司之負責人被告乙○○所製造、販售之系爭循環開關，確有侵害原告系爭專利權，並造成原告受有損害，依民法第一百八十四條及第二十八條之規定，被告二人自應負連帶賠償責任，又被告乙○○自九十年九月十四日經警查扣仿冒系爭循環開關時起，至九十二年一月八日原告聲請保全證據止，約計出賣與鈺原工業股份有限公司（下稱鈺原公司）之系爭循環開關最少達一百萬個，顯見被告係故意侵害原告之系爭專利權甚明，並依專利法第八十五條第一項第二款、第三項及第一百零八條規定，按原告每只開關單價五‧五元扣除成本二‧六七元後，以一百萬個計算三倍之損害賠償為八百四十九萬元。爰依侵權行為之法律關係及專利法第八十五條、第一百零八條之規定，請求判決命被告給付如聲明所示之金額及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之法定利息等語。並聲明：（一）被告應連帶給付原告八百四十九萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

（二）願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：原告之系爭專利權，其專利範圍係採『吉普森式請求項』之形式撰寫，即係將習知部份或舊有成分於前言中敘述，以揭示本專利案完成所必要之習知技術，然後於請求主體中敘述新的改良的特徵部份者。是本件系爭專利權之專利範圍應係專利說明書關於特徵部分「下殼體延伸之桿與其頂端之卡鉤兩者之寬度相同，與其下殼體延伸之桿與上殼體之孔兩者截面積相同」之記載，至於專利說明書關於上殼體、下殼體、下殼體延伸片及其頂端之卡鉤等元件記載，均屬前言，並非系爭專利權之專利範圍，亦屬習知技術，即完成該專利案所必要之習知部份，並非該專利創作改良之部份，而被告所生產之系爭循環開關並無系爭專利權關於桿部無窄部之構造，且系爭循環開關中桿之寬度與卡鉤之寬度不相同，其桿之面積與孔之面積亦不相同，又被告所生產之系爭循環開關，其下殼體底面留有插銷孔（退模孔）（此亦與原告專利之構造不同），而其下殼體之桿之截面積，只有上殼體孔的截面積的一半，不能完全配合塞住，亦即無法以桿封住孔來達到密閉之效果，因此不能如原告專利構造無插銷孔（退模孔），且桿與孔之面積相同而具有能夠完全將開關內部密封住之效果；又被告之產品，其下殼體之桿頂端至卡鉤之間沒有窄部的構造，因此桿之內壁與卡鉤之內壁成一直線，即無具有原告系爭專利權之構造，具上下殼體容易組合之效果，是被告之系爭循環開關，均為原告上開敘述中之習用技術，亦無侵害原告系爭專利權。此亦經工研院鑑定無誤，是被告並無侵害原告之系爭專利權，原告主張被告有侵害系爭專利權之侵權行為，顯屬無據，又被告所生產之開關產品不限於系爭循環開關，原告主張依營利事業所得稅申報之營業收入計算被告所生產之數量為一百萬個，亦屬無據等語，以為置辯。爰答辯聲明：（一）原告之訴及假執行之聲請均駁回。（二）如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事實：

（一）原告為新型第七九七三二號「一種循環開關之殼體桿構造」專利權之專利權人。

（二）被告乙○○為被告祐揚公司之法定代理人，代理被告祐揚公司以每個五‧五元代價出售開關予鈺原公司。

（三）被告所出售予鈺原公司之開關數量，以被告所申報營利事業所得稅之發票所載數量為依據。

四、本件爭點：

（一）原告系爭專利權之專利技術保護範圍為何？

（二）被告所製造、販售予鈺原公司之系爭循環開關是否侵害原告之系爭專利權。

（三）被告所製造、販售予鈺原公司之系爭循環開關如有侵害原告之系爭專利權，其是否故意為侵害原告系爭專利權？且被告因此侵害所得之利益為何？

五、得心證之理由：

（一）系爭專利權之專利範圍，係專利說明書關於「申請專利範圍」記載之全部：

⑴按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，專利法第九十七條定有明文，又依同法第九十八條第二項規定之反面解釋，新型專利對於進步性之要求較低，從而雖係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，而能增進功效者，亦有獲准專利之可能。再按自有專利制度以來，關於一項專利侵害之系爭標的，是否屬於專利權之技術範圍內，向來即為爭議不斷之焦點，是以如何在專利權人及侵權者之間尋求一較佳之平衡點，即產生「專利技術保護範圍」之界定及「判斷專利侵害之理論」等理論，而就專利技術保護範圍之界定部分，有以下三種立論：

①中心限定主義：專利權所保護之客體為該專利原理之基本核心，縱使其在專利請求之文義中並未具體表現出來，於參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。

②周邊限定主義：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，末記載於申請專利範圍之事項，不受保護。

③折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之，解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。

⑵再者，我國專利法第一百零五條準用同法第二十二條之規定：申請新型專利，由專利申請人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之；又前開之說明書，除應記載申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，另以，同法第一百零三條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式，是以，應認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。進而論之，於認定申請專利範圍時，亦應顧及文字表達之侷限性，從而，依新型專利之意義與目的觀之，基於熟悉該項技術之人士依其專業知識，自申請專利範圍並參酌說明及圖式所能得知具有相同作用或輕易置換可能性之替代性實施方法，同時配合亦應為專利權之保權範圍所及。

⑶查，本件原告系爭專利權之「申請專利範圍」，，係以「吉普森式請求項（Jepson Type Claim）」（即將習知部分或舊有成分於前言中敘述，以揭示本專利案完成所必要之習知技術，然後於請求主體中敘述新的或改良的特徵部分者，一般以「一種．．．（專利標的），係由．．．構成（組成），．．．，其特徵在於．．．方式書寫」提出，此觀之其申請專利範圍內係記載「一種循環選段開關殼體組合構造，包括：一下殼體，該下殼體頂面透空，其內部並裝設有一個轉盤、一條珠鏈及一彈簧組成之轉動機構，在該下殼體接近其周緣之適當位置上具有數個向上延伸之桿，該桿接近其頂端一段為一窄部，該窄部頂端並連接有一向下殼體外側周緣凸出之卡鉤；一底面透空之上殼體，該上殼體內部並裝設有一個導電頭與多數個和導電頭配合之導電片，該上殼體其對應下殼體所具有之多數桿之位置上，並設有與桿同數之孔，而該孔之頂端則連接於一個低於上殼體頂面之階面；其特徵為：該桿之寬度與卡鉤之寬度相同且該桿之面積與設於上殼體之孔的面積相同。」等語至明，其前言部分，係為揭示完成此專利案所必要之習知技術，而在其後所述者，即為改良之特徵，此分別有智慧財產局八十二年二月十一日專利公報第日二○○二三九號公告及九十二年九月二十四日（九二）智專一（一）一四○○六字第○九二二○九六○二四○號函在卷可稽。從而，原告主張系爭專利權之專利範圍係「一種循環選段開關殼體組合構造，包括：一下殼體，該下殼體頂面透空，其內部並裝設有一個轉盤、一條珠鏈及一彈簧組成之轉動機構，在該下殼體接近其周緣之適當位置上具有數個向上延伸之桿，該桿接近其頂端一段為一窄部，該窄部頂端並連接有一向下殼體外側周緣凸出之卡鉤；一底面透空之上殼體，該上殼體內部並裝設有一個導電頭與多數個和導電頭配合之導電片，該上殼體其對應下殼體所具有之多數桿之位置上，並設有與桿同數之孔，而該孔之頂端則連接於一個低於上殼體頂面之階面；其特徵為：該桿之寬度與卡鉤之寬度相同且該桿之面積與設於上殼體之孔的面積相同。」等部分，堪信為真正。

（二）被告所製造、販售予鈺原公司之系爭循環開關並未侵害原告之系爭專利權：

⑴本件原告所有系爭專利權之專利範圍，已如前述，是本院應就被告所製造銷售之開關產品有無侵害原告系爭專利權予以審究。而就判斷專利侵害之理論分別有：

①全要件原則：將均涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術比較其構成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，自構成專利權之侵害。

②均等論原則：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：Ⅰ以實質相同方法、Ⅱ實行實質相同功能、Ⅲ產生實質相同結果，在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。（可參司法院刑事法律專題研究十八第五十頁）申言之，實施形式係依技術上之等效特徵，具有技術上置換可能性，為專家所顯而易見之特徵，亦為專利權所保障之範圍。

③此外於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌倘參酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。

⑵綜上所述，可知我國關於鑑定侵害判斷之流程，依專利侵害鑑定基準，其順序如下：明確申請專利範圍之內容→解析申請專利範圍之構成→解析待鑑定樣品之構成→專利侵害之判斷（適用全要件原則、均等論、禁反言原則）→判斷有無侵害專利。

⑶按鑑定人由受訴法院選任，民事訴訟法第三百二十六條第一項前段明文所定。查，原告於本件起訴前之九十年七月二十四日委託中國機械工程學會鑑定結果，雖認為被告所製造之系爭循環開關，其結構及裝置特徵與原告取得之系爭專利權所主張之專利範圍實質相同，應屬侵害專利權行為，有中國機械工程學會之鑑定報告書一份在卷可按，然因該鑑定報告係原告私自委託中國機械工程學會所為，未經鑑定人於鑑定前具結，無法確保該鑑定內容之公正性，而依上所述，鑑定人須由法院所選任，是原告所提出中國機械工程學會之鑑定報告，僅能認為是原告所提出證明其所主張之證據資料，而非鑑定報告，另被告亦抗辯被告就系爭循環開關自行送請國立中興大學鑑定，鑑定結果認為系爭循環開關不同於系爭專利權之申請專利範圍，並無侵害情事，故被告並無侵害原告之專利權等語。然查，被告所提出之國立中興大學之鑑定報告亦為被告私自委託國立中興大學所為，仍未經鑑定人於鑑定前具結，而無法確保該鑑定內容之公正性，是亦以無法以上開案件之鑑定結果作本件之判斷之基礎，是被告此部分所辯，亦不足採。又上開中國機械工程學會與國立中興大學之鑑定報告是否就同一物件進行鑑定均屬有疑，且所得結論相反，是本院依職權就經兩造所不爭執之被告製作之系爭循環開關另送本院選任專利侵害鑑定專業機構工研院就系爭循環開關再為鑑定，嗣經工研院之鑑定，並提出專利侵害鑑定報告書一份為據，其鑑定之流程及分析判斷之依據，茲分述如下：

①本院於九十二年十月十四日就被告所提出與原告於刑事案件扣案物相同之開關送交並囑託工研院進行專利侵害之鑑定，該會於九十三年八月二日作成專利侵害鑑定報告，其鑑定之程序係依據智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」，其步驟首要明確系爭專利權之申請專利範圍與基本要件，次為分析待鑑定物實質之基本要件，與系爭專利權之申請專利範圍是符合全要件原則，若不符合，須再續作均等論分析，及考量禁反言原則，若符合，則該鑑定物即屬字義侵害，須再進行逆均等論分析。參照中華民國新型專公告號第二○○二三九號「一種循環選段開關之殼體構造」之申請專利範圍及技術特徵為：「一種循環選段開關殼體組合構造，包括：一下殼體，該下殼體頂面透空，其內部並裝設有一個轉盤、一條珠鏈及一彈簧組成之轉動機構，在該下殼體接近其周緣之適當位置上具有數個向上延伸之桿，該桿接近其頂端一段為一窄部，該窄部頂端並連接有一向下殼體外側周緣凸出之卡鉤；一底面透空之上殼體，該上殼體內部並裝設有一個導電頭與多數個和導電頭配合之導電片，該上殼體其對應下殼體所具有之多數桿之位置上，並設有與桿同數之孔，而該孔之頂端則連接於一個低於上殼體頂面之階面；其特徵為：該桿之寬度與卡鉤之寬度相同且該桿之面積與設於上殼體之孔的面積相同。」，首先，進行全要件原則之分析比較，認為：待鑑定物之系爭循環開關雖將下殼體分為兩半，一為下殼體蓋及一中間殼體座，但仍構成一個頂面透空之下殼體，且其內部裝設由一個轉盤、一條珠鏈及一個彈簧組構成之轉動機構，並未脫離本專利所述之下殼體範圍；其下殼體頂面，除了有兩個與本專利相同的桿之外，多出一個本專利所沒有的小圓住和兩個與本專利不同形狀之凸緣，這些不是本專利所申請專利範為之要件不需作比對；又被告之產品上殼體，與本專利之上殼體為完全一樣；其桿與孔之設計，與本專利之特徵也完全一樣；經過【全要件原則】比對後，被告祐揚公司所提出之（循環選段開關殼體構造）之產品，其桿部不見有窄部之構造，且其桿之寬度與卡鉤之寬度不相同，且其桿之面積與孔的面積不相同，故與本專利申請專利範圍所敘述之要件及特徵不完全符合。是工研院已就上、下殼體之構造部分認屬與系爭專利範圍此部分之要件相符，惟系爭循環開關就桿及鉤孔之構造與系爭專利權關於桿與、鉤孔之要件則不符合。

②再者，就上開構成要件不同者，再依積極均等論分析，亦認：「雖然被告之產品與本專利之申請專利範圍所敘訴之全要件不完全符合，但依【均等論】之原則還要分析其各要件，是否以實質相同之功能或依實質相同之技術手段、或是否產生實質相同之效果？經分析，被告產品之下殼體以塑膠射出成型，用以容納由一個轉盤、一條珠鏈及一彈簧組成之轉動機構，並由下殼體頂面透空伸出，此與本專利之下殼體為完全相同；又被告產品之上殼體以塑膠射出成型，用以容納一個導電頭，與多數個和導電頭配合之導電片，此與本專利之上殼體也為完全相同；又被告之產品，用來結合下殼體與上殼體之桿和孔，皆為以塑膠射出成型，桿由下殼體之下殼體蓋向下伸出，先有一向內側凸出之卡榫向內扣住中間殼體座，再向下伸出插入上殼體的孔內，由於各桿有一向內側凸出之卡榫且延伸長度大，故其製造時，在下殼體座底面留有與桿同數目之插銷孔，此孔與外界成開放狀態；雖然桿頂端之卡鉤能鉤住孔的頂端之階面，其應用原理、製造方法、實施方法、產生的效果，與本專利之桿和孔似乎相同，但是被告產品其下殼體之桿之截面積，只有上殼體之孔的截面積的一半，不能完全配合塞住，亦即無法以桿封住孔來達到密閉之效果，因此不能如本專利構造之具有能夠完全將開關內部密封住之效果，（見本專利說明書第５頁第１４至２１行：....，且並因該桿１４與孔２３兩者乃為近似之橫斷面積，故於組合後，該桿１４可以完全塞住孔２３，且該下殼體１０所具有之桿１４在製造時，因為該桿１４所具有之卡鉤１４２為一向該下殼體１０外側凸出之卡鉤１４２，故並不須要再藉由長條插銷的輔助，因此該下殼體１０之底面即可為一完全密閉之底面，並使上’下殼體10’20之間的空間為一個完全密閉之空間，而無外界物質侵入之困擾。）；又被告之產品，其下殼體之桿頂端至卡鉤之間沒有窄部的構造，因此桿之內壁與卡鉤之內壁成一直線，因此不能如本專利之構造，具上’下殼體容易組合之效果，（見本專利說明書第５頁第１１至１４行：....，當桿１４作插入於孔２３之動作時，卡鉤１４２部分首先進該孔２３，但之後因鉤１４２之各側緣並未與桿１４之側緣成一直線，故其窄部１４１將作適當之彎曲而使兩者成一直線，而容易插入於孔２３內，......）；而根據前述之各項分析，待鑑定樣品與系爭專利由於全要件處不符合二項，於均等論分析結論皆為實質不同，從而，鑑定結果，認為系爭循環開關結構與原告所有系爭專利權之專利申請範圍不相同，無侵害之情事，有工研院九十三年八月五日（九三）工研院字第一○九三七號函所附專利侵害鑑定報告一份附卷可稽。

③原告雖主張工研院量測位置錯誤，被告之系爭循環開關仍有窄部之設計，工研院所為鑑定結果不正確，且該窄部之設計與卡桿及卡鉤得否達到容易及牢固之接合無關等語。然查，工研院已說明被告系爭循環開關下殼體蓋及中間殼體座，但仍構成一個頂面透空之下殼體，且其內部裝設由一個轉盤、一條珠鏈及一個彈簧組構成之轉動機構，並未脫離本專利所述之下殼體範圍，而認定系爭循環開關下殼體蓋及中間殼體座結合屬一完整之下殼體，而與系爭專利權所述專利範圍之下殼體相同，是工研院就結合成一完整下殼體後之系爭循環開關而進行量測，並無不當，並就此部分經鑑定並無如系爭專例權關於窄部之構造，亦無不合，且原告亦自承系爭循環開關之桿中段之卡榫係為固定中間殼座所用，亦與工研院鑑定結果所認該中間殼座與下殼體蓋結合為一完整之下殼體等情相符；又原告自行送請鑑定之中國機械工程學會亦認系爭循環開關之下殼體蓋（即鑑定報告所載「殼身」）與中間殼座（即鑑定報告所載「殼蓋」），可視為一體結合之構造，亦徵工研院上開關於就全要件原則所為認定之結論並無不合，原告就上開應屬結合成為完整之下殼體，予以拆解而主張該桿中段因卡榫之設計而有窄部之構造等語，即屬有誤；另中國機械工程學會之鑑定報告與本院前述判斷相同，皆認被告生產之系爭循環開關與系爭專利權不符合專利鑑定之「全要件原則」，惟中國機械工程學會所進一步應用「均等論」為鑑定分析時，則將下殼體「內部透空空間容納轉盤、珠鏈及渦漩彈簧所組成之轉動機構，使該下殼體可以透過珠鏈控制該轉動機構，達到循環分段之工能」及上殼體之「導電頭與導電片」等習知部分或舊有成分而於前言中所為敘述，用以揭示本專利案完成所必要之習知技術部分，作為本件均等論之審查內容，並未就原告系爭專利之特徵部分為認定，其鑑定方式即有未合，且依原告系爭專利權之專利說明書第五頁最後一行以下所載，其上、下殼體之結合更可由於該桿其漸縮部分的彎曲作用使卡鉤扣得更緊而更加牢固，顯見窄部之設計系爭專利權之重要部分甚明，中國機械工程學會認窄部設計並無影響等語，亦有未合，是系爭專利權所利用桿之寬度與卡鉤寬度相同，且該桿與之面積與設於上殼體之孔的面積相同之方法，和被告所生產之系爭循環開關利用卡鉤之各側緣並桿之側緣成一直線之方法不相同，不得假設為實質上相同而判定均等論成立。蓋如系爭專利範圍很小的專利而言，當利用實質上同一功能，實質上同一方法，實質上同一效果之觀念來判斷均等論時，容易將簡單之原理原則誤認為同一方法，而判定符合均等論，因而侵害習用技術或先前專利。準此，中國機械工程學會之鑑定報告，既有有上述瑕疵，自難採為不利被告之認定依據。

六、綜上所述，本件經本院依智慧財產局所制定之專利侵害鑑定基準，申請專利範圍與待鑑定物品之異同詳細比對，並依該鑑定基準所揭示之鑑定侵害判斷之流程上開步驟，認被告所生產之系爭循環開關與原告系爭專利權，二者並不相同，且經本院所指定工研院鑑定之鑑定結果亦為相同之認定，此外，原告復未能舉證證明被告所生產之系爭循環開關有何侵害原告系爭專利權之情形。是原告主張被告不法侵害其系爭專利權，進而依據專利法第一百零五條準用第八十八條、第八十九條之規定，請求被告連帶給付原告八百四十九萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，本院審酌結果，認與判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。又本件工研院所為鑑定結果並無瑕疵，已如前述，原告請求另送其他鑑定機構再為鑑定，即無必要，併予敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第七十八條。

臺灣臺中地方法院民事第四庭~B審判長法　官洪碧雀~B法　官王　銘~B法　官戴博誠右為正本，係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀

~B 法院書記官蔡秀珍