臺灣臺中地方法院九十三年訴字第二四○○號

臺灣臺中地方法院民事判決　九十三年訴字第二四○○號

原告

如一工業股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

徐文開 律師

被告

誠鋒實業股份有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

朱逸群 律師

複代理人

王士銘 律師

右當事人間清償債務事件，本院於民國九十四年五月二十日言詞辯論終結，判決如左

：

主文

事實及理由

壹、原告主張：

一、原告所研發之「自行車腳踏管定位結構改良」，依法申請取得中華民國經濟部智慧財產局之前身經濟部中央標準局所核發新型第一０二六五一號專利證書，專利權期間自民國（下同）八十四年七月二十一日起至九十五年十二月二十八日止。嗣因被告所生產銷售之產品，仿冒侵害原告系爭新型專利權，原告遂於九十年四月十二日以台中福平里郵局第一三四九號存證信函通知其出面解決，經兩造協議結果，於九十年五月間簽訂專利授權議定書（下稱系爭專利授權契約），原告同意將系爭新型專利權授權予被告生產製造，授權期間自九十年五月十日起至九十五年五月三十一日止計五年，被告同意每年給付新臺幣（下同）二十五萬元權利金予原告，合計一百二十五萬元，其中五十萬元部分，於契約簽訂完成時交付原告，票載日期分別為九十年六月十一日、九十一年二月十一日、面額各為二十五萬元之支票二紙以為支付；餘款七十五萬元部分，則開立票載日期分別為九十二年二月十一日、九十三年二月十一日、九十四年二月十一日、面額均為二十五萬元之支票三紙分期給付（下稱系爭三紙支票），如有一期未給付視同全部到期，被告並同意於九十年五月十二日前將上開系爭三紙支票寄達予原告。詎被告屆期未依約將系爭三紙支票寄交予原告，經原告先後以九十二年五月二十八日福平里郵局第四一六號存證信函、九十三年一月六日福平里郵局第九號存證信函催促其履約，被告接獲通知後分別以九十二年六月九日台中英才郵局第八七０九號存證信函、九十三年一月十六日台中英才郵局第一二三七號存證信函回覆表示：「貴公司（指原告）應向本公司（指被告）提出美國專利證書並交付其影本‧‧‧一旦貴公司履行提出上開證書並交付其影本之義務，本公司自當即刻如數付款」等語，原告公司遂應其要求，委由徐文開律師以九十三年十月四日（九三）文字第０一０四號律師函檢送美國專利證書，於九十三年十月六日寄達被告收受，豈料，被告仍拒絕付款，為此原告爰依系爭專利授權契約之法律關係請求被告給付如聲明所示之金額。

二、再依系爭專利授權契約約定：「一、專利權：甲方同意將『中華民國經濟部智慧財產局所核發之專利（證書號：新型第一０六五一號；名稱：自行車腳踏管定位結構改良）』授權予乙方公司生產製造」，可知原告授權之標的僅限於中華民國之專利，並未包含大陸地區、美國之專利。又觀之原告九十二年五月二十八日福平里第四一六號存證信函與九十三年一月六日福平里郵局第九號存證信函之內容，僅係催促被告公司依約給付餘款七十五萬元之權利金而已，雖於其中九十三年一月六日第九號存證信函中籲請被告公司「不得再行從事任何侵害本公司之違法行為」，惟由九十三年十月四日（九三）文字第０一０四號律師函中表示：「逾期不為給付即終止授權契約」等語，顯見原告公司尚未於上開存證信函表示終止契約之意思，被告辯稱原告已終止系爭專利授權契約云云，應不足採。

三、另被告雖曾於簽約當時提及系爭新型專利權有無取得國外之專利，經原告表示除臺灣外，尚取得大陸地區之專利，只因被告表示其有客戶銷售美國，而原告亦有意於日後申請美國之專利，但將來申請能否獲准，仍不確定，因此當時協助兩造草擬系爭授權契約之訴外人丙○○於議定書末特別註明：「十、證物附件：證書影本（含國外部分）美國、中國、臺灣『待』證書專利確認後付於乙方」等語，後經被告公司法定代理人甲○○提議將其中「待」字刪除，丙○○亦認為「待」字刪除，專利證書仍須經核准確認後才交付，與原意並無差異，故未反對。兩造簽約時，原告公司已將臺灣與大陸地區之專利證書附於系爭授權契約之後，是所謂「確認後」係指美國之專利證書而言，可見美國之專利證書，顯非必須隨同系爭授權契約交付予被告，是該給付並無確定期限，原告並業於九十三年八月三十一日申請核准確認後，委由徐文開律師以九十三年十月四日（九三）文字第０一０四號律師函檢送美國之專利證書，於九十三年十月六日寄達被告收受，自不構成遲延給付，而兩造亦未就交付美國專利證書影本約定給付期限，且客觀上亦無非於一定時期為給付不能達其契約目的之情形，自無民法第二百五十五條之適用，被告據此解除契約，亦非適法等語。

四、並聲明：㈠被告應給付原告七十五萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告則以：

一、被告於臺灣境內生產製造原告專利權產品，並欲將之銷售至中國大陸及美國等海外市場，遂與原告簽訂系爭專利授權契約，由被告支付高額權利金，以取得於臺灣地區合法製造原告專利權產品之權源，並能將該產品順利銷售至臺灣以外之中國大陸及美國等市場，此觀系爭授權契約以手寫字體另行約定：「十、證物附件：證書影本（含國外部分）美國、中國、臺灣證書專利確認後付於乙方」等語自明，足證系爭授權契約非僅授權被告取得臺灣之專利權而已，尚包括原告應將美國及中國大陸之專利證書影本交付予被告公司之主（或從）給付義務，以確保被告公司利益能夠獲得最大滿足，原告主張系爭專利授權契約僅及中華民國專利而不及於中國大陸及美國專利，顯不可採。

二、又原告於九十二年五月二十八日福平里第四一六號存證信函陳稱：「因此貴公司無權繼續使用本件『自行車腳踏車管定位結構改良』之專利」，及九十三年一月六日福平里第九號存證信函中陳稱：「貴公司已視同放棄本約之權利，且符合終止契約的約定，今特於函告貴公司，不得再行從事任何侵害本公司之違法行為」等語，雖未使用「終止契約」之文字，惟表示被告無權繼續使用系爭新型專利權、不得再行從事侵害本公司之違法行為云云，與終止契約之法律效果無異，否則被告既依尚屬有效之系爭專利授權契約，當能繼續使用原告之系爭新型專利權，是探求原告之真意，已行使契約終止權，終止兩造間之系爭授權契約，則契約終止後被告自無支付往後三年計七十五萬元權利金之義務。

三、退步言，縱認原告並無終止契約之意思表示，然依系爭專利授權契約之約定，授權期間自九十年五月十日起至九十五年五月三十一日止，原告負有交付臺灣、美國及中國大陸專利證書影本之義務，而被告業於契約簽訂同時給付五十萬元權利金，惟原告遲至九十三年十月六日始將美國之專利證書影本寄達予被告，已逾原約定給付期限，構成給付遲延，致被告不敢貿然將專利產品銷售至美國等海外市場，不得已只好將工廠停工，先前投資之生產模組及器具無法繼續使用，而該給付對於被告亦無利益，被告得拒絕其給付，並依民法第二百五十五條規定，不為催告，逕行解除系爭專利授權契約，故原告亦不得請求被告再行交付餘款七十五萬元等語資為抗辯。

四、並聲明：㈠原告之訴及其假執行之聲請均駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

參、本件經兩造整理並協議簡化爭點，兩造不爭執及爭執事項如次：

一、兩造不爭執之事項：

㈠兩造確曾簽訂系爭「專利授權議定書」，其內容為真正。

㈡系爭專利授權契約之權利金為一百二十五萬元，被告已給付五十萬元，餘款七十五萬元尚未給付。

㈢原告已於九十三年十月六日給付系爭專利美國專利之證書影本，並經被告收受。

二、兩造之爭點：

㈠系爭專利授權契約是否已經原告合法終止？即原告以九十二年五月二十八日福平里第四一六號存證信函及九十三年一月六日第九號存證信函所為之意思表示，是否以構成終止契約之意思表示？

㈡系爭專利授權契約標的是否僅限於中華民國之專利權？有無及於中國大陸及美國專利授權？

㈢原告於九十三年十月六日交付美國專利證書影本予被告是否構成遲延給付？即被告得否據以解除契約？

肆、本院之判斷：

一、按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解，最高法院著有十七年上字第一一一八號判例可循。被告雖辯稱：被告於臺灣境內生產製造原告專利權產品，並欲將之銷售至中國大陸及美國等海外市場，遂與原告簽訂系爭專利授權契約，由被告支付高額權利金，以取得於臺灣地區合法製造原告專利權產品之權源，並能將該產品順利銷售至臺灣以外之中國大陸及美國等市場，此觀系爭授權契約以手寫字體另行約定：「十、證物附件：證書影本（含國外部分）美國、中國、臺灣證書專利確認後付於乙方」等語自明，足證系爭授權契約非僅授權被告取得臺灣之專利權而已，尚包括美國及中國大陸之專利云云。然查，系爭專利授權契約第一條約定：「一、專利權：甲方同意將『中華民國經濟部智慧財產局所核發之專利（證書號：新型第一０六五一號；名稱：自行車腳踏管定位結構改良）』授權予乙方公司生產製造」；且證人丙○○於到庭證稱：我是原告法代的朋友，我本身是處理加盟店加盟工作，本件專利授權也是我職業範圍，本件合約書草稿是我擬的，簽約時我在場，原證一專利授權議定書上之空白內容以原子筆手寫內容都是我寫的，這份議定書範圍專利授權範圍只有中華民國專利，不及美國、中國大陸專利，第十條手寫部分，是契約的附件本來我要寫的只有中華民國專利證書影本，但兩造在聊天時，被告提及他們在大陸也要生產，被告問原告在大陸有無申請專利，原告說有，所以再附上大陸證書影本，至於美國部分，被告說他們也有客戶在美國，問原告有無申請，原告說以後也要申請，如果以後有申請到美國專利（證書）再給他們，所以我寫這條的意思是等美國證書申請到再給，大陸證書當時就有，已經附在契約附件；（給專利證書影本跟專利授權有何關係？）給證書影本並非有授權，當時會記載大陸、美國證書影本要交付乙方，是聊天中提及以後順便給的，所以應該沒有授權大陸及美國專利，這從議定書主旨可清楚得知等語（見本院九十三年十二月二十八日準備程序筆錄），是依上開契約第一條約定及證人丙○○之證詞以觀，兩造專利授權之範圍，應僅及於中華民國專利授權而不及於中國大陸及美國之專利授權甚明。

二、再按因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限，民法第二百六十四第一項定有明文。本件系爭專利授權契約第十條約定：「十、證物附件：證書影本（含國外部分）美國中國台灣證書專利確認後付於乙方。」；而原告於締約時已將臺灣與大陸地區之專利證書附於系爭授權契約之後，且原告之美國專利證書係於九十三年八月三十一日申請核准確認，並於九十三年十月六日寄達被告收受，為兩造所不爭，則在九十三年八月三十一日原告取得美國專利前原告尚無從為給付，自尚無給付被告美國證書之義務，被告辯稱原告在契約成立時即有給付美國專利證書影本之義務云云，與契約文意不符，尚無足採。且依系爭專利授權契約第九條約定，被告必須於九十年五月十二日前將尾款即系爭三紙支票寄達原告，被告自負有先為給付之義務，則依前開說明，被告以原告未交付美國專利證書影本為由，對於原告分別以九十二年五月二十八日福平里第四一六號及九十三年一月六日福平里第九號存證信函請求支付上開尾款七十五萬元之請求主張同時履行抗辯，為無可採。則依系爭專利授權契約第五條第二款約定：「乙方（即被告）怠於履行第四條之付款義務，甲方有權終止契約，並得依法主張票據之權利。」，被告怠於履行契約付款義務，原告自得依約行使契約終止權。

三、茲有疑義者為原告所寄發予被告之九十二年五月二十八日福平里第四一六號存證信函，是否已生契約終止之效力？被告主張原告於該存證信函陳稱：「因此貴公司無權繼續使用本件『自行車腳踏車管定位結構改良』之專利」等語，雖未使用「終止契約」之文字，惟表示被告無權繼續使用系爭新型專利權云云，與終止契約之法律效果無異，否則被告既依尚屬有效之系爭專利授權契約，當能繼續使用原告之系爭新型專利權，是探求原告之真意，已行使契約終止權，終止兩造間之系爭授權契約，則被告自無支付往後三年七十五萬元權利金之義務等語；原告則主張依該存證信函之內容，僅係為催促被告依約給付餘款七十五萬元之權利金，並無行使終止權之意思，且由原告所發九十三年十月四日（九三）文字第０一０四號律師函中亦表示：「逾期不為給付即終止授權契約」等語可知原告公司尚未於上開存證信函表示終止契約之意思等語。經查：按契約之終止，係指由契約當事人之一方行使契約終止權，以意思表示向後消滅繼續性契約之法律關係，且終止權為為形成權，形成權之行使，除法律有特別規定者外，均以意思表示為之，如為非對話之意思表示，自以通知到達他造當事人時生效，對話之意思表示，則以他造當事人了解時生效，至於表示之方法，不問明示或默示，均無不可，亦無庸一定之方式（最高法院三十七年上字第七六九一號判例意旨參照）。查原告上開存證信函表示：一、．．．按雙方議定之內容貴公司應於民國九十年五月十二日前將合約中三年之授權金新台幣柒拾伍萬元交付予本公司，惟事後貴公司遲未交付，顯有違反合約之規定，．．．據此，函告貴公司因未於約定期限內給付三年之授權金，因此貴公司無權繼續使用本件「自行車腳踏車管定位結構改良」之專利。二、日後就本件專利權如有任何侵權行為，本公司依法律程序辦理，敬請查照等語（見本院卷第三八、三九頁）。觀之上開文用用語，原告雖未使用「終止契約」之文字，然其既已明白告知被告因未於約定期限內給付三年之授權金，因此被告無權繼續使用本件「自行車腳踏車管定位結構改良」之專利，日後就本件專利權如有任何侵權行為依法律程序辦理等語明確，自應解釋為原告已行使契約終止權，至於被告嗣後雖另函覆原告無權終止契約等語，並不影響契約已經合法終止之效力，故本件應以被告辯稱系爭專利授權契約於被告收受原告前開存證信函即九十二年五月二十九日起發生終止之效力為可採，則除兩造契約另有約定外，契約終止後，被告已無從繼續使用原告之專利授權，若有使用則屬侵害專利權，被告對於終止後所餘之三年授權金自亦無繼續給付之義務。至原告雖另主張被告嗣後以九十三年一月十六日第一二三七號存證信函向原告表示：一旦原告提出美國專利證書影本，伊自當即刻如數付款等語，可視為被告之要約，事後原告亦應其要求而交付美國專利證書影本，原告據此亦得請求被告如數付款云云，然被告上開存證信函，應僅係為對原來的契約主張同時履行抗辯，尚無從認係新的要約，並無意思合致的問題，原告據以為本件請求之基礎，尚屬無據，附予敘明。

伍、綜上所述，本件兩造間之系爭專利授權契約既已於九十二年五月二十九日終止，被告對於嗣後三年之授權金即無繼續給付之義務，則原告主張依系爭專利授權契約之法律關係，訴請被告給付剩餘三年之專利授權金七十五萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回，又其訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依據，併予駁回。

陸、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決無影響，爰不另一一論述，併此敘明。

柒、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第七十八條。

臺灣臺中地方法院民事第三庭~B審判長法　官　張瑞蘭~B法　官　陳卿和~B法　官　洪堯讚

~B法院書記官