臺灣高等法院 臺中分院八十九年度重訴更㈠字第五號

臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　八十九年度重訴更㈠字第五號

原告

歐士精密工業股份有限公司

法定代理人

丙○○

訴訟代理人

許世正律師

被告

京原科技開發有限公司

法定代理人

甲○○

被告

乙○○

被告

丁○○

右三人共同

訴訟代理人　林瓊嘉律師

右當事人間侵權行為請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，本院刑事庭裁

定移送（八十五年度附民字第五八號）前來，經判決後，由最高法院發回更審，本院

判決如左：

主文

事實

甲、原告方面：未於言詞辯論期日到場，惟據其於準備程序到場及提出之書狀所為之聲明及陳述如下：

一、聲明：求為判決：

㈠被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）五十萬元，及自訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

㈡被告等應連帶負擔費用，將本院八十五年二月十三日八十四年度上訴字第一二四二號刑事判決主文及事實，以六號活字於經濟日報第四十版登載一日。

二、陳述：

㈠原告公司自八十二年七月十六日及八十三年三月一日起取得商標圖樣「精澳及圖OPUS」之商標專用權，專用期間各至九十二年七月十五日、九十三年二月二十九日止，有經濟部中央標準局第六○五六八九、六三五四一二號商標註冊證為據。詎被告京原科技開發有限公司（下稱京原公司）之總經理即被告丁○○，業務經理即被告乙○○明知原告已取得上開商標專用權，未經其同意或授權，竟共同基於意圖欺騙他人之概括犯意，自八十二年九月間起至八十三年五月間止，於與原告所產製之同一或類似商品溫度控制器（俗稱冷卻機），擅自多次使用上開註冊商標之圖樣而販賣，並於被告京原公司印製之廣告目錄、名片、報紙分類廣告上，亦均附加其上開註冊商標圖樣而散布，所為涉及商標法第六條第一項所稱「商標之使用」，侵害原告商標專用權甚明，犯有違反商標法第六十二條第一款、第二款規定之罪。

㈡本件查獲被告等侵害原告商標使用權之商品（被告公司產製之溫度控制器CO-8PTS、LOC-300PS），其販售單價為三萬八千元，此有被告京原公司開具之統一發票為憑。依商標法第六十一條第一項前段及第六十六第一項第三款前段第二項規定，原告得以該商品單價十倍計算其損害，自可請求被告等連帶給付三十八萬元。又原告專業製造有關溫度控制之各種精密機器，為洗刷「台灣為仿冒王國」之形象，自創品牌及重視企業行銷，產品於同業中夙著盛譽。被告等侵害原告商標專用權，不僅造成原告業務推展營運困難，且造成原告商品信譽嚴重損害而不可量計。爰依商標法第六十六條第三項規定，請求被告等連帶賠償相當金額之信譽損害十二萬元，以上合計五十萬元，如訴之聲明第一項。又依商標法第六十八條，被告等並應連帶負擔費用，將鈞院認定侵害商標專用權之刑事判決主文及事實登載新聞紙，如訴之聲明第二項。

㈢對被告等抗辯事實之陳述：Ａ侵害商標專用權之事實及證據：

⒈被告丁○○、乙○○（下稱被告丁○○等二人）前均為原告公司股東，其等不法事實，主要事證如下：

⑴被告等在八十二年八月一日起，開始發函予原告客戶，通知謂原告已更名為「京原公司」訊息，並大量印製廣告目錄、名片及刊登報紙廣告，於其上產品均附加「圖　ＯＰＵＳ」之商標圖樣而陳列或散布，可證被告等侵害商標專用權事實及犯意。

⑵迨八十三年二月十七日原告自力搜證，委託訴外人金生鐵工廠汪秋龍至京原公司購買仿品「冷卻機」一台（經查扣現並由原告保存中），並取得京原公司所開具統一發票收據，且經鈞院刑事庭當庭勘驗犯罪證物明確，並訊問證人汪秋龍、薛仲賢結證屬實。

⑶被告等在八十二年九月三日起至八十三年五月二十四日止間，有使用相同原告註冊商標圖樣，於該公司所產製之「熱交換器」及「冷卻機」商品上，其間並曾多次販售予台灣麗偉公司（下稱麗偉公司），此經鈞院刑事庭訊問證人即麗偉公司職員張志勇、曾明國、林靜宜等人證述可參。

⑷被告等所營京原公司分別於八十三年三月十三日、四月十三日、四月二十五日、四月二十六日、五月二十七日各出售予台中精機廠股份有限公司（下稱台中精機公司）不同型號之「冷卻機」商品，此有原告於鈞院刑事庭提出京原公司所開具之統一發票影本五紙可憑，並有原告於八十三年十月五日拍攝之京原公司前所出售予台中精機公司且安裝於機器上之仿冒「冷卻機」相片可佐。且鈞院刑事庭為詳查證明此事實，曾不辭辛勞親至台中精機公司現場履勘，並隔別訊問相關證人周政德、曾廣華、蔡炳榮及吳永塗等人，判斷事實屬實。

⒉依刑事訴訟法第五百條規定：「附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據。」據此而論，凡上述種種被告等侵害商標專用權之事實及得心證之理由，均經鈞院刑事庭詳實審認且判決確定。Ｂ程序方面：

⒈依商標法第六十一條規定：「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，：：：。」本件被告等因執行職務（違法使用商標並販售）所侵害商標專用權之事實，業經鈞院刑事庭審認且判決確定，又侵害商標專用權乃屬民法侵權行為之一種類型，是原告據此附帶民事請求，前起訴狀既以表明依侵害商標專用權請求損害賠償，則有關刑事訴訟法第四百八十七條第一項所定「負賠償責任之人」之適格，依法尚適用民法侵權行為有關規定，法理甚明。雖被告京原公司部分，業經刑事庭判決認定無以涉犯公平交易法第三十八條論處餘地，諭知無罪；惟按民法相關於法人及法人之負責人之侵權行為賠償責任規定，「法人對於其董事或其他有代表權人之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。」、「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」民法第二十八條及公司法第二十三條均定有明文；本件被告丁○○、乙○○分別為京原公司之總經理、經理，皆係京原公司「有代表權之人」，另參公司法第八條規定亦皆屬廣義之「公司負責人」，則原告依法請求被告等連帶負損害賠償之責，對於京原公司，係屬刑事訴訟法第四百八十七條第一項所謂「依民法負賠償責任之人」。又原告附帶民事請求，其訴訟標的既以表明依侵害商標專用權損害賠償請求，後經闡明，原告當庭主張對京原公司係依民法第二十八條、公司法第二十三條之規定請求，此為不變更訴訟標的而補充事實上或法律上之陳述。

⒉對於系爭商標專用權受侵害之商品類別之爭議，有關「冷卻機」商品係屬商標法施行細則第廿四條「第八十七類」或「第八十四類」商品之疑義，雖經經濟部中央標準局八十五年八月間函稱京原公司之「冷卻機」屬第八十四類商品，惟此僅可證鈞院刑事庭判決對「系爭商品類別上」認定有疑異而已，非當然可指鈞院刑事庭「所認定被告等侵害商標專用權之事實」亦有誤。蓋系爭「冷卻機」商品縱屬第八十四類商品，然按原告於八十三年三月一日亦已取得上開第八十四類商品之商標專用權，且經刑事庭判示侵害商標專用權事實（上述關於京原公司販售予麗偉公司及台中精機公司部分），所認定侵害之時間於八十三年三月一日以後仍有，則依法被告等亦屬侵害原告所取得之商標專用權。被告竟一再混淆此二者，謂不得於刑事訴訟程序附帶為此請求云云，法理上容有誤會。

⒊另依商標法八十二年十二月十二日修正公布前，新舊法比較之，有關第六十二條犯罪構成要件，僅在使用於「同一商品或『同類商品』」與「同一商品或『類似商品』」上文字之差別，立法旨在保護商標專用權及為避免消費者混淆之立法原意並無軒輊。且按「所謂『同類商品』或『類似商品』應依一般商業習慣、社會觀念及消費者是否易為區分之客觀標準論斷定之，凡商品具有關連性，依一般交易觀念，足以使一般消費者誤認其出自同源，即應認為『同類商品』，並非以商標法施行細則第二十七條之規定，為認定之唯一準據。」（參照最高法院七十八年度台上字第二三三○號刑事判決意旨）；據此而論，被告等於八十二年九月間起至八十三年五月間止，所違反使用原告註冊商標之事實，姑且不論其等均違法使用與原告同一之「冷卻機」或「熱交換器」商品，依法本屬侵害原告公司商標專用權；況縱屬商品類別有所爭議，揆諸上開法意，無論被告等違法使用商標其商品分類係屬第八十七類或第八十四類，依其等於本件侵害商標專用權事實綜合觀之，亦均有商標法第六十二條犯罪構成要件該當，此法理昭然。Ｃ實體方面：

⒈按刑事判決所為事實之認定，於為獨立民事裁判時，雖不受其拘束，但民事法院非不得依自由心證以刑事判決所認定之事實為民事裁判之基礎；又刑事判決所認定之事實，雖無當然拘束民事訴訟判決之效力，然刑事判決所採用之訴訟資料，如經當事人援用，民事法院究不得恝置不論。緣被告等雖於鈞院調查時矢口否認有何仿冒商標之情事，並均再辯稱：精澳及圖ＯＰＵＳ商標是被告丁○○所設計，且原告公司前董事長林原在亦同意轉讓云云，然查：

⑴林原在其時（八十二年七月初）所同意轉讓之商標為「ＯＰＵＳ歐普士」而不是「ＯＰＵＳ精澳」，由於林原在其時意在移轉未經核准註冊之歐普士」商標，且係被告丁○○欲以之用於化粧品類商品始將之移轉之，而被告丁○○意在移轉「精澳」商標且以之用於原告公司同一商品上，二者有別，既雙方意思表示難認一致，其移轉契約自無由成立。又本件縱令被告京原公司與證人林原在所為移轉契約有效，然其時原告公司營業既未併同移轉予京原公司或被告等，則上開移轉行為，亦顯違反當時有效之商標法第二十八條第一項強制規定，依法自屬無效行為。

⑵被告丁○○辯稱：該商標ＯＰＵＳ及圖樣本屬其所設計，依著作權法應屬其所有，故其之使用，應無侵害原告公司商標專用權可言云云。惟縱該商標圖樣為被告丁○○所設計，然被告丁○○其時仍係原告公司之股東與受雇人，既同意以原告公司名義為商標註冊之申請人，依著作權法第十一條但書：「契約約定以法人或其代表人為著作人者，從其約定。」之規定，應可彰其同意以原告公司為著作人，其後尚不得主張有合法使用權益。況被告丁○○等二人既未經商標專用權審定變更手續（其時系爭商標雖已公告但尚未取得註冊），取得系爭商標專用權，自不得援此商標為任何法律上之主張，亦不生信賴之問題。

⒉被告等辯稱可主張時效消滅云云。惟按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使始消滅；又消滅時效自開始執行或聲請強制執行而中斷（民法第一百九十七條第一項、第一百二十九條第二項第五款）。本件被告等之侵害商標專用權行為，因係連續反覆為之，而原告於八十三年十一月間在刑事自訴程序中，始明確知其等前曾違法使用商標並販售予台中精機公司之事實（自八十三年元月間起至八十三年五月間止），其時並即向刑事庭聲請調查證據，既未屆滿二年期間，據此尚無時效消滅可言；況原告於八十三年二月十七日曾自行搜證（委由金生鐵工廠購仿冒冷卻機一台），自知悉有損害之事實後，為保全日後強制執行，於八十三年七月七日即向台灣臺中地方法院民事庭聲請裁定准予假扣押，並於同年八月三日蒙假扣押強制執行，嗣即於同年八月二十四日提起刑事自訴及附帶民事訴訟請求，是以現該假扣押強制執行行為，法效仍存續中，迄未撤銷其執行處分，應屬時效中斷，亦尚無時效消滅之可言。被告等空言抗辯，自屬無據。

⒊原告係依商標法第六十六條第一項第三款計算損害為請求，就事實而論，因仿冒使用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，商標專用權人之損害往往難以計算或證明，輒有商標專用權者於獲悉有人仿冒並行調查後，侵害者即不擇手段加速傾銷其仿冒品，其對商標專用權人造成更大之損害，常理明甚。況商標專用權人通常能查獲之仿冒品為數不多，受害人因無法證明損害，故於七十四年修正商標法時，增訂本款，使商標專用權人得就該商品零售單價之五百倍至一千五百倍之金額內求償，此乃立法原意有「制裁性損害賠償」意義存在。故本件原告就此侵害商標專用權商品之單價三萬八千元，依法為十倍計算請求損害賠償。又原告除對商標被侵害所受直接損害外，其營業信譽亦同時遭受損害，此勿待實證，自應一併得請求被告等連帶負賠償之責。

三、證據：提出商標註冊證二件、統一發票及售後服務證明書各一件、被告等發函二件、廣告目錄一份、名片及經濟日報分類廣告一紙、仿冒品相片四幀、台中精機公司現場所攝相片四幀及統一發票五件、刑事上訴補充理由狀、假扣押聲請狀、八十三年度全一字第一五二七號民事裁定、執行命令各一件（以上均影本）為證。

乙、被告方面：

一、聲明：求為判決如主文所示

二、陳述：Ａ程序方面：

㈠被告京原公司部分，業經刑事判決無罪確定，有刑事判決可稽，刑事庭應判決駁回其訴，茲誤予移送鈞庭，鈞庭仍應駁回之。

㈡原告經 鈞院闡明後，主張對京原公司係依民法第二十八條、公司法第二十三條請求，惟依其起訴狀所載，並未如斯主張，縱認現可如此主張，然京原公司已判決無罪，無侵害商標權情事，原告亦不可對之提起本件附帶民事訴訟，況參諸最高法院四十八年台上字第一五○一號判例「民法第二十八條所加於法人之連帶賠償責任，以該法人之董事或其職員，因執行職務所加於他人之損害者為限，若法人之董事及職員因個人之犯罪行為而害及他人之權利者，即與該條規定之責任要件不符，該他人殊無據以請求連帶賠償之餘地」，縱被告丁○○、乙○○有違反商標法犯行，亦係其個人之犯罪，與公司無涉，京原公司亦無責任。

㈢原告起訴主張其自八十二年七月十六日及八十三年三月一日起取得「精澳及圖opus」之商標專用權，但依其提出商標註冊證二紙所載，前者指定商品為商標法施行細則第二十四條第八十七類之溫度控制器、熱效能控制器、溫度調節器、恆溼器、除溼機，後者指定使用商品為同條第八十四類之冷凝機、熱交換器、冷卻塔、膠布冷卻機。而原告係以被告丁○○、乙○○自八十二年九月起，於與原告公司所產製之同一商品，擅自多次及反覆使用相同於原告註冊商標圖樣，認有侵害商標權，提起本件訴訟。然參酌其刑事案件自訴狀及證物，僅指侵害第八十七類商標，嗣在第一審法院亦稱被告之冷卻機為第八十七類商品，並稱被告侵害者為第八十七類商品之商標專用權，第二審法院判決有罪，亦係就此認定，則原告於此主張侵害後者第八十四類商品之商標專用權一節，不論是否屬實，因與所提刑事訴訟及刑事判決認定事實不同，核與刑事訴訟法第四百八十七條第一項規定「因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害」不符，參照最高法院六十年台上字第六三三號判例「因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序固得附帶提起民事訴訟，對於被告請求回復其損害，但其請求回復之損害，以被訴犯罪事實所生之損害為限，否則縱令得依其他事由，提起民事訴訟，亦不得於刑事訴訟程序附帶為此請求」，故原告現主張侵害第八十四類商品之商標專用權部分，應不得提起本件附帶民事訴訟，其起訴不合法，亦應駁回。

㈣刑事判決係認丁○○、乙○○明知歐士公司已取得該第八十七類商品之商標專用權，未經同意或授權，竟共同基於意圖欺騙他人之概括犯意，自八十二年九月起，於與歐士精密工業股份有限公司（下稱歐士公司）同一之商品溫度控制器，擅自多次使用歐士公司上開註冊商標之圖樣而販賣，並於京原公司之廣告目錄、名片、報紙分類廣告，亦均附加歐士公司上開註冊商標圖樣而散布，因之侵害歐士公司之商標專用權，而判決「乙○○、丁○○共同連續意圖欺騙他人，於同一商品，使用相同於他人註冊商標之圖樣....」，然如上所述，原告所主張受侵害之商品為第八十七類，則依該判決所認定丁○○、乙○○侵害者亦為第八十七類商品之商標專用權，即在 鈞院原告亦主張其商品為第八十七類。茲依經濟部中央標準局八十五年八月十七日台商字第二一五六五二號函稱京原公司之冷卻機屬第八十四類商品，顯非第八十七類，而第八十七類與第八十四類不同，不僅非同一商品，亦非同類商品，否則原告不僅不必分開聲請商標註冊登記，且依其所提第八十七類商品註冊證，所載指定商品，亦未包括第八十四類商品可明，參照最高法院七十六年度台上字第五五七九號判決「商標法第二十一條第二項規定：『商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同一商品或同類商品為限』，但如非同一或同類商品，自不受已登記商標圖樣之拘束，此為法文反面解釋之當然結果」，則刑事判決認定丁○○、乙○○君於與原告之第八十七類商品之同一商品使用原告商標，顯屬有誤，本件附帶民事訴訟即應駁回。Ｂ實體方面：

㈠本件雖經刑事判決認定被告乙○○、丁○○違反商標法，判處罪刑，但因被告否認有原告主張之侵害其商標專用權事實，而刑事判決之認定事實，並不拘束民事法院， 鈞院仍可本於獨立職權認定。原告亦應就被告有侵害其商標專用權之事實，負舉證責任。茲被告否認有原告主張之侵害其商標專用權事實，而原告除提出三紙統一發票及目錄外，其他無法舉證。自不能以刑事判決證明被告有何侵害之事。至原告以該統一發票三紙，證明被告生產之冷卻機有使用其商標，但查此統一發票至多僅能證明被告京原公司有出售冷卻機之商品，不足以證明該冷卻機上有使用原告商標，且因此冷卻機為工業用，屬第八十四類商品，並非第八十七類商品，故縱有使用原告商標，亦無於第八十七類商品使用原告商標情事。原告不得據此請求，刑事判決雖認冷卻機為第八十七類商品，但一方面依原告在刑事自訴狀所附之廣告目錄，證明此冷卻機係供工業用，非屬家電產品，應為第八十四類產品，且依中央標準局函覆台灣台中地方法院及鈞院均稱冷卻機屬第八十四類商品，另一方面參照原告在刑事第一審法院所提隨機組裝完成之照片，其顯非家電用品，而為工業使用，益見此冷卻機為第八十四類商品。況苟此冷卻機為第八十七類商品，何以原告提起本件附帶民事訴訟，除主張侵害第八十七類商品之商標專用權外，尚認有侵害其第八十四類商品之商標專用權。足見刑事庭認定有誤，茲被告之商品既非第八十七類，自無原告主張之第八十七類商品商標專用權被侵害一事，故原告提起本訴，應無理由。

㈡原告所提統一發票，其中兩紙係開立給台中精機公司，在刑事第一審法院提出照片證明其冷卻機上有原告之商標，但依證人周政德在第一審法院所稱，原告去搜證時，未當場拍照，則其所提之照片即有疑問。況原告法定代理人丙○○曾將其照相之冷卻機，自台中精機公司載出，則此照片之真實更有疑問。苟其搜證時，確發現有使用其商標，何以在訴訟中，未請求法院至現場勘驗或搜索﹖益見此照片不實。至金生鐵工廠之統一發票所示冷卻機，被告亦未於該冷卻機使用原告商標，此有薛仲賢之錄音譯本在刑事第一審卷可稽。刑事庭誤予採信，實有不當。而依上所述，此等均不足以證明被告之冷卻機有使用原告商標，被告既未使用其商標，自無侵害可言，應無賠償責任。

㈢依台灣台中地方法院八十三年度自字第九五九號刑事判決，已明確認定：被告並無侵害系爭商標之行為。而原告所提之仿品，經刑事庭法官履勘發現：「自訴人（原告）所提出之冷卻機其儀表底係黑色，並有Ｃ（鉤）ＯＰＵＳ銀灰色標誌，另規格錶部分則較被告提出之冷卻機規格錶為大，內部且多有二個螺絲洞，並多標有ＯＩＬＣＯＮ，其儀錶皮底是灰色，有京原標誌，且係金色，其規格錶較自訴人（原告）提出之冷卻機規格錶為短，也沒有ＯＩＬＣＯＮ字樣等情」，有勘驗筆錄在卷可查。則原告主張被告侵害商標圖樣，明顯與事實不符。

㈣本件商標OPUS圖樣本屬被告丁○○設計，業經證人林原在於刑事案件證述甚詳，而精澳二字亦係丁○○所設計，則此商標參照著作權法第十一條前段「法人之受雇人，在法人之企劃下，完成其職務上之著作，以該受雇人為著作人」之規定，應屬被告丁○○所有，雖申請註冊時係以原告名義為之，但因斯時被告丁○○為股東，且為經理，其設計暫供原告使用，日後仍須返還，故原告八十一年十二月十一日股東臨時會議紀錄有載明公司停業或解散清算，新商標OPUS歸原設計人丁○○，故被告之使用，應無侵害原告商標權可言。況原告於八十二年七月十六日時，亦由其董事長林原在蓋章同意轉讓，經證人戴燕勳於刑事案件證述明確，僅事後因法定代理人變更，無法完成移轉註冊手續，但參照當時商標法第二十九條第一項規定「商標專用權之移轉，應於一年內向商標主管機關註冊，未核准註冊前，不能以之對抗第三人」（按現修正為第二十八條第一項「商標專用權之移轉，應向商標主管機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三人」），應認在未核准註冊前，於當事人間仍生移轉效力，則被告京原公司應已取得系爭商標專用權，無侵害可言。

㈤戴燕勳於鈞院八十九年五月二十四日準備程序之證詞核與證人林原在證稱：有蓋用商標申請書相符；至於證人林原在所述，移轉是要用於化粧品而非用於冷卻機云云。因京原公司之營業項目並非化粧品，且被告係從事機械生產行業，此為林原在所知悉，故斷無移轉用於化粧品，因林原在與被告有利害衝突及訴訟糾葛，故其陳述難期真實，再依其於鈞庭之陳述，前後不一，且語多含糊保留，益見林原在陳述顯不足採信，證人戴燕勳之證詞應屬真實。

㈥退一步言，縱認原告之商品為第八十四類，被告之商品亦為第八十四類，並有使用其商標，但查：

⒈原告第八十四類之商標專用權，係八十三年三月一日始取得，故原告主張被告自八十二年九月間即使用其商標，不僅無證據足以證明被告係自斯時起使用，且斯時原告尚未取得該商標專用權，何有侵害可能﹖即以上開三紙統一發票言，其中關於金生鐵工廠者，依發票所載係八十三年二月十七日開立，在八十三年三月一日前，斯時原告尚未取得第八十四類商品之商標專用權，何有侵害﹖則僅在二台有侵害原告商標專用權情形下，參酌商標法第六十六條第二項「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」，故請以該二台之價格，計算損害賠償金。

⒉原告係八十五年二月一日提起本訴，揆諸侵權行為之時效為二年，則在八十三年二月一日以前，縱認已有侵害原告商標權之事實，被告可主張時效抗辯，故原告主張之廣告目錄，因係八十二年九月印製，為兩造所是認，斯時不僅原告尚無第八十四類商標專用權，不可據此請求賠償，且依上所述，被告為時效抗辯，原告亦不能請求賠償。

⒊原告公司曾因經營困難發生停工、停業，根本未實際使用系爭商標於商品而為行銷，否則原告為何無法提出八十二、八十三年系爭商標行銷情況，原告既無實際損害，何來為損害賠償之請求。

三、證據：提出筆錄影本等件、修正前商標法施行細則、股東臨時會議報告、原告自訴理由狀、中央標準局函、聲請再審狀均影本各一件為證，聲請訊問證人戴燕勳、林原在、楊鴻明、陳旗河、許森永、薛仲賢。

丙、本院依職權調閱臺灣臺中地方法院八十三年度自字第九五九號、本院八十四年度上訴字第一二四二號違反商標法刑事卷宗；並函請台中縣稅捐稽徵處大屯分處，檢送兩造公司八十二年及八十三年間營業稅自動報繳資料，復函請臺灣省政府建設廳檢送兩造公司變更登記事項卡。

理由

一、原告經合法通知無正當理由，未於言詞辯論期日到場，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、本件原告起訴主張：伊自八十二年七月十六日及八十三年三月一日起取得商標圖樣「精澳及圖OPUS」之商標專用權，詎被告京原公司之總經理即被告丁○○，業務經理即被告乙○○明知伊已取得上開商標專用權，未經伊同意或授權，被告丁○○與乙○○竟共同基於意圖欺騙他人之概括犯意，二人自八十二年九月起，於與伊產製之同一商品溫度控制器，擅自多次使用上開註冊商標之圖樣而販賣，並於被告京原公司印製之廣告目錄、名片、報紙分類廣告，亦均附加伊上開註冊商標圖樣而散布，因之侵害伊商標專用權，被告等就此侵權行為，應連帶負損害賠償責任等情。依商標法第六十一條第一項前段、第六十六條第一項第三款前段、第二項、第三項、第六十八條，民法第二十八條，公司法第二十三條規定，求為命被告連帶給付伊五十萬元及加付法定遲延利息，並連帶負擔費用將本院八十四年度上訴字第一二四二號刑事判決主文及事實，以六號活字於經濟日報第四十版登載一日之判決（原告原係請求被告連帶給付二千萬元本息，及連帶負擔費用將上開刑事判決主文、事實以六號活字於中國時報、經濟日報第一版登載一日，經本院前審判決部分勝訴，原告就其敗訴部分提起一部上訴，因不合法為最高法院裁定駁回）。

三、被告則以：被告京原公司產製之冷卻機即冷凍式油溫控制機，係舊商標法施行細則第二十四條第八十四類商品，非屬同條第八十七類，刑事確定判決認定為第八十七類，自係有誤。且精澳及圖OPUS商標本屬被告丁○○設計，原告公司原董事長林原在亦同意轉讓給伊等使用，伊等並無侵害原告之商標專用權，原告不得請求伊等賠償損害等語，資為抗辯。

四、查原告主張其自八十二年七月十六日及八十三年三月一日起取得商標圖樣「精澳及圖OPUS」之商標專用權，專用期間均為十年，於此期間內，原告得就前者將上開商標專用於溫度控制器、熱效應控制器、溫度調節器、恒溼器、除溼機等商標法施行細則第二十四條第八十七類商品，得就後者將前開商標專用於冷凝機、熱交換器、冷卻塔、膠布冷卻機等該施行細則第二十四條第八十四類商品之事實，業據其提出經濟部中央標準局第六０五六八九、六三五四一二號商標註冊證為證，原告此部分之主張，洵非無據。而被告丁○○等二人販賣之冷卻機即冷凍式油溫控制機，依據經濟部中央標準局行政審查觀點，以其為工作母機等相關機械之冷卻機，應屬現行商標法施行細則第四十九條第十一類商品，或修正前施行細則第二十四條第八十四類商品，有該局八十五年八月十七日台商字第二一五六五二號附卷為憑（見本院前審卷第一宗九五頁），亦有同局八十三年十一月一日台商五二字第二一八八九一號覆以：「所詢使用於電腦之冷卻機，為冷凍空調設備之零組件，係屬修正前商標法施行細則第二十四條第八十四類之商品」之簡便行文表可參（見一審刑事案卷一一四頁）。依八十二年十二月二十二日修正公布前商標法第二十一條第二項規定：「商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同一商品或同類商品為限」，第六十二條第一款規定：「於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣」，均限於同一或同類商品，被告丁○○等二人所販賣商品，既與前開第八十七類商標非屬同類商品，即無侵害該商標權之可言，但八十二年十二月二十二日商標法修正公布後，第二十一條第二項規定：「商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限」，第三十五條第三項規定：「類似商品之認定，不受前項商品分類之限制」，第六十二條第一款規定：「於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣」，如於類似商品使用同一商標，即為侵害商標專用權。而是否屬類似商品，依商標法施行細則第十五條第二項之規定，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。原告主張被告丁○○等二人所經營之京原公司，於八十三年二月十七日出售冷却機一台予金生鐵工廠；八十三年三月十三日、四月十三日、四月二十五日、五月二十七日各出售予台中精機公司不同型號之冷却機；八十三年五月二十四日出售冷却機予麗偉公司，該冷却機均有使用原告業已取得商標專用權之「OPUS」商標，該等事實並為本院八十四年度上訴字第一二四二號刑事判決所確認，因此，被告丁○○等二人在八十二年十二月二十四日後之上述期間，仍於類似商品，販賣冷卻機而使用系爭商標之圖樣，依修正後商標法第六十二條第一款規定，此部分仍屬刑事犯罪事實，原告提本件刑事附帶民事訴訟，尚屬合法，不受刑事判決認定被告等係侵害原告八十七類商品商標專用權之影響。又本院八十四年度上訴字第一二四二號刑事判決，係諭知被告丁○○、乙○○共同連續意圖欺騙他人，於同一商品，使用相同於他人註冊商標之圖樣，各處有期徒刑六月，如易科罰金均以三百元折算一日，被告京原公司被訴違反公平交易法之犯行無罪，而原告提起本件附帶民事訴訟，係以被告京原公司之總經理即被告丁○○及業務經理即被告乙○○明知原告已取得商標專用權，未經其同意或授權，竟共同基於意圖欺騙他人之概括犯意，自八十二年九月間起至八十三年六月間止，於與原告所產製之同一或類似商品溫度控制器，擅自多次使用原告註冊商標之圖樣而販賣，並於京原公司印製之廣告目錄、名片、報紙分類廣告上，亦均附加原告註冊商標圖樣而散布，侵害原告商標專用權，因此依商標法第六十六條、第六十八條之規定請求損害賠償及將刑事判決書登載新聞紙。而被告丁○○、乙○○均係京原公司之經理人，依公司法第八條規定，二人在執行職務範圍內，亦為公司負責人，依公司法第二十三條「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」之規定，因此請求京原公司應與丁○○、乙○○連帶負損害賠償責任。按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，為刑事訴訟法第四百八十七條第一項前段所明定。本件原告係就被告丁○○、乙○○違反商標法之犯罪行為致其所受之損害，請求丁○○、乙○○與依民事特別法之公司法第二十三條負賠償責任之京原公司連帶負損害賠償責任，原告並非就京原公司被訴違反公平交易法之犯行，請求損害賠償，因此京原公司被訴違反公平交易法之犯行，經本院刑事庭判決無罪，原告對京原公司所提起之刑事附帶民事訴訟，仍符合刑事訴訟法第四百八十七條第一項前段之規定，本院刑事庭將京原公司本件之訴裁定移送民事庭，並無錯誤可言，原告此部分之起訴即無違法。被告主張本件原告之起訴不合法，尚無可採。

五、查被告丁○○、乙○○原係原告公司之股東兼經理，於八十二年七月間二人將股份轉讓予丙○○、李坤南，並離開原告公司，另設立京原公司，而以乙○○之父甲○○為負責人。丁○○於原告公司服務期間，設計「ＯＰＵＳ歐普仕」商標供原告公司使用，當原告公司以「ＯＰＵＳ歐普仕」商標申請註冊時，因中文部分與註冊第四四一三六○號「普仕多」商標近似，且指定使用於同一或同類商品，不符規定而遭否准，丁○○始以中文「精澳」兩字取代「歐普仕」重新申請獲准等情，為兩造所不爭執之事實，並經證人即原告公司之原負責人林原在證述屬實，而原告以「歐普仕及圖ＯＰＵＳ」商標申請註冊，為經濟部中央標準局予以核駁，復有該局八十一年十月十二日台商審字第四一一八七五號函可按（附一審刑事案卷二四一頁）。

六、查京原公司出售予金生鐵工廠、台中精機公司之冷却機，確實有「ＯＰＵＳ」之標誌，且所印製之廣告目錄、名片及刊登報紙廣告，亦有附加「ＯＰＵＳ」之標誌，此有照片、廣告目錄、名片及報紙廣告可按（照片附一審刑事案卷五、六、二○九頁，其餘證物附同卷八－十頁）。惟被告否認有侵害原告公司之商標專用權，辯稱：原告公司之原負責人林原在業已同意移轉該商標之專用權云云。經本院查：

㈠原告公司於八十一年十二月十一日曾召開股東臨時會，於會中股東決議「公司若停業或解散、清算，舊商標所有權歸林原在、楊志文，新商標ＯＰＵＳ歸予原設計人丁○○」，此有被告所提出之該股東臨時會會議紀錄在卷足憑（附本院前審卷第一宗四五頁、二審刑事案卷第一宗二二五、二二六頁），而林原在對該次股東臨時會是否有通過該決議表示已記不清楚，惟林原在承認確實有召開該次股東臨時會，會議紀錄簽到名冊上伊簽名及印文均為真正（簽到名冊附二審刑事案卷第一宗二二七、二二八頁，林原在證言見本審卷六○頁背面），而原告並未否認會議紀錄內容之真實性，亦無法提出不同內容之會議紀錄，足證該股東臨時會之會議紀錄內容應為真正，原告公司股東臨時會應有決議公司若停業，新商標ＯＰＵＳ歸予原設計人丁○○。參以原告公司嗣於八十二年七月十七日起至八十三年一月一日止申請停業，經台灣省政府建設廳於八十二年七月六日以八二建三癸字第三三一六三七號函通知原告公司「符合規定，准予備查」，復有台灣省政府建設廳該函足稽（附二審刑事案卷第一宗二二九頁），顯然原告公司轉讓ＯＰＵＳ商標予丁○○之條件已成就。

㈡原告公司係於八十二年五月三日以「精澳ＯＰＵＳ及圖」商標向經濟部中央標準局申請註冊，專用於第八四類冷凝機、熱交換器、冷却塔、膠布冷却機（見附於二審刑事卷第一宗六二頁之商標公報）。嗣於同年七月初，上開「精澳ＯＰＵＳ及圖」商標尚在公告期間，商標代理人戴燕勳受丁○○之委託，辦理商標申請人由原告公司變更為京原公司之審定變更手續（該變更手續因原告公司負責人變更為丙○○，京原公司無法使丙○○蓋章，乃自動撤回聲請），並由原告公司當時之負責人林原在親自在審定變更申請書上蓋章，復經證人戴燕勳於本院到庭證述屬實（見本審卷五八、五九、六二頁），並有該審定變更申請書足憑（附一審刑事案卷五三頁）。林原在於本院到庭亦承認有在該審定變更申請書上蓋章（見本審卷六一、六二頁），雖林原在證稱：伊係同意轉讓ＯＰＵＳ歐普仕商標予丁○○，並非ＯＰＵＳ精澳商標，當時丁○○係表明要以商標使用於化粧品上，伊係在空白之審定變更申請書上蓋章，未看清楚書面內容云云（見一審刑事案卷四七、四八、一一九頁、二審刑事案卷二○九－二一一頁）。惟證人戴燕勳於台灣台中地方法院八十三年度自字第九五九號八十三年十月二十六日審理時證稱，「歐士公司之林原在是有同意將ＯＰＵＳ商標移轉給京原公司使用，林原在同意而將印章交給我去辦理變更手續」、「審定變更登記申請書有拿給林原在看，他當時知道要變更精澳商標給京原公司」等語（見該卷九四、九五頁）；於該案八十三年十一月九日、八十四年二月十七日審理時又分別證稱：「歐普仕業經商標局駁回，不可能再以歐普仕申請登記，確係以精澳申請登記沒有錯」、「林原在有同意將精澳及圖ＯＰＵＳ移轉給丁○○」等語（見該案一一九、二三六頁）；復於本院八十九年五月二十四日準備程序時證稱：「我蓋審定變更申請書（筆錄誤為契約書）時有向當事人解釋清楚係辦理何事項及內容，不過本件係陳小姐（指丁○○）與我簽約，辦理精澳及ＯＰＵＳ商標之變更申請人之申請，但林原在有看到我與丁○○所定之契約書，且有拿過去看一下」、「歐普仕之中文與他人衝突，已經被駁回，根本不需申請變更」、「我們均拿空白的給林原在蓋，我記得當時是林原在自己蓋前面幾張，後來才將章拿給我蓋，他在場看我蓋章，等我蓋完章後，他便將章取走了」等語（見本審卷五九、六一頁）。是由戴燕勳之證言可以得知林原在係在空白之審定變更申請書親自蓋章，之後當場將印章交由戴燕勳代蓋，林原在有看過審定變更申請書，戴燕勳亦有向林原在解釋審定變更欲變更何事項，林原在有同意將ＯＰＵＳ商標移轉給京原公司使用，知道要變更精澳商標給京原公司，歐普仕商標申請註冊業經主管機關駁回，不可能再以歐普仕商標申請審定變更。且戴燕勳係受託變更精澳ＯＰＵＳ商標之申請人審定變更手續，將原申請人原告公司申請變更為京原公司，於申請獲准，待精澳ＯＰＵＳ商標公告期滿無人異議，即由京原公司取得精澳ＯＰＵＳ商標之專用權，又商標之審定變更申請係針對已申請註冊尚在公告期間之商標而為，原告公司就歐普仕商標之申請註冊業經經濟部中央標準局駁回，原告公司即不可能再以歐普仕商標申請註冊，林原在於本院亦到庭證稱其知道歐普仕商標已被駁回，才改以精澳商標向中央標準局申請等語（見本審卷六一頁），林原在於八十二年七月初蓋章時，原告公司已以精澳ＯＰＵＳ商標申請註冊，專用於八十七類及八十四類商品（八十七類商品即將於八十二年七月十六日公告期滿，當時戴燕勳係由林原在蓋二份審定變更申請書，欲變更二類商品之商標申請人，嗣八十七類商品未及申請審定變更，戴燕勳改於八十二年十一月四日向經濟部中央標準局申請撤銷申請，此部分見戴燕勳於本院之證言及附於一審刑事案卷二一一頁之撤銷申請書），而歐普仕商標申請註冊既已經主管機關駁回，原告公司並未取得該商標之專用權，該商標又係丁○○所設計，丁○○使用歐普仕商標即無違反商標法之可言，即無要求原告公司轉讓歐普仕商標之必要。林原在雖係在空白之審定變更申請書蓋章，但林原在所蓋之文件係審定變更申請書之例稿，已有載明審定變更申請書之文字，林原在當知申請審定變更，係針對已申請註冊之精澳ＯＰＵＳ商標，而非被駁回之歐普仕商標，當時丁○○又即將離開原告公司，另籌組京原公司，丁○○要求使用精澳ＯＰＵＳ商標，乃辦理審定變更之申請手續，應即係變更精澳ＯＰＵＳ商標之申請人，林原在豈有不知之理。又原告公司之精澳ＯＰＵＳ商標係申請註冊專用於修正前商標法施行細則第二十四條第八十七類之溫度控制器、熱效應控制器、溫度調節器、恒溼器、除溼機等項，及同條第八十四類之冷凝機、熱交換器、冷却塔、膠布冷却機等項，對化粧品原告公司並未取得商標專用權。丁○○若欲以精澳ＯＰＵＳ商標使用於化粧品上，即與原告公司之商標專用權不發生衝突，丁○○即無必要要求林原在移轉精澳ＯＰＵＳ商標，更無因此申請辦理審定變更之理，況京原公司係以生產及販賣冷却機、熱交換器等機器產品為業，丁○○衡情亦不可能向林原在表示欲以精澳ＯＰＵＳ商標使用於化粧品上。是林原在此部分之證言並無可採，京原公司既已同意變更精澳ＯＰＵＳ商標之申請人，由京原公司取得該商標之專用權，自應堪認原告公司業已同意移轉精澳ＯＰＵＳ商標專用權予京原公司使用。

㈢依八十二年十二月間修正前商標法第二十八條第一項規定：「商標專用權之移轉，應與其營業一併為之。」又商標申請權人之審定變更，依同法施行細則第十四條規定：「依本法第三十八條變更申請人名義時，應與原申請人連署，並附送其為合法承受及移轉該營業之證明文件。」由此立法意旨可知，商標專用權移轉或商標申請人變更，均須與營業一併移轉，始合法有效成立，此乃修正前商標法為保障商標表彰商品，確保商品品質，保護消費大眾之社會法益，屬法律強制規定。則商標專用權移轉或商標申請人變更，未與營業一併移轉，商標專用權移轉或商標申請人變更均無效。原告公司確曾同意移轉精澳ＯＰＵＳ商標之專用權予京原公司，雖因該商標專用權之移轉未與其營業一併為之，違反八十二年十二月二十二日修正前商標法第二十八條第一項規定，而不生移轉之效力，惟仍不能認京原公司於其產品使用ＯＰＵＳ商標，係未經被上訴人同意，京原公司之使用ＯＰＵＳ商標既獲得原告公司之同意，即無侵害原告公司之商標專用權可言。

七、按商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償；又商標專用權人，依第六十一條請求損害賠償時，得擇一就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額，計算其損害；前項賠償金額顯不相當者，法院得酌減之；商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額；又商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙；又數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；又公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。商標法第六十一條第一項前段、第六十六條第一項第三款、第二項、第三項、第六十八條、民法第一百八十五條第一項前段及公司法第二十三條分別定有明文。本件原告公司以京原公司之負責人丁○○、乙○○侵害其商標專用權，請求京原公司應與丁○○、乙○○連帶賠償查獲侵害其商標專用權之商品即冷却機零售單價三萬八千元十倍之損害，及其公司因此受有信譽損害十二萬元，合計五十萬元，暨由被告等連帶負擔費用，將本院刑事判決之主文及事實登載新聞紙。惟依前所述，被告等在其所販賣之冷却機使用ＯＰＵＳ商標，係經原告公司同意移轉商標專用權，被告等並無侵害原告公司之商標專用權，是原告公司請求被告等連帶賠償損害暨負擔費用登載新聞紙，均屬無據，應予駁回。本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均不影響本判決之結果，毋庸逐一論列，被告等聲請訊問證人楊鴻明、陳旗河、許森永、薛仲賢，亦無調查之必要，併予敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條、第四百六十三條、第三百八十五條第一項前段，判決如主文。

~B1民事第四庭審判長法　官　黃斐君~B2法　官　張浴美~B3法　官　陳蘇宗

附註：民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。Ｙ