臺灣高等法院 臺中分院九十年度上字第四三一號

臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　九十年度上字第四三一號

上訴人

即

上訴人

原 審 原 告 日商．小學館股份有限公司

法定代理人

丙○○

法定代理人

乙○

兼法定代理人

甲○○

右當事人間請求損害賠償事件，兩造對於中華民國九十年七月六日臺灣臺中地方法院

第一審判決（八十九年度訴字第四四一號），分別提起上訴，本院判決如左：

主文

事實

一、上訴人(即原審原告)日商．小學館股份有限公司（以下簡稱小學館公司），香港商．國際影業有限公司（以下簡稱國際影業公司）方面：

甲、聲明：上訴聲明：㈠原判決關於駁回上訴人（即原告）後開第㈡之訴部分及該部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判廢棄。㈡被上訴人（即被告）應連帶給付上訴人（即原告）新台幣（下同）五十五萬一千元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈢上訴人願供擔保請准宣告假執行。追加聲明：㈠被上訴人（即被告）應連帶給付上訴人（即原告）九十三萬七千五百元，及民國九十一年十月二十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈡上訴人（即原告）願供擔告請准宣告假執行。答辯聲明：上訴駁回。第一、二審訴訟費用均由上訴人即被上訴人（即被告）負擔。

乙、陳述及所用證據，除與原審判決所載相同部分均予引用外，補稱：

⒈按「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記不得對抗第三人。」雖經商標法第二十六條第一項、第二項前段著有明文，惟姑不論商標法第二十六條所謂之「第三人」實應限縮解釋為「善意第三人」方屬合理，今被上訴人既明知上訴人國際影業公司獲小學館公司授權小叮噹系列產品，並進而與上訴人國際影業公司針對文具、衣服等商品簽訂有「國際銷售授權契約」，且上訴人國際影業公司據以請求之基礎包括民法第一百八十四條第一項後段，則無論系爭商標授權是否經向主管機關申請登記應無重要，上訴人國際影業公司仍得向被上訴人請求損害賠償。

⒉上訴人國際影業公司在台灣雖未經認許而為外國法人，然未經認許之外國法人設有代表人者，為非法人團體，故於本件請求應有當事人能力。

⒊再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第二百五十六條第一項第三款定有明文。上訴人原起訴聲明為請求被上訴人連帶給付二日二十五萬元本息，經上訴後，上訴人在本院追加請求被上訴人應再連帶給付九十三萬七千五百元本息，為前開法條規定擴張應受判決事項之聲明，無庸徵得被上訴人之同意。按特別法上的侵權行為損害賠償請求權，原則上得與民法上的侵權行為損害賠償請求權發生競合關係，被害人得自由選擇行使之（參見王澤鑑著，侵權行為法（一），第七十一頁），蓋「兩者之損害賠償構成要件、賠償金額及舉證責任均不相同，即不得因前者之規定而排除後者之適用」（參見最高法院八十一年度台上字第一八八二號判決要旨）；據此上訴人小熊屋公司、甲○○主張「商標專用權人僅得依商標法之特別規定請求損害賠償，而不得就同一基礎事實，另依民法之普通法規定主張權利」云云，顯無可採。有關訴之追加，如有請求之基礎事實同一的情形，依民事訴訟法第二百五十五條之規定，原告仍得為之。由於本件上訴人於原審據以請求之基礎事實並未變更，因此，即在訴狀送達後，仍無礙原告再為訴訟標的之追加。有關上訴人是否得依商標法第六十六條第一項第三款計算所得金額之一部請求賠償乙節，上訴人於原審起訴時，僅針對依商標法第六十六條第一項第三款計算所得二百七十萬三千五百元財產上損害之其中一部分為主張，聲明原審判命被上訴人連帶給付財產上損害一百一十萬元。因上訴人於原審訴訟過程中已詳述係針對系爭十四項商品主張被上訴人有侵權行為之情事，故難謂有何妨礙被上訴人防禦權之情事存在。何況，依商標法第六十六條第二項之規定，法院得酌減依商標法第六十六條第一項計算所得之賠償金額，上訴人確有難以預估確切損害額之情形，因此，上訴人等所為上開聲明方式，本難謂有何於法未洽之情事。惟因上訴人嗣已在程序中向鈞院聲明擴張請求之金額，因此此部份已無可爭執。

⒋被上訴人僅空言辯稱：於錢櫃公司向其接洽購貨時，因預計交貨期間已逾小熊屋公司部分授權商品之授權期間，其乃請黃宜瑛小姐轉知國際影業公司負責人乙○○有關小熊屋公司與錢櫃接洽購貨之事，因此，訂購單係由小熊屋公司提供給國際影業公司，其後並透過第三人錢櫃公司經理何德惠之居間協調，達成三方共識，即由錢櫃公司支付一百二十萬元予國際影業公司充作授權金後，同小熊屋公司訂製系爭商品云云，全未舉證以實其說，上訴人否認之。針對附表所示品項，僅有編號三即小叮噹夾板筆座屬於文具類商品，惟「小叮噹夾板筆座」並非上訴人國際影業公司與被上訴人小熊屋公司間所簽訂「國際銷售授權契約」之授權品項。至於其他如編號一、二、九、四、六、十三等由上訴人國際影業公司授權第三人薇尼公司、中越佳公司開發之商品，當時根本無逾授權期間的問題，是被上訴人所辯：「預計交貨期間已逾小熊屋公司部分授權商品之授權期間」云云，純屬杜撰。上訴人國際影業公司負責人乙○○對有關被上訴人小熊屋公司與錢櫃公司接洽購貨之事，事先並不知情。至於系爭之「協議書」係由上訴人國際影業公司與第三人錢櫃公司雙方簽訂，並無所謂三方共識存在，而第三人錢櫃公司與被上訴人間接洽購貨之訂購單，則係由第三人錢櫃公司因簽訂協議書所需，主動提供給上訴人國際影業公司，此有上訴人國際影業公司當庭向鈞院提出訂購單之原本可資為證。末查，與本件有關之刑事搜索扣押行動，係於八十八年十一月五日由臺灣臺中地方法院檢察署實施，而上訴人國際影業有限公司與第三人錢櫃公司簽訂協議之日期為八十八年十二月一日，協議內容係第三人錢櫃公司得於八十八年九月十六日至十一月三十日間，自行採購使用有「小叮噹及DORAEMON」商標圖樣之 3.5吋絨毛鑰匙圈等商品贈送與消費者，以促銷期視聽服務，此有上訴人國際影業公司於原審提出之協議書影本可稽。從搜索扣押行動實施之時點係在協議書成立、生效時點之前一事，可知被上訴人實不可能在上訴人國際影業有限公司與第三人錢櫃公司簽訂協議書後，還陸續交貨。此亦足稽被上訴人所謂：「（國際影業公司、小熊屋公司、錢櫃公司）達成三方共識，即由錢櫃公司支付一百二十萬元予國際影業公司充作授權金後，同小熊屋公司訂製系爭商品」云云，全非實在。況第三人錢櫃公司縱向被上訴人訂購使用近似系爭商標圖樣之商品，亦非必然構成侵害上訴人之商標權行為，蓋查無證據足資證明第三人錢櫃公司，就被上訴人所出售之使用近似系爭商標圖樣之商品，實係其無權製造之使用近似系爭商標圖樣之商品，或其他人未經上訴人授權而製造、販賣之使用近似系爭商標圖樣之商品等情係明知或可得而知。揆諸上開最高法院判例意旨，尚難認第三人錢櫃公司與被上訴人小熊屋公司為「共同侵權行為人」。據此，原審判決認定第三人錢櫃公司應依民法第一百八十五條第一項規定，與被上訴人小熊屋公司共同對原告負連帶損害賠償責任等云，尚嫌無據。何況，上訴人國際影業公司曾提供資料，供雜誌媒體刊登「小叮噹造型正式授權之廠商」，則以第三人錢櫃公司而言，實難窺得授權人與被授權人間之內部關係。其因聽信被上訴人小熊屋公司之說詞與雜誌之資料，致相信被上訴人小熊屋公司即為錢櫃公司所購進欲供促銷商品之授權商，難謂有何故意或過失之可言。第三人錢櫃公司並非為賠償上訴人所受損害，而與上訴人國際影業公司於八十八年十二月一日達成協議，且其給付予上訴人國際影業公司之一百二十萬元係所謂「廣告促銷費」，並非損害賠償金等情，業據上訴人一再陳明。蓋徵諸所簽具之協議書，已明確約定上訴人國際影業公司同意錢櫃公司以提及之小叮噹商品贈送予消費者，以促銷視聽服務。基於避免因法律生活可能引起訴訟而造成支出勞力、時間、費用之風險，任何人對於可能發生之爭執非不得預先訂立契約以防止之。至於該爭執事項是否確實該當法律上刑事責任或民事損害賠償責任，則非所問。今第三人錢櫃公司以使用有上訴人小學館公司商標圖樣之商品，供作促銷其視聽服務之行為，是否即該當商標法或民法上損害賠償責任之構成要件，尚難逕予認定，但第三人錢櫃公司為避免日後爭執，亦非不得先與在台灣享有上開商標獨家使用權之上訴人國際影業公司簽訂契約或協議書。既然，上開協議書即不容被上訴人任意指其具有民事上損害賠償之性質。原審未經徵詢第三人錢櫃公司之意見，逕自認定其與上訴人國際影業公司於八十八年十二月一已達成「事後和解」，並由第三人錢櫃公司依和解內容給付上訴人國際影業公司一百二十萬元作為賠償金等云，顯不妥適。第三人錢櫃公司與被上訴人小熊屋公司既非「共同侵權行為人」，第三人錢櫃公司對上訴人即無損害賠償責任可言，從而原審判決認定被上訴人對上訴人所負連帶損害賠償責任，在第三人錢櫃公司給付予上訴人國際影業公司之一百二十萬元範圍內免責，於法自屬不合。

⒌被上訴人雖辯稱：上訴人未舉證證明所受業務上信譽損害程度，及賠償金額之計算方法，應認上訴人請求被上訴人連帶給付賠償金為無理由云云。查：「仿造他人已登記之商標製造出售，欺騙消費者，以致消費者誤買品質低劣之仿製品，因而損害被害人之信用等無形損害，若視為屬於財產上損害，則被害人舉證困難，即無法請求賠償，若將此種無形損害視為非財產上損害，則被害人祇要能舉證證明有仿造之事實」，即可「請求非財產上損害賠償」參見曾隆興著，現代損害賠償法論，第二六一頁（民國八十六年十月八版）），從而最高法院前以四十二年台上字第一三二四號判曰：「上訴人既有偽造各該被上訴人之商品專用商標紙或包裝紙情事，自係不法侵害各該被上訴人之商品信譽權」在案。審酌上訴人授權製造之「小叮噹DORAEMON」系列商品，事前均經上訴人所屬專業人員嚴格審核，一向以設計精美品質卓越著稱，而被上訴人擅自製造販賣之「小叮噹DORAEMON」系列仿冒商品，則未經專業人員嚴格審核，其設計流於粗糙，品質亦呈低劣，確會使消費大眾誤認原告亦授權設計製造粗糙品質低劣之「小叮噹DORAEMON」系列商品，導致上訴人之業務上信譽受損。關於被上訴人應連帶給付上訴人如何金額之賠償金，鈞院本可審酌「實際加害情形與（上訴人之業務上）信譽影響是否重大，及（上訴人）之身分地位與（被上訴人）經濟狀況等關係定之」（參見最高法院四十七年度台上字第一二二一號判例意旨），為此上訴人亦已提出載有上訴人小學館股份有限公司之資本額、營業額、員工人數及發展史等資料之網頁以供參酌。況且，依民事訴訟法第二百二十二條第二項所定，縱認上訴人不能證明其數額或證明顯有重大困難者，鈞院亦應審酌一切情況，依所得心證定其數額。

⒍如附表編號十商品非被上訴人向第三人金芄福實業有限公司販入，且未經授權：

㈠被上訴人雖提出統一發票與進貨明細影本，惟統一發票金額與明細表金額不符，故難據以證明曾向第三人金芄福公司購入系爭商品。此外，明細表上之商品單價，與第三人錢櫃公司致被上訴人小熊屋公司訂購單上的單價相去甚遠，難遽認屬同一商品。

㈡證人劉朋仁雖證稱系爭商品係其所屬公司經授權製造，惟並不可採。蓋證人雖稱系爭商品係其所屬公司經授權製造，惟嗣並未依鈞院諭示查報系爭時鐘經審核通過之資料，故系爭商品實並未經授權。何況證人也證稱，曾以口頭告知被上訴人僅限於百貨公司專櫃販售。

㈢被上訴人亦係上訴人國際影業公司之產品開發授權廠商，故對於產品取得授權與否之注意義務，應高於一般消費者，本不得僅以雜誌上所載內容圖卸責任。

⒎如附表編號十二之商品非向第三人樹屋公司販入，且未經授權：

㈠被上訴人小熊屋公司雖提出統一發票與進貨明細影本，惟統一發票金額與明細表金額不符，故難據以證明曾向第三人樹屋公司購入系爭商品。此外，明細表上之商品單價與錢櫃公司致小熊屋公司訂購單上的單價相去甚遠，難遽認屬同一商品。

㈡上訴人未曾授權第三人樹屋公司製造銷售系爭商品。

㈢被上訴人雖提出樹屋公司出具之證明函、RUNA公司產品目錄，以證明樹屋公司貨品來源為RUNA公司。惟上訴人否認樹屋公司出具之函為真正，且主張樹屋公司出具之函無證據能力。蓋依民事訴訟法第三百零五條第三項規定，證人須經兩造同意始得於法院外以書狀為陳述。何況，證人王同宇未曾提出任何交易資料以證明來源。

⒏被上訴人製、售如附表編號一、二、九等商品未經上訴人授權：

㈠上訴人國際影業公司與第三人薇尼公司訂有國際銷售授權契約 （INTERNATIONALMERCHANDISING LICENSE AGREEMENT）基礎契約（UNDERLYING AGREEMENT），約定國際影業公司同意於符合特定條件下，授權第三人薇尼公司得製造、散布、廣告、促銷、銷售使用有特定名稱、人物等之特定商品品項。其中，所明訂之授權條件包括：財產權（Property）、授權品項（Licensed articles）、地區（Territory）、期間（Period）．．．．．．標準條款即STANDARD TERMS AND CONDITIONS之約定等，此由上訴人國際影業公司與被上訴人小熊屋公司等歷次書狀提出之相關契約書影本可知。即言之，僅當被授權人遵守「基礎契約」及「標準條款」所定的條件時，授權方會因條件之成就而生效。如果條件未成就，例如品項不對、跨越區域、超過期間、未繳納權利金等，權利人當然不會願意授權，而授權行為也當然不生效力。在上訴人國際影業公司與第三人薇尼公司約定之「標準條款」第一條即明文：被授權人同意不會運用、或授權或准予他人運用有關該特定財產權的任何權利，因此，被上訴人小熊屋公司根本無由受第三人薇尼公司之委託而訂作、銷售如附表編號一、二、九等商品。既然如此，被上訴人小熊屋公司之製造、銷售行為當屬未經授權。

㈡被上訴人小熊屋公司另以其與第三人薇尼公司就系爭商標與上訴人國際影業公司所簽共五份授權契約之履行上實際上與同一公司集團無異，因「標準條款」第二條（ａ）款之約定，而認被上訴人小熊屋公司，亦應在同獲授權之列。惟：

⑴如被授權人之子公司、聯營公司或分公司亦獲得同樣範圍的授權（按：包括製造、散布、廣告、促銷、銷售使用有特定名稱、人物等之特定商品品項），應係於國際銷售授權契約之基礎契約中約定之。

⑵即便在與權利金計算之銷售淨值認定部分，被授權人之子公司、聯營公司或分公司例外地被認為得為銷售行為，也不能認為被授權人之子公司、聯營公司或分公司均獲得同樣範圍的授權而亦得製造、散布、廣告。何況，第三人薇尼公司已根本未完成授權條件之繳納授權金與送審等手續（此詳後述），則系爭商品在生產製造過程即未經授權，遑論得為銷售的行為。

⑶兩造於歷次書狀提出之相關契約書影本觀之，上訴人國際影業公司係針對不同商品品項與不同之法人格主體簽訂契約，而被上訴人小熊屋公司、第三人薇尼公司等在依約提出送審圖稿書面資料時，亦係區分授權品項而分別由小熊屋公司、第三人薇尼公司等人名稱為之，顯見各個被授權人於契約權利義務之關係確有區分，並無所稱在履行上屬同一公司集團的情形。

㈢商品設計未依約繳納權利金或送請上訴人審核通過，均係未充份授權條件：

⑴上訴人國際影業公司與第三人薇尼公司間之國際銷售授權契約基礎契約，既約定國際影業公司同意於符合特定條件下，授權第三人薇尼公司得製造、散布、廣告、促銷、銷售使用有特定名稱、人物等之特定商品品項，而其中所明訂之授權條件又包括「基礎契約」、「標準條款」之約定等，則僅當被授權人遵守所約定的條件時，授權方會因條件之成就而生效。因而原審以被告就售予錢櫃公司此部分之產品有依「標準條款」之約定送請原告國際影業公司審核通過乙節，未能具體舉證以實其說，尚難認其販售如附表一編號一、二、九號所示之商品係經原告之授權，洵屬正確。

⑵系爭授權之基礎契約雖有「最低保證金（Minimum Guarantee）」 之支付，然該數額係依據基礎契約所訂之價目表直接支付授權人之最低保證金，該保證金為權利金之預付款，並且不得要求退還，此有標準條款第二條（ａ）可稽。因此，在性質上與授權金自有不同，此合先敘明。至於所謂之「授權金」，其支付係以購買「授權標貼」的方式為之，此亦為被上訴人所自認。不過，授權金之數額，則係以授權商品品項的出廠價格（ex-factory price）為、數量等作為計算之依據（請參閱上訴人九十一年十二月二十日民事準備書狀上證一其中之小熊屋公司授權標貼申請表）。遍觀全卷，被上訴人雖提出「授權金發票」而得證明各被授權人已依約於簽約時提出「最低保證金」，但並末見被上訴人提出系爭附表編號第

一、二、九等商品已依約支付授權金的證明文件，是則尚難遽謂被上訴人已針對系爭商品取得授權。至有關最低保證金之計算與支付，均係在被授權人自信有能力依照授權契約上所定條款與條件，於契約所定期間內從事商品設計的情形下達成合意。自不容被授權人僅以已支付最低保證金一事，推論其獲有廣泛授權而得恣意從事授權客體之財產權的使用，要非如是，授權人對該財產權所享有之權利豈非蕩然無存？原本所建立之商譽更會受到嚴重侵害！

⑶另查，「商標專用權為一種具有排他性之無體財產權，除得由專用權人自由讓與而外，其最大之經濟利用厥為保有專用權人之資格，僅將其使用權全部或一部在一定期間內授權他人使用而收取報酬金（Royalty） 。被授權人則在法律或契約所訂條件下使用該商標，亦即具有法律上之權源而使用他人註冊之商標，而不構成商標權之侵害」；「授權契約之當事人，原則上得以自由意思訂定契約之內容，包括授權期間、授權地域、販賣地區、製造量、銷售價格及報酬金之多寡等」（參見曾陳明汝著，商標法原理，第一○二、一○三頁）。因此所謂商標授權，乃指「商標權人，仍保留其商標專用權，依據授權契約，於一定條件下，允許他人使用其商標，如無此項授權而使用該商標者，該他人即成為侵害商標專用權者（參見李鎂著，商標授權論，第一頁）。審酌第三人薇尼公司在與被上訴人國際影業公司訂立授權契約時，既皆同意「在銷售或經銷任何授權商品前，為取得書面同意，免費提供每一項授權商品之十二個樣品，以及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料。在製造、經銷或銷售前，應先取得授權人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意，除非已取得書面同意，任何呈送給授權人的商品不得視為已經過認可。」則第三人薇尼公司不將系爭商品設計事先送請上訴人審核通過，其即無權製造販賣之。被上訴人空言主張未「依約」事前將產品設計送請上訴人審核通過，僅屬債務履行問題，並不必然有侵害商標專用權問題云云，於法尚有不合。復依私法自治、契約自由原則，總財產權透過收取一定對價的方式，非終局地由他人使用，並非法之所禁。此種「授權」的契約行為，雖非民法上有名契約，惟於著作權法（第三十七條）、商標法（第二十六、二十七條）、專利法（第五十九、六十條）等則著有明文。各該條文中，如涉及私法上之規定，自可供為解釋之參考依據或作為體現授權契約利益衡量與價值判斷的標準。依著作權法第三十七條規定，授權利用之地域．．．．．．方法或其他事項依當事人之約定；其約定不明者，推定為未授權。顯見立法者認為，即於授權契約因約定之有無致發生爭議的情形，解釋上仍應偏重授權人之保護。此一解釋，於同屬智慧財產權之商標領域，非不得有類推適用之餘地。更何況，本件所涉及者為被授權人應於製造、銷售前取得授權人之書面同意，係屬已於授權契約中明定之事項，依照保護授權人之利益衡量與價值判斷，應即認為：被上訴人在未取得上訴人之書面同意前，未獲製造、經銷與銷售小叮噹產品之授權。至於標準條款第三條（ｃ）款與第五條（ａ）款等規定，因為商標法第六條規定：「商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」因此，上開標準條款第三條（ｃ）款與第五條（ａ）款等規定更足以證明，上訴人國際影業公司於與被授權人簽訂國際銷售授權契約基礎契約時，實無意廣泛地授與權利，而是附加以應事先經過「書面同意」之條件。

⑷至有關系爭「小叮噹設計圖稿報價」傳真，係表示「．．．．．．香港設計部同意選出款經送審通過且適合運用在文具類之設計圖稱，以新台幣五萬元的價格，提供予貴公司用於設計小叮噹文具類商品之使用」。詳言之，所謂「經送審通過」，係指經上訴人國際影業公司內部審核通過適合用於文具類商品之圖稿，與兩造間授權契約之標準條款約定所要求，為取得書面同意而作的「審核」尚非同一意義。又該圖稿之用途，係供被上訴人小熊屋公司、甲○○「用於設計小叮噹文具類商品」，除與系爭編號第一、二、九號等商品無關外，傳真稿亦無免除嗣後被上訴人小熊屋公司、甲○○須再依授權契約標準條款，取得上訴人國際影業公司對於授權商品數量和樣式等書面同意之意思，此由文義解釋即可清楚得知。故「小叮噹設計圖稿報價」傳真尚不得據為有利被上訴人之證據。至被上訴人所辯已經上訴人應允得使用於所有商品一事，並未舉證以實其說，自無可採。

⒐被上訴人製、售如附表編號四、六、十三等商品未經上訴人授權：上訴人國際影業公司與第三人中越佳公司訂有國際銷售授權契約（INTERNATIONAL MERCHANDISING LICENESE AGREEMENT）基礎契約（UNDERLYING AGREEMENT），約定國際影業公司同意於符合特定條件下，授權第三人中越佳公司得製造、散布、廣告、促銷、銷售、使用有特定名稱、人物等之特定商品品項。其中，所明訂之授權條件包括：財產權（Property）、授權品項（Licensed articles）、地區（Territory)、期間（Period）．．．．．標準條款即STANDRAD TEAMS ANDCONDITONS 之約定等，此由上訴人國際影業公司與被上訴人小熊屋公司等歷次書狀提出之相關契約書影本可知。即言之，僅當被授權人遵守「基礎契約」及「標準條款」所定的條件時，授權方會因條件之成就而生效。如果條件未成就，例如品項不對、跨越區域、超過期間、未繳納權利金等，權利人當然不會願意授權，而授權行為也當然不生效力。在上訴人國際影業公司與第三人中越佳公司約定之「標準條款」第一條即明文；被授權人同意不會運用、或授權或准予他人運用有關該特定財產權的任何權利，因此，被上訴人小熊屋公司根本無由受第三人中越佳公司之委託而訂作、銷售如附表編號四、六、十三等商品。既然如此，被上訴人小熊屋公司之製造、銷售行為當屬未經授權（此外，其他理由，與上開⒏之陳述相同，茲引用之。）

⒑被上訴人製、售如附表編號三之商品未經上訴人授權：

㈠上訴人國際影業公司與被上訴人小熊屋公司訂有國際銷售授權契約（INTERNATIONAL MERCHANDISING LICENSE AGREEMENT）基礎契約（UNDERALYING AGREEMENT），約定國際影業公司同意於符合特定條件下，授權被上訴人小熊屋公司得製造、散布、廣告、促銷、銷售使用有特定名稱、人物等之特定商品品項。其中，所明訂之授權條件包括：財產權（Property）、授權品項（Licensed articles）、地區（Territory)、期間（Period）．．．．．標準條款即STANDRAD TERMS ANDCONDITONS 之約定等，，此由上訴人國際影業公司與被上訴人小熊屋公司等歷次書狀提出之相關契約書影本可知。即言之，僅當被授權人遵守「基礎契約」及「標準條款」所定的條件時，授權方會因條件之成就而生效。如果條件未成就，例如品項不對、跨越區域、超過期間、未繳納權利金等，權利人當然不會願意授權，而授權行為也當然不生效力。

㈡在上訴人國際影業公司與被上訴人小熊屋公司約定之「基礎契約」第二條，針對授權之品項訂有明文，即包括鉛筆（木、塑膠）Pencil（wood,plastic）、筆（塑膠、金屬）Pen（plastic,metal）．．．．．．便條紙Memo paper等文具類商品。今因系爭編號三小叮噹夾板筆座商品確使用有「小叮噹及圖DORAEMON」商標圖樣（被上訴人曾辯稱：「板子上並沒有圖案，只有便條紙有圖案」惟與事實不符），而系爭小叮噹夾板筆座又未在上訴人國際影業公司與被上訴人小熊屋公司所定之「基礎契約」第二條授權品項中，則被上訴人小熊屋公司製造、販賣前開小叮噹夾板筆座的行為，當屬未經授權之侵權行為無誤。

㈢被上訴人一再稱該筆座之主要功用在「便條紙」之固定及提供使用，與便條紙係一整體設計之物件，不能割裂而分別認定其功能及品項云云，純屬辯之詞，蓋便條紙與（夾板）筆座既有不同功能，本可單獨成為商品品項，今上訴人國際影業公司既係授權被上訴人開發用以書寫之便條紙而未及固定便條紙之（夾板）筆座，當不容被上訴人自行妄加比附。

⒒參酌商標法第六十六條第一項第三款規定，商標專用權人依商標法第六十一條請求損害賠償時，得以查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額，計算財產上損害，且於查獲商品超過一千五百倍時，則應以其總價定賠償金額。據此，被上訴人製造、販賣如附表所示編號第一、二、三、四、六、九、十、十二、十三號等商品，侵害上訴人小學館公司之商標專用權情節重大，上訴人小學館公司依法自得請求被上訴人連帶給付賠償金二百零三萬七千五百元（計算方式如附表），以為財產上損害賠償，應屬無疑。至於被上訴人製造、販賣上開商品，加損害於上訴人國際影業公司之權益部分，鑑於上訴人國際影業公司就系爭商標所享有之使用權益，約略相當於上訴人小學館公司行使系爭商標專用權所得之利益，自應類推適用商標法第六十六條第一項第三款規定計算上訴人國際影業公司所受損害，因此上訴人國際影業公司依法亦得請求被上訴人連帶給付賠償金二百零三萬七千五百元，作為財產上損害賠償（詳如附表所載）。另依商標法第六十六條第三項規定，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，亦得請求賠償相當之金額。被上訴人製造、販賣如附表所示編號第一、二、三、四、

六、、九、十、十二、十三號等商品，導致消費大眾誤認原告自行製造或授權生產設計較粗糙，品質較低劣之「小叮噹DORAEMON」系列商品，致上訴人之業務上信譽均嚴重受損。揆諸上開規定意旨：上訴人小學館公司得就其業務上信譽受損部分，請求被上訴人連帶給付賠償甚為明確，另參酌商標法第六十九條及民法第一百九十五條規定意旨，就系爭商標享有使用權益之上訴人國際影業公司，亦應得就其業務上信譽受損部分，請求被上訴人連帶給付賠償金。衡諸上訴人小學館公司係創立於西元一九二二年，乃有七十九年歷史之世界著名公司，其資本額為日幣一億四千七百萬元（約折合新台幣三千九百六十九萬元），年營業額高達日幣一千六百一十億元（約折合新台幣四百三十四億七千萬元），且「小叮噹DORAEMON」系列商品經上訴人國際影業公司在台灣地區努力推廣，已建立高知名度與優良形象（參見上訴人於原審八十九年十一月二十九日庭呈之文教禮品採購年鑑等影本）等情，上訴人皆得請求被上訴人連帶給付賠償金新台幣一十五萬元，作為業務上信譽損害賠償。惟此應附帶說明者，由於上訴人小學館公司所受損害範圍（包括財產上損害及業務上信譽損害），相當於上訴人國際影業公司所受損害範圍，因此如被上訴人連帶向上訴人小學館公司或國際影業公司其中之一給付賠償金，被上訴人所負連帶損害賠償責任在其給付賠償金範圍內消滅。

二、上訴人（即原審被告）小熊屋國際有限公司（以下簡稱小熊屋公司）及甲○○方面：

甲、聲明：上訴聲明：

㈠原判決不利上訴人（即被告）部分廢棄。

㈡右廢棄部分，被上訴人（即原告）在第一審之訴駁回。

㈢第一、二審訴訟費用均由被上訴人（即原告）負擔。答辯聲明：

㈠上訴駁回。

㈡第一、二審訴訟費用均由上訴人（即原審原告）負擔。

㈢如受不利之判決，請准供擔保宣告免為假執行。

乙、陳述及所用證據，除引用原判決所載外，補述略稱：

⒈針對小學館公司、國際影業公司（或稱原審原告）所提爭點，整理上訴人（或稱原審被告）小熊屋公司、甲○○之說明如左：

㈠就國際影業公司針對系爭商標是否享有在台灣之獨家使用之授權部分：按「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。」商標法第二十六條第一項、第二項前段定有明文。本件中系爭商標專用權人係小學館公司，國際影業公司雖主張自小學館公司取得系爭商標專用權之授權，然經審視國際影業公司所提出附卷之諸項證明資料（含系爭商標之商標註冊證正反面影本）堪明該國際影業公司就其主張獲得授權使用系爭商標專用權之事實未經向主管機關登記。準此，該國際影業公司所主張獲小學館公司授權使用系爭商標之事實即不得對抗第三人，亦即就本件而言，無論上訴人（即原審被告）有無侵害系爭商標之行為，然該國際影業公司均非系爭商標專用權遭侵害之被害人，無向上訴人（即原審被告）請求損害賠償之權利。

㈡國際影業公司是否得於台灣為法律行為？其訴訟能力有無欠缺部分：小熊屋與甲○○不再爭執。

㈢就如起訴狀附表所示由小熊屋公司提供予第三人錢櫃公司之商品是否使用系爭商標部分：按「侵害商標之專用權者，以有侵害行為發生為要件，侵權人將偽仿商標之商品行銷於市面，始為發生侵害商標專用權之行為。」（參照倪開永，商標法釋論，八十三年八月版，第四八七頁；詳原審卷第二一七頁）。查本件原審原告主張原審被告侵害其商標專用權者，無非僅於八十九年五月二日原審準備書狀中提出附證一之訂購單影本，及九十年六月六日原審民事陳報狀附錢櫃公司促銷廣告單各乙紙為據。惟查，該貨品倘未實際使用系爭商標圖樣或名稱字樣於其上，縱貨品係以「小叮噹」為造型、圖樣，則至多僅屬侵害著作權之範疇，尚與侵害商標專用權之情形有別。本件中原審原告指為侵害系爭商標專用權之貨品固以「小叮噹」為其貨品上之造型或圖樣，惟供為貨品標示作用之授權標貼，原審原告對其為真正，則不爭執，準此堪明上訴人確無仿冒或侵害系爭商標專用權！

㈣就原審被告製造、販賣予錢櫃公司之如起訴狀附表所示商品係依兩造與錢櫃公司之三方協議而為部分：

⑴錢櫃公司於八十八年七、八月間向小熊屋公司接洽購貨時，因預計交貨期間已逾小熊屋公司部分授權商品之授權期間，甲○○乃透過國際影業公司職員黃宜瑛（Grace Huang） 之轉達，再與該公司負責人乙○○直接接洽徵詢，乙○○先生同意後，小熊屋公司始於八十八年八月五日與錢櫃公司敲定購貨細節，小熊屋公司並將錢櫃公司所下訂購單影印乙份交予國際影業公司（此即該公司之所以持有如彼八十九年五月二日原審準備書狀附證一所示訂購單之緣由），該公司亦未為任何反對之意思表示。嗣小熊屋公司交貨予錢櫃公司期間，該國際影業公司人員突致電錢櫃公司經理何德惠表示該批貨品未經授權云云，何某除緊急通知小熊屋公司先中止暫緩出貨外並與該國際影業公司人員協調，嗣透過何某之居間協調達成三方共識，即由錢櫃公司支付一百二十萬元（含錢櫃公司向麗嬰國際股份有限公司等廠商購貨之權利金）予國際影業公司充為授權金後向小熊屋公司訂製該批貨品（即小熊屋公司由原先之賣方轉為代工製造者之角色），該部分之授權金（即協議書中所稱之「廣告促銷費」）則由錢櫃公司原應支小熊屋公司之原定買賣總價中扣除。三方達成此共識後，錢櫃公司隨即支付該一百二十萬元授權金後始通知小熊屋公司再開始繼續出貨。

⑵上情雖因錢櫃公司經理何德惠受制於該公同與國際影業公司間之協議書中保密條款之緣故而不願到庭證明，然依原審原告八十九年十二月十八日原審庭呈附卷之國際影業公司與第三人錢櫃公司所簽立之「協議書」影本已足證明原審被告所辯非虛。

㈤就起訴狀附表編號五、七、八、十一、十四等商品是否自RUNA公司販入？是否經原審原告之授權？部分：（原審原告已撤回此部分之請求。）

㈥就如起訴狀附表編號十之商品是否原審被告自金芃福實業有限公司販入？是否經原審原告授權？部分：

⑴第三人金芃福實業有限公司係國際影業公司之授權廠商，有原審卷附之原審原告所刊雜誌內容可稽，並為原審原告所不爭執。而該編號十之商品確係上訴人自金芃福公司所購入，此有原審被告八十九年九月四日原審準備㈣狀所附之統一發票及進貨明細影本可稽。並據證人即金芃福公司之子公司尚展行業務經理劉朋仁九十年十二月四日鈞院：「（原審判決附表編號十之貨品有出售予小熊屋公司？）我們於八十八年有出售該附表之貨品給小熊屋，我們是生產之公司，我們有經過國際影業公司授權，在生產之前要經過國際影業公司同意。製造之後在台灣地區出售即不用再經過國際影業公司同意，我們每個產品都貼有授權標誌。」等語在卷，堪明原審被告所辯非虛。

⑵至原審原告雖另指稱金芃福公司未完成授權行為必須的送審手續，故系爭商品並未經授權云云。惟查，金芃福公司既係原審原告對外公開宣示之授權廠商，則原審被告基此信賴金芃福公司所售必為合法授權商品而向其販入，自難謂有侵害系爭商標之行為。

㈦就起訴狀附表編號十二之商品是否向樹屋公司販入？是否經原審原告授權？部分：原審原告起訴狀附表編號十二所示之「叮噹大哥大夾鍊吊飾Ｒ－一二○七」雖係原審被告購自第三人樹屋有限公司，惟樹屋公司之貨品來源則係原審原告在日本之授權商ＲＵＮＡ株式會社，此有原審被告八十九年九月四日原審準備㈣狀所附之樹屋有限公司所出具證明函影本及八十九年十月四日原審呈報狀附日本ＲＵＮＡ株式會社產品目錄彩色影本三份對照可稽。並據證人即樹屋公司業務代表王同宇九十年十二月四日　鈞院：「（日本小學館公司有授權你們公司製造原審判決附表編號十二之貨品？）我們樹屋公司於日本也有公司，日本樹屋公司是台灣樹屋公司之股東，各自之財務分開。日本樹屋公司買了貨以後運到台灣再賣給小熊屋公司，我們是買來再轉賣並沒有製造之問題。」「（日本樹屋公司是否為ＲＵＮＡ公司？）ＲＵＮＡ是製造商，我們樹屋公司是向該公司買貨。」「（從日本公司買來的貨，再轉賣給小熊屋公司是在何時？）大概在八十八年十月間。出貨時有發票及出貨單給小熊屋。」「（小熊屋是何時向你們公司下的訂單？）交貨之前一個月，數量都在出貨單上有記明。」等語在卷，堪明原審被告所辯非虛。

㈧就如起訴狀附表編號一、二、九等商品是否購自薇尼有限公司？是否經原審原告授權部分：

⑴原審原告起訴狀附表編一、二、九之「叮噹大馬克杯」、「叮噹馬克杯」、「叮噹加蓋大馬克杯」均係薇尼公司與國際影業公司間授權契約中授權品項之第十六項（詳如原審被告於原審庭呈「『小叮噹DORAEMON』授權契約糾紛之緣由說明」附證五），而委託原審被告訂作、銷售者，並非未經授權。

⑵依兩造授權契約標準條款第二條（ａ）款：「被授權人同意支付授權人權利金，該權利金相當於在基礎契約中所規定之被授權人或其任何子公司、聯營公司或分公司對授權商品銷售淨值的權利金費率。．．．．．．。」堪明被授權人之任何子公司、聯營公司或分公司亦均在獲授權之列，本件小熊屋公司與第三人薇尼公司、中越佳公司就系爭商標與國際影業公司所簽共五份授權契約之履行上實際上與同一公司集團無異，亦應在同獲授權之列。

㈨就起訴狀附表編號四、六、十三等商品是否購自中越佳公司？是否經原審原告授權？部分：

⑴原審原告起訴狀附表編號四、六、十三之「叮噹錢包－二款」、「叮噹補習袋（橘、黃）」、「叮噹袋子（中）」均係中越佳公司與國際影業公司間授權契約中授權品項之第二、八項（詳如原審被告於原審庭呈「『小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ』授權契約糾紛之緣由說明」附證六），而委託原審被告訂作、銷售者，並非未經授權。

⑵依兩造授權契約標準條款第二條（ａ）款：「被授權人同意支付授權人權利金，該權利金相當於在基礎契約中所規定之被授權人或其任何子公司、聯營公司或分公司對授權商品銷售淨值的權利金費率。．．．．．．。」堪明被授權人之任何子公司、聯營公司或分公司亦均在獲授權之列，本件小熊屋公司與第三人薇尼公司、中越佳公司就系爭商標與國際影業公司所簽共五份授權契約之履行上實際上與同一公司集團無異，亦應在同獲授權之列。

㈩就起訴狀附表編號三所示之商品是否為原審原告授權之商品部分：起訴狀附表編號三「小叮噹便條紙筆座」之商品，係原審被告依據國際影業公司之授權同意而來，此亦有卷附國際影業公司出具予原審被告之「授權生產經銷證明書」（詳如原審卷附「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」授權契約糾紛之緣由說明附證一、三所示）可稽，原審被告更無侵害原審原告商標專用權之可言。再分別敘明如下：

⑴就「授權範圍」而言，是否果逾越授權範圍，應依商品實物之外型、功用等加以判定，而不應拘泥於商品之「名稱」。查本件原審被告售予錢櫃公司之「小叮噹便條紙（夾板）筆座」實係原審原告所同意授權原審被告製造銷售「DORAEMON」系列「便條紙」之商品，蓋該筆座之主要功用在於「便條紙」之固定及提供使用，外型上亦依便利「便條紙」使用之目的而設計，其與「便條紙」係一整體設計之物件，不能割裂而分別認定其功能及品項，此觀被上訴人九十年六月六日原審陳報狀所附編號二照片即明。

⑵事實上，即連原審原告九十年六月六日原審陳報狀所提出之附件中亦稱該物品品項為「便條紙筆座」，益見該筆座確與便條紙產品為一整體設計之品項。

⑶況依原審原告九十年六月六日原審陳報狀所提出之附件所示，該筆座上雖有「小叮噹」之圖案，然顯然係作為美化商品外觀之用，並非作為商品標示之用，是亦無侵害系爭商標專用權之可言。

就小學館公司於原審起訴時並未主張依民法第一百八十四條第一項規定為請求依據，是否得於訴訟進行中追加依此項規定併為請求部分：

⑴按某案件之法律關係如同時相當於普通規定及特別規定者，法院應優先適用特別規定，此時普通規定應即停止適用，學理上稱為「特別法優於普通法」之原則（參照韓忠謨，法學諸論，七十一年十二月版，第四十三頁）。本件如原審判決所認商標法第六十一條及第六十六條第三項關於商標專用權人得請求損害賠償之規定，應屬民法第一百八十四條第一項前段之特別規定，應優先適用（詳原判決書第二十一頁），則依特別法優於普通法之原則，屬於普通規定之民法第一百八十四條第一項前段，自亦應停止適用。商標專用權人如欲另以民法侵權行為規定為實體上之請求權基權，性質上應屬另一訴訟標的。查本件原審判決既已肯認特別規定應優先適用，普通規定即無再適用之餘地，詎竟又謂：「原告（即被上訴人）依據商標法第六十一條及第六十六條第三項之規定起訴請求被告（即上訴人）負損害賠償責任，再補充依據民法第一百八十四條之規定為請求，其基礎事實並未變更，且實質上並未變更其訴訟標的之內容，充其量僅係補充法律上之陳述，尚難為訴之追加」（詳原判決書第二十二頁），其判決理由已不無矛盾之違法。且本件自八十九年三月七日第一次開庭起迄八十九年八月二十一日止已歷六次開庭，被告業已進行相當程度之防禦答辯，亦無許原告此時提出訴之追加而嚴重妨礙被告之防禦及訴訟之終結。被告嚴正聲明不同意原告所為訴之追加。」（詳上述人原審辯論意旨狀，第二至三頁）。準此，本件被上訴人於原審所為此項訴之追加自難謂適法。

就原審原告是否得以商標法第六十六條第一項第三款之規定計算所得全部金額後僅就其中之一部請求賠償部分：

⑴按「起訴，應以書狀表明下列各款事項，提出於法院為之：一、當事人及法定代理人。二、訴訟標的及其原因事實。三、應受判決事項之聲明。」「第一項第三款之聲明，於請求金錢損害賠償之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者，審判長應告以得為補充。」民事訴訟法第二百四十四條第一項、第四項定有明文，其中八十九年二月九日修正增訂該第四項規定之立法理由為：「五、損害賠償之訴，由於涉及損害原因、過失比例、損害範圍等之認定，加以舉證困難，其損害之具體正確數額，甚難預為估算，常須經專業鑑定以及法院之斟酌裁量，始能定其數額。故於請求金錢賠償之事件，如亦同一般金錢給付之訴，強令原告於起訴之初，即應具體正確表明其請求之金額，似嫌過苛，爰增訂第四項規定。如原告未於第一審言詞辯論終結前補充其聲明，法院當然應依表明之最低金額而為裁判。．．．。至於原告依本項規定表明之最低金額，係就第一項第二款之原因事實範圍內之全部請求而為，自不得再主張其係一部請求，而就其餘另行起訴；．．．。」揆諸前揭修正理由堪明，於請求金錢賠償損害之訴中，固許原告於第一審言詞辯論終結前補充（擴張）其訴之聲明，然此係因涉及損害原因、過失比例、損害範圍之認定，加以舉證困難，其損害之具體數額，甚難預為估算起見，並非表示原告可漫就全部損害範圍一併主張請求法院任擇其中一部分判准賠償，且上開訴之聲明之補充亦應於第一審言詞辯論終結前為之。蓋給付判決必須明確其給付範圍，原告提起給付之訴，自必須於其訴之聲明及請求之原因事實中明確表明其一致且相當之請求給付之範圍，方足適法，並令被告得充分行使其防禦權。

⑵本件被上訴人於原審起訴後第一審言詞辯論終結前主張之訴之聲明乃請求判命原審被告應連帶給付原審原告新台幣（下同）一百二十五萬元，其中一百一十萬元部分為財產上之損害賠償；一十五萬元部分為商業信譽上之損害賠償。是依原審原告主張請求損害賠償之原因、範圍甚為明確，並無損害數額甚難預為估算之情形，且基於訴訟公平原則，亦斷無容許本件原審原告得漫就全部損害範圍一併主張請求法院任擇其中一部分判准賠償以規避其就其他部分之主張為無理由將受敗訴判決之危險。否則對原審被告即顯失公平並甚妨礙上訴人之訴訟防禦權。準此，本件原審原告自應具體正確表明其一致且相當之訴之聲明及請求賠償之損害範圍、程度（如拋棄未請求之部分之損害賠償請求權或將訴之聲明請求數額擴張至與其主張之計算所得金額一致），始足適法。

就原審原告是否得請求業務上信譽之損害賠償部分：

⑴本件原審被告並無侵害系爭商標專用權之行為，已如前述，是原審被告即無因侵害系爭商標專用權致原審原告受有業務上信譽之損害可言。原審原告之請求原審被告賠償其所受業務上信譽之損害，並無理由。

⑵又原審原告就其所主張受有營業信譽損失部分，雖於九十年三月七日原審準備書狀㈥附證三中，提出網頁影本作為審酌商譽損失之依據。惟查上開網頁內容係原審原告小學館公司所製，其性質與其「陳述」無異，應不得執為判斷原審原告主張真實與否之證據。且姑不論其內容真實與否，即以其內容乃敘及小學館公司「沿革、歷史」而言，亦與系爭商標專用權之「商譽」無涉！（按：本件並非侵害公司名稱專用權事件）！除此之外，本件原審原告至今尚未再就其營業信譽究受有何程度損害及回復原狀所須賠償金額之計算方法詳予舉證說明，亦應認其此部分之請求無理由。

就錢櫃公司所給付之一百二十萬元應否自原審原告得請求之金額內扣除？

⑴本件確係因錢櫃公司於八十八年八月五日向原審被告小熊屋公司下訂購單，小熊屋公司始於八十八年九月一日向樹屋公司購進系爭貸品中之「叮噹大哥大夾練吊飾Ｒ－一二○七」；又向ＲＵＮＡＣＯ；ＬＴＤ購進系爭貨品中之貨品編號「Ｒ－一四四七」，「Ｒ－○七六五」，「Ｒ－一一八一」，「Ｒ一三二五」，「Ｒ－一○六三」之進口日期為八十八年八月廿七日，報關日期係八十八年八月卅一日。又向金芄福公司購進系爭貨品中之「叮噹時鐘（小圓鐘）」係在八十八年九月三日（詳參原審被告於九十年三月七日在原審之準備書狀㈥附件六所示）

⑵錢櫃公司與國際影業公司之協議書係八十八年十二月一日簽立，錢櫃公司在接獲國際影業公司通知時，不可能不知會小熊屋公司出面處理。而錢櫃公司在未獲得小熊屋公司同意於貨款中抵扣前揭和解金時，亦無可能逕付一百二十萬元予國際影業公司。否則，如果小熊屋公司向錢櫃公司要求給付貨款時豈非又啟訟端？且前揭協議書係八十八年十二月一日簽立，其內容又係追復錢櫃公司於八十八年九月十六日至八十八年十一月三十日間向小熊屋公司採購系爭貨品供促銷之行為，自屬事後和解之行為，故該一百二十萬元雖以「廣告促銷費」名之，但仍無礙其「和解金」之性質。至前揭協議書之第三條中訂有保密條款者係因小熊屋公司與國際影業公司間另有授權契約糾紛未解決，國際影業公司不願本件和解事件影響彼與小熊屋公司間訟爭，故附加該保密條款。此觀諸原審原告於八十九年十二月十八日原審審理中請求

⑶是退一步言，倘　鈞院仍認原審被告應負此侵害商標權之法律責任，則依原審原告之主張及陳述堪明該錢櫃公司之承辦本件業務之負責人或職員（受僱人）亦應屬共同侵權行為人之一而應負共同侵權行為之連帶損害賠償責任。準此，該錢櫃公司既應與其負責人或受僱人負連帶損害賠償責任；其負責人或受僱人又應與甲○○負連帶損害賠償責任；而甲○○又應與小態屋公司負連帶損害賠償責任。而本件中該錢櫃公司又已於八十八年八月五日本件交易後之八十八年十二月一日與國際影業公司達成一二○萬元和解協議（其二人間之和解金額雖以廣告促銷費名之，惟無礙其為和解賠償金額之本質），此亦有原審原告八十九年十二月十八日原審庭呈之協議書影本可稽，是原審原告已以收受該錢櫃公司所給付一二○萬元之代價而免除該錢櫃公司之連帶賠償債務當無疑義，則無論該錢櫃公司之負責人或受僱人或甲○○、小熊屋公司亦將因彼此間之互負連帶賠償責任而相遞免除其該部分之損害賠償責任矣！⒉針對本件原審原告主張原審被告未依約將系爭商品之設計圖或樣品送審通過即製銷系爭商品，仍屬未經授權行為，自已侵害其商標云云部分之補充說明：

㈠、本件原審原告主張系爭貨品未獲授權者，無非乃以系爭貨品設計未依約送經原審原告審核通過就是沒有授權云云，為其主張理由。惟查：

⑴本件國際影業公司與小熊屋公司、薇尼公司、中越佳公司間之系爭五份授權契約雖均約定上訴人等公司開發新商品應送經國際影業公司審核，然此僅係原審原告對授權商品之品質、圖樣運用之契約約束而已，並非授權使用系爭商標與否之充分必要條件。此觀諸系爭授權契約之授權金除「基本保障金」外，即係以購買如原審被告所稱之「授權標貼」（依標貼號碼之不同，有不同之固定價額）之方式支付授權金，並非以經原審原告審核通過之商品多寡或商品價格為計算授權金基準等情即明。（否則，倘如原審原告在授權期間中藉故刁難拒不審核通過任何產品設計，則原審被告等公司豈非空付巨額授權金而仍未取得真正、實際授權而得使用、收益？）

⑵更況，小熊屋公司、薇尼公司、中越佳公司於訂約後，原先亦均依約將開發新商品之設計圖送交被上訴人國際影業公司存檔，惟國際影業公司對前揭設計圖稿之圖樣一直有意見（亦極可能係故意刁難），屢經原審被告等公司修改圖樣運用，仍均遲遲未通過審核。嗣原審被告之實際負責人甲○○在國際影業公司人員指點後始改以五萬元之代價向國際影業公司購買小叮噹設計圖稿運用在新商品之方式以取代審核，且當時係合意廣泛適用於所有新商品，並非僅限制適用於文具類商品，至於如上訴人九十一年四月二十九日準備㈤狀附證一所示之報價傳真函中雖稱提供用於設計文具類商品之使用，惟嗣於正式購買時，該國際影業公司確已明確應允得使用於所有商品，如今原審被告等公司所使用之小叮噹設計圖稿全部均係前揭以五萬元之代價向國際影業公司所購得（如上訴人九十一年四月二十九日準備㈤狀附證二之報價傳真函影本所示），由國際影業公司人員將送審通過圖稿錄成光碟交付予原審被告等公司使用。準此，又豈得謂原審被告有侵害系爭商標之行為！

⑶依國際影業公司發交原審被告等公司授權貼紙點收文件（如被上訴人九十一年十一月二十六日準備㈩狀附證四）所示，原審被告等公司自八十七年十一月間起陸續向國際影業公司申請發交之授權貼紙高達約三百萬張，且國際影業公司至今仍均稱原審被告等公司從未將設計之新商品送審通過云云。是倘兩造間從無以購買設計圖稿以取代審核之約定，則國際影業公司對原審被告等公司陸續申請發交如此巨量之授權貼紙而竟從未有商品送審通過以銷售之情事，豈能無疑乎？本件原審原告一再曲解上訴人所已支付款項係系爭授權契約所約定之「最低保證金」（Minimum Guarantee），而非權利金（Royalty Rate)，故該款項之支付並不等同於取得授權云云。惟查，原審被告各次所已支付之各款項確均係授權之對價，原審原告雖有時稱之為（Minimum Guarantee)，有時稱之為「Additional Royalty」，惟均無礙其為已獲授權之對價之真正本質。

㈡本件原審原告主張原審被告未依約將系爭商品樣品送審通過即製銷系爭商品，仍屬未經授權行為，自己侵害原審原告之商標權，另舉著作權法第三十七條規定及兩造授權契約標準條款第一條、第四條(a) 之約定，以佐其說。惟查：

⑴按「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。」著作權法第三十七條固定有明文，然此僅係著作權法之特別規定，其他有關智慧財產權之相關法令均無類似規定，亦無任何學說或實務見解認該「．．．約定不明之部分，推定為未授權」對其他有關智慧財產權之授權亦應做相同解釋。

⑵依兩造授權契約標準條款第四條(a) 款固約定：「．．．。在製造、經銷或銷售前，應先取得代理人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得授權人之書面同意，任何呈送給代理人或授權人的商品不得視為已經過認可。每一項商品之樣品及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料在依照本項規定獲得認可之後，被授權人在未取得授權人書面同意之前，不得變更任何材料，且授權人不得無理由的撤回其對該樣品之認可．．．。」然此確僅係對授權商品之樣式、包裝、圖樣運用之契約拘束而已，並非授權使用系爭商標與否之充分必要條件，否則豈非所有違反授權契約之行為均遭視為未獲授權之侵害商標權行為！

⑶原審原告九十一年十二月二十日準備書狀主張原審被告取得設計圖稿後仍曾依此圖稿設計圖樣送請原審原告公司審核，足證對於商品之式樣確需經原審原告公司書面同意始得生產、銷售，並舉原審被告九十一年十一月二十六日所呈監修表資料以佐其說。惟查，原審被告雖不否認曾送該等書面資料予原審原告，惟該等書面資料僅係原審被告公司設計人員與原審原告公司人員就設計內容之討論及供作原審原告公司方面存檔資料而已，並非謂上開商品式樣需經原審原告公司書面審核通過後始得生產、銷售。更何況依前揭兩造授權契約標準條款第四條（ａ）款約定中亦無原審被告需事先送「設計圖書面」供原審原告審核之約定。

⑷原審原告九十一年十二月二十日準備書狀主張原審被告早已明知授權標貼之核發及貼用確限定使用於特定商品上，並提出原證三之「商品授權標貼申請表影本四紙」以佐其說。惟查，原審被告自與原審原告簽訂授權契約後確實從未被告知特定之授權標貼僅限於使用在特定商品上，本件原審原告所提出之原證三之「商品授權標貼申請表影本四紙」上貼紙號碼欄中之數字根本不是原審被告公司人員所填列，此觀諸該欄中之數字字跡明顯與其他欄位中之數字字跡不同即詳。

⑸另兩造授權契約標準條款第一條固約定：「．．．授權人特別保留未明示授權予被授權人之所有權利．．．」云云。惟查，該約定中之所謂「未明示授權予被授權人之所有權利」參諸該約定之前段：「授權人同意授權予被授權人，被授權人亦同意接受該授權，被授權人為在授權期間於授權區域內製造、經銷、廣告、促銷和銷售授權商品之目的，可依據本契約條款利用授權商品及與之有關之財產權。．．．。」及後段：「．．．，而且可以隨時自由地使用和利用該權利，除了特定授權之權利，被授權人也同意不會運用、或授權或准予他人運用有關該財產權的任何權利。」之前後文義完整解讀，應係指具體的財產權利而言，並非指授權商品之品質監督之契約權利，準此，兩造授權契約標準條款第四條（ａ）款之約定權利並非具體的財產權利，此約定確僅係對授權商品之樣式、包裝、圖樣運用之契約拘束而已，並非授權使用系爭商標與否之充分必要條件，否則豈非所有違反授權契約之行為均遭視為未獲授權之侵害商標權行為！

㈣依兩造授權契約標準條款第二條(ａ)款：「被授權人同意支付授權人權利金，該權利金相當於在基礎契約中所規定之被授權人或其任何子公司、聯營公司或分公司對授權商品銷售淨值的權利金費率。．．．．．．。」堪明被授權人之任何子公司、聯營公司或分公司亦均在獲授權之列，本件小熊屋公司與第三人薇尼公司、中越佳公司就系爭商標與國際影業公司所簽共五份授權契約之履行上實際上與同一公司集團無異，亦應在同獲授權之列。

理由

一、本件原審原告起訴主張小熊屋公司負責人甲○○未經其授權，製造、販賣如附表一所示商品，侵害其享有之商標註冊號數00000000、00000000、00000000、00000000、00000000，及聯合商標註冊號數00000000、00000000、00000000、00000000等商標專用權，是原審被告製造、販賣如附表所示商品，侵害原審原告之系爭商標專用權。國際影業公司為原審原告小學館公司授予上開商標於台灣地區之獨家使用權之人，原審原告得依法請求原審被告連帶給付賠償金一百十萬元，作為財產上損害賠償，且原審被告製造、販賣如附表一所示商品，侵害其之系爭商標專用權，原告得依法請求被告連帶給付賠償金十五萬元，作為原告之業務上信譽損害賠償。因此，請求原審被告小熊屋公司及其代表人甲○○應連帶賠償原審原告新台幣（以下同）一百二十五萬元。又原審原告小學館公司所受之財產上損害及業務上信譽之損害，與國際影業公司之損害相當，因此如原審被告連帶給付小學館公司或國際影業公司其中之一之賠償金額，原審被告所負損害賠償責任，亦在其給付賠償金範圍內消滅等情，求為命原審被告連帶給付原審原告一百二十五萬元及依法定利率計算遲延利息之判決。

二、原審被告則以：渠出售予錢櫃公司關於訂購單上所示貨品，並無使用系爭商標於貨品上，因該等貨品倘未實際使用系爭商標圖樣、名稱字樣於其上，則縱貨品係以「小叮噹」為造型，則至多係屬侵害著作權之範疇，並無侵害商標專用權之可言，且其中尚有「大雄天線套」之造型產品，更況如附表所示物品，除附表中編號五、七、八、十、十一、十二、十四係被告向原告其他授權廠商RUNA CO,LTD、金芄福實業有限公司、樹屋有限公司所進購外，餘均為小熊屋公司（含薇尼公司、中越佳公司）所獲授權，是依智慧財產權法理之「耗盡原則」而言，原告亦無從主張被告有侵害系爭商標之侵權行為，退步言，倘認原審被告行為確有侵害原審原告系爭商標專用權之事實，原審被告亦得依商標法第六十六條第一項第二款後段之規定，主張扣除成本及必要費用以定損害賠償數額（總售價一百九十三萬六千二百元扣除成本一百七十二萬九千元等於二十萬七千元）。另本件係因錢櫃公司向被告公司訂購系爭貨品後，原審被告公司始向各相關廠商批購錢櫃公司所需貨品交付錢櫃公司，錢櫃公司已於八十八年八月五日本件交易後之八十八年十二月一日與原審原告國際影業公司達成一百二十萬元和解協議，是原審原告已以收受該錢櫃公司所給付一百二十萬元之代價而免除該錢櫃公司之連帶賠償債務當無疑義，則無論該錢櫃公司之負責人或受僱人或甲○○、小熊屋公司亦將因彼此間之互負連帶賠償責任而相遞免除其該部分之損害賠償責任等語以資抗辯。

三、查原審原告，係以原審被告因製造、販賣如附表所示之商品，侵害其商標專用權，原本得依商標法第六十六條第一項第三款、第六十一條之規定，請求以查獲商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額，計算財產上之損害，如查獲之商品超過一千五百件時，則應以總價定其賠償金額。依此標準計算查獲之商品，其中編號一至四部分，超過一千五百件，依查獲之件數計算賠償金額，其餘編號五至十四部分，則以一千五百倍計算，總賠償金額原為二百七十萬三千五百元（詳見原審卷第二宗第四十四、四十五頁及二○一頁、二○二頁）。因此原審原告在應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第二百四十四條第四項之規定，暫先聲明請求被告連帶給付原告一百一十萬元（另加商業信譽之損失十五萬元，共計請求連帶給付一百二十五萬元），惟並未表示就其餘部分作為他日請求之保留。經原審審理結束，認被告確有違反商標法而須負賠償責任，惟原審認定附表編號一至四部分，按其查獲商品計算請求賠償金額，並無違誤，惟對於編號五至十四部分之商品，則分別按查獲商品單價之五百倍或一千倍計算其財產上損害之賠償金額，其總計十四項之得請求賠償金額，認定為一百七十四萬九千元，（詳見原審判決理由六之㈠部分，其中尚有部分不成立而不須計算在內者），因原告請求之金額為關於財產上損害為一百十萬元，未逾其得請求賠償之金額，而全部予以准許。致原審原告請求賠償之金額，就附表所示各項商品分別請求多少？原審准、駁之金額又為多少？無法認定。原審被告於提起上訴後，就此提出攻擊，認為原審原告之此項請求判決事項之聲明，及原審判決之如此認定，影響其行使防禦權，究竟其勝訴、敗訴各在那一部分，無從明瞭。本院就此行使闡明權，命原審原告應為明確之聲明。另在本院審理調查中，關於附表編號五、七、八、十一、十四部分，原審被告主張其向獲有經原審原告合法授權之ＲＵＮＡ公司買受，原審原告同意原審被告之此項抗辯，因而就附表編號五、七、八、十一、十四號之商品部分不再請求，就其餘部分，則除編號一至四部分，仍依查獲商品數量計算請求之金額外，其餘部分則均依單價一千五百倍計算損害，請求賠償，則財產上之損害金額為二百零三萬七千五百元，商業信譽之損害請求賠償十五萬元，合計為二百十八百七千五百元，原審判准給付六十九萬九千元，因此上訴就原審受敗訴部分請求再命原審被告再連帶給付五十五萬一千元，另追加聲明請求原審被告再連帶給付九十三萬七千五百元。（詳見本院卷第二宗第一○八頁至一○九頁）原審被告對原審原告之此項擴張及減縮部分表示沒有意見，對於原審原告撤回對附表編號五、

七、八、十一、十四號部分之請求亦表示同意（見本院卷第二宗第一○六頁筆錄）且與民事訴訟法第四百四十六條第一項但書、第二百五十五條第三款之規定，亦無不合。爰准原審原告為擴張及減縮。合先敍明。

四、次查，原審被告原以原審原告國際影業公司為香港商之公司，依香港澳門關係條例第三十九條、第四十一條第一項及公司法第三百七十一條第一、二項之規定，其主張獲有小學館公司之授權使用系爭商標專用權之事實，未經向主管機關登記，不得對抗第三人，故就本件而言，其非系爭商標專用權之受害人，無向原審被告請求損害賠償之權利，其在本國提起訴訟之權利能力及行為能力即有欠缺，更何況其既不得在中華民國境內營業，亦無營業權利受侵害可言云云。（見本院卷第二宗第廿九、三十頁）惟查，未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第四十條第三項規定，自有當事人能力，至其在台灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院五十年台上字第一八九八號判例參照）。經查原審原告國際影業公司雖為未經我國認許成立之外國法人，惟其設有代表人一節，為兩造所不爭執，依上開說明，應認國際影業公司為非法人團體，其起本件訴訟仍具有當事人能力，並得由其代表人為法定代理人涉訟。至於香港澳門關係條例第三十九條規定：「未經認許之香港或澳門法人、團體或其他機構，不得在台灣地區為法律行為」，及同法第四十條規定：「未經許可之香港或澳門法人、團體或其他機構，以其名義在台灣地區與他人為法律行為，其行為人就該法律行為，應與該香港或澳門法人、團體或其他機構，負連帶責任。」等規定，核與本件當事人能力及訴訟能力無涉。且原審被告就國際影業公司得否於台灣為法律行為？其訴訟能力有無欠缺部分，已表示不爭執。故無當事人能力或訴訟能力是否欠缺之問題。又按「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前授權應向商標主管機關登記；未經登記不得對抗第三人。」雖經商標法第二十六條第一項、第二項前段著有明文，惟姑不論商標法第二十六條所謂之「第三人」實應限縮解釋為「善意第三人」方屬合理，況且原審被告既明知國際影業公司獲小學館公司授權小叮噹系列產品，並進而與國際影業公司針對文具、衣服等商品簽訂有「國際銷售授權契約」，且國際影業公司據以請求之基礎包括民法第一百八十四條第一項後段，則無論系爭商標授權是否經向主管機關申請登記應無重要，國際影業公司仍得向原審被告請求損害賠償。況原審原告係主張小學館公司所受之損害，相當於國際影業公司所受之損害範圍。其賠償之內容相同，如原審原告其中之一受有賠償之給付，原審被告所負連帶賠償責任，在給付範圍內消滅。就原審被告而言，並無不利益。此部分原審被告之此部分抗辯，亦不足取。

五、按特別法上的侵權行為損害賠償請求權，原則上得與民法上的侵權行為損害賠償請求權發生競合關係，被害人得自由選擇行使之（參見王澤鑑著，侵權行為法㈠，第七十一頁），蓋「兩者之損害賠償構成要件、賠償金額及舉證責任均不相同，即不得因前者之規定而排除後者之適用」（參見最高法院八十一年度台上字第一八八二號判決要旨）；據此上訴人小熊屋公司、甲○○主張商標專用權人僅得依商標法之特別規定請求損害賠償，而不得就同一基礎事實，另依民法之普通法規定主張權利」云云，顯無可採。有關訴之追加，如有請求之基礎事實同一的情形，依民事訴訴法第二百五十五條第一項但書第二款之規定，亦不受限制，原審原告在原審為訴之追加，主張除依商標法第六十一條及第六十六條第三項關於商標專用權人得請求損害賠償外，另依民法第一百八十四條第一項前段作為其請求之基礎，並無不可，且不妨碍原審被告之防禦，達到紛爭一次解決之目的。原審被告抗辯其不同意原審原告為訴之追加，原審法院准許訴之追加即難謂適法云云，即不足取。

六、原審原告主張其為商標註冊號數00000000、00000000、000

00000、00000000、00000000，及聯合商標註冊號數00

000000、00000000、00000000、00000000等之商標專用權人，國際影業公司為小學館公司授予上開商標於台灣地區之獨家使用權之人，小熊屋以自行製造方式、或向他人販入之方式取得如附表所示「小叮鐺DORAEMON」系列商品種類及數量，並於八十八年八月五日將之賣予訴外人錢櫃公司，以供促銷視聽服務用等事實，提出刑事告訴暨聲請搜索扣押物及其證物、附件影本一份、現場照片四幀、授權貼紙影本一份、錢櫃公司訂購單各一份、照片二十四幀為證，原審被告對此亦不為爭執，堪信為真。惟原審被告抗辯：其出售錢櫃公司關於訂購單上所示貨品並無使用系爭商標於貨品上，因該等貨品倘未實際使用系爭商標圖樣、名稱字樣於其上，則縱貨品係以「小叮噹」為造型，則至多係屬侵害著作權之範疇，並無侵害商標專用權之可言。經查：

㈠原審被告出售予錢櫃公司之如附表編號一小叮噹湯杯、編號二小叮噹馬克杯、編號九小叮噹加蓋大馬克杯，係使用近似於第四八七七九一號、四九四九八一號商標之文字及圖樣，此可參照原審原告所提第四八七七九一、四九四九八一號商標註冊證影本、仿品相片、說明書一份為證。

㈡小熊屋公司出售予錢櫃公司之如附表編號三小叮鐺夾板筆座，係使用近似於第八六四一○六號商標之文字及圖樣，此亦據原審原告提出第八六四一○六號商標註冊證、仿品相片、說明書一份為證。

㈢小熊屋公司出售予錢櫃公司之如附表編號四小叮鐺錢包二款、編號六小叮鐺補習袋（橘、黃）、編號十三小叮鐺袋子（中），則分別使用近似於第四八八九二六、八四三九三三等號商標之文字及圖樣，業據原審原告提出第四八八九二六、八四三九三三號商標註冊證、仿品相片、說明書一份為證。

㈣小熊屋公司出售予錢櫃公司之附表編號十之小叮鐺時鐘，係使用近似於第四八三

五四五、八四三七四八等號商標之圖樣，此亦有原審原告提出第四八三五四五、八四三七四八等號商標註冊證、仿品相片、說明書一份為證。

㈤原審被告出售予錢櫃公司之如附表編號十二小叮鐺大哥大夾鍊吊飾Ｒ１２０７，係使用近似於第七九三五八四、七九三五七二等號商標之文字及圖樣，此有原審原告提出之第七九三五八四、七九三五七二號商標註冊證、仿品相片、說明書為證。另附表編號十二小叮鐺大哥大夾鍊吊飾Ｒ１２０７產品，雖係以關於原審原告所有之小叮噹商標圖樣製成立體化之小叮噹吊飾，為將原本屬平面圖樣小叮噹商標圖樣立體化，縱認此部分之情形是否屬於商標法第六條所指之商標使用範圍容有爭議，然原審被告售予錢櫃公司之上開產品，於包裝紙之正面、背面均印製有近似於第四八八九二六、四八三五四五、八四三九三三、八四三七四八、七九三五七二等號商標之文字及圖樣，有原審原告提出之證據及說明為證，原審被告辯稱此部分僅涉著作權法之問題，即非有據。

七、原審被告小熊屋公司另以其及薇尼公司、中越佳公司，與原審原告國際影業公司之間，訂有五份授權契約，雖均約定小熊屋、薇尼、中越佳公司等，開發新商品應送經國際影業公司審核，然此約定僅係國際影業公司對授權商品之品質、圖樣運用之契約約束而已，並非授權使用系爭商標與否之充分必要條件。此觀諸系爭授權契約之授權金，除「基本保險金」外，即係以購買如原審原告所稱之「授權標貼」（依標貼號碼而有不同之固定價額）之方式支付授權金，並非以經原審原告審核通過之商品多寡或商品價格為計算基準即明。更何況小熊屋公司、薇尼公司及中越佳公司於訂約後，原先均依約將開發新商品之設計圖送交國際影業公司存檔，惟國際影業公司對前揭設計圖稿之圖樣一直有意見，屢經小熊屋等公司修改圖樣運用，仍遲遲未通過審核，嗣原審被告之負責人甲○○，在國際影業公司人員指點後，始改以五萬元之代價向國際影業公司購買小叮噹設計圖稿運用在商品之方式以取代審核，且當時係合意廣泛適用於所有新商品，並非僅限制適用於文具類商品。且小熊屋等公司自八十七年十一月間起，陸續向國際影業公司申請發交之授權標貼高達三百萬張，如兩造間未以購買設計圖稿以取代審核之約定，國際影業公司對小熊屋等公司之如此大量申請授權標貼，豈能無疑云云，為抗辯。惟查，國際影業公司與第三人薇尼公司或中越佳公司訂有國際銷售契約、基礎契約，約定國際影業公司同意於符合特定條件下，授權第三人薇尼公司、中越佳公司，得製造、散布、廣告、促銷、銷售使用特定名稱、人物等之特定商品品項，授權條件包括財產權、授權品項、地區、期間、標準條款之約定等。因此僅當被授權人遵守「基礎契約」及「標準條款」所定之條件時，授權方會因條件之成就而生效。如有因品項不對、跨越區域、超過期間、未繳納權利金等，權利人即不會願意授權，而授權行為也不生效力。在國際影業公司與薇尼公司，中越佳公司約定之「標準條款」第一條即明文約定：被授權人同意不會運用或授權或准予他人運用有關該特定財產權的任何權利。因此小熊屋公司即無由受第三人薇尼公司或中越佳公司之委託而訂作，銷售如附表編號一、二、九、四、六、十三等號之商品。因此小熊屋公司之製造、銷售行為，當然屬於未經授權。

八、小熊屋公司另以其與第三人薇尼公司、中越佳公司就系爭商標與國際影業公司所簽共五份授權契約之履行上實際上與同一公司集團無異，因「標準條款」第二條（ａ）款之約定，而認小熊屋公司，亦應在同獲授權之列。惟查，如被授權人之子公司、聯營公司或分公司亦獲得同樣範圍的授權，應係於國際銷售授權契約之基礎契約中約定之。即便在與權利金計算有關之銷售淨值認定部分，被授權人之子公司、聯營公司或分公司例外地被認為得為銷售行為，也不能認為被授權人之子公司、聯營公司或分公司均獲得同樣範圍的授權而亦得製造、散布、廣告。自兩造於歷次書狀提出之相關契約書影本觀之，國際影業公司係針對不同商品品項與不同之法人格主體簽訂契約，而小熊屋公司、第三人薇尼公司、中越佳公司等在依約提出送審圖稿書面資料時，亦係區分授權品項而分別由小熊屋公司、第三人薇尼公司、中越佳公司等人名稱為之，顯見各個被授權人於契約權利義務之關係確有區分，並無所稱在履行上屬同一公司集團的情形。系爭授權之基礎契約雖有「最低保證金」之支付，然該數額係依據基礎契約所訂之價目表直接支付授權人之最低保證金，該保證金為權利金之預付款，並且不得要求退還，此有標準條款第二條（ａ）可稽。因此，在性質上與授權金自有不同，至於所謂之「授權金」，其支付係以購買「授權標貼」的方式為之，此亦為原審被告所自認。不過，授權金之數額，則係以授權商品品項的出廠價格（ex-factory price)為、數量等作為計算之依據（請參閱原審原告九十一年十二月二十日民事準備書狀上證一其中之小熊屋公司授權標貼申請表）。遍觀全卷，原審被告雖提出「授權金發票」而得證明各被授權人已依約於簽約時提出「最低保證金」，但並未見原審被告提出系爭附表編號第一、二、九、四、六、十三等商品已依約支付授權金的證明文件，是則尚難遽謂原審被告已針對系爭商品取得授權。至有關最低保證金之計算與支付，均係在被授權人自信有能力依照授權契約上所定條款與條件，於契約所定期間內從事商品設計的情形下達成合意。自不容被授權人僅以已支付最低保證金一事，推論其獲有廣泛授權而得恣意從事授權客體之財產權的使用。審酌第三人薇尼公司、中越佳公司在與國際影業公司訂立授權契約時，既皆同意「在銷售或經銷任何授權商品前，為取得書面同意，免費提供每一項授權商品之十二個樣品，以及其紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料。在製造、經銷或銷售前，應先取得授權人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意。除非已取得書面同意，任何呈送給授權人的商品不得視為已經過認可。」則第三人薇尼公司、中越佳公司不將系爭商品設計事先送請原審原告審核通過，其即無權製造販賣之。原審被告空言主張未「依約」事前將產品設計送請審核通過，僅屬債務履行問題，並不必然有侵害商標專用權問題云云，於法尚有不合。復依私法自治、契約自由原則，將財產權透過收取一定對價的方式，非終局地由他人使用，並非法之所禁。至有關系爭「小叮噹設計圖稿報價」傳真，係表示「．．．香港設計部同意選出款經送審通過且適合運用在文具類之設計圖稿，以新台幣五萬元的價格，提供予貴公司用於設計小叮噹文具類商品之使用」。詳言之，所謂「經送審通過」，係指經國際影業公司內部審核通過適合用於文具類商品之圖稿，與兩造間授權契約之標準條款約定所要求，為取得書面同意而作的「審核」尚非同一意義。又該圖稿之用途，係供小熊屋公司、甲○○「用於設計小叮噹文具類商品」，除與系爭編號第一、二、九、四、六、十三號等商品無關外，傳真稿亦無免除嗣後小熊屋公司、甲○○須再依授權契約標準條款，取得國際影業公司對於授權商品數量和樣式等書面同意之意思，此由文義解釋即可清楚得知外，從原審被告於九十一年十一月廿六日所提證二監修表資料，亦知於民國八十七年八月廿三日小熊屋公司同意購買設計圖稿日之後，仍持續進行設計圖送審之事實，亦可見一斑。又小熊屋公司稱，國際影業公司因其及其他公司（薇尼及中越佳公司）之申請，發交之授權標貼紙點收一事不爭執云云。惟小熊屋等公司所有授權貼紙申請表，均屬於文具類及服裝類用品（詳見本院卷第二宗第一九七頁至二○○頁），因小熊屋全係就文具類及服裝類用品申請授權貼紙，由其申請表上記載可知小熊屋依合約號碼、種類、品名、授權品項、零售價、貼紙編號、數量等提出申請，故小熊屋公司對於特定貼紙應搭配之商品知之甚稔。原審原告亦因而得知原審被告在何項商品上使用貼紙，則原審原告所稱對於原審被告陸續申請發交巨量之授權標貼，而竟未有商品送審通過以銷售之情事，豈能無疑云云，顯屬過慮。原審被告之此項抗辯亦不足採。從而原審被告之製售如附表編號一、二、九、四、六、十三等號商品，未經原審原告之授權，要堪認定。至於刑事案件檢察官如何認定，且尚在偵查中（續查後之不起訴處分仍得再議），本院或台灣士林地方法院之另案民事判決結果如何，均與本案所涉事項無關，無拘束本院之效力，附此說明。

九、關於附表編號三之商品部分，經查：國際影業公司與小熊屋公司約定之「基礎契約」第二條，針對授權之品項訂有明文，即包括鉛筆（木、塑膠）Pencil(wood,plastic)、筆（塑膠、金屬）Pen(plastic,metal)．．．便條紙Memo paper等文具類商品。今因系爭編號三小叮噹夾板筆座商品確使用有「小叮噹及圖ＤＯＲＡＥＭＯＮ」商標圖樣（被上訴人曾辯稱：「板子上並沒有圖案，只有便條紙有圖案」惟與事實不符），而系爭小叮噹夾板筆座又未在國際影業公司與小熊屋公司所定之「基礎契約」第二條授權品項中，則小熊屋公司製造、販賣前開小叮噹夾板筆座的行為，當屬未經授權之侵權行為無誤。原審被告一再稱該筆座之主要功用在「便條紙」之固定及提供使用，與便條紙係一整體設計之物件，不能割裂而分別認定其功能及品項云云，純屬辯之詞，蓋便條紙與（夾板）筆座既有不同功能，本可單獨成為商品品項，今國際影業公司既係授權小熊屋公司開發用以書寫之便條紙而未及固定便條紙之（夾板）筆座，當不容小熊屋公司任意擴張範圍。

十、附表編號十之商品，原審被告雖抗辯係向金芄福實業有限公司販入，且經授權云云，無非提出統一發票及進貨明細表，並舉證人劉朋仁為證。惟查，原審被告所提統一發票金額與進貨明細表之金額不符，己難以證明曾向金芄福購入系爭商品。此外明細表上之商品單價，與第三人錢櫃公司致小熊屋公司訂購單上之單價亦相去甚遠，難認屬同一商品。又證人劉朋仁雖到庭證稱系爭商品係其所屬公司經授權製造，惟本院命其查報系爭時鐘確經審核通過之資料，該證人劉朋仁迄未陳報，故不能證明系爭商品確實獲得授權，何況證人劉朋仁更證稱，曾以口頭告知原審被告僅限於百貨公司專櫃販售。原審被告亦係國際影業公司之產品開發授權廠商，對產品之取得授權與否之注意義務，應高於一般消費者，自不得僅以雜誌上所載內容圖卸責任。

、附表編號十二之商品，原審被告辯稱係向第三人樹屋公司購入，且經授權，雖亦提出統一發票與進貸明細表影本，並舉證人王宇同為證。惟查該統一發票金額與進貨明細表之金額不符，已難以證明向第三人樹屋公司購入系爭商品為真實。且明細表上之商品單價，與錢櫃公司致小熊屋公司訂購單上之單價亦相去甚遠，難遽認屬同一商品。原審被告亦未能證明樹屋公司獲得授權製造銷售系爭商品（原審原告否認有授權）。又原審被告雖另提出樹屋公司出具之證明函，ＲＵＮＡ公司之產品目錄，以證明樹屋公司之貨品來自於ＲＵＮＡ公司。惟原審原告否認樹屋公司出具之函為真正，且依民事訴訟法第三百零五條第三項之規定，證人須經兩造同意始得於法院外以書狀為陳述，故樹屋公司出具之函並無證據能力。何況證人王宇同亦未曾提出任何交易資料以證明其商品之來源。原審被告就此部分之抗辯，亦不足採。

、按商標專用權人，依商標法第六十一條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標專用權人，得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。商標法第六十六條第一項定有明文，是商標專用權人依商標法第六十一條請求損害賠償時，得就上開三款計算賠償方式之規定選擇其一為主張，原告主張依據上開規定第款之規定為主張，被告抗辯應以被告亦得依商標法第六十六條第一項第二款後段之規定，主張扣除成本及必要費用以定損害賠償數額即非有據，且原審被告亦自認其無法就其成本及必要費用為詳盡地舉證，其抗辯亦不足取。因此，就如附表編號一、二、三、四、六、九、十、十二、十三號之產品其零售價格分別為十七元、十九元、二十一元、四十九元、六十三元、六十四元、六十六元、九十元、一零二元，此業據原告提出錢櫃公司訂購單一紙為證，被告對此亦不為爭執，則就查獲之如附表編號一至四之產品，均已超過一千五百件，依上開規定自應按其總價定期賠償金額，則如附表編號一商品之賠償額度應為六十八萬元（即40000X17=680000）、如附表編號二商品之賠償額度應為五十七萬元（即30000X19=570000）、如附表編號三商品之賠償額度應為六萬三千元（即3000X21=63000）、如附表編號四商品之賠償額度應為十四萬七千元（即3000X49=147000)、 另如附表編號六、九、十之商品，其查獲之商品數量均分別為一千個，如附表編號十二及十三之產品數量均分別為五百個，本院審酌其侵害情形，數量及產品之性質，同時以原審被告小熊屋公司為原審原告國際影業公司間，原有就文具類商品簽有授權合約，竟不顧契約義務，仿冒其他產品之商標而為販售，認應全部以查獲商品零售單價之一千五百倍為計算原審原告得請求賠償損害金額為當。依此標準計算，原審原告得請求之財產上損害，合計為二百零三萬七千五百元。（詳如附表「擴張後請求之數額」欄所載，其中編號五、七、、八、十一、十四號部分，原審原告已撤回而不請求，故以零計。）、依商標法第六十六條第三項規定，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，亦得請求賠償相當之金額。原審被告製造、販賣如附表所示編號第一、二、

三、四、六、九、十、十二、十三號等商品，導致消費大眾誤認原審原告自行製造或授權生產設計較粗糙，品質較低劣之「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列商品，致原審原告業務上信譽均嚴重受損。揆諸上開規定意旨，小學館公司得就其業務上信譽受損部分，請求原審被告連帶給付賠償金並無不合。原審被告雖辯稱：原審原告未舉證證明所受業務上信譽損害程度，及賠償金額之計算方法，應認其請求連帶給付賠償金為無理由云云。然查，仿造他人已登記之商標製造出售，欺騙消費者，以致消費者誤買品質低劣之仿製品，因而損害被害人之信用等無形損害，若視為屬於財產上損害，則被害人舉證困難，即無法請求賠償，若將此種無形損害視為非財產上損害，則被害人祇要能舉證證明有仿造之事實，即可請求非財產上損害賠償，原審被告之抗辯，亦屬無據。衡諸小學館公司係創立於西元一九二二年，乃有七十九年歷史之世界著名公司，其資本額為日幣一億四千七百萬元（約折合新台幣三千九百六十九萬元），年營業額高達日幣一千六百一十億元（約折合新台幣四百三十四億七千萬元），且「小叮噹ＤＯＲＡＥＭＯＮ」系列商品經國際影業公司在台灣地區努力推廣，已建立高知名度與優良形象（參見原審原告於原審八十九年十一月二十九日庭呈之文教禮品採購年鑑等影本）等情，原審原告請求原審被告連帶給付賠償金新台幣一十五萬元，作為業務上信譽損害賠償，即無不當，本院認為相當，應予准許。

、「依民法第一百八十五條第一項之規定，共同侵權行為人固連帶負損害賠償責任，惟同條前項段所謂共同侵權行為，須共同行為人皆已具備侵權行為之要件始能成立，若其中一人無故意過失，則其人非侵權行為人，不負與其他具備侵權行為要件之人連帶賠償損害之責任」，最高法院二十二年上字第三四三七號判例著有明文。第三人錢櫃公司縱向原審被告訂購使用近似系爭商標圖樣之商品，並無證據足資證明第三人錢櫃公司，就原審被告所出售之使用近似系爭商標圖樣之商品，實係其無權製造之使用近似系爭商標圖樣之商品，或其他人未經原審原告授權而製造、販賣之使用近似系爭商標圖樣之商品等情係明知或可得而知。揆諸上開最高法院判例意旨，尚難認第三人錢櫃公司與小熊屋公司為共同侵權行為人。第三人錢櫃公司並非為賠償原審原告所受損害，而與國際影業公司於八十八年十二月一日達成協議，且其給付予原審原告國際影業公司之一百二十萬元係所謂「廣告促銷費」，並非損害賠償金等情，業據原審原告一再陳明。蓋徵諸所簽具之協議書，已明確約定國際影業公司同意錢櫃公司以提及之小叮噹商品贈送予消費者，以促銷視聽服務。基於避免因法律生活可能引起訴訟而造成支出勞力、時間、費用之風險，任何人對於可能發生之爭執非不得預先訂立契約以防止之。至於該爭執事項是否確實該當法律上刑事責任或民事損害賠償責任，則非所問。第三人錢櫃公司以使用有小學館公司商標圖樣之商品，供作促銷其視聽服務之行為，是否即該當商標法或民法上損害賠償責任之構成要件，尚難逕予認定，但第三人錢櫃公司為避免日後爭執，亦非不得先與在台灣享有上開商標獨家使用權之國際影業公司簽訂契約或協議書。該協議書即不容原審被告任意指其具有民事損害賠償之性質。況且原審被告指稱該項協議為第三人錢櫃公司、國際影業公司與小熊屋公司三方達成之協議，且錢櫃公司所支付之一百二十萬元中，有三十四萬多元為小熊屋公司應向錢櫃公司收取之價金中扣除云云，均未能舉證證明。則原審被告主張，其所負連帶賠償責任，在第三人錢櫃公司所給付與國際影業公司之一百二十萬元範圍內免責，即屬依法不合。

、原審被告小熊屋公司既均未符合原告之授權約定，而使用近似於原審原告所有之系爭商標圖樣或文字，並擅自售予錢櫃公司，自屬侵害原審原告之商標專用權，原審原告自得請求損害賠償。甲○○為小熊屋公司之負責人，對於銷售上開未經授權之商標產品，乃屬小熊屋公司之業務執行，且已違反商標法上關於保護商標專用權人之規定致原審原告受有損害，對於原審原告自應依公司法第二十三條之規定與被告小熊屋公司負連帶賠償責任。其應賠償之金額合計為二百十八萬七千五百元，原審原告在原審請求小熊屋公司與甲○○應連帶給付一百二十五萬元，原審判令原審被告連帶給付六十九萬及法定遲延利息並無不當，原審被告對該項判決不服，提起上訴，據上所述，並無理由，其上訴請求廢棄改判，既無理由，應予駁回上訴。又原審原告對原審判決其敗訴部分，既有不當，其上訴請求廢棄改判命原審被告再連帶給付五十五萬一千元，為有理由，應將此部分廢棄改判如主文第二項所示。又原審原告在本院之擴張請求原審被告再連帶給付原審原告九十三萬七千五百元，及加計自擴張聲明狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，亦有理由，爰判決如主文第三項所示。又兩造分別陳明願供擔保請求為准，免假執行之宣告，經核並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。又國際影業公司為經小學館公司授予上開商標在台灣地區之獨家使用權者，其因商標專用權受侵害所受之損害，不論財產上或商業信譽上之損害，範圍均屬相同，因此如原審被告連帶向原審原告小學館公司或國際影業公司其中之一給付賠償金，原審被告所負連帶賠償責任，在其給付範圍內消滅。附此說明。

、據上論結，原審原告小學館公司、國際影業公司之上訴及追加之訴均有理由，原審被告小熊屋公司及甲○○之上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第四百五十條、第七十八條、第七十九條、第四百六十三條、第三百九十條第二項、第三百九十二條，判決如主文。

~B1民事第三庭審判長法　官　陳照德~B2法　官　陳成泉~B3法　官　蔡王金全

附註：民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。Ｙ~FO~t40