臺灣高等法院 臺中分院93年度智上字第14號

• 裁判案由: 損害賠償(專利權)
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 94 年 08 月 30 日

臺灣高等法院臺中分院民事判決　93年度智上字第14號
上　訴　人　　乙○○
訴訟代理人　　徐鼎賢　律師
被上訴人　　　銘祐實業有限公司
兼法定代理人　丁○○
上二人共同
訴訟代理人　　蔣文生　律師
被　上訴人　　鉦生股份有限公司
兼法定代理人　丙○○
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國93年9月
24日臺灣臺中地方法院92年度智字第28號第一審判決提起上訴，本院於94年8月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但有民事訴訟法第255條第1項第2款至第6款情形者，不在此限，民事訴訟446條第1項定有明文，而民事訴訟法第255條第1項第3款
係擴張或減縮應受判決事項之聲明者。本件上訴人於起訴時原請求被上訴人等應連帶給付新台幣（下同）600萬元，及
自起訴狀繕本送達之翌日起，至清償日止，按年息百分之5
計算之利息，於上訴本院後，變更聲明為被上訴人等應各給付上訴人600萬元整，及自起訴狀繕本送達被上訴人等之翌
日起至清償日止，按週年利率5﹪計算之利息。被上訴人其
中一人已履行給付，其他被上訴人即免其給付義務；核屬減縮應受判決事項之聲明，依首開法條規定，自應准許之，先此敘明。
二、本件被上訴人鉦生股份有限公司與被上訴人丙○○二人經合法通知，均無正當理由，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依上訴人之聲請，由其一
造辯論而為判決。
乙、實體方面：
一、本件上訴人起訴主張：上訴人為專利權人，取得中華民國之新型專利，名稱：「鉗類工具雙色握柄覆套之雙色結合構造」，專利期間自民國（下同）86年10月11日起至96年12月14日止（另第一追加專利，期間自90年2月11日起）證書字號
：新型第130867號（下稱系爭新型專利）（含第一追加專利）。緣於88年7月28日，上訴人與被上訴人銘祐實業有限公
司（下稱銘祐公司）訂有專利品授權銷售合約書，約定由上訴人生產上開專利所衍生之專利品暨鉗類工具雙色握柄覆套供應被上訴人銘祐公司，授權由被上訴人銘祐公司對外報價、接單、出口、銷售，被上訴人銘祐公司且有義務全力銷售，不得從事製造或委由第三人從事仿製行為，亦不得另外代理自己或他人生產同類產品，否則即屬違約，應賠償上訴人違約金600萬元（合約書第11條）。查被上訴人丁○○為被
上訴人銘祐公司之負責人，被上訴人丙○○為被上訴人鉦生股份有限公司（下稱鉦生公司）之負責人，其二人均明知上訴人為系爭新型專利權人（含第一追加專利），竟存仿冒上訴人系爭新型專利權之意思聯絡，自91年1月起，由被上訴
人銘祐公司委由被上訴人鉦生公司製造「鉗類工具雙色握柄覆套」，交由被上訴人銘祐公司組裝製成鉗類工具後，行銷於市，而侵害上訴人之系爭新型專利權（含第一追加專利）。爰依專利法第105條準用同法第88條（修正後第84條）第1項、民法第28條規定，提起本件訴訟，依系爭專利品授權銷售合約書第11條之約定，無論被上訴人銘祐公司所生產之同類產品，是否侵害上訴人之系爭專利，被上訴人銘祐公司及被上訴人鉦生公司均應依法給付違約金。爰請求被上訴人應連帶給付上訴人600萬元及法定遲延利息，並聲明願供擔保
請准宣告假執行等語。
二、被上訴人銘祐公司及被上訴人丁○○則以，被上訴人銘祐公司雖與上訴人訂有「專利品授權銷售合約書」，惟被上訴人銘祐公司現所製造之產品核與上訴人之專利不同。亦即，被上訴人銘祐公司並無仿製上訴人之專利產品，另被上訴人銘祐公司係委託被上訴人鉦生公司製造產品，被上訴人鉦生公司係受被上訴人銘祐公司指示而為開模及製造，有關被上訴人銘祐公司與上訴人間之契約或上訴人專利權，被上訴人鉦生公司並不知情。另「雙色之鉗類工具握柄」，早在上訴人申請專利之前即已存在（即習用技術），上訴人據以主張之專利係新型專利，而新型專利係就現有產品之結構改良，因而絕非單憑產品是「雙色之鉗類工具握柄」，即謂相同，而應比對產品之結構是否落入申請專利範圍中。而被上訴人銘祐公司所製者即是在握柄上設一凹槽而結合在凹槽上，此係與上訴人之專利不同。是本件上訴人之請求要無理由等語，資以抗辯。被上訴人鉦生公司及被上訴人丙○○（原審最後一次言詞辯論前到庭之陳述）則以，伊係根據被上訴人銘祐公司提供之樣品去製造，銘祐公司與上訴人間有無侵害專利權乙事，伊並不清楚等語，資以抗辯。
三、原審審酌兩造提出之攻擊防禦方法後，判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請。上訴人不服提起本件上訴，於本院聲明：⑴原判決廢棄；⑵被上訴人等應各給付上訴人600萬元整，
及自起訴狀繕本送達被上訴人等之翌日起至清償日止，按週年利率5﹪計算之利息。被上訴人其中一人已履行給付，其
他被上訴人即免其給付義務；⑶前項判決上訴人願供擔保，請准宣告假執行；⑷第一、二審訴訟費用由被上訴人等負擔。被上訴人銘祐公司及被上訴人丁○○於本院答辯聲明：⑴上訴駁回；⑵訴訟費用由上訴人負擔；⑶如受不利之判決，願供擔保免予假執行。被上訴人鉦生公司及被上訴人丙○○均未於最後言詞辯論期日到場，亦未曾提出書狀作何陳述或說明。
四、兩造不爭執之事實：（本院卷第94、95頁）
（一）上訴人為專利權人，取得中華民國之新型專利，名稱：「鉗類工具雙色握柄覆套之雙色結合構造」，專利期間自86年10月11日起至96年12月14日（另第一追加專利，期間自90年2月11日起）證書字號：新型第130867號（含第一追
加專利）。
（二）八十八年七月二十八日，上訴人與被上訴人銘祐公司訂有專利品授權銷售合約書，如合約書所載。
（三）被上訴人丁○○為被上訴人銘祐公司之負責人，被上訴人丙○○為被上訴人鉦生公司之負責人，自91年1月起，由
被上訴人銘祐公司委由被上訴人鉦生公司製造「鉗類工具雙色握柄覆套」，交由被上訴人銘祐公司組裝製成鉗類工具後，行銷市場。
五、本件之爭點厥為：⑴除銘祐公司以外之被上訴人是否應依系爭專利品授傳銷售合約書負給付違約金之責任？⑵系爭專利品授權銷售合約書第11條中「第6條」之記載，是否為「第8條」之誤？⑶依合約書第11條之約定，被上訴人銘祐公司是否從事國內、外之製造或委由第三人從事同類產品之行為，即應賠償上訴人違約金6,000,000元？或以被上訴人銘祐公
司有仿冒上訴人之系爭專利產品為前提，方須給付違約金？⑷上訴人之系爭專利權，是否因被上訴人銘祐公司、鉦生公司之製造、販賣產品行為，而受侵害？
（一）除銘祐公司以外之被上訴人是否應依系爭專利品授傳銷售合約書負給付違約金之責任？
按，債之關係，指一方當事人得他方當事人請求一定給付的法律關係，具有所謂之相對性（即僅於特定當事人間可得請求）。參諸，本件上訴人所主張卷附之「專利品授權銷售合約書」係由上訴人與被上訴人銘祐公司所簽訂，有該合約書在卷可憑（原審卷第10至12頁)，此並為其等2人所不爭，是該契約之當事人係其2人甚明。是以，上訴人
本於上開合約書第11 條之約定，對被上訴人丁○○、被
上訴人鉦生公司、丙○○為本件訴之聲明（即違約金）之主張，即屬無據。
（二）系爭專利品授權銷售合約書第11條中「第6條」之記載，
是否為「第8條」之誤？
１、上訴人主張渠與被上訴人銘祐公司間所訂「專利品授權銷售合約書」第11條前段所載：如乙方違反第「6」條之貿
易業務報價、接單之權利以外，．．．。應屬第「8」條
之誤植，其依據不外以前述合約書第11條固記載：如乙方違反第「6」條貿易業務報價、接單之權利以外，倘有從
事國內、外製造或委由第三人從事仿製之行為，一經查獲，則乙方應賠償甲方之違約金600萬元整之罰金，．．．
。惟所載第「6」條觀諸合約書第6條、第8條及第11條所
載文意及邏輯，顯係第「8」條之誤載，蓋依據第「6」條約定：如甲方違反上條之規定，而導致乙方有所損失，則甲方應負責賠償之。該條純為甲方違約導致乙方損失，應賠償乙方之約定；而第11條所載則為規範乙方違約應賠償甲方之約定，第8條亦為乙方違約之相關約定，綜觀全合
約意旨，該合約書第11條所載：如乙方違反第「6」條貿
易業務報價、接單之權利以外，．．．，一經查獲，則乙方應賠償甲方之違約金600萬元整之罰金，．．．．。應
屬第「8」條之誤載。如為第6條之記載，則第11條前段：如乙方違反第6條貿易業務報價、接單之權利以外之約定
，將形同具文，毫無意義云云，並舉證人即合約書之制作者甲○○為證。
２、按本件系爭之契約，係由上訴人與被上訴人銘祐公司雙方合意簽訂，因此解釋該契約內容或其意思表示時，所應探求之當事人真意，自應為本件雙方當事人之真意，而非一方之真意　，更非包括證人甲○○在內之任何第三人之真意。是以證人甲○○雖證稱伊就是將這份銷售合約書交給乙○○（當庭提出專利品授權銷售合約書空白一份），依他所需要的由乙○○自己修改，修改之後，乙○○就打成系爭的銷售合約書，簽約的時候沒有再給伊看。空白契約書第10條中所載第6條，本來就有錯誤的，伊沒改，乙○
○也沒有改。伊認為第10條中所指的第6條應該是第7條、第9條等語（見本院卷第55、56頁），然此為證人甲○○
事後所為之意見表示，實與探求雙方當事人真意無關，更何況雙方簽約時證人甲○○並未在場，此業據證人證述在卷，其所言自不足以代表或證明雙方當事人簽約時之真意。況且契約　內容有待解釋者，應係在契約內容未有明定或文義不明之情況下方屬必要，而於解釋時，應通觀契約全文之意思表示方式，藉以探知雙方真意；觀兩造間之契約，其第11 條，其前段縱有錯誤，亦不必然可認定雙方
之真意乃第8條之誤植，蓋第8條係規定「乙方對甲方所提供上開專利品之授權，有義務給予全力銷售之責任，且不得另外代理自己或他人生產之同類產品，否則視為違反本合約內容，甲方有權逕行依法撤銷授權。」其後段已有明定違反該條前段約定之效果，即甲方（按：即上訴人）有權撤銷授權而已，並未接著明定須賠償違約金，反觀第6
條，其違反之效果即明定應負責賠償，而第9條及第10條
就違反之效果則分別定為「權利自動消滅」及「背信之告訴」，亦均未約定須賠償，換言之，系爭合約之意思表示方式，係於各條之前段明定規範，並於後段緊接著約定違反之效果；第8條既已明定違約之效果，並未包括賠償違
約金，則其違約效果自應僅限於其所明定者，上訴人自不得僅憑一己之意而任意將第11條前條所定之第6條解釋為
第8條之誤植，　縱令上訴人事後認為其係當初擬定契約
時有所疏漏，亦僅係其個人事後之想法，自不能任由其以錯誤為由而任意解釋之，否則豈非視當初雙方之合意為無物？更何況第8條之內容亦非「貿易業務報價、接單之權
利」（即第11條前段條號以下所述）。是以上訴人主張合約書第11條所指之第6條為第8條之誤載，並非可採。
（三）依合約書第11條之約定，被上訴人銘祐公司是否從事國內、外之製造或委由第三人從事同類產品之行為，即應賠償上訴人違約金6,000,000元？或以被上訴人銘祐公司有仿
冒上訴人之系爭專利產品為前提，方須給付違約金？
１、查該合約書第11條係約定：「如乙方（註：即被上訴人銘祐公司）違反第6條貿易業務報價、接單以外，倘有從事
國內、外之製造或委由第三人從事仿冒之行為，一經查獲，則乙方應賠償甲方（註：即上訴人）之違約金600萬元
整之罰金，．．．。」等語，參以合約書第8條係規定「
乙方對甲方所提供上開專利品之授權，有義務給予全力銷售之責任，且不得另外代理自己或他人生產之同類產品，否則視為違反本合約內容，甲方有權逕行依法撤銷授權。」所規範之對象明定為「同類產品」，倘第11條所規範之對象亦為「同類產品」，則僅須定於同一條文即可，且第11條之用語「仿冒」既與第8條之用語「同類產品」相異
，自難為相同之解釋，是以被上訴人銘祐公司應負該條違約金之責任，以被上訴人銘祐公司有仿冒上訴人之系爭專利產品為前提（至於該600萬元之性質係懲罰性違約金或
損害賠償預定性之違約金，係另一問題）。是上訴人以不論被上訴人銘祐公司所生產者是否仿冒上訴人之系爭專利權（含第一追加專利），如為同類產品即可為上開違約金之主張（上訴人以合約書第8條為據），應屬無據。
２、至證人甲○○所謂之「偽製」係指製作與專利品一模一樣的東西，「仿製」是指對專利品稍微作修改等語焉（本院卷第57頁），其說法應係根據83年1月21日專利法修正公
布前之罰則規定：「『偽造』有專利權之新型者．．．」「『仿造』有專利權之新型者」，依當時法令規定可知，「仿造」（仿製）乃係專利侵害之態樣之一。然查本件系爭物品，業經工研院鑑定認為屬於傳統習知之構造（詳如後述），自然早於上訴人之專利構造，並無侵害上訴人之專利權，既無侵害上訴人之專利權，被上訴人即無合約書第11條所謂仿製之行為。
（四）上訴人之系爭專利權，是否因被上訴人銘祐公司、鉦生公司之製造、販賣產品行為，而受侵害？
１、按，民法第184條第1項前段：「因故意或過失不法侵害他人權利者，負損害賠償責任」。旨在宣示過失責任原則（同法第184條第1項後段、第2項亦同），其成立要件可歸
納為構成要件（即指侵害他人權利之行為而言，組成因素包括行為、侵害權利、造成損害及因果關係）、違法性、及故意或過失，是為侵權行為的三層結構。而所謂之「權利」包括專利權。專利法第84條（修正前第88條）規定，為民法第184條意旨之重申（即特別規定），另專利法第
85條（修正前第89條）規定，則係侵害專利權損害賠償方法及範圍之特別規定（參閱民法第213條至216條）。換言之，即須加害人（於本件則為被上訴人）之行為，符合前開三要件，始成立侵害上訴人系爭新型專利權之行為（即責任原因之成立），而此三要件，即被上訴人應負損害賠償責任之充分且必要條件。其中就「侵害權利」而言（即構成要件之一要素），專利權侵害之態樣可分為「直接侵害」、「間接侵害」兩類（註：另有三分法者即「直接侵害」、「誘引侵害」及「輔助侵害」者），其中所謂「直接侵害」即自然人或法人未經同意，製造、使用、販賣要約或進口為申請專利範圍所包含之物品或方法之謂（專利法第56條第1、2項參照）。於決定直接侵害時，有兩步驟，即⑴須明確界定何者為經核准之專利，即解釋申請專利範圍之文義。⑵須決定經解釋之申請專利範圍是否包含受告訴之物品或方法。而此有兩種方式，判定是否包括，即①文義侵害之檢驗。②均等原則（doctrine of e quiva
－lents）。「均等原則」（亦稱「均等論」）之主要目
的在於以實質解釋彌補形式解釋之不足，且不以影響技術範圍之安定性為前提。就「均等」之文義以觀，即所謂侵害態樣與發明專利為技術之實質同一，擴張於專利法上之同一技術。換言之，就申請專利範圍與專利侵害之認定，係根據所謂「全部要件原則」（ＡｌｌＥｌｅｍｅｎｔＲｕｌｅ），該原則之適用在於除非被上訴人的物品或方法具備申請專利範圍（或在均等原則意義內與之均等）所有要件，否則不構成侵權。亦即全要件原則先於均等原則而為判斷，於全要件原則不符合之後再以均等原則判定，若符合全要件原則，即勿須再以均等原則判別，而再以逆均等過濾。
２、按鑑定人由受訴法院選任，並定其人數。法院於選任鑑定人前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人者，應從其合意選任之。但法院認其人選顯不適當時，不在此限。民事訴訟法第326條第1、2項定有明文。本件上
訴人主張被上訴人製造販賣之「鉗類工具雙色握柄覆套」產品，於原審經徵詢上訴人及被上訴人銘祐公司之意見後（原審卷第152頁），於92年12月3日委由財團法人工業技術研究院鑑定，其鑑定結果為被上訴人銘祐公司、鉦生公司前開生產之「鉗類工具雙色握柄覆套」產品與上訴人具有專利之「鉗類工具雙色握柄覆套之雙色結合構造」構成要件不完全符合，而兩者實際上為使用不同之技術手段或方法，達成同一作用，且產生同一結果，故亦不適用均等論。另追加專利部分，構成要件亦不完符合，另無相對應於專利追加一所述之為對應物，故不適用均等論。故而，上訴人具有系爭專利之產品及追加專利部分，與本件其所主張被上訴人銘祐公司、鉦生公司生產之產品，專利申請範圍不同。此有前開鑑定單位之鑑定報告，附卷可稽（外放）。
３、上訴人雖以上開財團法人工業技術研究院鑑定報告，與卷附國立中興大學及財團法人中國生產力中心鑑定報告書鑑定結果尚屬有異，且並未就「技術置換性之容易推知」及「是否具進步性」為進一步之鑑定，尚非完整為由，而聲請本院另委請慶齡工業研究中心為深入鑑定云云，惟查：⑴財團法人工業技術研究院係上訴人與被上訴人銘祐公司於原審合意指定之鑑定機關，上訴人不得以鑑定結果對渠不利即認鑑定報內容為不可採。
⑵經本院將上訴人質疑之點請財團法人工業技術研究院為補充鑑定後，其補充鑑定結果為：①傳統習用之鉗類工具握柄覆套，是於握柄主體即硬質材料結合部預設一階一層凹形狀構造，再利用一軟質材料之護墊黏固於該凹槽內。②待鑑定物品之握柄主體即硬質材料結合部與傳統習知者固均為一階一層凹形狀構造，惟其軟質材料與握柄主體即硬質材料之結合技術及原理，與傳統習知者並不相同；差異在於待鑑定物品之軟質材料與硬質材料之結合方式為以射出成型者，．．．，其製造方法與本專利之產品類似，因此待鑑定物品與本專利之產品才需強調結合面大及溶料流動之重要性；而傳統習知者大多不是雙次射出成型結合製造，卻是以兩次分別製造出成型之軟質材枓與硬質材料，再另行將質軟材料以強力膠或高週波等外力黏著方式固定於硬質材料上。③待鑑定物品雙色結合端之一階一層凹形狀構造，與專利之　形多層斜波構造，並不具置換可能性或置換容易性。④待鑑定物品相較於專利案其握柄覆套結合之作用及結合，是屬比較落後之技術，且不具進步性。⑤由於第130867號專利之專利申請範圍，其文字敘述包覆範圍並不是很廣，並沒有將所有「雙色雙次射出成型」之製造方式及「硬質與軟質不同硬度之原料相溶結合」之結合方式包含在內，而是範圍較窄的只是「某種形狀的結合面的結構」，也就是”雙色結合之兩結合面為　形多層斜坡之構造”此一種結構者；此一多層斜坡之構造是否有包含類似待鑑定物之「一階一層凹形狀構造」者？或是否能更廣義的擴大解釋為包含類似待鑑定物之「一階一層凹形狀構造」者？答案是否定的。鑑定結果是：待鑑定物並沒有落入新型第130867號專利之專利申請範圍內。有補充鑑定報告書在卷（外放）可稽。
⑶至上訴人所提之國立中興大學、財團法人中國生產力中心及財團法人台灣經濟發展研究院之鑑定報告書，因非法院所囑託鑑定，尚非可採為判決之基礎。
４、本院按以上開鑑定報告其鑑定之程序、原則，係依前開所述認定直接侵害之步驟，分別以「全要件原則」、「均等原則」而為先後判定，並無不妥之處，並核與智慧財產局之判斷專利侵害之流程相符。是以本件被上訴人銘祐公司、鉦生公司前開所製造之產品，非上訴人具有上開專利權之保護範圍。即上訴人之上開專利權並未因被上訴人銘祐公司、鉦生公司前揭之製造、販賣產品行為，而受侵害甚明。是本件上訴人所主張之責任成立原因，尚不成立，則其本件請求，於法即屬無據。
六、綜上所述，本件上訴人主張被上訴人等人侵害其專利權，依系爭合約書第11條之規定，應給付違約金0000000元，為不
足採，被上訴人抗辯尚屬可信。是則上訴人執此主張被上訴人等應各給付上訴人600萬元整，及自起訴狀繕本送達被上
訴人等之翌日起至清償日止，按週年利率5﹪計算之利息。
被上訴人其中一人已履行給付，其他被上訴人即免其給付義務云云，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證既已明確，即上訴人所主張之責任損害原因既未成立，已如前述，則有關損害賠償之範圍，本院即勿庸再予審認，另被上訴人鉦生公司對於上訴人與被上訴人銘祐公司間之關係，是否知情，亦與本件無涉，亦予敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第463條、第385條第1項前段、第449條第1項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　94　　年　　8　　月　　30 　　日民事第二庭審判長法　官 童有德
法　官 謝說容
法　官 蔡秉宸
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書 (須按他造人數附具繕本)。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 吳宗玲
中　　華　　民　　國　　94　　年　　9 　　月　　2 　　日Ｈ