臺灣高等法院 臺中分院94年度智上字第16號

• 裁判案由: 損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 95 年 04 月 06 日
• 法官: 袁再興、吳惠郁、盧江陽
• 法定代理人: 丙○○、戊○○、丁○○
• 上訴人: 德保有限公司法人
• 被上訴人: 德泰鋅板企業有限公司法人、後東機械有限公司法人

臺灣高等法院臺中分院民事判決　94年度智上字第16號
上　訴　人　　德保有限公司
法定代理人　　丙○○
訴訟代理人　　林世祿律師
複　代理人　　甲○○
被　上訴人　　德泰鋅板企業有限公司
兼法定代理人　戊○○
被　上訴人　　後東機械有限公司
兼法定代理人　丁○○
上列 四 人
訴訟代理人　　王俊凱律師
複　代理人　　乙○○　住台中市○區○○街189號
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年6月
24日臺灣彰化地方法院92年度重訴字第183號第一審判決提起上
訴，本院於95年3月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：㈠伊為新型第105185號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」（下簡稱系爭專利）的專利權人，依專利法第一百零三條（此為舊法，現行法為第一百零六條）規定，專有該製造機結構之製造、販賣及使用之權。詎被上訴人戊○○向被上訴人丁○○購買而由被上訴人等人共同在彰化縣二林鎮○○里○○路○段二巷三○六號被上訴人德泰鋅板有限公司的工廠內所裝置的浪板製造機結構（下簡稱系爭機器），有侵害伊上述新型專利權之虞，經伊於民國（下同）八十九年六月間聲請原法院以八十九年度聲字第一五三號裁定保全證據，並將保全證據所拍攝的相片送請國立中興大學機械工程系鑑定結果，確侵害伊上述新型專利權，依專利法第一百零五條（現行法為第一百零八條）準用第八十八條（現行法為第八十四條）規定，被上訴人等即應連帶賠償伊之損害，因被上訴人等裝置的浪板製造機每月產值為新台幣（下同）一千三百二十萬元，每月生產成本為一千一百四十八萬四千元，故每月實得毛利為一千七百十六萬元，則伊自八十八年六月至八十九年五月計一年的損害額即為二千零五十九萬二千元，伊先請求一百六十四萬七千三百六十元，其餘損害日後再行請求。㈡被上訴人等裝置的浪板製造機，雖以滾輪導引，然與伊專利機器結構所設置的導槽架以導引輸送帶，其限制定位皮帶左右偏移的功效並無不同。又導引滾輪於導引時，必會摩擦到定位皮帶，且滾輪之接觸面大，摩擦力亦不會小於伊專利機器結構所設置的導槽架。因此，中國機械工程學會所為鑑定報告稱：「待鑑定物以分別設置於機體前方之一導引滾輪裝置，利用轉軸及導引滾輪，予以控制定位皮帶之進行方向。此導引滾輪是以滾動之形式與定位皮帶接觸，不會對定位皮帶造成單側之摩擦磨耗，且利用導引滾輪，更可以調整與保持定位皮帶的適當張力。由於上輸送帶與定位皮帶是分離的兩件物件，此種構造之功能與作用，與本專利所揭示使用之固定架、導槽架只能以滑動方式摩擦接觸定位皮帶之單側邊，明顯不同。兩案就其功能及效果而論，無法視為相同，不具有置換之可能性」等語，顯有違誤，蓋被上訴人機器以滾輪導引，係用以導引輸送帶二端之定位皮帶，以限制定位皮帶左右位置，與上訴人專利配合定位皮帶設置導槽架以導引輸送帶，二者均可限制定位皮帶之左右偏移，功效相同，並無不同，何以逕認功能及效果不同，引人疑竇。原審囑託鑑定單位所認被上訴人機器「不會對定位皮帶造成單側邊之摩擦、摩耗」，實有誤會，按導引滾輪於導引時，勢必摩擦到定位皮帶，否則如何帶動呢？而且滾輪之接觸面大，摩擦力豈會小於上訴人專利中之導槽架？而上訴人專利中之導槽架，也非僅「單側邊」，故鑑定報告的此部份所認，顯有失當。何況，該鑑定報告所述，與該工程學會於另案本院九十一年度上易字第一三四二號案函復法院詢問事項所稱：「兩案此部份都有防止定位皮帶左右偏移的相同作用，雖然機械結構不同，但是將固定架上之導槽架，以一滾輪予以置換，在機械設計實務上實為常見之技術，並非困難，具有置換的可能性與置換的容易性。該報告認為兩者之效果並不相同，滾輪之摩擦力較小，較不易磨損到皮帶，其實不然，滾輪之側邊勢必仍會摩擦到定位皮帶之內側，產生摩擦力與磨損，與使用導槽架之效果是相同的，此兩種結構雖不相同，對熟習該項技術者而言，能夠以等效手段予以替代」等語，即有矛盾。亦與該工程學會於另案臺灣臺中地方法院九十年度簡上字第十八號案所為鑑定報告認滾輪導引裝置與伊專利機器結構所設置的導槽架可視為均等，理由迥異等情。爰依民法第一百八十五條、公司法第二十三條、侵權行為法則及專利法第一百零五條（現行法為第一百零八條）準用第八十八條（現行法為第八十四條）等規定，求為命㈠被上訴人等連帶給付上訴人一百六十四萬七千三百六十元及加計自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，㈡被上訴人應將置於彰化縣二林鎮○○路○段二巷三○六號侵害上訴人所有新型第一○五一八五號專利「壁紙包含發泡材料於浪版內層之浪版製造機結構」之機器及製成品拆除並消燬，嗣後並不得再裝設使用，㈢上訴人願供擔保，請准宣告假執行之判決。
二、被上訴人則以：㈠被上訴人後東機械有限公司所承製之系爭機器，是依照訴外人林宗鑫所取得新型第174942號專利權之授權而施作，該專利於專利公報創作說明一，已與上訴人所取得的新型專利有所比較，故被上訴人後東機械有限公司所承製之系爭機器自無侵害上訴人的專利權。㈡上訴人所出具的國立中興大學鑑定報告，其鑑定不符合「全要件」及「均等論」的鑑定方式，枉顧上訴人之專利權範圍於專利申請時所撰寫的範圍甚小，未依照該專利範圍加以審酌，致前後矛盾，充滿重大瑕疵，要不足取。㈢依兩造同意之鑑定機關中國機械工程學會的報告，被上訴人並未侵害上訴人所取得的新型第105185號專利權，自不負侵權行為損害賠償責任。然上述鑑定報告仍有下述錯誤：１、鑑定報告第十四頁既已承認「待鑑定物使用兩組成形槽裝置，而本專利僅揭示一組產生摺邊之成形槽，在『構造』與『特徵』上與本專利組成明顯不同」，足見彼此並無相對應的元件，實無從均等。但鑑定報告第十六頁竟稱兩者成形槽具有置換可能性，顯然與經濟部所頒專利侵害鑑定基準第三十五頁所載「用原理或原則解釋技術範圍，即使有置換可能性與置換容易性之技術，亦不適用均等論之概念」有違。２、上訴人專利權之凹入狀成型槽，必須由二座板配合固定於支架後才能形成，而被上訴人承製的機器非但不存在上述「座板」與「支架」，且摺邊具有兩組撐開裝置，並使用上訴人專利所無之橫桿及撐片，其成形槽裝置的技術手段及機能根本與上訴人的專利不同，亦不可能與上訴人的專利均等。故鑑定報告顯然未依專利法第一百零六條第二項規定，於解釋申請專利範圍時，審酌創作說明及圖式。３、上訴人專利權之導槽架是由二角鐵構成，直接加壓於定位皮帶，且導槽架的目的，除固定定位皮帶外，並有定位上輸送帶的重要功能。但被上訴人承製機器前方設置的導引滾輪，除可以控制定位皮帶的進行方向外，不具有定位上輸送帶的效果與功能，自亦不符合均等論。４、鑑定報告既稱被上訴人承製機器在第一個成形槽裝置產生第一次摺邊，在第二個成形槽裝置又反向產生另一次摺邊，可見共有二次摺邊。惟鑑定報告竟謂僅有一次摺邊，而認為均等，此一部分敘述，亦有錯誤等語，資為抗辯。
三、本件上訴人主張，伊為新型第105185號「壁紙包含發泡材料於浪版內層之浪板製造機結構」的專利權人，於八十九年六月間，被上訴人戊○○向被上訴人丁○○購買而由被上訴人等人在彰化縣二林鎮○○里○○路○段二巷三○六號被上訴人德泰鋅板有限公司的工廠內所裝置的浪板製造機結構，認為有侵害伊上述新型專利權之虞，聲請原法院以八十九年度聲字第一五三號裁定保全證據，並將保全證據所拍攝的相片送請國立中興大學機械工程系鑑定等情，有上訴人提出專利證書、專利說明書、原法院八十九年度聲字第一五三號民事裁定及國立中興大學鑑定報告書等影本各一份為證，並為被上訴人等所不爭執，此部分，堪信上訴人之主張為真實。
四、至上訴人主張被上訴人等裝置的浪板製造機結構，經其送請國立中興大學機械工程系鑑定結果，侵害上訴人上述新型專利權等語，則為被上訴人等所否認，並以前揭情詞為辯。經查：
㈠、被上訴人等裝置的浪版製造機結構，於原審經兩造同意送請中國機械工程學會鑑定是否侵害上訴人之新型專利權結果，就⑴全要件原則分析，系爭之組成包含有：左、右支架、座板、成形槽、支輪、固定架、導糟架、壁紙導輪、及輪送帶導輪；而系爭機器之構造要件：方型機架結構、滾輪導引裝置、兩組紙捲座、兩組成形糟裝置、兩組撐開裝置、三個滾筒、以及輪送帶導輪。就二者比較分析，二者並非完全相同，有部分技術組成與機械結構並不相同，其主要差異：①、系爭機器中有兩組成形槽裝置，且其成形槽是以金屬底座平板放置於一橫跨方形機架結構的橫樑上，非如系爭專利是在左右支架上端的兩座板上凹入設置具預設深度之單一成形槽。②、系爭機器在成形槽的出口端，有兩組撐開裝置，可以保持與固定壁紙摺邊，但系爭專利並無此要件。③系爭機器無固定架與導槽架，乃利用轉軸及導引滾輪控制定位皮帶的進行方向，且定位皮帶與上輸送帶為分離的兩項物件；系爭專利有固定架與導槽架裝置，是以導槽架限制並導引上輸送帶二端之定位皮帶的進行方向。④系爭機器之方形機架結構上設置有成形槽及紙捲座，與系爭專利將成形槽之左右支架與壁紙架分開為兩個部分不同。⑤系爭機器具有紙捲座，可以轉動轉盤並帶動螺桿及錐形座，使壁紙捲容易裝卸；系爭專利則無此要件。準此，二者組成要件並非完全相同，即使排除系爭機器所增加新的技術要件，即上述第②及⑤項，二者尚有第①、③及④等三項差異。又就⑵均等論的觀點，上述第１及４項，雖符合均等論的要件，但第③項差異，因系爭機器之導引滾輪是以滾動的形式與定位皮帶接觸，非但不會對定位皮帶造成單側邊摩擦損耗，更可以調整與保持定位皮帶的適當張力，且其上輸送帶又與定位皮帶分離，實與系爭專利使用固定架及導槽架僅能以滑動方式摩接觸定位皮帶的單側邊，明顯不同，故二者的功能及效果無法視為相同，不具有置換的可能性，亦不符合均等論的要件。⑶鑑定結論認為二者內容實質不同，有該工程學會鑑定分析報告一份附卷可憑。足見被上訴人等裝置的浪板製造機結構之系爭機器，並未侵害上述上訴人所取得的新型專利權之系爭專利。至上訴人主張上開鑑定，被上訴人之系爭機器，雖以滾輪導引，但與系爭專利機器結構所設置的導槽架以導引輸送帶，其限制定位皮帶左右偏移的功效並無不同；又導引滾輪於導引時，必會摩擦到定位皮帶，且滾輪之接觸面大，摩擦力亦不會小於伊專利機器結構所設置的導槽架，因此，中國機械工程學會所為上開鑑定，顯有失當等語，惟中國機械工程學會係就上訴人之系爭專利公告、申請說明書及圖式之內容與被上訴人之系爭機器依全要件原則、均等論及禁反言比較分析，而認二者內容實質不同；其中上訴人系爭專利之導槽架係由二角鐵構成，直接加壓於定位皮帶，且導槽架的目的，除固定定位皮帶外，並有定位上輸送帶的重要功能，而被上訴人系爭機器前方設置的導引滾輪，亦可以控制定位皮帶的進行方向，固可認均具有定位上輸送帶的效果與功能，此部分，被上訴人辯稱不具有上開效果與功能，固不可採，惟系爭機器利用導引滾輪裝置，以轉軸導引滾輪控制定位皮帶及其進行所造成之摩擦力，此乃操控系爭機器之方法及因操作進行時所當然產生之耗擦力而已，就其技術原理及思想並不具進步性、新穎性，而系爭機器本身之構成要件與系爭專利之申請內容，二者之全要件既屬不同，自難單憑此遽認二者為實質相同，故上訴人主張被上訴人之系爭機器侵害伊系爭專利權云云，為不足採。
㈡、被上訴人另辯稱，上開鑑定報告第十六頁竟稱兩者成形槽具有置換可能性，顯然與經濟部所頒專利侵害鑑定基準第三十五頁所載「用原理或原則解釋技術範圍，即使有置換可能性與置換容易性之技術，亦不適用均等論之概念」有違，及鑑定報告既稱被上訴人承製機器在第一個成形槽裝置產生第一次摺邊，在第二個成形槽裝置又反向產生另一次摺邊，可見共有二次摺邊，惟鑑定報告竟謂僅有一次摺邊，而認為均等，此一部分敘述，亦有錯誤等語；上訴人主張，系爭機器之成形糟僅有一次摺邊，並無二次摺邊等語。然查，上訴人專利權之凹入狀成型槽，必須由二座板配合固定於支架後才能形成，而被上訴人承製的機器非但不存在上述「座板」與「支架」，且摺邊具有兩組撐開裝置，並使用上訴人專利所無之橫桿及撐片，其成形槽裝置的技術手段及機能根本與上訴人之系爭專利不同，已據本院到場勘驗屬實，且就系爭機器摺紙部分是否有Ｓ型摺邊（即二次摺邊），經本院到場勘驗結果為「壁紙藉由第一次滾筒之導引，經過第一成形槽與第一撐開裝置後，形成第一次摺邊，在壁紙外側二公分處成平行向上摺邊，經過第二次滾筒後，進入第二成形槽打開，然後產生了反向的一次摺邊，且完成摺邊後，壁紙再進入下層之成形槽，再從壁紙周邊四公分向上平行摺邊，然後壁紙就經過第三滾筒，被引導進入上下輸送皮帶之間。從上開摺邊情形，壁紙第一次摺邊再反向摺邊進入第二次摺邊其間，有Ｓ型摺邊」，並記明勘驗筆錄在卷可稽（見本院卷第八十五頁、八十五頁背面），及被上訴人當場提出壁紙一張為證（附於本院卷第八十七頁證物袋內）。從上述實際操作系爭機器之勘驗情形，足見系爭機器就壁紙由滾輪進入成形糟之「過程」確實有二次摺邊，即呈Ｓ型摺邊，僅是壁紙於第一次摺邊後（經成形糟第一次摺邊之功能、詳下述），經撐開，進入下層滾輪時再做第二次摺邊，而以最後一次（即第二次）摺邊作為包住發泡，故最後「結果」始未呈Ｓ型摺邊，是系爭機器為一次摺邊實乃指「結果」而言，對壁紙摺紙之「過程」仍有二次呈Ｓ型摺邊，足證上訴人之上開主張，容有誤解，為不足取。另中國機械工程學會之鑑定報告所稱系爭機器為「壁紙生的摺紙僅為一次摺邊，而非二次Ｓ型的摺邊」（見上開鑑定報告第六頁６），應指「結果」呈一次摺邊而言，亦附此敘明，從而，被上訴人辯稱系爭機器在第一個成形槽裝置產生第一次摺邊，在第二個成形槽裝置又反向產生另一次摺邊，共有二次摺邊等語，就摺紙「過程」言，並非無據。再就系爭機器摺紙過程有二次摺邊之功能，被上訴人指稱「目的在防止發泡材料外溢，抵靠鋼板（即浪板）之內側緣，如果單一摺邊就不可能抵住邊緣，可能會往外，導致發泡材料外溢」等語，乃經本院當場勘驗系爭機器，測試發泡壁紙包裝過程，勘驗結果：「第一次摺邊的凹痕地方在填滿發泡材料的部分，確實有抵住鋼板，防止發泡材料外溢的情形」，並記明勘驗筆錄可稽（見本院卷第八十五頁背面），蓋因系爭機器所使用之壁紙（如上開卷附之被上訴人提出之壁紙），其材質乃具有塑膠乳質，具有相當彈性，經過第一次摺紙壓制後，仍會呈半彈回狀態，因而得以抵住發泡材料，該功能為系爭專利所無，顯見系爭機器與系爭專利之成形糟、滾輪等構成要件、技術思想及功能不同，足證上開鑑定報告第十六頁所載系爭機器與系爭專利成形糟之設計，具有相同之技術思想，在實施時，實質上具有相同之功能、實質效果均相同，具有置換可能性等語，顯有違誤，此部分之鑑定說明，應不可採，是被上訴人辯稱系爭機器與系爭專利二者之成形槽不具有置換可能性等語，應屬有據，尚為可取。
㈢、再查，系爭機器依被上訴人指稱，係依據專利權人即案外人林宗鑫新型專利第174942號專利權實施，此有林宗鑫之專利公報可證（見原審卷第一宗第一二二頁），因此，該成型槽非屬於單純的成型槽，而是會形成Ｓ狀摺紙效果之成型板，反觀上訴人之系爭專利之前後設置之二成型槽係形成單一之摺紙效果，依照專利法第九十七條之規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」之構成要件而言，上訴人之專利權必須具備前後設置二成型槽且為單一摺紙功能者，才是屬於上訴人專利權範圍，是此，系爭機器之上下設置二成形板，且為雙摺紙並形成Ｓ型摺紙效果而言，與上訴人專利權已屬不同，因此，上訴人主張系爭機器與伊系爭專利功能相同云云，難謂實在。
㈣、上訴人固援引臺灣臺中地方法院九十年度簡上字第十八號判決，認為滾輪導引裝置與上訴人專利均等等語。惟查，事實上該案件係對訴外人亞欣捲門股份有限公司之機器予以鑑定，並非被上訴人所有之機器，為此，上訴人之主張已與事實不符，況且，亦無證據顯示該案鑑定之機器結構，其滾輪導引裝置之功能及效果，確與本件被上訴人之機器相同，自無法比附援引該案之報告，率爾認定被上訴人之機器與上訴人之導槽架均等。再者，訴外人亞欣公司之機器並非被上訴人後東機械公司所製造之機器，而係訴外人嘉宏公司所製造之機器，既是不同公司所製造之機器，豈能比附援引，是上訴人此部分主張顯與事實不符，為不足採
㈤、上訴人復謂，援引本院九十一年度上易字第一三四二號函，作為中國機械工程學會之報告前後矛盾之證據等語。惟查，本院九十一年度上易字第一三四二號案件，乃是上訴人與訴外人詹益烈、嘉宏公司之間所為之訴訟，並非被上訴人後東公司及被上訴人德泰公司所有之系爭機器，既是針對不同機械所為之鑑定，自難謂前後矛盾。且該案並非就本件被上訴人之浪板製造機結構所為之鑑定，是其援引該案所為鑑定結果，而認為前後矛盾云云，亦非可採。
㈥、按「鑑定人由受訴法院選任，並定其人數」，民事訴訟法第三百二十六條第一項定有明文。查，國立中興大學為上訴人私下委託進行鑑定，非由法院所選任，為上訴人所自承，是上訴人所提出之前揭鑑定報告及意見書，僅能認為是用以證其主張之證據資料，尚非民事訴訟法所稱之鑑定。上訴人所委託國立中興大學鑑定僅以保全證據所附之相片比對，並未就系爭機器實地勘驗比較分析，其真實性，實屬可疑。再者，上訴人雖提出國立中興大學鑑定報告書稱：依據專利侵害判斷之程序，參考全要件原則、均等論、禁反言原則及專利侵害比對之準則，待鑑定物（指上訴人聲請保全證據所拍攝的相片）之結構與特徵與上訴人所取得新型第105185號專利權範圍幾乎相同，故待鑑定物應有侵害上訴人的專利權等語。然被上訴人之系爭機器結構，與上訴人取得之系爭專利，就全要件原則而言，確有如上述中國機械工程學會鑑定分析報告所述第①、③、④等多項差異，兩者組成要件並非完全相同，已如前述，是此，國立中興大學鑑定報告竟稱兩者的要件完全相同，實不足取，故上訴人於原審所提之前揭鑑定報告及意見書，亦難據以判斷被上訴人侵害伊系爭專利之依據，是其上開主張，為不可採。
五、綜上所述，上訴人主張，為不足採，被上訴人抗辯，尚屬可信。從而，上訴人主張本於民法第一百八十五條、公司法第二十三條、侵權行為之法律關係，請求被上訴人等連帶給付上訴人一百六十四萬七千三百六十元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；被上訴人等應將置於彰化縣二林鎮○○里○○路○段二巷三○六號之系爭機器及製成品拆除並銷毀，嗣後並不得再裝設使用，均為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、本件既經兩造同意原審方委由中國機械工程學會鑑定，被上訴人亦不同意再行鑑定，本院亦認無再行鑑定之必要，自無需再委由其他機關鑑定。又上訴人主張被上訴人侵害其系爭專利權，既無理由，有關損害賠償之計算自無斟酌之必要，其他因事證已臻明確，兩造其餘之陳述及攻擊防禦方法，經審酌核與判決結果不生影響，爰不一一論述，併予敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　95　　年　　4 　　月　　6 　　日民事第七庭審判長法　官 袁再興
法　官 吳惠郁
法　官 盧江陽
以上正本係照原本作成。
上訴人得上訴。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 陳玫伶
中　　華　　民　　國　　95　　年　　4 　　月　　7 　　日Ｂ