臺灣高等法院 臺中分院97年度智上更㈡字第1號

• 裁判案由: 排除侵害等
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 97 年 04 月 22 日
• 法官: 陳照德、朱樑、曾謀貴
• 當事人: 德保有限公司、嘉宏機械有限公司

臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　 97年度智上更㈡字第1號上　訴　人　　德保有限公司
法定代理人　　甲○○
被　上訴人　　嘉宏機械有限公司
兼法定代理人　乙○○
訴訟代理人　　林玲珠律師
上列當事人間排除侵害等事件，上訴人對於中華民國92年9月3日臺灣南投地方法院 90年度重訴字第134號第一審判決提起上訴，經最高法院第2次發回更審，本院於 97年4月8日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：
㈠上訴人係新型105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造結構」之專利權人，專有該製造機結構之製造、販賣及使用之權。詹益烈即弘佳鐵材行（下稱詹益烈）工廠內所設置之浪板製造機結構侵害伊所有系爭專利權，而系爭機器係詹益烈向被上訴人嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）購買，嘉宏公司負責人為被上訴人乙○○。系爭浪板製造機長約10公尺，結構甚為龐大，應係載至詹益烈之工廠組裝，嘉宏公司乙○○為製造人，亦是侵害專利之人。系爭機器兩小時之產能為1305尺，一日之產能為5220尺，依每尺價格新台幣（下同）35元，每月工作25日計算，則6 個月之產能為2740萬5000元等情，爰依民法第184條、第185條，公司法第23條，專利法第 105條、第88條、第89條之規定，求為命被上訴人連帶給付其中 154萬8100元及其法定遲延利息，並願供擔保請求宣告假執行之判決。
二、被上訴人則以：
㈠系爭機器並未落入上訴人系爭專利權範圍內，且詹益烈僅係系爭機器之使用人，未與嘉宏公司、乙○○共同侵害系爭專利權。
㈡上訴人曾以被上訴人侵害伊之系爭專利權為由，依侵權行為法律關係，訴請賠償損害，業經原法院 93年度重訴更字第2號（更審前為 91年度重訴字第101號）、本院94年度智上字第 7號請求損害賠償事件（上開事件稱另案）判決上訴人敗訴確定，認系爭機器未侵害系爭專利權。本件之訴訟標的與另案之訴訟標的相同，均為侵權（專利權）行為法律關係，且於另案審理時，上訴人之訴訟代理人亦自承，兩案機器係同一台，自為該確定判決既判力效力所及，上訴人此部分起訴為不合法。
㈢本件系爭機器與另案機器為同一台，該案已認定系爭機器並未侵害上訴人系爭機器之專利權，所以依照實務上之見解，該案判決理由就主要爭點認定，於本案應受拘束，而不能再為相反之認定等語，資為抗辯。
三、原審以上訴人之專利權未被侵害為由，判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，於本院聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人154 萬8100元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息；㈢第一、二審及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔；㈣願供擔請准宣告假執行。被上訴人於本院答辯聲明為：㈠上訴駁回；㈡訴訟費用由上訴人負擔；㈢如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、按訴訟法上所謂一事不再理之原則，乃指同一事件已有確定之終局判決者而言。其所謂同一事件，必同一當事人就同一法律關係而為同一之請求，若此三者有一不同，即不得謂為同一事件，自不受確定判決之拘束（最高法院19年上字第278號判例參照）。經查本件上訴人於 90年9月3日起訴時原請求89年7月1日至同年12月31日間6個月之損害 2740萬5000元，並表明其餘部分保留請求權（見原審卷第 8頁），嗣因無力繳納裁判費，乃於91年10月18日具狀減縮請求為原起訴金額之百分之2即54萬8100元，並更正請求之期間為 89年7月1日至91年9月31日（見原審卷第149、第150頁），復於92年8月15日具狀再擴張請求100萬元（見原審卷第389頁）。而上訴人之另案係於本件起訴後之 91年3月13日方為起訴，請求損害賠償期間為 88年2月1日至89年1月31日，原請求2059萬2000元，嗣減縮為 160萬元，訴訟標的與本件相同，均為依侵權行為（侵害專利權）之法律關係，且另案上訴人之訴訟代理人亦自承涉及侵權之標的機器為同一，僅請求損害之期間不同。參以上訴人於另案請求時，聲明保留其餘損害賠償之請求（見本院另案判決第 2頁），法院因而准就其請求範圍為實體判決，足見前後兩案請求損害賠償之範圍並不相同，自非同一事件。從而，本件不為另案確定判決效力所及。惟本件系爭機器與另案機器係屬同一，經查：
㈠上訴人主張其曾以壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造結構，向經濟部中央標準局提出新型專利之申請，並取得新型專利，而為新型專利第105185號之專利權人之事實，為被上訴人所不爭執，且有上訴人提出之專利證書、專利公報、專利說明書等為證，堪信為真實。是以據此首須確定者，為上訴人經核准公告之申請系爭專利權之範圍，係「一種『壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構』，其主要係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，於支架頂端再分別固定設置對向之二座板，於座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽，於座板前下端處再橫支設置可上、下調整之支輪，並於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，於架體上端視需要設置之數個壁紙架與支架間再分別設置數壁紙導輪，且於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪，藉壁紙捲於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵」。
㈡按關於專利保護範圍之界定及專利侵害之判斷，學說上固有「中心限定義」、「週限定主義」及「折衷主義」之分，前者乃著重專利原理之基本核心，於其專利請求之文義未具體表現者，就其所附之詳細說明書、圖式等之記載可標示之物，均在保護之列，次者則專以申請專利之範圍為限，其未記載於申請專利範圍之事項，則不在受保護之列，後者則認專利權範圍固應以申請專利之文義而定，併應參酌其說明書及圖式，而為均等原則之探究。查我國92年2月6日修正前專利法，依第 105條準用同法第22條規定：申請新型專利，由專利申請人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之，且前開之說明書，除應記載申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施；及同法第103條第2項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式。是以，應認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。是關於判斷專利權侵害之基準，應依全要件原則及均等論原則之流程為之。前者即就技術上藉其構成要件是否相同，如全部要件均符合，則利用消極均等論認定其實質上是否相同，如有一個以上之必要技術構成不同，則須再依均等論探究之。後者，則二者為產品或技術上之相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但如其係以實質相同之方法，實行實質相同之功能，而產生相同實質之結果者，則屬與專利之技術範圍實質相同，而可認係構成均等之侵害，但依申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，已經專利申請人表示不在申請保護之範圍者，此明白拋棄之表示，有其拘束力，嗣後即不得再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」。
㈢又查，於原審審理中，曾徵得兩造同意將系爭機器交由專利侵害鑑定專業機構之台北市機械技師公會進行鑑定，並於92年4 月11日會同兩造及台北市機械技師公會技師林阿德前往系爭機器放置地點勘驗，並囑託台北市機械技師公會技師林阿德進行專利侵害之鑑定，並於92年5月7日作成專利侵害鑑定報告等情。茲就其鑑定之程序及判斷之依據，分述如下：⒈其鑑定程序係依據經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」，首先分析待鑑定物之基本要件，與系爭專利權範圍是否符合全要件原則（All Elements Rule） ；若不符合，則須再續以均等論分析（Doctrine of Equivalents） ，並考量禁反言原則（File Wrapper Estoppel） ；若符合，則該鑑定物即有字義侵害（Literal Infringement），須再進行逆均等論分析（Negative Doctrine of Equivalents）。而系爭專利權範圍及技術特徵為「一種壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構，其主要係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，於支架頂端再分別固定設置對向之二座板，於座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽，於座板前下端處再橫支設置二可上、下調整之支輪，並於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，於架體上端視需要設置之數個壁紙架與支架間再分別設置數壁紙導輪，且於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪，藉壁紙捲於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵者」；又系爭專利權之追加範圍則為：「一種壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構（追加一），其係於浪板製造機之輸送機架體前端支架上固設有一呈對稱狀之座板，且該座板之兩內側端緣分別凹入有一銳角狀之成形槽，而該成形槽係供壁紙捲之壁紙兩側外翻捲合成摺邊之構造，其構造特徵在於：該輸送機架體前端支架頂緣側端置設一可滑動調整之定位擋板，而該定位擋板上有一滑槽，其可藉由一鎖固螺釘而將該擋板調整定位於該支架頂端，且該定位擋板底端固接一橫向底板，另該座板之底板亦係平直板體，其可藉由調整該橫向底板與座板之間距，俾使壁紙之夾持輸送更加平整順暢者」。依此，與系爭機器進行全要件原則之分析比較後認為：系爭專利權係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，與系爭機器係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置可左、右調整移動之台車架台不同。又系爭專利權於支架頂端再分別固定設置對向之二座板，於座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽，與系爭機器係於台車架台間固定設置呈漸縮之一體對向成形槽不同。且系爭專利權於座板前下端處橫支設置二可上、下調整之支輪，與系爭機器係於台車前端上設一固定之支輪亦不相同。再者，系爭專利權於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，與系爭機器係於架體上方台車架台後方設置一滾輪有異。況且，系爭專利權以藉壁紙捲於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵，與系爭機器以壁紙經成形槽產生摺邊後導入上、下輸送帶中為其特徵亦有不同。
⒉系爭專利權與系爭機器既有上開構成要件之不同，遂需再進行均等論分析。依專利權均等論，進行系爭機器與系爭專利權範圍之分析，即針對系爭機器與系爭專利權之間的差異部份，在功能、技術手段及達成效果間之差異比較。若其在基於當時一般熟習該項技藝人士所處的技藝環境下，而構成實質之均等時，方謂符合專利均等論所定義之侵害。換言之，必須再進行：⑴比較系爭機器與系爭專利權範圍之實質功能是否相同；⑵比較系爭機器與系爭專利權範圍之實質技術手段是否相同；⑶比較系爭機器與系爭專利權範圍之實質達成效果是否相同，經比較後認為：系爭專利權於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，功能係用於支撐座板、成形槽，可調整滾輪，並以焊接固定於架體之方式為其技術手段，達到可調校壁紙進入輸送帶角度位置之效果；系爭機器於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置可左、右調整移動之台車架台，功能係用於支撐壁紙捲、成形槽與滾輪，機器整體相對於皮帶位置並可調整，以手輪，螺桿螺母及台車輪之組成可移動上端架體為其技術手段，以達成可調校壁紙進入輸送帶角度及平行位置之效果，是二者實質不同。系爭專利權於支架頂端分別固定設置對向之二座板，於座板內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽，座板之功能係支撐及調整左、右兩成形槽間距及壁紙相對於皮帶之位置，成形槽之功能為導引壁紙兩側緣與皮帶輪之對正，另一成形槽則用於將壁紙兩側緣翻摺，技術手段為將壁紙架台固定，壁紙捲相對輸送帶的偏移由調整二成形槽分別位於前後兩處，固定於座板及支架上，壁紙則由導輪支撐及張緊，效果為使壁紙兩側緣翻捲產生摺邊；系爭機器於台車架台上焊接固定呈凹入漸縮之成形槽，功能在於支撐所有壁紙捲架及調整壁紙相對於輸送皮帶之位置，焊接固定設置對向漸縮成形槽於台車上，成形槽前端直立處為導引部後端漸扁部份為翻摺部，技術手段為將壁紙捲手輪調整壁紙捲與成形槽之對正，台車架調整對正壁紙進入輸送機之定位位置，效果為壁紙兩側緣翻捲產生摺邊。是雖二者效果均為使壁紙兩側緣翻捲產生摺邊，然因系爭專利權之第一成形槽僅有導引定位作用，非成形翻轉壁紙之用，故非屬成形槽。而成形槽二雖具成型作用，惟因不具漸縮型態，當急遽翻摺時壁紙中央會凹凸不平，故需以導輪壓平。又系爭專利權之成形槽在每一新裝的壁紙捲時，需以手工成型，不似系爭機器之成形槽在每一新裝的壁紙捲時，只需平緩拉過時即成型，是二者仍為實質不同。又系爭專利權於座板前下端處再橫支設置可上、下調整之支輪，功能在於可上、下調整，可張緊及固定壁紙離開成形槽及進入輸送帶之角度，以利用長形槽及螺絲方式調整位置及固定為技術手段，以達成張緊、調整壁紙離開成形槽及進入輸送帶角度之效果；系爭機器於台車上成形槽之前方設固定支輪，雖不可調整，但亦具張緊及固定壁紙離開成形槽及進入輸送帶之角度，技術手段係以焊接固定，以達成張緊及導引壁紙離開成形槽進入輸送帶位置之效果，則除技術手段不同外，其餘部分雖均相同，然因系爭機器明顯欠缺可上、下調整之下支輪，屬欠缺系爭專利權必要元件之一（即缺少一個或一個以上必要技術構成與專利權範圍不相同），是二者亦為實質不同。再者，系爭專利權於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，功能在於導引皮帶並限制橫向偏移，以在皮帶驅動輪上切線處左、右外緣處設置導正用之導槽架，由皮帶外緣配合導體位置限制皮帶偏移為其技術手段，達成使皮帶在導槽架內縱向運動左、右不偏移之效果；系爭機器於架體上方台車架後方設置一滾輪，其功能為對皮帶加壓，限制其上、下及橫向晃動，兼具調整皮帶張力，技術手段為在皮帶驅動輪前方以導引滾輪之外緣與皮帶凸緣內側配合以限制皮帶偏移，達成使皮帶於其驅動滾輪之摩擦角增加，皮帶張力較大及使皮帶在縱向運動時左、右不偏移之效果，二者實質並不相同。並且系爭專利權藉壁紙於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵，功能在翻摺後導入上、下輸送帶中，利用二導輪導引進入，防止壁紙產生縐摺為技術手段，達成壁紙經成形槽翻摺後導入上、下輸送帶中之效果；系爭機器則藉壁紙於成形槽上摺後經固定導輪導入上、下輸送帶中為其特徵，功能在翻摺後導入上、下輸送帶中，利用單導輪導引進入，防止壁紙產生縐摺為其技術手段，達成壁紙經成形槽翻摺後導入上、下輸送帶中之效果，由於技術手段不同，故二者實質並不相同。
⒊綜此，前開鑑定結果認為系爭機器結構與系爭專利權申請範圍不相同，並無侵害之情事。
㈣上訴人指摘鑑定人林阿德於本院 92年度智上字第5號民事事件審理中所提出再鑑定報告已修正產能、利潤之鑑定結果云云，惟前開鑑定分為二部分，首為系爭機器是否侵害系爭專利權之鑑定，次始為產能鑑定，二者可獨立判斷，上訴人前開指摘係在產能鑑定部分，即便確有其指稱之情形，亦不影響是否侵害專利權部分之鑑定。又鑑定人之會員均經國家技師考試或檢覈及格，且經行政院公共工程委員會登錄頒發技師職業執照在案，該會會務運作，除受台北市社會局監督外，尚須由行政院公共工程委員會以主管機關立場，督導依技師法及相關施行細則執行各項技師專業業務，而鑑定人林阿德係台灣工業技術學院機械系碩士，專長為機械設備、工程管理、專利侵害鑑定、專利要件鑑定與機械安裝，並經專門職業及技術員高等考試機械工程技師及格，且於 88年4月26日至同年5月7日參加經濟部專業人員研究中心第二期專利侵害鑑定基準研習班研習期滿成績合格，並領有技師職業執照，此有台北市機械技師公會專長調查表、經濟部技師登記證書、台北市技師職業執照、經濟部專業人員研究中心結業證書等附於原法院90年度重訴字第 134號民事卷可稽（見該卷第366至369頁），是鑑定人林阿德具有足夠之知識經驗得以判斷系爭機器與系爭專利權範圍是否相同，應屬無疑。又前開鑑定乃於本案會同兩造及鑑定人林阿德前往系爭機器所放置之工廠實地勘驗，依上訴人申請專利之範圍逐一拍照採證，並經鑑定人林阿德於鑑定前依民事訴訟法第 334條規定具結後，始委請台北市機械技師公會鑑定，此有勘驗筆錄及鑑定人結文附卷可證（見原審卷第286至288頁），是前開鑑定內容應屬客觀，堪以憑信，自無再送鑑定之必要。
五、而上訴人於本件起訴前委託中國機械工程學會鑑定結果，雖認為系爭機器之結構及裝置特徵與上訴人取得之前開新型專利之技術內容範圍實質相同，應屬侵害系爭專利權行為，並提出鑑定服務報告及說明為證，然該鑑定報告係上訴人私自委託所為，未經鑑定人於鑑定前具結，無法確保該鑑定內容之公正性，則上訴人以該鑑定報告，指本件被上訴人侵害系爭專利，洵無可取。又上訴人於另案雖另舉本院92年度智上字第 4號民事事件中同屬被上訴人產製浪板製造機經國立中興大學以 93年2月1日機鑑93字第007號鑑定報告書鑑定結果，認該案機器有侵害系爭專利，暨舉被上訴人另案於臺灣高雄地方法院 91年度重訴字第262號民事事件及台灣台中地方法院 90年度簡上字第18號、90年度重訴字第893號之侵害系爭專利權事件，認被上訴人所製造之同型機器確有侵害系爭專利權，而質疑前開鑑定。惟查，上訴人所指上開民事事件之機器與本件系爭機器，固然同係被上訴人所製造，惟無證據可以證明其構造完全相同，則上訴人前開主張，顯無理由。另上訴人於囑託台北市機械技師公會鑑定及再鑑定後，復將前開鑑定報告書私自送請國立中興大學再為鑑定，結果認為前開鑑定因過程疏忽，經該大學重新鑑定結果應屬侵害系爭專利權之行為，固據其提出國立中興大學鑑定報告書為據。惟法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查鑑定意見，民事訴訟法第340條第1項定有明文，是若認鑑定意見有審查之必要，亦應由法院囑託審查，上訴人逕將前開鑑定報告送請國立中興大學審查，已有未合。況國立中興大學製作之鑑定報告書亦稱其除提出前開鑑定報告之瑕疵外，係再依據照片重新鑑定，既未親至現場勘驗標的物而僅片面依照片為判斷，即作成鑑定報告，過程粗疏，其所指系爭機器應有侵害系爭專利權之結論，亦未免有速斷之嫌，俱無可採。
六、從而，系爭機器既未侵害系爭專利權，則上訴人主張依專利法第105條準用第88條、89條，公司法第23條、民法第185條規定及侵權行為法則，請求被上訴人連帶給付 154萬8100元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　4 　　月　　22　　日民事第三庭 　審判長法　官 陳照德
法　官 朱 樑
法　官 曾謀貴
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 王麗珍
中　　華　　民　　國　　97　　年　　4 　　月　　22　　日Ａ