臺灣高等法院 臺中分院97年度重上更㈠字第20號

• 裁判案由: 排除侵害
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 97 年 12 月 16 日

臺灣高等法院臺中分院民事判決　97年度重上更㈠字第20號
上　訴　人　香港商必佳國際（亞洲）有限公司
（即Peak International（Asia）Ltd.）
樓三七字三．四．五及七室
上　訴　人　乙○○○○○○○○○○○（國際）有限公司
（即Peak Plastic＆Metal Products
International Ltd.）
樓三七字樓三．四．五及七室
前列二人共同
法定代理人　甲○○○○○○ ○○○
樓三七字樓三．四．五及七室
前列二人共同
訴訟代理人　劉昌坪律師
陳長文律師
劉騰遠律師
被上訴人　　美商丙○○○股份有限公司
（即R.H. MURPHY COMPANY,INC.）
HIRE 0303L U.S.A.
法定代理人　丙○○○
HIRE 0303L U.S.A.
訴訟代理人　陳和貴律師
訴訟代理人　邱永豪律師
上列當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於民國93年8月20日
臺灣臺中地方法院92年度重訴字第391號第一審判決提起上訴，
經最高法院第一次發回更審，本院於97年12月2日言詞辯論終結
，判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及訴訟費用之裁判廢棄。
被上訴人不得在未踐行行政院公平交易委員會發布之「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」先行程序（確認權利受侵害程序）之情形下，為寄發內容涉及上訴人等產製之球柵陣列（Ball Grid Array亦稱「BGA」系列積體電路托盤產品：(1) Model No. NHBG08081.51229 6REV.B,(2) Model No.NXBG233231.505129REV.A,(3)Model No.NHBG27271.004109, (4)Model No. NHBG35352.203086, (5) Model No. NXBG40402.
50307,and(6) Model No.NXBG30302.403088產品）產品有剽竊被上訴人專利之虞之警告函予上訴人等之交易相對人或潛在交易相對人之行為。
其餘上訴駁回。
上訴人假執行之聲請駁回。
第一、二審及發回前第三審訴訟費用，由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人等負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
上訴人香港商必佳國際（亞洲）有限公司、乙○○○○○○○○○○○（國際）有限公司之法定代理人業已變更為甲○○○
○○○ ○○○，有上訴人提出之公證書在卷（本院卷第1宗第126
、128頁），並於97年9月18日以書狀聲明承受訴訟，並送達繕本於上訴人，依民事訴訟法176條規定，爰予准許之。
乙、實體方面：
壹、本件上訴人起訴主張其為必佳國際有限公司在亞洲地區負責生產、製造、銷售及進出口系爭BGA托盤產品之廠商。被上
訴人美商丙○○○股份有限公司，係上訴人系爭BGA托盤產
品市場之主要競爭者。詎被上訴人明知其向美國專利商標局申請之BGA托盤專利權有效性，具有不確定之情形下，於未
踐行「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」（以下稱「警告函處理原則」）之確認程序，即自民國（下同）88年間起至90年間止，先後寄發系爭警告函與上訴人交易相對人及潛在交易相對人，係不法侵害上訴人之營業權、巿場競爭利益及良好之商譽，並妨害其所有權之行使。上訴人為除去因被上訴人發函所形成之侵害，並防止可能發生之侵害，得依公平交易法第24條及第30條規定請求除去侵害及防止侵害，要求被上訴人遵守如訴之聲明請求等語。
貳、被上訴人則以公平交易法第24條「警告函處理原則」第3點
之（3）有關是否違反公平交易法之判斷，並不及於實質上
是否已侵權之事實認定。被上訴人遭上訴人向行政院公平交易委員會檢舉濫發侵害專利權警告函，涉嫌違反公平交易法，業經公平交易委員認定，難認有違反公平交易法規定情事，並經行政院確定在案等語置辯。
參、原審經審酌兩造所提出之攻擊防禦方法後，認尚難認定被上訴人係在未踐行「警告函處理原則」之先行程序的情況下發系爭警告函，且上訴人對於其權益受有何侵害及受有何損害，並未舉證以實其說，從而駁回上訴人之請求。上訴人聲明不服，於本院聲明：①原判決廢棄。②被上訴人應容忍上訴人等對於球柵陣列 (Ball Grid Array亦稱「BGA」系列積體電路托盤產品：(1) Model No.NHBG08081.512296REV. B,
(2) Model No.NXBG23231.505129REV.A, (3) Model No.
NHBG27271.004109, (4) Model No. NHBG35352.203086,(5)Model No. NXBG40402.50307, and (6) Model No.NXBG30302.403088產品)，得為生產、製造、銷售、陳列、輸出、輸
入或其他一切與該產品有關之行為，並得以廣告或其他任何方式為推廣促銷之行為，被上訴人不得以法定程序以外之方式直接或間接對上訴人等為任何妨礙、阻止或其他類似行為。③請准上訴人等提供等值之銀行可轉讓定期存單或其他有價證券為擔保宣告假執行。被上訴人則聲明：上訴駁回。
肆、兩造不爭執之事實：
一、被上訴人分別於90年1月18日、90年3月14日、90年10月5日
寄發系爭信函予各使用托盤之廠商 (本院卷第1宗第23至25
頁、第75頁）。
二、被上訴人上開寄發系爭信函之行為業經最高行政法院判決認定違反公平交易法之規定，有臺北高等行政法院93年度訴字第343號判決（本院前審卷第2宗第9至60頁）及最高行政法
院96判字第1227號判決（本院卷第1宗第44至64頁）在卷可
稽，並經本院調閱上開卷宗閱明無訛。
三、被上訴人迄今並未對上訴人等起訴侵害被上訴人之專利權（本院卷第2宗第229頁）。
伍、本件之爭點：①被上訴人所寄發之系爭信函，是否屬不當對外發布競爭對手侵害專利權之警告函？②被上訴人所發之系爭函件是否已踐行「審理警告函處理原則」之先行程序？③被上訴人發函之行為是否足以影響交易秩序？④被上訴人所發信函是否有欺罔或顯失公平之陳述？⑤上訴人可否請求「被上訴人應容忍上訴人等對於球柵陣列（Ball Grid Array
亦稱「BGA」系列積體電路托盤產品：(1)Model No. NHBG
08081.512296 REV.B, (2) Model No.NXBG 233231.505129
REV.A, (3) Model No. NHBG27271.004109, (4) Model
No. NHBG35352.203086, (5) Mo del No. NXBG40402.50307, and (6) Model No.NXBG30302.403088產品），得為生產
、製造、銷售、陳列、輸出、輸入或其他一切與該產品有關之行為，並得以廣告或其他方式為推廣促銷之行為，被上訴人不得以法定程序以外之方式直接或間接對原告等為任何妨礙、干擾、阻止或其他類似行為」？
一、被上訴人所寄發之系爭信函，是否屬不當對外發布競爭對手侵害專利權之警告函？
（一）被上訴人於90年間所發5封警告函，其函文內容如下：
１、台灣國際專利法律事務所90年3月14日林法字第0217號
致矽品公司函（原審卷第1宗第33、34頁），略載：「一
、．．．（一）本公司90年1月18日第0112號律師函諒達
。（二）緣本公司所發明之BGA球端子積體電路托盤（下
稱「BGA托盤」），具有可翻轉使用之功能，．．本公司
之該項發明已於美國取得第0000000號專利權，並於台灣
（發明專利第070913號）．．等多國取得專利權。凡任何
未經本公司授權而製造、販賣使用本公司專利權之商品，均是侵害本公司專利之違法行為．．（三）頃來，本公司發現台灣有許多廠商未經本公司之同意，竟製造、販賣剽竊本公司上開專利權之BGA托盤，本公司已委請台灣代表
律師對於侵權廠商進行調查蒐證、依法追訴其民、刑事責任，前揭律師函已提醒貴公司避免不慎購買侵權產品。據聞有若干業者因此而集會散布流言，誣指系爭專利之美國案及日本案遭第三人異議或申請撤銷乃致影響台灣之系爭專利云云，本公司對於此種忽視他人智慧財產權之行為至表遺憾，特此重申在台灣依法行使專利權之決心，日本專利主管機關業已將多件異議案予以駁回，R.H Murphy僅係修正部分申請專利範圍，日本專利仍係有效。至於系爭專利之美國案部分，美國專利主管機關業已審究日本案異議之結果完成Reexamination程序，查系爭專利權效力並未
因美國專利之Reexamination修正申請範圍而受影響，若
貴公司對本公司之專利權有任何問題，請隨時至本公司之網址www.rhmurphy.com參看相關資料，或若貴公司係對本公司專利授權事宜有任何問題，則請隨時以下列電子信箱與本公司之專利授權代理人廣瀨洋次先生聯絡：[e-mail]．．」等語。
２、台灣國際專利法律事務所90年10月5日林法字第0481號
致矽品公司函（原審卷第1宗第35、36頁）略載：「一、
本公司委託台灣國際專利法律事務所90年3月14日律師函
諒達。二、緣本公司所發明之球端子積體電路托盤（下稱托盤），具有可翻轉使用之功能．．本公司之該項發明已於美國取得第0000000號專利權，並於台灣（發明專利第
070913號）．．等多國取得專利權。凡任何未經本公司授權而製造、販賣使用本公司專利權之商品，均為侵害本公司專利之違法行為。本公司專利在世界各地有許多被授權廠商，在台灣地區已有下列廠商：微矽電子股份有限公司（地址：．．電話：．．）、樺塑企業股份有限公司（地
址：．．電話：．．）或晨州塑膠工業股份有限公司（地址：．．電話：．．），本公司之網址www.rhmurphy. com有所有之授權名單。三、頃發現有許多台灣廠商未得本
公司之授權，竟製造、販賣侵害本公司擁有專利權之上開托盤，本公司除委託台灣代表律師積極採取法律途徑，以保護本公司之合法權益，本公司並已對捷邦科技股份有限公司聲請假處分．．四、．．五、為恐業界不察而誤觸法令，特委請貴大律師再代為函達貴公司，並表示倘貴公司有意使用，販賣本公司上開BGA托盤，請洽本公司於台灣
地區之專利被授權人商談相關事宜．．」等語。
３、台灣國際專利法律事務所90年1月18日林法字第0115號
致揚智公司函（原審卷第1宗第37、38頁）略載：「一、
．．（一）緣本公司所發明之BGA球端子積體電路托盤（
下稱「BGA托盤」），具有可翻轉使用之功能．．。本公
司之該項發明已於美國取得第0000000號專利權，並於台
灣（發明專利第070913號）．．等多國取得專利權。凡任何未經本公司授權而製造、販賣本公司專利權之商品，均是侵害本公司專利之違法行為。（二）目前本公司於亞洲地區係委託DIC大日本油墨公司作為專利授權之窗口，日
本陸續有8家廠商經過DIC大日本油墨公司獲得本公司之授權，同時在台灣地區，晨州塑膠工業股份有限公司亦正式與本公司簽約成為台灣第一家合法取得授權之BGA托盤廠
商。（三）頃來，本公司發現台灣有許多廠商未經本公司之同意，竟製造、販賣剽竊本公司上開專利權之BGA托盤
，本公司除已委請台灣代表律師對於侵權廠商進行調查蒐證、法律追訴其民、刑事責任外，為免貴公司不慎購買侵權產品，致影響貴公司之形象及觸犯我國專利法之相關規定，尚煩請貴公司留意購買之BGA托盤產品。若貴公司對
本公司之專利權有任何問題，請隨時至本公司之網址
www.rhmurphy.com參看相關資料，或若貴公司係本公司之專利授權事宜有任何問題，則請隨時以下列電子信箱與本公司之專利授權代理人廣瀨洋次先生聯絡：[e-mail]．．」等語。
４、台灣國際專利法律事務所90年3月14日林法字第0216號
致揚智公司函（原審卷第1宗第39、40頁）：除受信者及
發函文號不同外，餘函文內容與上開台灣國際專利法律事務所90年3月14日林法字第0217號致矽品公司函相同。
５、台灣國際專利法律事務所90年1月18日林法字第0109號
致日月光公司函（原審卷第1宗第41、42頁）：除受信者
及發函文號不同外，餘函文內容與上開台灣國際專利法律事務所90年1月18日林法字第0115號致揚智公司函相同
。
（二）「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」係行政院公平交易委員會為審理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函案件，是否符合公平交易法第45條行使權利之正當行為所為之例示性函釋，未對人民權利之行使增加法律所無之限制，於法律保留原則無違，亦不生授權是否明確問題，與憲法尚無牴觸。業經司法院大法官會議以司法院釋字第548號解釋在案，是以行政院公平交
易委員會訂定發布之「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」（以下稱警告函處理原則）關於事業應踐行如何先行程序之規定，尚不失為事業有無權利濫用情事之判斷基準。且該處理原則乃係關於事業是否違反公平交易法規定之判斷基準，性質上屬實體法，自應依行為時之「警告函處理原則」來判斷，被上訴人辯稱應適用96年5月8日修正發布之「警告函處理原則」云云，即有誤會。
（三）被上訴人雖辯稱主張上開5件函文非屬警告函性質云云，
惟依行為時「警告函處理原則」第2點：「本處理原則所
稱事業發警告函行為，係指事業以左列方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權消息之行為：㈠警告函。㈡敬告函。㈢律師函。㈣公開信。㈤廣告啟事。㈥其他足以使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之方式。」之規定，並參諸前揭90年1月18日信函（原審卷
第1宗第37、38頁）載述「．．．頃來，本公司發現台灣
有許多廠商未經本公司之同意，竟製造、販賣剽竊本公司上開專利權之BGA托盤，本公司除已委請台灣代表律師對
於侵權廠商進行調查蒐證、法律追訴其民、刑事責任外，為免貴公司不慎購買侵權產品，致影響貴公司之形象及觸犯我國專利法之相關規定，尚煩請貴公司留意購買之BGA
托盤產品。．．」等語，90年3月14日信函（原審卷第1宗第33、34頁）載述：「頃來，本公司發現台灣有許多廠商未經本公司之同意，竟製造、販賣剽竊本公司上開專利權之BGA托盤，本公司已委請台灣代表律師對於侵權廠商進
行調查蒐證、依法追訴其民、刑事責任，前揭律師函已提醒貴公司避免不慎購買侵權產品。．．」等語，及90年10月5日信函（原審卷第1宗第35、36頁）載述「頃發現有許多台灣廠商未得本公司之授權，竟製造、販賣侵害本公司擁有專利權之上開托盤，本公司除委託台灣代表律師積極採取法律途徑，以保護本公司之合法權益，本公司並已對捷邦科技股份有限公司聲請假處分．．為恐業界不察而誤觸法令，特委請貴大律師再代為函達貴公司，並表示倘貴公司有意使用，販賣本公司上開BGA托盤，請洽本公司於
台灣地區之專利被授權人商談相關事宜．．」等語，堪認該5件分別致矽品公司、揚智公司及日月光公司（BGA托盤購買者，亦係包含上訴人等在內之BGA托盤供應商之交易
相對人或潛在交易相對人）之信函，其實質內容已充滿警告意味，核屬警告函無訛，被上訴人雖辯稱系爭信函僅係告知受信者被上訴人之專利內容，與受信之廠商自行透過其他管道如專利公報或智慧局相關查詢系統獲悉某一專利權存在之情形相同云云（本院卷第2宗第218頁），然依系爭函件內容充滿警告意味如上述，實難認被上訴人之上開所辯為可採。
（四）按行為時行政院公平交易委員會90年1月4日第478次委員
會議增修訂、90年1月15日公法字第00139號函分行之「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」第2點規定：「本處理原則所稱事業發警告函行為
，係指事業以左列方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權消息之行為：㈠警告函。㈡敬告函。㈢律師函。㈣公開信。㈤廣告啟事。㈥其他足以使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之方式。」第3點規定
：「事業已踐行左列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：㈠經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。㈡將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行前項第2
款後段排除侵害通知，但已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬客觀不能之情形，得視為行使權利之正當行為。」第4點規定：「事業發警告函前，已踐行左列程序之一
，且無第6點至第9點規定之違法情形者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：㈠於警告函內附具非司法院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害者。㈡於警告函內敘明其著作權、商標權或專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者得據以為合理判斷，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害者。事業未踐行前項2款
後段排除侵害通知，但已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬客觀不能之情形，得視為行使權利之正當行為。」第5點規定：「事業未經踐行第3點或第4點規定之先行程
序，逕為發警告函行為，而足以影響交易秩序者，違反公平交易法第24條規定。但在本會作成處分前，事業提出法院一審判決證明者，不在此限。」第9點規定：「事業無
論是否踐行第4點規定之先行程序，而為發警告函行為，
函中內容有左列情形之一，而足以影響交易秩序者，違反公平交易法第24條規定：㈠未具有合法著作權、商標權或專利權者。㈡誇示、擴張其著作權、商標權或專利權範圍者。㈢不實陳述，影射其競爭對手或泛指市場上其他競爭者非法侵害其著作權、商標權或專利權者。㈣其他欺罔或顯失公平之陳述者。」。
（五）被上訴人辯稱系爭5件警告函文中並未提及特定事業為侵
害被上訴人公司專利權之對象，亦無影射上訴人等為侵權廠商之情事，且BGA托盤產品市場供應商除上訴人等與被
上訴人公司外，尚有ITWCamtex等約20家廠商，系爭產品
之採購者，多有同時使用多家廠商產品之習慣，該等受信者尚無從依此警告函直接聯想到上訴人等即為仿冒被上訴人公司產品之廠商，尚難認被上訴人丙○○○公司有不當對外發布競爭對手侵害專利權警告函云云。經查，行為時「警告函處理原則」第2點係規定：「本處理原則所稱事
業發警告函行為，係指事業以左列方式對其自身或『他事業』之交易相對人或潛在交易相對人，散發『他事業』侵害其所有著作權、商標權或專利權消息之行為．．」，所謂「他事業」，非必為「特定事業」，只要警告函其內容依一般社會通念已足使交易相對人或潛在交易相對人產生某一事業可能涉及侵權之聯想，即屬之。次查行政院公
平交易委員會亦曾對收受警告函之業者加以調查，而於調查階段即有數家廠商表示：「本公司自1996年迄今皆持續向檢舉人等（即本件上訴人等）採購BGA拖盤，90年間雖
接獲丙○○○公司專利權警告函三封後，旋即要求BGA拖
盤之供應商須有充分之授權技術來源，否則即停止下單，經本公司要求，國內供應商俟後均向丙○○○公司簽立專利授權合約，而檢舉人等亦向本公司出具保證絕無侵犯他人專利權情事，故本公司仍繼續購買該公司之產品。」「本公司始於83年84年間向檢舉人等採購BGA拖盤，雖於91
年1月接獲丙○○○公司專利警告函，經檢舉人等切結保
證其BGA拖盤技術無涉及任何侵權疑慮，故仍向該公司採
購部分之BGA拖盤。惟為釐清上述疑慮，已先後與相關供
應商開會討論澄清爭議，丙○○○公司之發函行為，使本公司須於短期間內耗費大量人力評估以重新確認產品，無疑影響本公司之相關生產運作。」（本院卷第1宗第137至143頁），而被上訴人對於上訴人所提出之本院卷第1宗第137至143頁之更上證六中公平交易委員所詢問之對象均有收到被上訴人所寄之系爭信函一情並不爭執（本院卷第2
宗第3頁背面），並有矽品公司致上訴人之函一份在卷（
本院卷第1宗第136頁），該函內容略謂：「本公司（矽品精密工業股份有限公司)於中華民國一月十八日接獲台灣
國際專利商標事務所 (90)林法字第0112號文，指美商丙
○○○股份有限公司 (R. H. Murphy Co.)針對BGA拖盤，具可翻轉使用功能，經由特殊之設計及結構，在BGA拖盤
上產生一個支撐平面，使BGA拖盤重疊後，兩個支撐平面
構成一個保護BGA空間，使得測試時翻轉使用，也不會造
成BGA移位受損現象。相關設計並已取得美國第0000000
號專利及台灣發明專利第070913號專利。本公司向來尊重他人智慧財產權，並不斷自行開發最佳產品以回饋客戶，對於智慧財產權維護更不遺餘力。然今因台灣國際專利商標事務所來函，致本公司有確認所購產品是否非侵權產品之必要。冀　貴公司能提供相關資料證實本公司向貴公司所購買之產品已獲充分授權或確無侵權情事，以釋本公司疑慮並化除無謂爭端，並繫本公司維護智慧財產權宗旨，得維雙方權益。」是由公平交易委員會針對本案所進行之調查及上開矽品公司之函，均足顯示確有部分廠商於接獲被上訴人之信函後心生恐懼，進而要求上訴人須出具切結保證，始願意繼續與上訴人交易，故被上訴人辯稱其發函之目的僅係提醒收信業者勿侵害該公司之專利權，性質非屬警告函云云，實為臨訟卸責之詞，故其主張自無可採。二、被上訴人所發之系爭函件是否已踐行「審理警告函處理原則」之先行程序？
（一）被上訴人雖辯稱系爭信函中並未提及上訴人等侵害專利權之情事，故被上訴人自無須依「警告函處理原則」第3點
或第4點之規定，「取得」上訴人等之產品侵害專利權之
鑑定報告，或於警告函內「附具」鑑定報告，並事先通知上訴人等云云，然查系爭信函確屬警告函業經本院認定如前，是以被上訴人以非警告函為由認無「警告函處理原則」之適用，自無可採。
（二）被上訴人又辯稱渠起初在台灣主張專利權時，係針對可能侵害權利之製造商、進口商、代理商，直接請求排除侵害，曾自88年10月19日起，發函予捷邦公司、89年4月28日
起發函予微矽公司、樺塑公司與強友公司，前開函中，俱有提出專利證書及專利公報等資料，信函內敘明系爭專利權明確內容、範圍及受日商SHINON公司侵害專利權之具體事實，並指明受文者之何種型號規格托盤涉嫌侵害專利，渠等廠商既然係托盤之專業製造廠、代理商，自得據以為合理之判斷。此外，針對微矽公司與樺塑公司可能侵害被上訴人專利權之標的物，亦經委託司法院與行政院協調指定之「中國生產力中心」進行鑑定，「取得」鑑定報告共計4份。被上訴人在履行前述之先行程序後，方分別於90
年1月18日、3月14日於函內敘明系爭專利權之內容、範圍，發予各使用托盤之廠商，故被上訴人係在踐行「警告函案件處理原則」第3點所訂先行程序的情況下發函云云，
並提出渠致捷邦公司、微矽公司、樺塑公司與強友公司之函共四份（本院前審卷第1宗第53至68頁），中國生產力
中心鑑定報告摘要影本（本院前審卷第1宗第157至160頁
）為證，然查：
１、行為時「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」第3點第1項第2款係規定：「事業已踐行
左列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：．．㈡將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。」，亦即發警告函之事業除於發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者外，尚必須踐行「將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告」之確認權利受侵害程序後，其所發警告函之行為方得以被認定為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為。
２、被上訴人所提出之上開渠致捷邦公司、微矽公司、樺塑公司與強友公司之函共四份（本院前審卷第1宗第53至68頁
），中國生產力中心鑑定報告摘要影本（本院前審卷第1
宗第157至160頁）等證據資料，均核與上訴人等無關，且台灣國際專利法律事務所90年3月16日、90年9月26日出具之專利侵害鑑定意見書，亦非司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構出具之鑑定報告，是被上訴人委請台灣國際專利法律事務所發警告函之行為，尚難認係符合行為時「警告函處理原則」第3點第1項第2款規定而得以被認定
為依照專利法行使權利之正當行為。
３、被上訴人復辯稱上訴人自始即知渠非被上訴人發函所指涉之對象云云，然被上訴人所發之系爭函件業已造成上訴人之交易對象對上訴人是否有權出售相關托盤有所疑義如上述，則上訴人是否自始知悉被上訴人發函之指涉之對象，實與本件爭點無關。
三、被上訴人發函之行為是否足以影響交易秩序？
被上訴人雖辯稱經公平交易委員調查結果，相關之受信廠商，亦無因接獲上開信函而有停止向上訴人等交易之情事，故被上訴人所發警告函之行為並不違反公平交易法第24條規定云云。然查：
（一）被上訴人委請台灣國際專利法律事務所發警告函之行為，並不符行為時「警告函處理原則」第3點及第4點之規定，無法被認定為依照專利法行使權利之正當行為已認定如前，則依該處理原則第5點前段：「事業未經踐行第3點或第4點規定之先行程序，逕為發警告函行為，而足以影響交
易秩序者，違反公平交易法第24條規定。．．」之規定，應續予探究該逕發警告函之行為是否足以影響交易秩序而違反公平交易法第24條規定。
（二）警告函如未敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實時，難謂受信之交易相對人或潛在交易相對人得知悉相關資料並得據以為合理判斷，而受信之交易相對人或潛在交易相對人會為了避免購買警告函所稱可能涉及侵權者之商品或服務而涉入訟累，致心生疑懼甚至拒絕交易，乃屬依一般經驗法則可合理預期之結果，難謂該警告函行為對於交易秩序無影響之虞。甚者，寄發內容不明確之警告函予疑似侵害人以外之競爭對手及（潛在）交易相對人，造成競爭對手或須花費鑑定費用澄清，或須一一向其客戶解釋，徒增加交易困擾。參酌矽品公司91年8月23日矽總字
第05號函行政院公平交易委員會之說明五、六載述：「五、公司於90年間接獲墨菲公司專利權警告函（共3封）後
，即懼生專利糾紛而影響本公司及客戶之形象與權益，旋即要求BGA托盤之供應商須有充分之授權技術來源，否則
即停止下單。經本公司之要求，國內供應商俟後均向墨菲公司簽立專利授權合約。六、Peak公司（按即上訴人等）雖未與墨菲公司簽訂專利授權合約，本公司仍向其採購系爭產品係因客戶指定使用Peak公司產品且Peak公司向本公司出具保證絕無侵犯他人專利權情事。基於以上原因故本公司仍繼續購買Peak公司之BGA托盤。」等語（附於行政
院公平交易委員91年度原處分卷第246、247頁），及日月光公司91年9月3日（91）法字第001號函行政院公平交易
委員會之說明五、六載述：「五、本公司向香港商必佳國際採購BGA托盤始於83至84年間，雖本公司於90年1月接獲美商墨菲股份有限公司之敬告函，告知相關BGA托盤專利
事宜，惟經香港商必佳國際公司一再切結保證其BGA托盤
技術無涉及任何侵權疑慮，故本公司目前仍向其採購部分之BGA托盤。六、承說明五，本公司自接獲美商墨菲股份
有限公司之敬告函後，雖無因此停止向香港商必佳國際採購BGA托盤，惟為釐清上述疑慮，已先後與相關之供應商
開會討論澄清爭議；本公司認為美商墨菲公司未先行與相關之供應商確認專利之有效性，而逕自函文本公司，使本公司必須於短時間內耗費大量人力評估以重新確認產品，不疑影響本公司之相關生產運作。鑑此，據實陳述。」等語（附於行政院公平交易委員91年度原處分卷第259至261頁），堪認上訴人等之交易相對人雖未因系爭警告函而斷絕交易，卻也因此使上訴人等之交易相對人恐涉訟累並心生疑懼，導致上訴人等須向交易相對人解釋並切結保證絕無侵犯他人專利權情事方得以保住交易機會，而其交易相對人亦因之須耗費人力評估以重新確認產品致影響相關之生產運作，核被上訴人公司委請台灣國際專利法律事務所發警告函之行為，已足以影響交易秩序，而違反公平交易法第24條規定甚明。
四、被上訴人所發信函是否有欺罔或顯失公平之陳述？
被上訴人雖辯稱渠所發系爭信函並無欺罔或顯失公平之陳述云云，然按被上訴人所指之「欺罔或顯失公平之陳述」係規定於第9點，依「警告函處理原則」第9條所定：「事業無論是否踐行第4點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中
內容有左列情形之一，而足以影響交易秩序者，違反公平交易法第24條規定：㈣其他欺罔或顯失公平之陳述者。」可知第9點係在規範警告函只要有「欺罔或顯失公平之陳述」時
，即可不論是否踐行第4點先行程序，均可認定違反公平交
易法第24條，或警告函雖已踐行第4點先行程序，然如函內
有「欺罔或顯失公平之陳述」，仍可認定違反公平交易法第24條規定。本件被上訴人寄發系爭警告函時之「警告函處理原則」第5點既已明定：「事業未經踐行第3點或第4點規定
之先行程序，逕為發警告函行為，而足以影響交易秩序者，違反公平交易法第24條規定。」而被上訴人發系爭警告函之行為未踐行行為時「警告函處理原則」第3點或第4點規定之先行程序，且足以影響交易秩序，而違反公平交易法第24條規定業經本院認定如前，即無庸再審究系爭警告函內容是否有「警告函處理原則」第9點所指之「欺罔或顯失公平之陳
述」。
五、上訴人可否請求「被上訴人應容忍上訴人等對於球柵陣列（Ball Grid Array亦稱「BGA」系列積體電路托盤產品：(1)
Model No. NHBG08081.512296 REV.B, (2) Model No. NXBG233231.505129 REV.A, (3) Model No. NHBG27271.004109,(4) Model No. NHBG35352.203086, (5) Model No. NXBG40402.50307, and (6) Model No. NXBG30302.403088產品）
，得為生產、製造、銷售、陳列、輸出、輸入或其他一切與該產品有關之行為，並得以廣告或其他方式為推廣促銷之行為，被上訴人不得以法定程序以外之方式直接或間接對上訴人等為任何妨礙、干擾、阻止或其他類似行為」？
（一）被上訴人雖辯稱渠自發系爭警告函迄今，均未再發警告函，已無危險之情況存在，故上訴人請求防止侵害，自無必要云云，然按公平交易法第30條規定：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。」該條文規定之目的在避免將來之侵害及損害，屬不作為之給付請求，得命加害人將來不得繼續為加害行為，然不得限制專利權人依法行使權利之正當行為。本件被上訴人多次濫發警告函之行為業已嚴重影響上訴人與下游廠商之合法交易權利，且此等行為違反公平交易法第24條規定已如上述，並經臺北高等行政法院及最高行政法院判決認定被上訴人之行為違反公平交易法之規定，有臺北高等行政法院93年度訴字第343號判決
（本院前審卷第2宗第9至60頁）及最高行政法院96判字第1227號判決（本院卷第1宗第44至64頁）在卷可稽，並經
本院調閱上開卷宗閱明無訛，被上訴人復迄今未對上訴人等主張侵害被上訴人之專利權（本院卷第2宗第229頁），是本件上訴人依據公平交易法第30條規定，請求防止侵害，於法並無違誤。
（二）被上訴人辯稱渠除發函外並無其他妨礙、阻止上訴人生產、製造……系爭產品之行為，故上訴人之請求，已逾越可能的危險狀況云云，按依公平法第30條規定之文義，僅在使被害人於事業有違反公平法之規定致權益受侵害時，得請求除去違反公平交易法之侵害行為（例如：未經踐行先行程序即散布上訴人等侵害專利權之消息）；或於事業有違反公平法而致侵害他人權益之虞時，得請求防止違反公平交易法之侵害行為（例如：未經踐行先行程序即散布上訴人等侵害專利權之消息），並未限制事業日後於發現侵權情事時，全不得為禁止或排除侵害之行為，此理甚明。本件被上訴人既僅係以未踐行行政院公平交易委員會發布之「警告函處理原則」先行程序之情形下，寄發警告函予上訴人之交易相對人或潛在交易相對人，則上訴人本於公平交易法第30條之規定，請求上訴人不得在未踐行行政院公平交易委員會發布之「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」先行程序（確認權利受侵害程序）之情形下，為寄發內容涉及上訴人等產製之球柵陣列（Ball Grid Array亦稱「BGA」系列積體電路托盤產品：(1) Model No. NHBG08081.51229 6REV.B,(2) ModelNo. NXBG233231.505129REV.A,(3)Model No. NHBG27271.004109,(4)Model No. NHBG35352.203086, (5) ModelNo.NXBG40 402.50307,and(6) Model No.NXBG30302.403088
產品）產品有剽竊被上訴人專利之虞之警告函予上訴人等之交易相對人或潛在交易相對人之行為之主張（此主張應包括於上訴人所請求「不得以法定程序以外之方式直接或間接對原告等為任何妨礙、干擾、阻止或其他類似行為」內，本院自得在上訴人等所請求聲明之範圍內為裁判）為有理由，應予准許。而被上訴人除上開發系爭警告函之行為外，並未以其他行為妨害、干擾或阻止被上訴人生產、製造、銷售、陳列或其他與關於球柵陣列產品有關之行為，上訴人等本於公平交易法第30條之規定，請求「被上訴人應容忍上訴人等對於球柵陣列（Ball Grid　Arr ay亦
稱「BGA」系列積體電路托盤產品：(1) Model No. NHBG08081.512296 REV.B, (2) Model No. NXBG233231.505129REV.A, (3) Model No. NHBG27271.004109, (4) Model
No.NHBG35352.203086, (5) Model No.NXBG40402.50307,and (6) Model No. NXBG30302.403088產品），得為生產、製造、銷售、陳列、輸出、輸入或其他一切與該產品有關之行為，並得以廣告或其他方式為推廣促銷之行為，被上訴人不得以法定程序以外之方式直接或間接對上訴人等為任何妨礙、干擾、阻止或其他類似行為」，除被上訴人對上開系列產品寄發警告函之行為應予限制如上述外，其餘上訴人等之請求，為無理由，不應准許。
陸、綜上所述，上訴人依公平交易法第24條及第30條之規定，請求被上訴人應不得為如本判決主文第二項所示之行為，於法有據，應予准許，逾此部分之請求為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第二項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。另本院所准許者係不作為之請求，性質上無假執行之必要，上訴人陳明請准上訴人等提供等值之銀行可轉讓定期存單或其他有價證券為擔保宣告假執行，核非有據，應予駁回。
柒、本件事證已明，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經審酌結果，核與判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　12　　月　　16　　日民事第二庭 審判長法　官 邱森樟
法　官 謝說容
法　官 蔡秉宸
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 洪麗華
中　　華　　民　　國　　97　　年　　12　　月　　17　　日Ｍ