臺灣高等法院 臺南分院94年度智上字第3號

臺灣高等法院臺南分院民事判決　　　　　 94年度智上字第3號

上訴人

羅一國際股份有限公司

法定代理人

丙○○

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

杜婉寧 律師

被上訴人

帝依企業有限公司

兼法定代理人

甲○○

共同訴訟代理人

張文嘉 律師

上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年3月3日台灣台南地方法院93年度智字第12號第一審判決提起上訴，本院於94年8月16日言詞辯論終結，茲判決如下：

主文

事實

甲、上訴人方面：

一、聲明：㈠原判決關於駁回上訴人在第一審新台幣（下同）五百萬元整及其法定利息部分之訴與該部分假執行之聲請暨命負擔該部分訴訟費用之裁判均廢棄。㈡上廢棄部分，被上訴人應給付上訴人五百萬元整，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。㈢上廢棄部分第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。㈣上開第二、三項之聲明，請准上訴人提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他有價證券作為擔保，宣告假執行。

二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：

㈠上訴人於民國（下同）88年7月20日已就新式樣第０八三七八七號眼鏡（下稱系爭眼鏡）申請專利，上訴人係系爭眼鏡專利權人（專利期間自90年2月11日至98年7月19日），於此期間內因發現被上訴人就同一式樣亦申請專利，隨即在89年10月31日寄發存證信函予被上訴人，並向經濟部智慧財產局提出異議。

㈡因被上訴人早在89年起即將仿冒系爭眼鏡製造型號為WTI-072之眼鏡販賣，上訴人發覺後，分別於89年10月31日及90年10月18日函告被上訴人，被上訴人亦於90年10月19日委託尚格國際專利商標事務所以存證信函回覆上訴人，足證被上訴人係於接到上訴人存證信函後，才又將上開仿冒眼鏡型號改編為LIT-072繼續販賣，惟不論是WTI-072或LIT-072，皆屬同一仿冒眼鏡。

㈢於92年8月22日澳洲客戶Harrison Resources Pty. Ltd.（中文譯名為哈里遜資源股份有限公司，以下簡稱哈里遜公司）見被上訴人在網站上刊登販賣LIT-072型號眼鏡廣告，乃於同年9月22日向被上訴人詢價，被上訴人隨即於翌日傳真回覆該公司。嗣哈里遜公司於同年12月9日傳真要求被上訴人寄送LIT-072型號眼鏡樣品，被上訴人為促成交易，乃於同年月11日傳真回覆將儘速寄出二支如網路上登載之系爭眼鏡樣品，樣品顏色均為黑色鏡框，透明片色。

㈣被上訴人又於93年1月16日傳真予哈里遜公司，詢問其對舊款系爭眼鏡有無興趣購買，並表示如收到哈里遜公司回覆，被上訴人將在休假後開始製造生產等語，足證被上訴人就系爭眼鏡不但在網路販賣要約，實際上亦對國外客戶為販賣之要約。

㈤被上訴人自上訴人取得專利權後，持續至93年2月6日止，在網站上刊登系爭眼鏡之實物圖片之銷售廣告。且依上述，被上訴人與哈里遜公司就所欲交易之標的已明確，價格亦明確，依民法第一百五十四條第二項規定，視為要約。是被上訴人確有販賣該侵害上訴人專利權之眼鏡，即可證明。

㈥茲因被上訴人在網路上刊登販售仿冒商品，及以低價出售該仿冒品，打擊上訴人原有市場規模，造成上訴人必須降價以相同價位出售該專利權之眼鏡，自受有鉅額營業利潤損失。被上訴人之行為顯係故意侵害上訴人專利權，造成上訴人金錢及商場信譽嚴重損害。又被上訴人甲○○為帝依企業有限公司負責人，未經上訴人之同意販賣上訴人前揭新式樣商品之專利，依專利法第一百二十九條準用同法第八十四條第一項及民法第二十八條規定，其應與被上訴人負連帶侵權行為損害賠償責任。

㈦綜上，被上訴人既製造並販賣仿冒上訴人新式樣第０八三七八七號眼鏡，則被上訴人侵害系爭眼鏡專利之事實，至為明確。從而上訴人自得依專利法第一百二十九條準用同法第八十四條第一項、第八十五條第二項，民法第二十八條第三項之規定，請求被上訴人等連帶給付五百萬元（有關本件商譽之損害，損失合計共一千五百萬元），又因被上訴人係故意侵害，並依專利法第一百二十九條準用第八十五條第三項之規定，請求二倍之損害額，總計上訴人得請求之金額為三千萬元，因恐被上訴人不堪賠償鉅額款項，乃在五百萬元範圍內聲明上訴。

三、證據：援用第一審所提證據，並請求本院向財政部高雄關稅局函調相關資料，並命被上訴人提出WTI-072及LIT-072眼鏡，與系爭眼鏡併送鑑定。

乙、被上訴人方面：

一、聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。

二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：

㈠上訴人稱被上訴人早在89年即已製造仿冒其專利權之WTI-072眼鏡，後收到上訴人存證信函後，始將型號改為LIT-072號。被上訴人對上訴人之詞完全否認，查被上訴人寄給哈里遜公司之WTI-072眼鏡在鏡架上有齒輪（rachet）裝置，與上訴人之專利權及上訴人所提出LIT-072眼鏡迥不相同，故上訴人上述說詞實不可採。

㈡92年12月9日哈里遜公司傳真信函要求被上訴人提供LIT-068號及LIT-072眼鏡，但被上訴人並未生產LIT-072眼鏡，故以WTI-072眼鏡代替之，上訴人主張其因被上訴人販賣LIT-072眼鏡致蒙受損害，顯不可採。

㈢由哈里遜公司與被上訴人往來信函，可證明92年12月9日以前被上訴人未寄任何樣品予哈里遜公司，故上訴人所提出待鑑定物實為來路不明，為上訴人臨訟捏造證據。

㈣上訴人至目前為止不但拿不出被上訴人仿冒其專利權之實物（即LIT-072眼鏡），且依被上訴人提出與哈里遜公司來往之信函，已顯示上訴人偽造不實之LIT-072眼鏡，及提出與事實不符之證明書（該眼鏡非上訴人寄予哈里遜公司之樣品，但上訴人稱是，證明書亦有記載），凡此實足以說明上訴人之主張顯不成立。故上訴人請求鈞院向高雄關稅局調取被上訴人之出口資料，實有假藉訴訟探知被上訴人營業機密之嫌，不應准許，以免被上訴人再度受害。

三、證據：援用第一審所提證據。

理由

一、上訴人於原審起訴主張：上訴人於88年7月20日取得系爭新式樣第０八三七八七號眼鏡之專利權，該專利所生產之眼鏡廣受國外業者青睞，竟遭國內同業大量仿冒及行銷國外。上訴人經訴外人即澳洲客戶Harrison Resources Pty. Ltd.（中文譯名為哈里遜資源股份有限公司，以下簡稱哈里遜公司）見被上訴人在網路上刊登販賣眼鏡廣告，乃向被上訴人詢價，被上訴人則提供眼鏡樣品予該公司。因該公司曾向上訴人購買新式樣第０八三七八七號眼鏡，發現被上訴人商品型號LIT-072眼鏡（下稱系爭眼鏡）有仿冒上訴人之情形，乃通知上訴人，並提供被上訴人寄送之系爭眼鏡樣品予上訴人。經上訴人將該眼鏡樣品及上訴人所有之新式樣第０八三七八七號眼鏡送請國立中興大學鑑定，鑑定結論為：「待鑑定物（即被上訴人製造之仿冒物）與新式樣第０八三七八七號眼鏡專利內容比較得知，待鑑定物之外型特徵與專利內容相同。」。再經上訴人幾經查訪，獲悉被上訴人在台南縣永康市○○街二五巷十五號之三、台南縣永康市○○路九四二巷五００弄七號及台南縣永康市○○○街七一號等三處營業所擅自販售仿冒上訴人上開專利權眼鏡，此外，被上訴人在93年2月6日仍在網路刊登商品型號系爭眼鏡銷售廣告。茲因被上訴人以低價出售該仿冒品，打擊上訴人原有市場規模，造成上訴人必須降價以相同價位出售該專利權之眼鏡，致受有鉅額營業利潤損失，足見被上訴人故意侵害上訴人專利權，造成上訴人金錢及商場信譽上之嚴重損害。另被上訴人甲○○為帝依企業有限公司負責人，未經上訴人之同意仿冒前揭新式樣商品之專利，依民法第二十八條規定其應與公司負連帶侵權行為損害賠償責任。為此爰依據專利法第一百二十九條準用同法第八十四條第一項、第八十五條第三項及民法第二十八條之規定提起本訴，請求被上訴人連帶給付上訴人三千萬元（其中營業上財產損失新台幣一千萬元、業務上信譽損失五百萬元，二者共計一千五百萬元。因被上訴人係故意侵害上訴人專利權，依法得請求二倍之損害額，總計三千萬元）及利息等語。（原審判決上訴人之訴及假執行之聲請均駁回，上訴人僅就其中五百萬元提起上訴，其餘部分則告確定）

二、被上訴人則以：被上訴人否認上訴人上開主張，按被上訴人寄給哈里遜公司之WTI-072眼鏡在鏡架上有齒輪（rachet）裝置，與上訴人之專利權及上訴人所提出LIT-072眼鏡迥不相同。訴外人哈里遜公司雖要求被上訴人提供LIT-068號及LIT-072眼鏡，但被上訴人並未生產LIT-072眼鏡，故以WTI-072眼鏡代替之。且由哈里遜公司與被上訴人往來信函，可證明92年12月9日以前被上訴人未寄任何樣品與該公司。上訴人至目前為止不但拿不出被上訴人仿冒其專利權之實物（即LIT-072眼鏡），且依被上訴人提出與哈里遜公司來往之信函，已顯示上訴人偽造不實之LIT-072眼鏡，及提出與事實不符之證明書，凡此實足以說明上訴人之主張顯不成立等語，資為抗辯。

三、上訴人主張：上訴人為系爭新式樣第０八三七八七號眼鏡之專利權人，其於提出專利聲請案並經經濟部智慧財產局審核後，於90年2月21日核准公告，且因公告期間屆滿，已於92年7月14日取得專利證書，專利期間自90年2月11日至98年7月19日止。嗣上訴人曾將哈里遜公司交付疑似仿冒上開專利權之眼鏡送請國立中興大學鑑定，經鑑定結果認為該仿冒品（待鑑定物）之外型特徵與上訴人取得專利之系爭眼鏡內容完全相同之事實，業據上訴人提出中華民國專利證書影本及國立中興大學鑑定報告書正本各乙份為證（原審卷第9頁、第10頁），上訴人主張其享有專利權之系爭眼鏡疑似遭他人仿冒製造之事實，固堪信真正。

四、本案的爭執重點，在於「澳洲哈里遜公司交付予上訴人之系爭眼鏡是否被上訴人公司所仿製販售？」，爰分述之：

㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第二百七十七條本文定有明文。上訴人既主張被上訴人仿冒製造並販賣其享有專利權之系爭眼鏡，依法應負侵權行為損害賠償責任，依前揭說明，上訴人自應就被上訴人曾為上開仿製、販賣等侵權行為之事實負舉證責任。

㈡上訴人雖主張被上訴人曾在網路刊登販賣系爭眼鏡，並提供系爭眼鏡樣品二支予訴外人澳洲哈里遜公司，嗣哈里遜公司將被上訴人提供之仿冒眼鏡樣品寄送予上訴人，上訴人將之送請國立中興大學鑑定，得知系爭眼鏡確有侵害上訴人專利之情事，固據上訴人提出「哈里遜公司出具之證明書」及國立中興大學出具之鑑定報告書」為證。惟查：

⒈本院檢視兩造與訴外人哈里遜公司之傳真往來信函，依其日期排序如下：①訴外人哈里遜公司於92年9月22日主動傳真信函予被上訴人，表示對被上訴人出售之LIT-068、071、072及078型號眼鏡有興趣，希望被上訴人傳真上開眼鏡之售價予該公司，被上訴人公司隨即在翌日即同年9月23日以傳真回覆之（原審卷第35頁、第36頁）。②訴外人哈里遜公司又於同年12月9日傳真要求被上訴人提供LIT-068及LIT-072各四支樣品，被上訴人亦隨即在翌日傳真，表示已寄送八支樣品眼鏡，其中包括新的WTI-072眼鏡（原審卷第127頁、第128頁）。③被上訴人於93年1月16日傳真予訴外人哈里遜公司，主要係感謝該公司訂購LIT-068眼鏡，並附帶詢問該公司對於被上訴人之新商品LIT-083抑或舊款商品（LIT-072）有無興趣（原審卷第136頁、第137頁）。又兩造對上開傳真信函均表示無意見（本院卷第65頁），依上開被上訴人與訴外人哈里遜公司往來信函之內容可知，訴外人哈里遜公司於上訴人送請鑑定日期92年10月7日之前，未曾要求被上訴人提供與系爭眼鏡生有糾紛之WTI-072或LIT-072眼鏡甚明。

⒉上訴人指稱被上訴人早於89年起即仿冒系爭專利眼鏡型號為WTI-072，經上訴人寄出存證信函警告後，才又將其型號改編為LIT-072，並未舉證以實其說，殊難採信。至於上訴人提出之國立中興大學92年10月21日機鑑（92）字第093號鑑定報告鑑定結果，雖指明「該鑑定物（待鑑定物）與新式樣第083787號眼鏡專利之外型特徵內容相同」，惟上開待鑑定物究否係被上訴人所製造之「WTI-072」或「LIT-072」，上訴人並無證據證明，亦難認上開鑑定之眼鏡係由被上訴人所製造販售。

⒊被上訴人對於與哈里遜公司曾有交易往來，並曾寄送眼鏡樣品予訴外人哈里遜公司之事實並不爭執，但否認系爭眼鏡樣品係被上訴人所寄送。茲查哈里遜公司係於92年12月9日始要求被上訴人提供LIT-068及LIT-072眼鏡樣品，此經被上訴人供述在卷，並有哈里遜公司92年12月9日之傳真可證（本院卷第57頁），復為上訴人所不爭。而依前揭國立中興大學鑑定報告書所示，上訴人送請中興大學鑑定之日期為92年10月7日，係在被上訴人於92年12月9日寄送眼鏡樣品予訴外人哈里遜公司之前，足徵上訴人陳稱上開鑑定報告書之待鑑定物，為被上訴人提供予哈里遜公司之系爭眼鏡樣品乙語，與事實並不相符，殊難採信。

⒋至於上訴人於原審法院提出經我國駐雪梨台北經濟文化辦事處驗證屬實之訴外人哈里遜公司出具之證明書（原審卷第92頁至第94頁），主張被上訴人確有「2003年8月22日在網站上刊登LIT-072號型眼鏡商品；哈里遜公司於2003年9月22日以傳真方式向被上訴人公司詢價；被上訴人於2003年9月23日以傳真向哈里遜公司報價；被上訴人公司有寄給哈里遜公司2支如LIT-072型號眼鏡樣品之事實」云云。經查，上開哈里遜公司出具證明書固載有該公司曾於92年8月22日在被上訴人之網頁上發現LIT-072型號眼鏡商品及哈里遜公司詢價、被上訴人報價之事實，惟上開證明書特別載明「本驗證僅證明簽字屬實，文件之內容不在證明之列」（原審卷第92頁反面）。縱使上開證明書上係由訴外人哈里遜公司所出具，惟亦無從證實該內容之真實性，被上訴人對此既予否認，此項證明書亦不得採為有利上訴人之物證。

五、上訴人雖請求本院向財政部高雄關稅局函調被上訴人出口眼鏡之相關資料，惟上訴人並未舉證證明被上訴人出口之何批貨品有侵犯上訴人系爭專利權之情事，其等請求全面調閱被上訴人所有之出口資料，超過必要之範圍，且有故意侵害被上訴人之營業機密之虞，本院未予准許，應予敘明。又上訴人請求命被上訴人提出WTI-072及LIT-072之眼鏡，違反民事訴訟法第二百七十七條第一項當事人應負舉證責任之規定，亦不應准許。

六、綜上所述，上訴人既未能舉證證明被上訴人有仿製或販賣上訴人具有新式樣第０八三七八七號專利權之眼鏡，難認被上訴人有何侵害上訴人上開專利權之情事。從而，上訴人依據專利法第一百二十九條準用同法第八十四條第一項、第八十五條第三項之規定及依據民法第二十八條第三項規定，請求被上訴人應連帶給付三千萬元（上訴減縮為五百萬元）及利息，並無理由。原審因而駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，經核並無違誤，上訴意旨指摘原判決不當，求為廢棄改判，非有理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及證據資料，核與本件判決結果不生影響，不予一一論述，併予敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條判決如主文。

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