97年度智上字第6號（損害賠償） - 臺灣高等法院臺南分院｜2026 司法院判決書查詢系統

臺灣高等法院臺南分院民事判決　97年度智上字第6號上　訴　人　　新勝光興業機電有限公司法定代理人　　甲○○ 訴訟代理人　　蔡俊有　律師被　上訴人　　永輪資源科技股份有限公司路18號法定代理人　　丁○○ 被　上訴人　　乙○○ 上列二人共同訴訟代理人　　劉榮治　律師被　上訴人　　遠記機械有限公司設彰化縣埔心鄉○○村○○路○段157 巷12號兼法定代理人　丙○○　住同上上列二人共同訴訟代理人　　林開福　律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年6月3日臺灣嘉義地方法院第一審判決（95年度重智字第1號）提起上訴，本院於97年12月23日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由甲、上訴人主張：一、上訴人為經濟部智慧財產局核准新型第212910號專利權，即新型名稱「粉碎刀及刀具滾軸之改良構造」（下稱系爭212910號專利）之專利權人，專利權期間自民國92年10月11日起至103年6月23日止。訴外人吳峻峰、吳適旭則為新型第226083號專利權，新型名稱「廢輪胎粉碎分離機」（下稱系爭226083號專利）之專利權人，專利權期間自90年12月1日起至 101年12月10日止，嗣吳峻峰、吳適旭於90年12月10日將系爭226083號專利讓與上訴人，上訴人即為前開專利之專屬被授權人。上訴人乃以系爭212910號專利與226083號專利設施製作「廢輪胎粉碎分離機」，並銷售販賣。然上訴人於94年4月間發現被上訴人永輪資源科技股份有限公司（下稱永輪公司）廠房中竟有4台裝置系爭2新型專利之廢輪胎粉碎分離機。經查系爭4台機器乃被上訴人遠記機械有限公司（下稱遠記公司）製造，並出售與被上訴人永輪公司使用，而系爭4台機器與上訴人享有新型專利之廢輪胎粉碎分離機相同，此有鑑定機關雲林科技大學之鑑定報告書可佐。二、按「新型專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物之權。」、「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害。專屬被授權人亦得為前項之請求。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。」「……第79條至第86條、第88條至第92條，於新型專利準用之。」專利法第106條第1項、第84條第1項、第2項、第3項、第108條分別定有明文。被上訴人遠記公司未經上訴人同意授權而製造系爭4台機器並販售，被上訴人永輪公司購買而使用，實已共同侵害上訴人新型專利權甚明。第按「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害，對他人應與公司負連帶賠償之責。」公司法第23條第2項定有明文。查被上訴人丙○○為被上訴人遠記公司之負責人，明知上訴人為系爭機器之專利權人，未經授權同意而製造販售；被上訴人乙○○於擔任被上訴人永輪公司負責人期間，違反專利法規定使用系爭機器，是依前揭規定，被上訴人需連帶負損害賠償責任。三、而被上訴人遠記公司主張本件有專利法第57條第1項第2款、第3款免責事由，惟此乃權利排除抗辯事實，被上訴人遠記公司應負舉證責任。又觀以被上訴人遠記公司販售系爭機器與被上訴人永輪公司之發票，與販售與訴外人柏統實業股份有限公司（下稱柏統公司）之發票比對，發現其記載之品名並不相同，柏統公司買受者為3台「輪胎打碎機」，售價平均為每台1,592,395元，被上訴人永輪公司買受者為「輪胎雙軸破碎機1台、胎塊粉碎機2台、鋼絲膠分離機1台」，售價平均為每台4,625,000元，2紙發票記載之品名並不相同，價格差距幾達3倍之多，足見兩次交易之機器並非同一型號，且販售與被上訴人永輪公司之機器，其功能應較售予柏統公司為先進、優異，價格上始有如此之差距。另被上訴人遠記公司未經兩造同意或鈞院許可，私自委託中國機械工程學會鑑定，不僅鑑定意見不可採，該鑑定僅就現置於柏統公司之機器，其構造及功能與被上訴人永輪公司之機器是否相同為鑑定，卻未對柏統公司之機器製造時間為鑑定，則柏統公司之機器縱與系爭機器構造及功能相同，其製造日期究否在系爭新型專利申請前，不無疑義。且證人卓鴻祥經查實際上乃鑫輪實業股份有限公司（下稱鑫輪公司）之負責人，而非柏統公司，並未擔任柏統公司任何職位，又何能以柏統公司之立場，向被上訴人遠記公司購買機器、開立發票、機器功能規格等來龍去脈作證，是其證言顯不可採。四、被上訴人永輪公司辯稱上訴人未依專利法第104條規定，提示新型專利技術報告云云，然審究前開法條之立法意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型技術報告之案件，亦非當然不受理，此為新型專利技術報告制度設計之核心。足見提示新型專利技術報告並非新型專利權人求償之必備要件，縱使專利權人於起訴前未曾提示新型專利技術報告，法院仍應受理，並依法調查證據以判斷被上訴人是否有故意或過失侵害專利之行為，被上訴人永輪公司主張上訴人未提示新型專利技術報告，當然即無故意或過失侵害行為，顯不當曲解專利法第104條規定，不足為採。五、又依專利法第85條第1項第1款規定，上訴人得依民法第216 條規定計算損害，則上訴人以銷售與系爭機器同型之買賣合約書，扣除生產系爭機器之成本，以80％淨利計算，估算損害賠償數額為每台新臺幣（下同）240萬元，上訴人共計損害960萬元（2404）；復依同條項第2款規定，上訴人尚得以被上訴人遠記公司販售系爭機器之全部收入為其損害額，則依被上訴人乙○○與被上訴人永輪公司之前手簽立之買賣協議書，點交財產目錄載明當時購入系爭機器之價格為1,850萬元，即代表被上訴人遠記公司當時販售所得之利益為1,850萬元，此為上訴人所受損害額，而上訴人僅請求960萬元，實甚相當。另依專利法第85條第3項規定，倘被上訴人侵害行為如屬故意，上訴人得請求酌定懲罰性賠償金，是被上訴人丙○○明知上訴人所有之新型專利範圍，仍故意仿冒其創新技術製造系爭4台機器，將之販售與被上訴人永輪公司，而永輪公司曾向上訴人買受上訴人製作之廢輪胎粉碎分離機，深知上訴人始為該項專利之所有權人，竟仍向被上訴人遠記公司購入系爭機器使用，有侵害上訴人新型專利之故意甚明，上訴人爰依前揭規定，請求被上訴人連帶賠償相當於上訴人所受損害一倍之懲罰性賠償金。六、於本院補稱：㈠、被上訴人遠記公司在原審95年4月11日答辯狀自承，伊所製造出售予柏統公司（3台）、永輪公司（4台）之「輪胎打碎機」，係『分別於民國（下同）90年2月20日提出「輪胎粉碎專用機之刀輪」新型專利申請，及90年2月23日提出「廢輪胎粉碎機」新型專利申請，經實質審查後，獲頒中華民國新型第188209號及新型第184352號專利權。上訴人依據自己享有之專利權範圍實施，而分別於91年7月及92年2月間，銷售共計四組廢輪胎打碎機產品，給本案被上訴人永輪公司，被上訴人享有之上開專利權範圍及實質技術，均有別於上訴人新型第212910號「粉碎刀及刀具滾軸之改良構造」，及訴外人吳峻鋒、吳適旭之新型專利226083號專利；其中被上訴人享有之刀具改良構造取得日，甚早於上訴人第212910號專利申請日（91年6月24日），根本無侵害該專利之可能…』云云。惟查：⒈被上訴人遠記公司並於96年1月23日，將該「輪胎打碎機」設計構造圖，提交其自行委託鑑定之中國機械工程學會鑑定，足以證明被上訴人遠記公司89年5月31日、89年9月18日製造出廠，出售予柏統公司，及91年7月、92年2月製造出廠出售予被上訴人永輪公司之「輪胎打碎機」與被上訴人90年2月20日及90年2月23日申請專利所附設計構圖及提供中國機械工程學會之「輪胎打碎機」設計構造圖相同；而與上訴人享有之212910、226083號專利截然不同，被上訴人顯然侵害上訴人之專利權。⒉台灣桃園地方法院檢察署（下稱桃園地檢署）91年度偵字第1191號余長富、卓富全、丙○○違反專利法案件，該署函請財團法人台灣經濟發展研究院經智財產研究所，及上訴人委託全泰國際商標專利事務所，對於被上訴人遠記公司89年5月31日及89年9月18日，出售予柏統公司之「輪胎打碎機」進行鑑定，從現場照片及鑑定報告內容顯示（見原審卷原證四、桃園地檢署91年度偵字第1191號卷）均與被上訴人遠記公司90年2月20日、90年2月23日所申請所附設計構造圖及96年1月23日提請中國機械工程學會鑑定之「輪胎打碎機」設計構造圖不同，該「輪胎打碎機」經過仿冒改造已極明顯。原審95年5月16日嘉院龍民廉95重智字第950008150號函，委託國立雲林科技大學，對被上訴人遠記公司出售安裝在被上訴人永輪公司廠內4台「輪胎打碎機」，鑑定結果認定侵害上訴人212910、226083號專利權。被上訴人遠記公司96年1月23日委託中國機械工程學會鑑定裝於柏統公司及永輪公司之「輪胎打碎機」鑑定結果，二者相同，足證被上訴人安裝在訴外人柏統公司以及永輪公司之「輪胎打碎機」，經過多次仿冒改造，成為當時(拍照、鑑定時)侵害上訴人專利權之狀態。被上訴人遠記公司未取得上訴人專利之先用權，已甚明確。被上訴人所為取得專利先用權之抗辯，與其自己申請經濟部智慧財產局核准之「輪胎粉碎專用機刀輪」（申請案號000000000）「廢輪胎粉碎機」（申請案號000000000）專利設計構造圖不同；亦與其在原審所提出存卷之證據完全不符，原判決遽予採信，認為被上訴人遠記公司至遲於89年5月間，已在我國內使用系爭專利技術，而上訴人之專利申請日為89年12月11日，足認被上訴人遠記公司於系爭專利申請日前，已在國內使用系爭專利技術製造、販賣機器，則依專利法第108條準用第 57條第1項第2款、第2項規定，被上訴人遠記公司自得於原事業體內繼續利用該技術於機器內，既得繼續製造，販售系爭廢輪胎粉碎機，系爭專利權效力自不及於系爭廢輪胎粉碎機…，被上訴人永輪公司向被上訴人遠記公司購買系爭廢輪胎粉碎機使用，亦不能謂侵害上訴人之系爭專利權云云，顯然違反證據法則。⒊被上訴人遠記公司於92年11月14日第三次申請000000000號「廢輪胎粉碎機」專利，係89年5月31日出售「輪胎打碎機」予柏統公司，及91年9月25日、92年3月21日出售該項機械予永輪公司後所申請，有93年9月1日專利公報可證。此次專利附設計構造圖，方有在傾斜滑出口設磁性輸送帶，鋼絲分離裝置。足以證明上述出售予柏統公司及被上訴人永輪公司之「輪胎打碎機」與其自己所舉提出之91年1月1日專利公報「廢輪胎粉碎專用機」附創作第二、三、四圖，以及其96年1月23日交付中國機械工程學會鑑定之「輪胎打碎機」設計構造圖相同，明顯無磁性鋼絲分離裝置。按被上訴人前後三次申請專利，均以上訴人取得之專利設計構造圖為所謂習作之資料，並於專利申請書中說明。事實證明被上訴人所謂創作，只是將上訴人專利部分之設計構造圖，故意作無實益之變更，以取得專利，用為仿冒上訴人專利搪塞之藉口而已。㈡、證人卓富全（柏統公司總經理）因懼於自己牽涉侵害專利責任，其證言原難期真實。然於90年3月16日在桃園地檢署90 年度偵字第1091、4481號余長富等違反專利法案件證稱：「向錫（丙○○）買廢塑橡膠片處理機，與廢輪胎粉碎分離機不同，……我是柏統公司總經理…」，證明當時（96年5月 31日、89年9月18日）購買之「廢塑橡膠片處理機」，亦即統一發票所載之「輪胎打碎機」，確無鋼絲分離輸送帶裝置。又卓富全在本件原審證述，伊「負責機器設備之採購維修」。原審上訴人陳怡禎律師，提示中華機械工程學會鑑定報告附件三（被上訴人遠記公司提供鑑定之輪胎打碎機設計構造圖）問：「是否你們上開二紙發票向被告遠記公司購買之機械？」答：「我們買的大概是類似這種型」，有筆錄可稽），益見被上訴人遠記公司，出售予柏統公司之「輪胎打碎機」當時出廠及交付柏統公司時，無鋼絲分離裝置。卓富全復稱：「我們買來時只有出料，…我們自己接到我們的輸送帶。」，與中國機械工程學會鑑定報告附件三及丙○○第一、二次申請專利設計構造圖相吻合，尤足以證明，89年5月 31日、89年9月18日買賣之「輪胎打碎機」無鋼絲分離輸送帶裝置。卓富全並陳明：「我們自己接到我們的輸送帶」，該鋼絲分離機與上訴人專利設計構造相同，自係中國機械工程學會鑑定前，上訴人89年12月11日申請專利後所為仿冒告訴人專利設置者。被上訴人遠記公司仿冒上訴人專利，侵害上訴人專利權，極為明確。此項有利於上訴人之證據，原審為上訴人不利之判決，自違反證據法則。次查，本案桃園地檢署90年度偵字第1901號在柏統公司扣押之「輪胎打碎機」，有鋼絲分離輸送帶裝置，切碎刀為正方形，此與被上訴人遠記公司自承出售予柏統公司「輪胎打碎機」設計圖切碎刀為Ｔ形，無鋼絲分離輸送帶裝置不同，有台灣經濟發展研究院智經財產研究所專利權侵害鑑定研究報告可證。是證人卓富全所為扣押當時（90年1月9日）與購買之初相較，沒有經過改裝一詞，與卷內證據不符，此部份之證言，旨在為被上訴人遠記公司卸責，自不足採。㈢、被上訴人遠記公司在本院準備程序中，以90年2月20日及90 年2月23日申請專利「輪胎粉碎專用機之刀輪」「廢輪胎粉碎機」設計製造圖及96年1月23日提交中國機械工程學會鑑定之「輪胎打碎機」設計構造圖，漏繪「鋼絲分離機」云云。違反專利及一般機械、電機等商品附設計構造圖之信用、公共安全，及保護消費者利益原則。產品與設計構造圖不同之生產製造商，不能謂設計構造漏繪某項專利、某項機件或成分推諉責任。且被上訴人上述專利申請書亦無關於「鋼絲分離機」設計專利之說明。且被上訴人設計構造圖上，繪明傾斜漏斗，為切碎輪胎之排出方法，該項設計根本就不使用鋼絲分離輸送帶，是被上訴人以如無「鋼絲分離機」，切碎輪胎碎粉無法排出云云，所辯與其自己之設計構造圖不符，顯不足採。㈣、上訴人「廢輪胎粉碎分離機」專利，早在89年12月11日申請，申請案號000000000號，有90年1月1日專利公報及226083 號專利證號可證。被上訴人遠記公司丙○○曾對該專利提出異議，經濟部智慧財產局於92年10月13日審定異議不成立，有審定書可稽。又「粉碎刀及刀具滾軸之改良構造」新型212910號專利（案號000000000N01），因被上訴人遠記公司丙○○異議，智慧財產局認該專利已包括在226083號專利範圍內，而撤銷? 併此敘明。㈤、被上訴人遠記公司在90年2月間所申請的二樣專利，因為與分離輸送的裝置是沒有關連的，所以在申請所繪的圖形上，只針對申請的部分，所以沒有把分離輸送的裝置畫進去，但並不表示被上訴人遠記公司所出售的機器沒有分離輸送裝置，就以被上訴人在90年2月20日所申請的廢輪胎粉碎的刀輪為例，我們所附上的設計圖只有刀輪，連主機的圖形都沒有附上，難道被上訴人會沒有主機嗎？所以上訴人的說法並無依據，且與前開所述的客觀證據及證人之證詞不符。㈥、關於損害數額之計算，依上訴專利法第85條第1項之規定，上訴人除得依第1款按民法第216條規定計算損害外，尚得按侵害人因侵害行為所得之利益計算。是上訴人即以銷售與系爭機器同型之買賣合約書，扣除生產系爭機器之成本，以80％淨利計算，估算損害賠償數額為每台240萬元。另依同法條第2款規定，上訴人尚得以遠記公司銷售系爭機器之全部收入為其損害之數額，而依被上訴人永輪公司95年2月10日民事答辯狀檢附之證據（３），即被上訴人乙○○購買永輪公司之買賣協議書所附永輪股份有限公司93/5/13財產目錄觀之，其第2、3、4項應即為購入系爭機器之紀錄，取得價格1,850萬元，遠記機械公司侵害上訴人專利所得之利益，即為上訴人所受之損害。再依被上訴人永輪公司提出之91年9月2日之統一發票，其日期與永輪公司93/5/13財產目錄第2、3、4項之購入日期91年9月25日相近，品名及數量亦同，是該紙發票應為購入93/5/13財產目錄第2、3、4項資產，即系爭四台機械之發票無誤。至金額之差距，乃因該紙發票僅為該次買賣交易之訂金，此於備註欄註記明確，是於91年9 月2日先付訂金504萬元後，始於91年9月25日取得機械之交付，而全部貨款即為財產目錄所載之1,850萬元，為侵害上訴人專利權所得利益，此由統一發票與財產目錄兩相印證，更堪認定。上訴人在被上訴人所得利益1,850萬元中，僅請求賠償損害960萬元。被上訴人等故意侵害上訴人之專利權，依專利法第85條第3項規定，請求被上訴人連帶賠償相當於上訴人所受損害一倍960萬元之懲罰性賠償金，共計1,920萬元，自屬相當。㈦、並聲明：⒈原判決廢棄。⒉被上訴人應連帶給付上訴人1,920萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。⒊願供擔保，請准宣告假執行。乙、被上訴人遠記公司、丙○○則答辯如下：一、依專利法第57條第1項第2款、第3款規定，倘申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，或申請前已存在國內之物品，非為發明專利權之效力所及，俗稱先用權，即採先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先發明或首先實施該發明之人，可能有他人在申請前已投入人力、物力實施或準備實施，在此情形下，如果因為事後有人申請專利獲得專利權，就禁止先用者繼續實施，顯然並不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要對專利權人行使權利作限制，賦予使先用人在原有事業範圍內有先用權，得以繼續利用該發明。查被上訴人遠記公司於82年起即開始製造販售系爭廢輪胎粉碎機，而上訴人之專利申請日為89年12月11日，換言之，被上訴人遠記公司於上訴人之專利申請日前已在國內使用系爭專利技術，則依專利法第108條準用第57條第1項第2款及第2項規定，被上訴人遠記公司得於原事業體內繼續利用該技術於機器內，即得繼續製造及販售系爭廢輪胎粉碎機，上訴人專利權之效力應不及本件系爭廢輪胎粉碎機，且實務上專利法第57條第2項所謂「得在其原有事業內繼續利用」包括製造、為販賣之要約、販賣、使用等，準此，被上訴人遠記公司製造並販賣系爭機器予被上訴人永輪公司之行為，應不為上訴人之專利權所及。二、被上訴人遠記公司曾於89年5月31日出售輪胎打碎機予柏統公司，有統一發票2紙可佐外，其構造及功能與安裝於被上訴人永輪公司之輪胎打碎機相同，此有桃園地檢署90年度偵字第1901號案件所移請財團法人台灣經濟發展研究院鑑定之鑑定報告第64頁、第65頁，記載「…關於遠記公司售予柏統公司之機械圖片，可清楚看到有傾斜板加上分離輸送帶之構造，在鑑定報告第59頁倒數第5行亦清楚寫明證物之分離輸送機構係由裝設於編號五、編號六、編號七機台中粉碎裝置下方之傾斜出口漏斗，並於漏斗出口處設置一裝置於架體上之前後滾筒及其上之輸送皮帶而成的分離裝置…」，再觀以雲林科技大學鑑定報告第19頁，記載「待鑑定對象雖利用傾斜板取代系爭專利之第一輸送帶，但此一迴避方式已喪失第一輸送帶應有的效果，難視為創新之設計，為實質上相同技術」等語，可知上開2份鑑定報告認為被上訴人遠記公司當時販售予柏統公司之機器與販售予被上訴人永輪公司之機器實屬相同之構造及功能，復有證人卓鴻祥於原審96年12月25日言詞辯論期日到庭證稱略以：被告（按指被上訴人遠記公司）於89年5月份出售與柏統公司之廢輪胎粉碎機，其特徵與台灣經濟發展研究院及雲林科技大學鑑定之機器相同等語為憑，暨有中國機械工程學會之鑑定報告結論為「遠記公司安裝於柏統公司之輪胎打碎機，與安裝於永輪公司之輪胎打碎機，其構造及功能均為相同」，可資佐證。三、又上訴人主張系爭226083號專利在公告期間，被上訴人丙○○提同本案專利權人之舊款式專利案引證異議本案專利，導致智慧財產局專利異議審定異議不成立而論斷被上訴人丙○○有故意侵害專利云云，然查被上訴人當時提出異議係因上訴人自己先後提出專利申請，後者專利範圍過廣，對於「專利範圍過廣」乙事違反專利法規定而提出異議，嗣經上訴人自己減縮專利範圍，而為異議不成立之決定，其並非被上訴人拿己之專利遽以對上訴人之專利提出異議，上訴人就此認定被上訴人屬故意侵害，顯為張冠李戴。況且，損害賠償之成立需有具體損害始可，惟上訴人除並未舉證損害額外，依財政部國稅局公佈之94年同業利潤標準，被上訴人營業項目「金屬成型工具機械製造」之淨利率僅為10％，上訴人所稱80％根本毫無依據，且依財政部稅務入口網查得之營業登記資料，上訴人之營業項目僅有「農用手工具製造」及「原動機批發」二種，根本就無「機械製造」類別，其究竟有無製造系爭機械，製造及進貨成本為何、發票及收據何在、有無報稅資料等？上訴人均未提出資料，甚而空言謂銷售金額、成本、毛利及淨利若干，應屬無據。另上訴人主張因被上訴人遠記公司仿冒製作而損失可得利益960萬元，然所謂「所失利益」係指依通常情形或依已定計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，而被上訴人永輪公司並無義務向上訴人購買，被上訴人本身亦為專利權人及製造商，在市場上亦非僅有上訴人及被上訴人有販售廢輪胎粉碎機，則上訴人何能主張可得預期之利益等語資為抗辯。四、於本院補稱：㈠、被上訴人遠記公司於89年5月間，所出售予柏統公司之「輪胎打碎機」，其機器之全貌，係如桃園地檢署90年度偵字第1901號案件內所附台灣經濟發展研究院鑑定報告內之「遠記公司所出售輪胎打碎機」照片所示；且該輪胎打碎機自89年5月間出售予柏統公司後，迄今該輪胎打碎機均未修改，亦未加添任何設備。故上訴人謂：被上訴人遠記公司於89年5 月間所出售予柏統公司之「輪胎打碎機」係無輸送帶、磁帶、儲放筒等出料設置；至嗣後中國機械工程學會於95年1月 23日至柏統公司廠內所鑑定之「輪胎打碎機」雖有上開設置，然係被上訴人臨訟所設置云云，完全與事實不符：１、除桃園地檢署90年度偵字第1901號案件所移請台灣經濟發展研究院鑑定之鑑定報告足證遠記公司出售柏統公司之輪胎打碎機時，該輪胎打碎機即有分離輸送帶等出料設置。又證人卓鴻祥於原審審理時亦已到場結證略以：「柏統公司曾將在89年5月至7月間向遠記公司買2批機器 (輪胎粉碎機)，現在還在使用，前揭89年5月31日、89年9月18日之統一發票是遠記公司開立向柏統公司請款的，桃園地檢署90年度偵字第1901號卷宗第58頁至77頁照片就是粉碎機的照片，其中一部是柏統公司向原告（指上訴人）購買，那些都壞掉了，另一部是向遠記公司買的，原告的機器有36支刀，遠記公司的則有60支刀片，其他構造大同小異，兩種都有輸送帶，但遠記公司的有一片斜斜的板子，物品掉落在斜斜的板子前就把輪胎內的鋼絲吸走，橡膠就掉落在輸送帶送走，原告公司的機器則是鋼絲及橡膠直接掉落在輸送帶，到外面再吸走鋼絲，柏統公司向遠記公司購買的機器除了刀片磨損更換過外，迄今未修改過」等語。益徵被上訴人於89年5月間，所出售予柏統公司之「輪胎打碎機」自始即有分離輸送帶等出料設置，且迄今均未曾修改或加添。２、至上訴人所提之「輪胎打碎機」構造圖，係被上訴人於90年2月間申請新型184352號「廢輪胎粉碎專用機」專利時所附之圖，此有中華民國專利公報可證。因上開所申請之專利部分，在於「固定刀具」，故所附圖說使未將無關之分離輸送帶等出料裝置繪入。再者，由該專利公報「申請專利範圍」之一開始即已記載：「一種廢輪胎粉碎專用機，主要包括有一機體，一進料裝置，一粉碎裝置及一『輸送帶』；…」，亦足證系爭完整之「輪胎打碎機」確有輸送帶等出料裝置。又上訴人所提之專利公報，係被上訴人於93年間所申請，因該次申請係就傾斜滑道及分離輸送帶等出料裝置為申請，故於申請時自須就該部分繪出。亦即，該傾斜滑道及分離輸送帶等出料裝置，係系爭「輪胎打碎機」之一部分，被上訴人於82年間製造及出售時，即已有上開出料裝置，並非於93年間始有上開出料裝置，只是於93年間始就上開出料裝置申請專利而已。㈡、關於上訴人申請傳訊鑑定證人中國機械工程學會，以明所謂「被上訴人遠記公司所出售予柏統公司之『輪胎粉碎機設計構造圖及主配件』，與上訴人公司之『廢輪胎粉碎分離機』整台構造圖及主配件，以及功能是否相同。」云云部分，應無傳訊及調查之必要，理由如下: １、上訴人所申請之上開鑑定，倘其鑑定結果，為被上訴人售予柏統公司之「輪胎打碎機」與上訴人公司之「廢輪胎粉碎分離機」之構造及功能不同，則等於系爭永輪公司之「輪胎打碎機」之構造及功能，與上訴人公司之「廢輪胎粉碎分離機」之構造及功能不同。亦即，系爭永輪公司之「輪胎打碎機」根本無所謂侵害上訴人公司之系爭專利權可言。此結果，並無改於上訴人於原審敗訴之結論。２、又倘上訴人所申請之上開鑑定，其鑑定結果為：被上訴人售予柏統公司之「輪胎打碎機」與上訴人公司之「廢輪胎粉碎分離機」之構造及功能相同。惟此結果，仍無改於被上訴人有先用權之事實。亦即此結果，仍無改於上訴人於原審敗訴之結論。㈢、上訴人雖謂：「被上訴人遠記公司出售予永輪公司之系爭『輪胎打碎機』，雖與被上訴人遠記公司於89年5月間所出售予柏統公司之『輪胎打碎機』之構造及功能相同；惟上開被上訴人遠記公司所出售予永輪公司之系爭『輪胎打碎機』，則與被上訴人遠記公司於90年2月間所自行申請之『廢輪胎粉碎專用機之刀輪』（專利申請案號000000000）、『廢輪胎粉碎專用機』（專利申請案號000000000）之設計構造圖不同，反與上訴人之系爭226083號專利相同，足見係侵害上訴人之專利云云。惟查: １、縱使被上訴人遠記公司所出售予永輪公司之系爭『輪胎打碎機』，與被上訴人遠記公司於90年2月間所自行申請之『廢輪胎粉碎專用機之刀輪』、『廢輪胎粉碎專用機』之設計構造圖不符；惟此亦不過表示被上訴人遠記公司所出售予永輪公司之系爭『輪胎打碎機』，並非依上開設計圖製造而已，然並無礙於上開出售予永輪公司之系爭『輪胎打碎機』，被上訴人遠記公司係至遲於89年5月間即已開始對外銷售（製造當然更早）之事實，亦即並無礙於被上訴人遠記公司取得先用權之事實。從而，上訴人以上開理由而謂原判決之認定不當，已屬無據。２、被上訴人遠記公司所出售予永輪公司之系爭『輪胎打碎機』，與被上訴人遠記公司於90年2月間所自行申請之『廢輪胎粉碎專用機之刀輪』、『廢輪胎粉碎專用機』之設計構造圖並無不符，上訴人謂不相符云云，並非事實。３、被上訴人遠記公司於90年2月間所申請「廢輪胎粉碎專用機」之設計構造圖上之刀具並非T型刀，上訴人謂係T型刀云云，不知所據為何? 又上開「廢輪胎粉碎專用機」申請專利時所附之圖，之所以未將分離輸送帶等出料裝置繪入，乃因上開所申請之專利在於主機體之「固定刀具」部分，與分離裝置無關，故該附圖始未將無關之分離輸送帶等出料裝置繪入，並非被上訴人於89年5月間所售予柏統公司之「輪胎打碎機」係無分離輸送帶等出料裝置。㈣、證人卓鴻祥在原審時已經明確表示上開鑑定報告的編號五、六、七是向被上訴人公司買的，而且買的當初就有鋼絲分離輸送帶，並且比較向上訴人所買的輪胎粉碎機的鋼絲分離輸送帶，與向被上訴人所買的輪胎粉碎機的鋼絲分離輸送帶的區別，足見柏統公司在89年5月間，向被上訴人所購買的輪胎粉碎機就有鋼絲分離輸送帶的設置，而且卓鴻祥與卓富全皆明確表示，其向被上訴人購買的輪胎粉碎機都沒有經過改造。㈤並聲明：⒈上訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。丙、被上訴人永輪公司、乙○○則以：一、被上訴人永輪公司之前手「永輪股份有限公司」負責人陳汛博於91年9月2日向遠記公司之丙○○購買「膠塊粉碎機2台」及「鋼絲分離機2台」，與上訴人主張之「廢輪胎粉碎分離機」名稱並不相同，究指被上訴人廠房中那4台機器而侵害其新型專利權，標的無從特定；而被上訴人乙○○係於93年5月8日向「永輪股份有限公司」全體股東以2,036萬元購買所有股權，「永輪股份有限公司」遂將公司所有財產列清冊點交予被上訴人告乙○○接管，並將「永輪股份有限公司」向經濟部變更為「永輪資源科技股份有限公司」，是被上訴人依民法第801條、第948條規定，善意受讓前開機器而取得所有權，並無惡意侵害上訴人之專利權。二、按「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」專利法第104條定有明文，其立法理由乃新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。查被上訴人向遠記公司購買系爭機械使用時，上訴人並未依前揭規定，向被上訴人提示新型專利技術報告進行警告，被上訴人亦不知所購買之系爭機械有侵害上訴人專利權，是被上訴人應無故意或過失可言，應不負損害賠償責任等語資為抗辯。三、於本院補稱：查系爭機械係被上訴人公司之前手多年前向遠記公司所購買使用，購買當時被上訴人丙○○保證其機械並無侵害任何人之專利權，且遠記公司為專業製造該類機械之合法公司，並非所謂之地下公司，被上訴人依一般商場交易習慣信賴而購買，已盡交易上應注意之能力，從係受騙所購之機械有侵害他人之專利權而不知，顯非有故意或有應注意而不注意之過失。四、並聲明：⒈上訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。丁、得心證之理由：一、上訴人主張其係系爭212910號專利權之專利權人（專利權期間自92年10月11日起至103年6月23日止）及系爭226083號專利權之專屬被授權人（專利權期間自90年12月1日起至101年12月10日止）等情，為被上訴人遠記公司等所不爭執，堪信為真實。二、上訴人主張被上訴人永輪公司廠房中之4台廢輪胎粉碎分離機，係被上訴人遠記公司製造，並出售與被上訴人永輪公司使用乙節，亦為被上訴人等所不爭執。上訴人主張前揭系爭4台機器與上訴人享有系爭2新型專利之廢輪胎粉碎分離機相同乙節，雖為被上訴人等否認，惟本件經國立雲林科技大學科技法律研究所專利侵害鑑定中心鑑定結果：被上訴人永輪公司廠房中之4台廢輪胎粉碎分離機，落入系爭226083號專利、212910號專利案之申請專利範圍內等語，此有專利侵害鑑定報告書（外放）可佐，是上訴人之上開主張，應為可採。三、惟按「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、申請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。專利法第57條定有明文。依專利法第108條規定，前揭規定於新型專利準用之。而依專利法第57條第1項第2款、第3款規定，倘申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，或申請前已存在國內之物品，非為發明專利權之效力所及，俗稱先用權，即採先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先發明或首先實施該發明之人，可能有他人在申請前已投入人力、物力實施或準備實施，在此情形下，如果因為事後有人申請專利獲得專利權，就禁止先用者繼續實施，顯然並不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要對專利權人行使權利作限制，賦予使先用人在原有事業範圍內有先用權，得以繼續利用該發明。又專利法第57條第2項所謂限於在其原有事業內繼續利用，係指原有事業之利用僅為製造行為，則專利權效力不及於製造行為，如原有事業之利用行為有製造及販賣行為，則專利權效力不及於該製造及販賣行為。經查：㈠、被上訴人遠記公司辯稱其自82年起即開始製造販售系爭廢輪胎粉碎機乙節，固未舉證以實其說，而不能採信。惟被上訴人遠記公司曾於89年5月31日出售輪胎打碎機予柏統公司，此有統一發票2紙（見原審卷二第37頁）可佐，證人卓鴻祥於原審審理時到庭證稱略以：柏統公司曾經在89年5月至7月間向遠記公司買2批機器（粉碎機），現在還在使用，前揭統一發票是遠記公司開立向柏統公司請款的，桃園地檢署90年度偵字第1901號卷宗第58頁至77頁照片就是粉碎機的照片，其中一部是柏統公司向原告（指上訴人）購買，那些都壞掉了，另一部是向遠記公司買的，原告的機器有36支刀，遠記公司的則有60支刀片，其他構造大同小異，兩種都有輸送帶，但遠記公司的有一片斜斜的板子，掉落在輸送帶送走，原告公司的機器則是鋼絲及橡膠直接掉落在輸送帶，到外面再吸走鋼絲，柏統公司向遠記公司購買的機器除了刀片磨損更換過外，迄今未修改過等語（見原審卷三第200頁至202頁），上訴人固以訴外人卓富全於前揭桃園地檢署檢察官偵查時證稱：卓鴻祥從未參與柏統公司之業務等語，是卓鴻祥前揭證言不可採信云云，惟證人卓富全於原審審理時到庭證稱略以：柏統公司對外事務由我負責，公司廠務包括機器設備之採購、維修等事則是由我父親卓鴻祥，我在臺灣桃園地檢署90年度偵字第1901號案件所稱我父親未參與柏統公司的業務是指對外業務等語（見原審卷三第296頁至297頁），準此，證人卓鴻祥確實負責柏統公司之機器設備之採購及維修，其前揭證言自為可採，又卓富全於原審亦證稱：柏統公司曾向遠記公司購買機器，原審卷二第37頁所附統一發票是遠記公司開來請款的，柏統公司向遠記公司購買時起到桃園地檢署於90 年1月9日扣押該機器時，機器都沒有修改過等語（見原審卷三第298頁）。參以被上訴人丙○○於90年2月23日所申請之廢輪胎粉碎專用機申請專利範圍記載「一種廢輪胎粉碎專用機，主要包含有一機體、一進料裝置及一輸送帶」，有專利公報影本（見原審卷二第190頁）及專利資訊網（見原審卷一第126頁）可考。另依桃園地檢署90年度偵字第1901號偵查卷61頁及63頁照片所示，警方在90年1月9日前往柏統公司蒐證時，該機器亦已有輸送帶之裝置。顯然並非遭搜索後再行加裝輸送帶。基上，被上訴人遠記公司至遲在89年5月間有製造、販賣輪胎粉碎機之行為，應可認定。㈡、次查被上訴人遠記公司辯稱其製造、販賣予柏統公司之輪胎打碎機，其構造及功能與安裝於被上訴人永輪公司之輪胎打碎機相同乙節，雖為上訴人否認，惟桃園地檢署90年度偵字第1901號案件前函請財團法人台灣經濟發展研究院鑑定之鑑定報告第64頁、第65頁記載「關於遠記公司售予柏統公司之機械圖片，可清楚看到有傾斜板加上分離輸送帶之構造，在鑑定報告第59頁倒數第5行亦清楚寫明證物之分離輸送機構係由裝設於編號五、編號六、編號七機台中粉碎裝置下方之傾斜出口漏斗，並於漏斗出口處設置一裝置於架體上之前後滾筒及其上之輸送皮帶而成的分離裝置」等語，再觀諸雲林科技大學專利侵害鑑定報告第19頁記載「待鑑定對象（即系爭輪胎粉碎機）雖利用傾斜板取代系爭專利之第一輸送帶，但此一迴避方式已喪失第一輸送帶應有的效果，難視為創新之設計，為實質上相同技術」等語，可知前揭2份鑑定報告認為被上訴人遠記公司當時販售予柏統公司之機器與嗣後販售予被上訴人永輪公司之機器實屬相同之構造及功能，證人卓鴻祥於原審審理時亦到庭證稱略以：被告遠記公司於89年5月份出售予柏統公司之廢輪胎粉碎機，與柏統公司向原告所購買之機器構造大同小異，遠記公司機器有一傾斜的板子等語，此與台灣經濟發展研究院及雲林科技大學鑑定報告認定被上訴人遠記公司之機器特徵（即有一傾斜板子）相同；此外中國機械工程學會就安裝於柏統公司及被上訴人永輪公司之輪胎打碎機之構造及功能進行鑑定，其結論為「遠記公司安裝於柏統公司之輪胎打碎機，與安裝於永輪公司之輪胎打碎機，其構造及功能均為相同」等語，此有專利侵害鑑定分析報告可按（外放），且該案實際為鑑定者徐雅威亦於原審審理時到庭證稱略以：我在96年1月23日到柏統公司，在 96年1月25日到永輪公司，才作成鑑定報告，我針對兩地的機器功能、構造是否相同進行鑑定，鑑定結果，我認為兩地的機器在構造上及功能上是相同等語（見原審卷二第128頁至130頁）。基上，被上訴人遠記公司之上開抗辯，應為可採。上訴人請求再訊問鑑定證人，核無必要。㈢、綜上，被上訴人遠記公司至遲於89年5月間已在我國內使用系爭專利技術，而上訴人之專利申請日為89年12月11日，足認被上訴人遠記公司於系爭專利申請日前已在國內使用系爭專利技術製造、販賣機器，則依專利法第108條準用第57條第1項第2款及第2項規定，被上訴人遠記公司自得於原事業體內繼續利用該技術於機器內，即得繼續製造、販售系爭廢輪胎打碎機，上訴人之系爭專利權之效力自不及系爭廢輪胎打碎機，被上訴人遠記公司製造、販賣系爭輪胎打碎機予被上訴人永輪公司之行為，即不能認為侵害上訴人之系爭專利權。是則，被上訴人永輪公司向被上訴人遠記公司購買系爭輪胎打碎機使用，亦不能謂侵害上訴人之系爭專利權。四、被上訴人遠記公司製造、販賣及被上訴人永輪公司使用系爭輪胎打碎機既未侵害上訴人之系爭專利權，則上訴人依專利法第84條第1項、第2項、第85條第3項、第108條規定請求被上訴人賠償損害及懲罰性賠償金，即屬無據。次按公司法第23條第2項規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。所謂公司業務之執行，自係指公司負責人處理有關公司之事務，且必以公司負有賠償之責，始有公司負責人與公司負連帶賠償責任之可言。本件被上訴人遠記公司、永輪公司既不負賠償責任，則上訴人請求被上訴人遠記公司之負責人即被上訴人丙○○，以及被上訴人永輪公司向被上訴人遠記公司購買系爭輪胎打碎機時之負責人即被上訴人乙○○與各該公司負連帶賠償責任，亦屬無據。五、從而，上訴人請求被上訴人連帶賠償1,920萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息為無理由，應予駁回；上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併駁回之。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法核與判決結果無影響，爰不一一論述，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　98　　年　　1　　月　　6　　日民事第四庭審判長法　官　蘇重信法　官林永茂法　官王浦傑上為正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。依法須繳納裁判費並應委任律師為訴訟代理人，始得上訴。中　　華　　民　　國　　98　　年　　1 　　月　　6 　　日書記官陳嘉琍【附記】民事訴訟法第466條之1： ⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 ⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。民事訴訟法第466條之2：上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。

臺灣高等法院臺南分院97年度智上字第6號

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