最高行政法院(含改制前行政法院)105年度判字第503號

最　高　行　政　法　院　判　決

105年度判字第503號

上訴人

中華電信股份有限公司

代表人

蔡力行

訴訟代理人

陳群顯 律師

訴訟代理人

許凱婷 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏

參加人

金撰科技股份有限公司

代表人

胡惠森

訴訟代理人

陳政大 專利師

盧建川 專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國104年8月26日智慧財產法院104年度行專訴字第27號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件被上訴人經濟部智慧財產局之代表人原為王美花，嗣於民國105年7月1日改由洪淑敏擔任，玆據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、緣上訴人前於91年9月16日以「無票式停車場收費系統」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍計4項，經被上訴人編為第00000000號審查，於92年11月11日准予專利，發給發明第192307號專利證書（下稱系爭專利），專利期間自92年12月11日起至111年9月15日止。嗣參加人以系爭專利請求項1、3有違核准時即90年10月24日修正公布，91年1月1日施行之專利法（下稱90年專利法）第20條第2項規定，對之提起舉發。上訴人則於102年12月19日提出系爭專利請求項1、2更正本（下稱102年更正本）。案經被上訴人審查，核認其中請求項1之更正，已明顯變更公告時之申請專利範圍，應不准更正，並認請求項1、3有違前揭專利法之規定，以103年10月22日（103）智專三（二）04193字第10321465570號專利舉發審定書為「請求項1、3舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人猶未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人不服，提起上訴。

三、上訴人起訴主張：㈠技術特徵B新增「一律」、技術特徵C新增「於車牌取像後」「車牌辨識結果不影響開啟柵欄放行之動作」屬「申請專利範圍之減縮」或「不明瞭記載之釋明」；又技術特徵C新增「若該車牌辨識模組無法辨識或辨識不全時，可嗣後以肉眼辨識該儲存之車牌影像檔，由人工輸入車號」，是系爭專利原請求項2併入，為「申請專利範圍之減縮」，故102年更正本符合專利法第67條第1項第2款或第4款規定；被上訴人已於原處分放棄「更正已超出申請時說明書揭露之範圍」，不符專利法第67條第2項規定之否准更正事由，則被上訴人顯已變更通知函中之理由，然被上訴人未再給予申復或更正機會，顯已違反專利審查基準之規定。㈡證據1與系爭專利原請求項1於結構上有諸多差異，在證據1並未揭露原請求項1之1B、1C、1D、1E等技術特徵，且證據1亦無任何教示、建議或動機以完成請求項1發明之情況下，系爭專利相對於證據1自有增進出場效率，且所屬技術領域通常知識者自無法由證據1所揭露之內容完成原請求項1之發明，故證據1無法證明系爭專利原請求項1不具進步性；而證據2及證據4至8亦未揭露該等證據1與請求項1具有差異之結構，則證據1、2之組合及證據1、4至8之組合當未揭露請求項1之1B、1C、1D、1E等技術特徵，且請求項1相對於證據1、2之組合及證據1、4至8之組合具有功效增進，故具有進步性，是證據1、2之組合及證據1、4至8之組合無法證明請求項1不具進步性。㈢證據5、6二者無論如何結合，均無法揭露系爭專利技術特徵1B之「入場柵欄開啟」係不以「入場車牌辨識成功與否」作為前提條件之技術特徵，亦不具有技術特徵1B使入場車輛不致因辨識不成功無法輸出車號而阻塞於入口柵欄處之功效；亦均無法揭露技術特徵1D、1E之「繳費完成資料庫」，當不具有系爭專利藉由「繳費完成資料庫」之建立而可更有效率管控出場車輛之繳費情形之功效，故證據5、6之組合難以證明系爭專利請求項1不具進步性。㈣證據3並未揭露請求項3「以電話掛帳的方式事後收取停車費」之技術特徵，且證據3所提及之「電子錢包」與被上訴人所提「附件1」、參加人所提「參證1至3」之「電子錢包」，其定義與交易模式實質上並不相同，故證據1與證據3之組合，當無從達成請求項3之功效，則證據1與證據3之組合，自無法證明請求項3不具進步性等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

四、被上訴人則以：㈠被上訴人於103年2月6日所發之審查意見通知函，已就系爭專利請求項1更正後，已變更「記錄到達時間、開啟柵欄、進行車牌影像處理」之順序而明顯變更公告時申請專利範圍一事告知上訴人，並無上訴人主張變更否准更正理由之情事，故系爭專利請求項1之更正，已實質變更原公告本之內容，不符專利法第67條第4項規定，自應不准更正。㈡證據1雖未揭露入場柵欄開啟時機、繳費動作獨立於出場之前、及將車牌影像檔傳至車輛影像資料庫儲存之技術特徵，惟入場柵欄開啟時機，繳費可能會面臨之障礙等問題，不外乎取決於該停車系統入出場時車牌影像擷取裝置之設計、該停車場柵欄開啟條件、該繳費資料庫設立，此間之差異可為系統設計者依其需求設定開啟閘門條件及收費流程，改變先後順序，並非因此而無法達成系爭專利之目的及功效，且將繳費動作獨立於出場之前乃停車場繳費習知技術；又證據1已揭露記憶車牌影像功能，故儲存該車牌影像至資料庫中乃熟習該項技術者可輕易思及，故證據1足證系爭專利請求項1不具進步性；而證據2為一種停車收費額度預報及監控系統，與證據1及系爭專利均是無票式停車收費系統，是證據1、2之組合，亦可證明系爭專利請求項1不具進步性。㈢證據5與證據6之組合，已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，雖證據5與系爭專利請求項1收費步驟先後順序設定略有差異，但熟悉該項技術者可按該停車場系統需求修改該控制器之程式軟體或韌體即可達成相同功效，故證據5、6之組合足證系爭專利請求項1不具進步性；而證據4、7、8皆為一種停車收費管理系統，與證據1、5、6及系爭專利均為停車收費管理系統，是證據1、4至8之組合亦可證明系爭專利請求項1不具進步性。㈣證據3之停車費用可由將一插入行動電話（20）的電子或銀行錢包來記帳，雖證據3電子錢包將帳記入卡內，會在銀行帳戶內進行適當的刪減，惟電子錢包除了以銀行帳戶餘額支付外，亦包括利用信用卡扣帳之交易而可事後付款，此乃該所屬電子商務領域之習知技術，故系爭專利請求項3乃該熟習該項技術者可輕易思及；證據1、3與系爭專利皆為停車收費系統，乃屬相同技術領域，熟習該項技術者自會依證據1、3組合之技術內容而輕易完成系爭專利，故證據1、3之組合足證系爭專利請求項3不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

五、參加人除援引被上訴人之答辯外，另略以：㈠系爭專利請求項1之更正已改變其流程順序，非屬專利法第67條第1項「申請專利範圍之減縮」或「不明瞭記載之釋明」；又系爭專利請求項1之更正，於技術特徵B新增「一律」技術特徵、技術特徵C新增「於車牌取像後」、「車牌辨識結果不影響開啟柵欄放行之動作」等，該更正內容為新增技術特徵，並非就請求項1原有記載作釋明，亦非屬申請專利範圍之減縮，上開更正依據系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容並未支持更正後之範圍，是更正已超出違反申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反第67條第2項規定，亦違反第67條第4項「不得實質變更公告時之申請專利範圍」。㈡依原審101年度民專訴字第159號判決已認定系爭專利請求項1、2項不具進步性；又被上訴人主張證據5、6及證據1、4至8之組合，足證系爭專利請求項1不具進步性，與前開判決所認相同，依法無不合，原處分應予以維持；證據1已揭示系爭專利請求項1全部技術特徵，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可依證據1而按其需求設定柵欄開啟條件及收費流程，改變先後順序，達到系爭專利之目的及功效，故系爭專利請求項1不具進步性；而證據1、2之組合，亦足證系爭專利請求項1不具進步性。㈢證據3已揭示電子錢包可採事後付款的交易模式，且已揭示停車費用可以行動電話進行電話掛帳，例如使用者按下計票機上的"11"鍵，其屬於「由電話付費」的功能、停車費用可由將一插入行動電話的電子或銀行錢包來記帳，故證據3已揭示系爭專利請求項3之內容，可證系爭專利請求項3不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠依智慧財產法院組織法第15條第4項、智慧財產案件審理法第4條規定，技術審查官係承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，依法參與訴訟程序，並就本案向法官為意見之陳述，是技術審查官之職務內容，乃僅係法官輔助人的角色，即對於法官專業性欠缺問題予以提供輔助，且技術審查官所提供之口頭、書面意見，亦僅供承辦法官參考，不得作為認定事實之證據資料，亦無拘束法官個案裁判之效力，準此，本件與原審102年度民專上字第61號民事事件，雖均指定張簡宏偉為各該案件之技術審查官，姑不論本件之舉發證據與原審前開民事事件之有效性證據，並非全然相同，況張簡宏偉就上開個案分別提供之口頭、書面意見，亦僅供各合議庭於個案審理之參考，尚無影響當事人程序利益或審判公平之情事。㈡更正後系爭專利請求項1與核准公告之系爭專利請求項1相較，則更正後之系爭專利請求項1在技術特徵1B「隨即由取像模組藉由入口取像攝影機進行車牌取像，並記錄到達時間，而後」與「開啟柵欄放行；」間，新增「一律」；在技術特徵1C「隨後將取橡模組所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，即透過車牌辨識模組進行車牌辨識，」前，新增「於車牌取像後，」；在技術特徵1C「並將車牌辨識之結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫加以儲存，」後，新增「若該車牌辨識模組無法辨識或辨識不全時，可嗣後以肉眼辨識該儲存之車牌影像檔，由人工輸入車號，」；在技術特徵1C「並由車號查詢/建立模組建立資料，」後，新增「，車牌辨識結果不影響開啟柵欄放行之動作」。惟依系爭專利說明書第4頁第4-10行及第7頁第2-10行所載可知，系爭專利請求項1之「開啟柵欄」與「車牌辨識」間，確有先後關係，亦即「開啟柵欄」之後「車牌辨識」，依系爭專利說明書所載之先後順序為：「車輛進入→偵知車輛→車牌取像並記錄到達時間→開啟柵欄→車牌辨識」，而更正後之系爭專利請求項1，則為「車輛進入時，車輛偵測器偵知車輛到達，隨即由取像模組藉由入口取像攝影機進行車牌取像，並記錄到達時間，『而後』一律開啟柵欄放行；於車牌取像後，『隨後』將取像模組所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理」，則更正後之「於車牌取像」後，將會導致由公告本系爭專利請求項1所示之上開唯一先後順序關係（即車輛進入→偵知車輛→車牌取像並記錄到達時間→開啟柵欄→車牌辨識），改變產生下述三種先後順序關係之可能性，分別為：第一種情形：車輛進入→偵知車輛→車牌取像並記錄到達時間→開啟柵欄→車牌辨識；第二種情形：車輛進入→偵知車輛→車牌取像並記錄到達時間→車牌辨識→開啟柵欄；第三種情形：車輛進入→偵知車輛→車牌取像並記錄到達時間→（同時車牌辨識、開啟柵欄），故系爭專利請求項1之更正，已實質變更公告時之申請專利範圍，不符現行專利法第67條第4項之規定，其更正即不合法。參以，系爭專利說明書第4頁第5-7行、第7頁第1-6行所載可知，「車輛進入、偵知車輛、車牌取像、記錄到達時間、開啟柵欄」與「車牌辨識」，係以「句號（。）」分隔，益徵核准公告系爭專利請求項1之先後順序關係為「車輛進入→偵知車輛→車牌取像並記錄到達時間→開啟柵欄」，「隨後」進行「車牌辨識」。又被上訴人於103年2月6日之審查意見通知函，已明確載明系爭專利請求項1公告之內容，係車牌取像後紀錄到達時間、開啟柵欄，隨後進行車牌影像處理，然更正後系爭專利請求項1內容，係指車牌取像後，可同時進行紀錄到達時間（而後開啟柵欄）與車牌影像處理，故更正後系爭專利請求項1已明顯變更公告時之申請專利範圍，不符合專利法第67條第4項之規定，而上訴人亦於103年3月20日以

（103）瑞法300字第0090號函，提出專利更正申復書，並無上訴人所稱變更「否准更正」之理由且未給予上訴人申復等情事。㈢比對系爭專利請求項1與證據1之技術特徵，證據1雖未明確揭露系爭專利請求項1之（1B）「連同影像檔傳至車輛影像資料庫加以儲存」、（1C）「將資料寫入繳費完成資料庫」、（1D）「連同影像檔傳至車輛影像資料庫儲存」技術特徵；然證據1已教示：可將攝影機（203）取得的車牌圖像暫時記憶而送至車牌號碼認識部（204）辨識影像；入庫車牌號碼記憶體（206）可記憶車牌號碼及車輛進、出時刻等相關資訊，既然入庫車牌號碼記憶體（206）可記憶車牌號碼等資訊，自然也可以記憶車牌圖像，將車牌圖像儲存於資料庫中為熟習該項技術者所能輕易完成；透過閘門收費控制部（205）可搜尋入庫車牌號碼記憶體（206）以及契約車牌號碼記憶體（212）中的資料，並利用閘門收費控制部（205）計算出該車輛之停車費用，既然入庫車牌號碼記憶體（206）或契約車牌號碼記憶體（212）可記憶車牌號碼等資訊，自然也可以將資料寫入繳費完成資料庫，是系爭專利請求項1之「將資料寫入繳費完成資料庫」並未產生無法預期之功效。再證據1已實質揭露系爭專利請求項1之技術內容，則對熟習該項技術者而言，當面臨如何加快車輛進場速度或改善車牌辨識不清等問題時，應有其動機參考證據1之技術內容加以應用改良，而可輕易完成，故系爭專利請求項1之技術特徵，已為證據1之簡單變化與運用，亦為熟習該項技術者所能輕易完成之簡單變化，是證據1可證系爭專利請求項1不具進步性。另證據1之先車牌辨識而後開啟閘門與系爭專利之先開啟閘門而後車牌辨識的順序不同，既然證據1已有車牌辨識及開啟閘門之技術，熟習該項技術者自可透過改變閘門收費控制部（205）之程式軟體或韌體的參數設定，而可完成系爭專利之先開啟閘門而後車牌辨識的技術，系爭專利請求項1實無產生無法預期之功效。㈣證據2揭示一種停車收費額度預報及監控系統，與證據1同屬車牌辨識的停車場收費系統之技術領域，熟習該項技術者當面臨如何加快車輛進場速度或改善車牌辨識不清等相關問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或改良，其組合係屬明顯，且能輕易完成，證據1、2之組合可證系爭專利請求項1不具進步性。㈤比對系爭專利請求項1與證據5之「停車場管理系統」及證據6之「車牌號碼讀取裝置」技術特徵，雖證據5及證據6未明確揭露系爭專利請求項1（1C）之「將資料寫入繳費完成資料庫」技術特徵，惟證據5已教示：當顧客要離開停車場時，透過停車費繳納機（6）繳納停車費用，停車費繳納機（6）依據透過控制部（11）判定之車牌號碼而計算出車輛之停車費用，而記憶體（5）可記憶停車場管理系統所需之車牌號碼以及車輛進、出時刻等相關資訊，停車費繳納機（6）輸出操作結束訊號至控制部（11），當顧客之車輛朝向出場閘門（10）時，出場閘門（10）可接收控制訊號而打開閘門之技術內容，既然記憶體（5）可記憶車牌號碼及車輛進、出時刻等相關資訊，且停車費繳納機（6）輸出操作訊號，熟習該項技術者將停車費繳納機（6）之收訊情形儲存於記憶體（5）中，系爭專利請求項1（1C）之「將資料寫入繳費完成資料庫」並未產生無法預期之功效。再證據5及證據6均同屬車牌辨識的停車場收費系統之技術領域，熟習該項技術者當面臨如何加快車輛進場速度或改善車牌辨識不清等相關問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或改良，其組合係屬明顯，且能輕易完成，故系爭專利請求項1所載之技術特徵，已為證據5、6之簡單變化與運用，而為熟習該項技術者所能輕易完成，證據5、6之組合可證系爭專利請求項1不具進步性。另證據5之先車牌辨識而後開啟閘門與系爭專利之先開啟閘門而後車牌辨識的順序不同，既然證據5已有車牌辨識及開啟閘門之技術，熟習該項技術者自可透過改變控制器（11）之程式軟體或韌體的參數設定之簡單變化，而可輕易完成系爭專利之先開啟閘門而後車牌辨識的技術，系爭專利實無產生無法預期之功效。㈥證據4揭示一種用車輛號碼識別來控制車輛停放的系統，其可將車牌號碼識別單元所辨識之車輛號碼駛入時間儲存於儲存數據庫中；證據7揭示一種使用可自動讀取通過停車場的入庫通路之車輛的車牌之車牌辨識裝置，其可以因車牌污穢、破損或其它環境因素而無法辨識出車牌時，設定一定的條件推論車牌號碼，以加快已繳納停車費之車輛離開；證據8揭示一種室內停車場、車庫或停車場的電腦控制型檢查系統，其藉由電腦儲存牌照號碼和進入時間並計算所需支付的停車費，故證據1、4至8均同屬車牌辨識的停車場收費系統之技術領域，熟習該項技術者面臨如何加快車輛進場速度或改善車牌辨識不清等相關問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或改良，其組合係屬明顯，且能輕易完成，故證據1、4至8之組合可證系爭專利請求項1不具進步性。㈦證據3已揭示一種收費停車方法，使用者透過行動電話（20）連接到網路（3），使用者站在計票機（10）前在其行動電話（20）撥出訊息M1，訊息M1可以包含計算機（10）之數字以及停車時間區間等資料，使用者可選擇以「由電話付費」支付停車的費用，停車費用的計算是依據停車位置之使用費率與所停車的時間而計算之技術內容，故證據1、3之組合，已揭示系爭專利請求項3之「其中該駕駛人（使用者）離開時，可先行撥打電話並輸入車號，由停車計費模組以語音告知停車費用」技術特徵；惟證據3與系爭專利請求項3之技術特徵差異，僅在於證據3並未明確揭示系爭專利請求項3之「並以電話掛帳的方式事後收取停車費」技術特徵。又證據3揭示以事先預付卡、電子或銀行錢包的方式支付停車費，而系爭專利請求項3則係以事後以電話掛帳的支付停車費方式，然在系爭專利申請日前，一般常見的付款方式，已存在包含信用卡支付方法，而信用卡付款即為典型之事後付款方式，故系爭專利請求項3之「並以電話掛帳的方式事後收取停車費」，應為熟習該項技術者參考證據3之技術內容，予以簡單變化，而能輕易完成，是證據1、3同屬車牌辨識的停車場收費系統之技術領域，熟習該項技術者面臨如何事後支付停車費等相關問題時，應有其動機參考證據3之技術內容並予以應用或改良，其組合係屬明顯且能輕易完成，故證據1、3之組合可證系爭專利請求項3不具進步性。另參證1已揭露電子錢包可基於存在的信用卡支付方式；參證2已揭露可使用電子支票支付方式、數位卡片交易能以電話及電子錢包使用界面實現方式；附件2已揭露收費裝置（30）可包括任意類型的用予生成帳單並將帳單傳達給一帳單收集設施、銀行帳戶、信用卡等；附件3揭露使用SET信用卡向銀行申請電子錢包之事後付款的方式，均可知在系爭專利申請日前已存在信用卡、電子支票等事後付款，且以電話作為使用者界面之方式，是以電話作為使用者界面，再以信用卡、電子支票等事後付款，實為系爭專利申請日前已存在之習知技術，故系爭專利請求項3之技術特徵乃為熟習該項技術者參酌證據3及上開證據內容所能輕易完成等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

七、本院按：甲：上訴駁回部分：（更正及請求項第1項）更正部分：

㈠按本件係舉發案件審查期間，申請更正，而合併審查、審定者（現行專利法第77條第1項前段規定參照），雖然專利法在更正之條文即第67條第2至4項有規定申請時（第2、3項）或公告時（第4項），但係指被更正客體之申請專利範圍或說明書、圖式等，而非規定申請更正應適用之何時法律，是否准予更正案之情事，專利法並未規定。惟是否准予更正既係合併舉發案審查、審定，且係爭執是否合於更正要件，自應類推適用舉發案之規定。經查本件係爭執申請更正是否合於現行法第67條第4項規定，自應類推適用專利法第71條第3項但書為舉發時之規定，即現行專利法第67條第4項規定：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」

㈡經查，本件申請專利範圍之更正如附表所示，原判決關於：系爭專利請求項1之「開啟柵欄」與「車牌辨識」間，有先後關係，亦即「開啟柵欄」之後「車牌辨識」，依系爭專利說明書所載之先後順序為：「車輛進入→偵知車輛→車牌取像並記錄到達時間→開啟柵欄→車牌辨識」，則更正後之「於車牌取像」後，將會導致由公告本系爭專利請求項1所示之上開唯一先後順序關係，改變產生如原判決所載之三種先後順序關係之可能性等等之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，並已詳細說明「車輛進入、偵知車輛、車牌取像、記錄到達時間、開啟柵欄」與「車牌辨識」，係以「句號（。）」分隔，核准公告系爭專利請求項1之先後順序關係為「車輛進入→偵知車輛→車牌取像並記錄到達時間→開啟柵欄」，「隨後」進行「車牌辨識」，係有前後關係；是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨仍執陳詞以：依系爭專利說明書第4頁第4-10行所載可知，車輛入場時「開啟柵欄」與「車牌辨識」此二技術特徵間，係以「句號」作為連接，此足徵前述二技術特徵間並無必然先後關係云云；係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，再為爭執，並非可採。

㈢再查，原判決係援引系爭專利說明書第4頁第5-7行、第7頁第1-6行之記載，認定系爭專利於車輛入場時之先後關係為「開啟柵欄→車牌辨識」，並無以「肉眼辨識」，足證車輛入場時之先後關係為「開啟柵欄→車牌辨識」之理由，是以上訴意旨以：第7頁第2-10行所載之「肉眼辨識」，係對「影像資料中的車牌影像檔」進行肉眼辨識，並非「以肉眼直接觀察該進入停車場之車輛」，故此部分記載不足證車輛入場時之先後關係為「開啟柵欄→車牌辨識」云云，自非可採。

㈣另按依專利法第77條第1項規定合併審查之更正案與舉發案，應先就更正案進行審查，經審查認應不准更正者，應通知專利權人限期申復；屆期未申復或申復結果仍應不准更正者，專利專責機關得逕予審查，專利法施行細則第74條第1項定有明文。查被上訴人於103年2月6日之審查意見通知函，已明確載明系爭專利請求項1公告之內容，係車牌取像後紀錄到達時間、開啟柵欄，隨後進行車牌影像處理，然更正後系爭專利請求項1內容，係指車牌取像後，可同時進行紀錄到達時間（而後開啟柵欄）與車牌影像處理，故更正後系爭專利請求項1已明顯變更公告時之申請專利範圍，不符合專利法第67條第4項之規定，而上訴人亦於103年3月20日以（103）瑞法300字第0090號函，提出專利更正申復書，並無上訴人所稱變更「否准更正」之理由，且未給予上訴人申復云云，原判決業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：上訴人於原審主張被上訴人103年2月6日之審查意見通知函及原處分二次否准更正之理由，實質上不相同，則被上訴人否准更正之理由已明顯變更，且未給予上訴人申復機會；惟原審對此恝置不理，亦未敘明證據取捨之理由，有判決理由不備之違法云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決理由不備，殊非可採。請求項第1項部分：

㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第71條第3項本文所明定，其立法理由謂：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為91年9月16日，被上訴人於92年11月11日准予發明專利，92年12月11日公告，嗣參加人於102年3月21日提出舉發，被上訴人於103年10月22日作成「請求項1、3舉發成立應予撤銷」之處分，並敘明系爭專利請求項1不准更正之理由。是本件為專利法100年11月29日修正之條文施行後，始提出之舉發案，自應依現行法之規定審理，而專利法第71條第3項本文規定，發明專利權得提起舉發之情事，自應以核准審定時所適用90年10月24日修正公布、91年1月1日施行之專利法（即90年專利法）規定為斷。另查，92年2月6日專利法修正前雖規定所謂「熟習該項技術者」，惟係指「a person skilled in the art」，其意為所屬技術領域中具有通常知識之人，92年2月6日專利法修正時為釐清其概念，乃修正為「所屬技術領域中具有通常知識者」，其修正之立法理由記載甚明。是「熟習該項技術者」與「具有通常知識者」，二者係屬相同概念，先此說明。

㈡次按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用，且無申請前已見於刊物或已公開使用等情形者，得依法申請取得發明專利。但發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得依法申請取得發明專利，此觀90年專利法第19條、第20條第1項、第2項規定自明。

㈢再按判斷申請專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以申請專利之整體，亦即以每一請求項中專利的整體為對象，而非以請求項各元件之技術特徵為個別比對，但因專利係由各別構件組合而成，各部分構件亦有其技術內容，所以在判斷專利是否具進步性時，不得不依下列步驟判斷之：1、確定被比對專利之專利範圍；2、確定相關先前技術所揭露的內容；3、確定被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4、確認被比對專利與相關先前技術之間的差異；5、該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成被比對專利的整體。既言係專利整體為判斷進步性對象，自應注意各該經比對出來的差異技術是否在待解決之客觀問題上，而非與被比對專利無關之技術，按此步驟所為之專利進步性判斷，自合於專利進步性整體判斷之基準。反之，若跳過上開確認被比對專利與相關先前技術之間的差異，逕就被比對專利與相關先前技術直接挑選擇其相異之構件作進步性判斷，反而違反以專利整體為對象判斷之基準。當然，判斷進步性之重點在於「所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成」，自不能過度機械性僅比對差異，或僅僵化強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂TSM法則）而忽略所「能輕易完成」此一要件，自不待言。

㈣經查，原判決業已就系爭專利申請專利範圍第1項確定系爭專利之結構、技術比對引證案證據5、6之差異，並對申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，並詳述證據5、6足以證明系爭專利第1項不具進步性等事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：原判決未以系爭專利「整體」為審酌，逕將系爭專利之技術特徵予以割裂，進而認定「將車牌圖像儲存於資料庫中為熟習該項技術者所能輕易完成」、「將資料寫入繳費完成資料庫並未產生無法預期之功效」云云，當有後見之明之違誤云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。況系爭專利申請專利範圍第1項，前曾經上訴人與訴外人詮營股份有限公司於民事訴訟案件中，遭該案被告以上述證據5、6（即該民事案件之被證7、8）為先前技術，認定系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性確定在案，此有原審101年度民專訴字第159號民事判決附於原審卷245~255頁可稽，此係本院職務所知悉之事項，亦可作為以證據5、6為引證而認定申請專利範圍第1項不具進步性之佐證。

㈤從而，上訴論旨就此部分（更正及請求項第1項）仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

乙、廢棄發回部分：（請求項第3項部分）

㈠按上開進步性判斷構成要件中「所屬技術領域中具有通常知識者」，為進步性客觀判斷的重要步驟之一。蓋行政法之法規構成要件中，本即存有許多未明確表示且具有流動性質之法律概念，稱為不確定法律概念。對此不確定法律概念，因具有一般性、普遍性、抽象性或多義性而不夠明確，各該構成要件於套用具體事實時，須先將不確定法律概念經過解釋，並予以具體化以便適用。而對於此不確定法律概念，於專利法制上，對許多傳統之技術領域，或是結果較可預期之技術領域而言，多半經由先前技術之提出，即可得知此「所屬技術領域中具有通常知識者」之標準，但對於先進技術、待開發之技術、技術交錯、結果較難預期之技術領域等，特別是當事人有爭執時，行政機關宜先就該不確定法律概念加以解釋後，再予以具體化適用，人民提起行政爭訟，行政法院亦應審查該行政處分之合法性，若特定案件可經由論證而涵攝於不確定法律概念者，行政法院自得對行政機關所為之處分之合法性，為全面之審查。

㈡依智慧財產案件審理法第34條準用第8條規定，行政法院應將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證為判決。原判決以證據1、3之組合，可證明系爭專利請求項3不具進步性，固非無見。惟查，原判決於比對系爭專利請求項1與證據1之技術特徵，認證據1未明確揭露系爭專利請求項1之（1B）「連同影像檔傳至車輛影像資料庫加以儲存」、（1C）「將資料寫入繳費完成資料庫」、（1D）「連同影像檔傳至車輛影像資料庫儲存」技術特徵，均係以熟習該項技術者（具有通常知識者）說明之。而上訴人於原審即一再爭議「具有通常知識者」為何，但原判決仍未敘明熟習該項技術者於系爭專利申請日前之技術水平為何，遽認熟習該項技術者可輕易思及「車輛出場時」管理所需，而有判決不備理由之違法。

㈢所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據一般性定義係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前之先前技術者而言；至所謂通常知識（generalknowledge），則指該發明所屬技術領域中已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解之事項（參照經濟部頒專利審查基準）。該具通常知識之人既係一虛擬之人，其並非專利審查官，亦非專利有效性訴訟之法官，更非技術審查官。法條規定此一虛擬之人，其目的在於排除進步性審查之後見之明。依據上開定義「具有通常知識者」可分為知識要件與致能要件，知識要件指：「已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊」，應非以學歷區分係高中、大學或碩博士，若以學歷定義，則為一定範圍不特定之人，並非虛擬之人。另上開定義「執行例行工作、實驗之普通能力」，亦即具有通常知識者之致能要件，但在訴訟中有何機制或審判輔助機關可以界定申請時之具有通常知識者的致能要件？再者，具有通常知識者此一構成要件在界定上，究係法規範之解釋？或係事實而應予調查、並為舉證之事項？若係舉證事項，則與引證案先前技術之所謂證據如何區別？大略思考即有上述問題存在，所以要確定所屬技術領域中具有通常知識者在實際訴訟操作上，確有一定難度。所以以往審定書或判決書對所屬技術領域中具有通常知識者之論述，通常於確認被比對專利與相關先前技術之間的差異後；在判斷是否能輕易完成被比對專利的整體步驟間，論述該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，而未特別就具有通常知識者為何作定義或解釋，本院亦加以容認。但此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要，將來智慧財產法院就進步性為判斷時，亦宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立「具有通常知識者」之知識水準。則本件證據1是否可以證明系爭專利請求項3不具進步性，其「具有通常知識者」此一構成要件，並未經令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論，即有可議。原判決認同原處分及訴願決定將證據1與證據3組合足以證明請求項3不具進步性，即屬不合。至於，雖依證據5、6可以證明請求項1不具進步性，但原處分迄至原判決均未將證據5、6組合以證明請求項3是否具進步性，本院自無從加以審查，附此敘明。

㈣綜上所述，原判決就系爭專利申請專利範圍第3項部分，有上開判決理由不備之違法，而為上訴意旨所指摘，是上訴人求予廢棄，為有理由。因上訴人此部分請求撤銷訴願決定及原處分是否有理由，尚須由原審調查事實始能判斷，自應由本院將原判決此部分廢棄，發回原審法院更為審理。

八、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第256條第1項、第260條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第四庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異