最高行政法院(含改制前行政法院)105年度判字第62號

最　高　行　政　法　院　判　決

105年度判字第62號

上訴人

郭宮寶

訴訟代理人

楊譜諺 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

參加人

刷樂國際股份有限公司（原名永洪貿易有限公司）

代表人

陳永記

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國104年2月12日智慧財產法院103年度行專訴字第77號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、緣訴外人利家毛刷有限公司於民國99年1月5日以「牙間刷之製造方法」向被上訴人申請發明專利，嗣於同年月22日將該專利申請權讓與上訴人，經被上訴人審查後於101年10月11日准予專利，並發給發明第I374024號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於101年11月8日以系爭專利有違核准時專利法第22條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發，案經被上訴人審查，以102年12月13日(102)智專三㈢05077字第10221720150號專利舉發審定書為「請求項1、3舉發成立應予撤銷。請求項2舉發不成立。」之處分。上訴人不服前揭處分中關於「請求項1、3舉發成立應予撤銷」部分，循序提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加被上訴人之訴訟後，判決駁回其訴。上訴人仍不服，乃提起本件上訴，求為判決原判決廢棄，訴願決定及原處分均撤銷，或發回原審法院更為審理。

二、上訴人起訴主張：(一)系爭專利申請專利範圍第1項所示利用衝壓設備對定位槽衝壓，使得刷桿產生複數擴張區，該擴張區因變形致其最大外徑大於穿孔孔徑，再藉由注入填充物使該擴張區受到有效包覆，不論在構造特徵、技術手段加工方式、目的及功效上，均與舉發證據2「齒間ブラシおよびその製造方法」（原判決誤為「齒間ブテシおよびその製造方法」，中譯：齒間刷及其製造方法）」公開特許公報（下稱證據2）、證據3「牙縫刷及其製造方法」發明專利說明書（下稱證據3）不同，原處分遽認證據2或證據2及證據3之組合，足以證明系爭專利申請專利範圍第1項及其附屬之第3項不具進步性，顯有未依職權調查證據、未就當事人有利事項為注意，並與系爭專利初審核准時之論點不一，且有違誠實信用原則與信賴保護原則。(二)上訴人於99年間以系爭專利向美國專利商標局提出申請，經實體審查通過並於101年9月4日授權公告為該國第US8,256,848B2號專利（下稱美國848號專利案），足見其符合專利要件。上訴人於訴訟中提出該美國專利案，符合智慧財產案件案理法第33條第1項之新證據，原審應予審酌等語，求為判決訴願決定及原處分關於「請求項1、3舉發成立應予撤銷」部分均撤銷。

三、被上訴人則以：系爭專利申請專利範圍第1項所載定位步驟，係由衝壓設備對顯露於該定位槽處之刷桿予以衝壓，使桿體上形成複數擴張區而生形變效果；證據2係以治具經由開設於本體之槽孔直接對本體衝壓，透過本體壓縮使其內之桿體形變；彼此衝壓之標的物雖不同，惟均具有以衝壓使標的物產生形變之效果，故系爭專利前開技術，為所屬技術領域中具通常知識者依證據2前述方法步驟所能輕易完成。又證據3所示製作牙間刷之衝壓過程，其主體具有橫孔及縱孔便於夾具直接接觸桿體使其變形，亦達到桿體形變以利包覆固定的效果，是以證據2或證據2、證據3之組合，均足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。再者，證據2圖2及圖4已經揭露系爭專利申請專利範圍第3項填充後具有凸出隆起部之技術特徵，所能達成之功效亦同，故證據2或證據2、證據3之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。另原處分之作成係以證據2、證據3作為判斷依據，其中證據2並未列為系爭專利初審核准之參考文獻，自無上訴人所陳系爭專利申請階段與舉發階段前後論點不一之情形等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、參加人則以：(一)系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵與證據2之差異在於：前者係由衝壓設備透過一開設於本體且與定位槽相連通之穿孔，直接對桿體進行衝壓使其形變；後者係以治具經由開設於本體之槽孔直接對本體衝壓，因本體受衝壓後使桿體形變。兩者均採以衝壓方式使標的物壓縮變形之技術手段與加工方式，所欲達成使桿體變形之效果亦同，況系爭專利說明書業已自承於刷桿本體上設有與該定位槽相連通之穿孔為習知刷桿之一種，屬通常知識，故系爭專利申請專利範圍第1項明顯為所屬技術領域中具有通常知識者，依證據2技術內容所能輕易完成，不具進步性。又證據3所示牙間刷之衝壓過程，係由夾具透過本體上之橫孔與縱孔直接接觸桿體以使其變形；而證據2、證據3屬相同技術領域，該領域具通常知識者依證據2、證據3組合之技術內容，即可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之技術而不具進步性。再者，證據2圖2及圖4已揭露系爭專利申請專利範圍第3項填充後具有凸出隆起部之技術特徵，且可達成相同標示功效，故證據2或證據2、證據3之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。(二)系爭專利說明書先前技術記載對包覆部擠壓，無法有效將刷桿予以擠壓變形，未考量擠壓力道之大小及證據2所示對本體衝壓使桿體變形之技術，顯有避重就輕而欲誤導被上訴人審查方向之嫌；又系爭專利初審階段，被上訴人未就證據2或證據2、證據3之組合予以審究，自無前後不一致的問題；另美國848號專利案說明書僅列有一件US2011/0000000號相關前案，足見其與系爭專利之相關引證前案及審查基準均不同，無法比附援引，況各國專利法制及審查基準本有異，自不能以系爭專利經美國核准作為其於我國亦有進步性之論據等語，求為判決駁回上訴人之訴。

五、原判決以：

(一)系爭專利為牙間刷之製造方法，其步驟依序為備料、結合、定位及成型。首先需備具一握柄及一夾持有複數刷毛之刷桿；其次將該刷桿之一端由握柄本體之穿孔，穿設於本體之定位槽後，結合於握柄本體之定位孔內；再藉由定位步驟，利用一衝壓設備針對顯露於該定位槽處之該刷桿予以衝壓，使該刷桿上形成複數擴張區，該等擴張區之最大外徑大於該穿孔孔徑，該刷桿得以穩固卡掣定位於定位槽內；最後再配合成型步驟，由射出成型機射出填充物加以包覆，使該刷桿之卡掣更為穩固，避免刷桿使用時產生脫離之缺失。其申請專利範圍計3項，第1項為獨立項，其餘則為該項之附屬項。

(二)證據2主要係提供一種低成本齒間刷及其製造方法，由刷毛、導線及握柄所組成；組裝上先將導線經縱孔頂掣於縱孔底部，讓導線部分裸露於握柄外，再利用治具針對顯露於凹間處之導線予以衝壓，最後再以填充物加以包覆；惟其縱孔未與凹間相連通，致填充物只能包覆於凹間外，無法直接將導線包圍，且衝壓後導線及縱孔間仍有空隙，並無系爭專利申請專利範圍第1項備料步驟中「一開設於該本體上且與該等定位槽相連通之穿孔」，及成型步驟中的填充物「且將該刷桿及擴張區予以包覆定位」之技術特徵，使衝壓設備對顯露於定位槽處之刷桿衝壓產生擴張區，且利用該填充物充填於定位槽時，得以一併將刷桿包覆其中而與定位槽、握柄產生緊密結合，避免刷桿於使用時脫離之功效。故系爭專利申請專利範圍第1項，非所屬領域具通常知識者依證據2所能輕易完成，證據2不足以證明系爭專利該請求項不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第3項為第1項之附屬項，是於證據2不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性之前提下，亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。

(三)證據3係一種牙縫刷及其製造方法，其主體上具有縱孔及與縱孔交差之橫孔，而帶毛捻成鋼絲基部採取臨接於橫孔上插入縱孔，並穿過橫孔在鋼絲基部形成防落用之屈曲部，輔助體一部分則環繞於屈曲部周圍使其充滿於橫孔內以構成第二次樹脂成形物者。其主體上之橫孔與縱孔互相連通，應已揭示相當系爭專利申請專利範圍第1項「一開設於該本體上且與該等定位槽相連通之穿孔」之技術特徵，且由於橫孔與縱孔相連通，自可於成形步驟時使填充物「且將該刷桿及擴張區予以包覆定位」；又證據2、證據3與系爭專利之技術領域相同，所欲解決刷桿與握柄間固定之問題具關聯性，亦有教示關於衝壓設備對刷桿兩側衝壓及主體上且與橫孔相連通之縱孔，是以證據2、證據3之結合係屬明顯，有組合動機。系爭專利申請專利範圍第1項僅是將證據3相連通之縱孔與橫孔應用於證據2，所屬領域具通常知識者依證據2、證據3之組合當能輕易完成，故該組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。又證據2圖4或證據3第四圖，均有揭示其握柄上形成有一供填充物充填後凸出顯示之標示區，應認已揭露系爭專利申請專利範圍第3項之附屬技術特徵，故證據2、證據3組合亦足證明該請求項不具進步性。上訴人於訴訟階段另提之美國848號專利案，並不符合智慧財產案件審理法第33條第1項所定同一撤銷理由之要件；且各國專利法制與審查基準不盡相同，自不得以系爭專利於他國之對應案作為本件應為舉發不成立之論據，而駁回上訴人之訴。

六、上訴意旨略以：

(一)系爭專利於99年間向美國專利商標局提出申請，所檢附之說明內容與在本國申請時相同，嗣經實體審查通過並於101年9月4日授權公告為美國848號專利案，足見其符合專利要件。本件既為舉發成立由專利權人提起之撤銷訴訟，上訴人雖於原審訴訟程序中，始提出美國848號專利案作為證明系爭專利申請專利範圍第1項、第3項具有進步性之新證據，仍應該當智慧財產案件審理法第33條第1項「同一撤銷理由」之要件，原審依法應予審酌卻不為，認事用法顯有違誤。

(二)系爭專利申請專利範圍第1項所載定位步驟，係藉由衝壓設備對裸露於定位槽處之刷桿予以衝壓，使刷桿上因而產生複數擴張區，且該擴張區外徑大於穿孔外徑；嗣於成型步驟中，利用成型機射出填充物將定位槽與擴張區直接包覆。證據2係利用一需預先加熱之治具，對圓筒部之凹間處進行熱加壓，使圓筒部及其完全包覆之導線同時形成橢圓形，惟彼此仍有餘量空間存在；嗣再於圓筒部進行補強，使成型出一牙間刷握柄。由此可知兩案之技術手段及加工方式均不同，證據2不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。又證據3實施例所陳其橫孔處之鋼絲受到夾具施壓，使該鋼絲形成一屈曲部，乃系爭專利欲解決改進先前技術之缺失，同時亦為被上訴人初審系爭專利檢索報告所比對之案例，可見系爭專利與證據3之技術手段、目的及功效並非相同，況於原審已肯認證據2不足證明系爭專利不具進步性之前提下，證據2、證據3之組合當無足證明系爭專利申請專利範圍第1項及其附屬之第3項不具進步性。被上訴人未能以系爭專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效以為一整體性考量，僅將證據2、證據3之局部構件作機械性拼湊後與系爭專利申請專利範圍作比對，已有未依職權調查證據之違誤。原判決不察上情，率認其於法無違，實有違背法令。

七、本院查：

(一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」、「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」、「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。」現行專利法第71條第3項本文、第79條第2項、第82條第1項分別定有明文。系爭專利之申請日為99年1月5日，核准審定日為101年10月11日，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之99年8月25日修正，99年9月12日施行之專利法之規定為斷。按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利；發明為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依法申請取得發明專利，核准時專利法第21條、第22條第4項分別定有明文。而依現行專利法第82條第1項規定，發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權。是故具有多數請求項之發明專利，經舉發人提出舉發而證明部分請求項不具進步性時，專利專責機關應就該請求項作成舉發成立，撤銷其專利權之審定。

(二)經查，原判決已詳述理由說明證據2、證據3單獨不足證明系爭專利申請專利範圍第1項、第3項欠缺進步性，惟證據2、證據3具有組合之動機，且其組合足以證明系爭專利前開申請專利範圍不具進步性，而維持被上訴人就此該2請求項所為舉發成立，撤銷專利權之處分，經核於法尚無不合。

(三)次按「（第1項）關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第2項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」智慧財產案件審理法第33條定有明文。而該條立法理由係：「一、現行專利法（指92年2月6日修正，93年7月1日施行之專利法）第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。……惟上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。……」由該立法理由觀之，就專利事件而言，該條之規定係為利於紛爭一次解決，避免智慧財產新制施行前紛爭無法一次解決之情形，亦即因行政法院不審酌舉發人於訴訟中所提之關於專利權應撤銷之新證據，造成舉發人於行政訴訟判決確定後，復以該新證據就同一專利權再為舉發，而衍生另一行政爭訟程序。是故智慧財產案件審理法第33條第1項之當事人，係指舉發人而言，並不包括專利權人。質言之，專利權人並非智慧財產案件審理法第33條第1項之規範對象，而智慧財產行政訴訟進行中，專利權人主張系爭專利具進步性，與舉發人主張系爭專利不具進步性乃對立之主張；依前開規定舉發人固得於行政訴訟中提出新證據以證明系爭專利應予撤銷，而專利權人亦得依行政訴訟法第二編第一章第四節有關證據調查之規定，提出有利於己之證據請求調查。本件上訴人於原審提出美國848號專利案，係主張系爭專利符合進步性之要件，用以證明被上訴人所為系爭專利請求項1、請求項3舉發成立之處分違法。查上訴人身為專利權人，並非智慧財產案件審理法第33條第1項之規範對象，其援引該條項之規定主張法院應予審酌，即有未合。然法院適用法律並不受當事人主張之拘束，原審對於上訴人所提上開證據，仍應依行政訴訟法證據調查之規定予以審酌。原判決所述上訴人並未於原處分及訴願程序中提出上開證據，其於訴訟中始行提出，以證明系爭專利請求項1、請求項3具進步性，不符合智慧財產案件審理法第33條第1項所定之「同一撤銷理由」之要件，未再敘明法院仍應予審理，逕以各國法制不同等語，認上訴人主張不可採，其理由未見完足，易致誤會，爰予補充如上。再者，專利係採屬地主義，且各國專利法制及其審查基準各有不同，且個案審查時所檢索比對的先前技藝亦互有差異，故其他國家對某發明授予專利權證據，尚難逕行採為我國相關案例有利之認定。經查，美國848號專利案固為系爭專利之對應案，惟我國之專利法制與美國並不相同，已難逕予援用；又查美國848號專利案所檢索之先前專利文獻為美國第US2011/00000000A1號專利，與本件之舉發證據即證據2、證據3亦不相同，原處分所為「請求項1、請求項3舉發成立應予撤銷」之處分，於法並無違誤已如前述，故上訴人所提之美國848號專利案，尚不能為其有利之認定。原判決認上訴人此部分主張不可採，尚無不合。上訴意旨指摘原判決違法，委無可取。

(四)末按進步性之判斷，應就所申請之專利整體觀之，非僅針對個別或部分技術特徵審究，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請之專利者，應認該申請不具進步性。故二件以上之先前技術與申請專利屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關聯性，且為申請專利所屬技術領域具通常知識者可輕易得知，而有合理組合動機，且申請專利之技術內容，為組合先前技術所能輕易完成者，則該等先前技術之組合可據以認定該申請之專利不具進步性。本件經原審依據調查證據及言詞辯論之結果，認系爭專利請求項1與證據2之差別為：證據2之本體上縱孔(50)未與凹間(32b、32c)相連通，未揭示系爭專利請求項1之「一開設於該本體上且與該等定位槽相連通之穿孔」及成型步驟中的填充物「且將該刷桿及擴張區予以包覆定位」之技術特徵；但證據3第5圖揭示開設於主體上且與橫孔(42、43)相連通之縱孔(41)，已揭示相當系爭專利請求項1之「一開設於該本體上且與該等定位槽相連通之穿孔」之技術特徵，由於該技術特徵自可於成型步驟時因橫孔與縱孔相連通而使填充物「且將該刷桿及擴張區予以包覆定位」之技術，又證據2、證據3與系爭專利於技術領域相同、所欲解決刷桿與刷柄固定之問題具關連性、亦有關於系爭專利衝壓設備對刷桿兩側衝壓及主體上縱孔與橫孔相連通之縱孔的教示，是以證據2、證據3的結合係屬明顯，故證據2與證據3有組合動機，且系爭專利請求項1僅是將證據3穿孔(41)與定位槽(42、43)相連通之技術應用於證據2，故系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、證據3之組合所能輕易完成，證據2、證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。原審基於前揭理由，認為證據2、證據3之組合足以證明系爭專利請求項1、請求項3不具進步性，於法並無不合。上訴意旨以證據2、證據3與系爭專利技術手段、目的及功效並非相同，個別均不足以證明系爭專利不具進步性，在原審已肯認證據2不足證明系爭專利不具進步性之前提下，則證據2、證據3之組合當無足證明系爭專利申請專利範圍第1項及其附屬之第3項不具進步性，原處分未依職權調查證據，原判決未予糾正，違背法令云云，無非重述其為原審所不採之陳詞，再事爭執，核上訴人係以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當。惟證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。原判決依證據調查及言詞辯論之結果，所適用之法規與本案應適用之法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無違背法令之情形。上訴意旨指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第三庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異