最高行政法院(含改制前行政法院)106年度判字第608號

最　高　行　政　法　院　判　決

106年度判字第608號

上訴人

信實數碼股份有限公司

代表人

劉素岑

訴訟代理人

王志哲 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏

參加人

中華電信股份有限公司

代表人

鄭優

訴訟代理人

王尊民 律師

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國106年5月25日智慧財產法院105年度行商訴字第135號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、緣上訴人於民國101年12月22日以「中華防偽雲SENSE DIGITAL及圖」商標（圖樣中之「防偽雲」聲明不專用），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第16類「包裝紙、瓶包裝用紙、紙板製或紙製瓶口封套、包裝用塑膠膜、紙製或塑膠製包裝袋、膠帶、自黏性標籤（文具）、非紡織品製標籤、紙板製或紙製包裝瓶用封套」商品，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，於103年1月16日核准公告為註冊第1621685號商標（下稱系爭商標，如附圖所示）。嗣參加人於103年4月11日以註冊第1531678、1539979及1550178號商標（下合稱據以異議諸商標，如附圖所示）主張系爭商標有違商標法第30條第1項第10款及第11款規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，核認系爭商標有商標法第30條第1項第11款後段規定之適用，以105年3月14日中台異字第G01030244號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張：㈠系爭商標與據以異議諸商標雖均有「中華」2字，惟在被上訴人網站商標檢索系統鍵入「中華」後進行查詢，歷來共有1400筆以上註冊商標含有「中華」，在經濟部商業司公司基本資料查詢網站鍵入「中華」進行查詢，顯示公司名稱包含「中華」之資料筆數過於龐大，導致無法揭示，故「中華」2字在我國確為習知之文字，據以異議諸商標之識別性極弱。㈡系爭商標於觀念上特定於「防偽」類之商品類別，自與據以異議諸商標特定於「市集」類之服務類別不同，於外觀上亦有中文字數不同或文字編排順序之差異，導致讀音有差異。系爭商標之英文「SENSE DIGITAL」及圖，與據以異議諸商標之英文「hicloud Mall」及圖，有文字、外觀、讀音及觀念之明顯差異，兩商標不構成近似。㈢據以異議諸商標所指定使用之服務，均為提供企業雲端應用軟體及軟體供應商提供軟體服務之交易平台，與商品包裝之防偽相關業務完全無涉，系爭商標與據以異議諸商標所指定使用服務間，非屬相同或類似之商品或服務，且其市場區隔相距甚遠，毫無關聯。㈣據以異議諸商標並非著名商標，且上訴人提供之防偽標籤使用於具高度專業性、高技術性及高單價之商品，故相關消費者均為相當規模，且具高度專業知識經驗之大型企業，與據以異議諸商標之消費者有相當之區隔。上訴人銷售其所生產之防偽標籤，須經諸多之安全控管步驟確認，消費者絕不可能誤認交易之對象係參加人。系爭商標之註冊，並無減損據以異議諸商標之價值、識別性或信譽之虞。㈤上訴人無攀附參加人商譽之主觀目的，並已積極投入保護建立防偽標籤商品之發明專利及商標，上訴人係善意申請系爭商標之註冊。況參加人曾於103年4月25日與上訴人簽訂「中華防偽雲Wetrusty防偽平台服務契約」，協助上訴人推展「中華防偽雲」商標、商品之銷售服務，參加人並代銷含系爭商標之防偽標籤，足認參加人係同意上訴人註冊使用系爭商標等語，求為判決撤銷原處分與訴願決定。

三、被上訴人則以：㈠參加人於100年10月推出「中華雲市集」雲端應用交易平台，據以異議諸商標係表彰使用於參加人所建置之開放式雲端應用交易平台，提供軟體開發商網路平台使用、維護、上架產品測試、推廣行銷、客戶款項代收等服務，已經上架產品多達400種以上銷售予中小企業或一般消費者，並衡酌參加人於電信市場長久經營，據以異議諸商標於雲端應用交易平台具話題性及廣泛密集廣告宣傳等情事，堪認於系爭商標申請註冊前，據以異議諸商標表彰於前述服務之信譽應已廣為相關事業及消費者普遍認知而屬著名商標。㈡兩造商標中文「中華防偽雲」與「中華雲市集」，同以「中華」作為起首引人注意之部分，雖各別結合經聲明不主張商標權之「防偽雲」或「雲市集」不同文字，然該文字分別有雲端之防偽科技或雲端市集之意，均使人認識與雲端應用科技有關，其於外觀或觀念上給予相關消費者之印象實相彷彿，應屬構成近似程度極高之商標。㈢據以異議諸商標之中文「中華」固屬習見文字，惟據以異議諸商標之文字圖形組合，並非僅屬所表彰服務本身或有關說明，亦未僅傳達該服務之相關資訊，消費者仍會將之視為區辨來源之標識，而據以異議諸商標經參加人廣泛密集使用已臻著名，予消費者印象深刻，應具有高度之識別性。在我國現有註冊商標資料中，以結合「中華」與「雲」字組合而獲准註冊之商標，僅有上訴人及參加人所註冊之商標，自難謂有第三人廣泛使用於不同之商品及服務情形，故系爭商標之註冊確有減損據以異議諸商標識別性之虞等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、參加人則以：㈠據以異議諸商標整體圖樣為融合「中華」營業表徵及雲端運算等元素概念，而「中華雲市集」或「中華雲」並非既有複合詞彙，非相關消費者習知習見之組合文字，並無通常認知之原始固有意義，況「中華雲」三字為參加人首創組合字詞，故據以異議諸商標為參加人原創之創意性商標，且給予相關消費者高度指示單一來源為參加人之深刻印象。㈡兩造商標相較均有「中華」、「雲」及雲朵設計圖，雖尚結合經聲明不專用之「防偽雲」或「雲市集」不同文字，然其意涵均與雲端應用科技有關，是兩商標整體外觀、觀念及設計意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標。㈢據以異議諸商標經參加人廣泛推廣宣傳使用，已達著名商標之程度，倘系爭商標併同存在，將造成消費者對據以異議諸商標高度指示單一來源及獨特性之印象逐漸趨於模糊並遭稀釋。㈣上訴人高度模仿抄襲據以異議諸商標圖樣，並擷取「中華」高度營業表徵及「雲」端運算象徵文字為主要字詞，成為系爭商標「中華防偽雲」的主要識別部分，易使相關消費者產生與參加人有一定關連的錯誤聯想，且依附「中華雲市集」及「中華雲」搜尋網頁，提高搜尋網頁出現系爭商標商品能見度及曝光率，榨取據以異議諸商標累積人氣及網路討論熱度，並無善意申請之適用。㈤系爭商標未經據以異議諸商標權利人同意併存申請註冊，參加人之國際分公司並非據以異議諸商標之權利人，並無權限以商標所有人資格出具衝突商標同意併存註冊之同意書等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

五、原審為不利於上訴人之判決，係以：㈠審酌參加人提出之證據資料，顯示自101年3月間起至11月間止，據以異議諸商標相關訊息密集於各媒體宣傳報導，衡酌參加人於電信市場長久經營，且據以異議諸商標之雲端應用交易平台具話題性及廣泛密集廣告宣傳等情事，堪認於系爭商標101年12月22日申請註冊前，據以異議諸商標表彰於前述服務之信譽應已廣為相關事業及消費者普遍認知，而達著名商標之程度。㈡兩造商標圖樣均有「中華」、「雲」及雲朵設計圖，雖尚結合經聲明不專用之「防偽雲」或「雲市集」不同文字，然其意涵均與雲端應用科技有關，是兩造商標高度近似。㈢中華雲市集」或「中華雲」並非既有複合詞彙，非相關消費者習知習見之組合文字，並無通常認知之原始固有意義，相關消費者會將其視為指示及區辨來源之識別標識，而具相當之識別性。系爭商標擷取「中華」高度營業表徵及「雲」端運算象徵文字為主要字詞，並成為主要識別部分，易使消費者產生與參加人一定關連之錯誤聯想。㈣以中文「中華」與「雲」字作為商標圖樣之一部為商標檢索，並未被第三人廣泛註冊於不同之商品及服務之情形，經參加人以「中華雲」為相同字串設定商標檢索查詢條件，均為參加人廣泛使用並註冊於不同類別之商標，而給予相關消費者高度指示單一來源為參加人之深刻印象，系爭商標所指定使用之商品，縱與據以異議諸商標知名之雲端應用平台等服務市場有所區隔，仍可能減弱據以異議諸商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，自有減損著名據以異議諸商標識別性之虞。㈤參加人國際分公司並非據以異議商標權利人，且「中華防偽雲Wetrusty防偽平台服務契約」僅係契約當事人對該契約給予標題名稱，並非同意上訴人得將「中華防偽雲」註冊為商標，系爭商標未經據以異議諸商標權利人同意併存申請註冊，故系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第11款後段之規定等詞，為其判斷之基礎。

六、本院按：

㈠本件案件繫屬於本院時，上訴人信實數碼股份有限公司之代表人已由包福碧變更為劉素岑，茲經其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

㈡按異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。系爭商標之申請日為101年12月22日，註冊公告日為103年1月16日，參加人於103年4月11日以據以異議諸商標主張系爭商標有違商標法第30條第1項第10款及第11款規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，認系爭商標有商標法第30條第1項第11款後段規定之適用，以105年3月14日中台異字第G01030244號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。本件註冊及異議審定均在現行商標法101年7月1日施行後，無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之現行商標法及商標法施行細則為斷。

㈢次按，現行商標法第30條第1項第11款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……11、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」商標法施行細則第31條亦規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」所稱「相關事業或消費者」，係以商標所使用商品或服務之交易範圍為準，包括商標所使用商品或服務之實際或可能消費者、經銷者或經營該商品或服務之相關業者等，而有別於一般消費者係不限於商標所使用商品或服務之消費者、經銷者或相關業者，是以商標所表彰之識別性與信譽如已廣為一般消費者所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度。又著名商標之保護，除應防止著名商標所表彰之來源遭受混淆誤認之虞外，亦應防止著名商標之識別性及信譽受到減損，而上述兩種保護各有其不同理論基礎及適用範圍，92年修正商標法時即將「混淆誤認之虞」及「減損識別性或信譽之虞」兩種態樣分別規定於商標法第23條第1項第12款之前段及後段，並於100年修正商標法將上開規定移列為現行商標法第30條第1項第11款規定（內容未修正）。而商標法第30條第1項第11款前段及後段規定，關於商標著名程度之要求是否相同，乃法律問題，自為本院審查之範圍。至於個案是否該當於著名商標之要件，則屬事實認定，就此事實認定所應為之證據調查，應屬事實審法院之職權。上訴人提起本件上訴主張：原判決認定系爭商標違反商標法第30條第1項第11款後段規定，其就據以異議諸商標為著名商標之認定違反本院聯席會議決議針對上開法律問題之結論，依上開說明，本院即應就原判決適用商標法第30條第1項第11款規定有無不當加以審查，合先敘明。

㈣原判決認定系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第11款後段規定，固非無見，惟查：

⒈「商標法第30條第1項第11款（下稱本規定）前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第31條參照）；至本規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第1條規定有違。準此，本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。質言之，本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。故商標法施行細則第31條針對『著名』之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之『著名商標』。」此經本院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議在案。基此，判斷商標註冊是否違反現行商標法第30條第1項第11款後段規定時，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者，而不適用商標法施行細則第31條規定。

⒉原判決認定據以異議諸商標為著名商標，核係參照商標法施行細則第31條規定，認為依參加人提出之報紙、網路及報導內容，據以異議諸商標使用於其所建置之開放式雲端應用交易平台，提供軟體開發商網路平台使用及維護、上架產品測試、推廣行銷、客戶款項代收等服務，經上架產品逾400種銷售予中小企業或一般消費者，且據以異議諸商標所提供雲端運算技術等服務，已成功跨足政府部門及不同產業領域，其包含：①教育部適性入學系統採用參加人提供雲運算服務，作為報名及放榜使用，總服務人次高達200萬人次；②天下雜誌採用虛擬私有雲服務，快速部署與快速支援其頻寬擴充需求，並提升營運效率與競爭力；③大畫電影導入雲算圖服務，大幅降低算圖所需時間，順利完成3D偶動漫電影「奇人密碼-古羅布之謎」製作，參加人並因此於105年11月16日獲得經濟部工業局「雲端新興潛力獎」獎項之殊榮，復經國內財經媒體廣泛報導，依據iThome 2016 CIO大調查報導，中華電信hicloud是近年臺灣企業公有雲採用率首位，有逾3,000家各類型企業及個人用戶客戶數，足認據以異議諸商標推廣成功，另衡酌參加人已於電信市場長久經營、據以異議諸商標之雲端應用交易平台具話題性及廣泛密集廣告宣傳等情事，故據以異議諸商標於系爭商標101年12月22日申請註冊前，其表彰於前述服務之信譽應已廣為相關事業及消費者普遍認知，而達著名商標之程度云云。經查，參加人雖以系爭商標有違現行商標法第30條第1項第10款及第11款規定，對之提起異議，然原處分及訴願決定僅認定系爭商標違反現行商標法第30條第1項第11款後段規定，是原審審理範圍僅為系爭商標之註冊有無違反現行商標法第30條第1項第11款後段規定（見原判決第21頁），而現行商標法第30條第1項第11款後段規定之「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知，業如前述，惟原判決僅認定據以異議諸商標於系爭商標101年12月22日申請註冊前，其表彰於前述服務之信譽已廣為相關事業及消費者普遍認知，而未就是否已廣為一般消費者所普遍認知加以判斷，即與前揭決議意旨有違，上訴人主張原判決適用商標法第30條第1項第11款後段規定顯有不當等語，尚非無據。其次，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，商標法第35條第1項定有明文，而商標權之排他效力，亦僅及於其所指定之同一或類似之商品或服務（同條第2項規定）。職是，商標圖樣縱係相同，其註冊指定之商品或服務不同，其商標權範圍即有不同。著名商標之認定雖不以註冊為必要，然亦同此原則，應考量該商標是否已於市場廣泛使用於特定之商品或服務，而為我國事業或消費者所普遍認知。當商標使用於某一類別之商品或服務已臻著名時，同一商標權人使用相同商標圖樣於不同類別之商品或服務，雖然較有可能因其先前予消費者之印象較深刻，而使其較容易達到著名之程度，然此事實仍應由主張著名商標之權利人提出相關證據證明之。原判決雖認定參加人有使用「中華雲市集hicloud Mall及圖」於行銷建置開放式雲端應用交易平台，並提供雲端應用科技之相關服務之事實，惟據以異議諸商標係分別指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9、16及35類之商品或服務（詳見附圖之指定商品或服務類別及名稱所示），原審未詳予調查並釐清參加人使用「中華雲市集hicloud Mall及圖」於雲端應用科技相關服務時，究係使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表之何種商品或服務，而得與據以異議諸商標相互勾稽，即遽予認定據以異議諸商標均已為我國相關事業及消費者普遍認知，而為著名商標，殊嫌率斷，自有理由不備之違法。此外，本件當事人之主要爭點在於系爭商標是否有減損據以異議諸商標之識別性之虞，惟原判決於判斷著名商標保護範圍擴張至不類似商品或服務時，則認為「系爭商標商品來源與產製主體，其與參加人企業規模及文化、專業雲端顧問團隊、豐富先進軟硬體設備、資通信專業技術服務等，均無法相比擬，恐有減損據爭商標長期累積信譽及評價，……」，似認系爭商標有減損據以異議諸商標信譽之虞，其結論復又認定「有減損據以異議商標識別性之虞」，亦有未洽。

㈤綜上所述，原判決既有上述適用法規不當及理由不備之違法，且與判決結論有影響，故上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，即有理由。又因本件事證猶有未明，上訴人之請求是否有理由，尚須由原審調查事實始能判斷，自應由本院將原判決廢棄，發回原審另為適法之裁判。

七、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

最高行政法院第三庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異