最高行政法院(含改制前行政法院)107年度判字第571號｜法律人

最　高　行　政　法　院　判　決 107年度判字第571號上訴人　日盛證券投資信託股份有限公司代　表　人　彭祖瀚訴訟代理人　張東揚　律師廖嘉成　律師鄭耀誠　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　洪淑敏參加人　日盛證券股份有限公司代　表　人　唐承健上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國106年10 月26日智慧財產法院106年度行商訴字第53號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。理由一、緣參加人於民國86年7月16日以「日盛設計圖㈠」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第36類「證券商業務」服務，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，於87年11月16日核准公告為註冊第103957號商標（下稱系爭商標），並於96年11月19日申請延展註冊，經被上訴人核准延展權利期間至107年5月15日。上訴人於104年 11月13日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款所定廢止事由，向被上訴人申請廢止其註冊。案經被上訴人審查後，以105年11月8日中台廢字第L01040603號商標廢止處分書為「廢止不成立」處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：㈠參加人曾陸續以不同之「盛」字圖形，或「盛」字圖形結合「日盛」文字之態樣，指定使用於「股票買賣業務之服務」、「證券商業務」分別取得註冊第29775號、第36936號商標及系爭商標，縱圖樣間僅有細微差異，參加人仍應就個別商標之使用提出證據，不得以其他近似商標圖樣之使用作為系爭商標之使用證據。㈡參加人所提出之李婉○、葉成○及詹○存摺影本之發行日均不明，無法證明參加人究竟何時提供存戶使用該等結合有系爭商標之存摺，以及該等物件首次與服務相結合之時間在系爭商標申請廢止日前3年內。又該等存摺內頁固可證明存摺持有人曾進行證券買賣相關交易，但僅代表參加人接受該等存摺交易，並非積極使用商標之行為，亦無法證明消費者進行交易時，參加人於提供服務予消費者的過程中有以結合系爭商標之物品表彰其服務之情形。況參加人之母公司日盛金融控股股份有限公司於98年後統一將旗下公司商標變更圖樣，其後參加人之營業場所內外以及對帳單均統一使用變更後商標，是消費者用盡該存摺後，持向參加人更換存簿時所取得之新存摺，必然非使用系爭商標，可見參加人已無實際使用系爭商標之意思。㈢從消費者與證券交易服務提供者之關係觀察，標示於存摺上之商標僅在第一次交付予消費者時達到商標之功能，非得單純以存摺仍可使用逕以認定系爭商標有使用事實，證券、保險或銀行等金融相關服務，係具有長期交易往來之性質，故消費者僅有在選擇服務提供者時需藉由各種商標標示判斷服務之提供者。消費者一旦選定服務提供者後，即依據所簽訂契約之約定方式接受選定服務提供者之服務，而非憑藉後續持以交易憑證上之商標識別來源。消費者於交易過程中利用早已發行之存摺或其他標有系爭商標之物品接受參加人提供之服務，並不構成商標權人之商標使用行為。參加人未能提出上開存摺之發行時間，而無法認定參加人使用系爭商標之時間，故未提出其於系爭商標廢止申請日前3年內有發行與服務相關之物品予一般消費者，或於其營業場所標示系爭商標，以作為其商標與服務結合使用之證據等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，被上訴人應作成廢止系爭商標註冊之處分。三、被上訴人則以：㈠李婉○、葉成○之證券存摺封面，明顯印有系爭商標，而詹○之證券存摺封面僅「盛」字底部有無方塊底圖、字體顏色等細微處所不同，實質上與系爭商標主要識別的特徵相同，消費者會產生與系爭商標相同之印象，堪認與系爭商標具有同一性。又上開證券存摺固無實際交付與證券戶之時間，然由李婉○、葉成○之證券存摺內面登載：「0000000鴻海精密買進1,000（股）」、「0000000遠傳餘額登摺餘額1,000（股）」、「0000000台塑買進1,000（股）」，堪認參加人於前揭交易日期或登摺日期有提供「證券商業務」服務之事實，足證參加人於申請廢止日（104年11 月13日）前3年內有使用系爭商標於指定前揭服務之情事。㈡參加人於證券存摺封面上標示系爭商標，係基於行銷之目的，藉由存摺為媒介物以提供其證券商業務之服務，即為商標法第5條第1項第3款所定「將商標用於與提供服務有關之物品」之情形，且前揭證券存摺上登載之證券交易日期，可證明參加人確有提供受託買賣證券之服務、於營業時間內提供客戶臨櫃登摺以及提供補摺機供客戶於非營業時間補摺等證券商業務之服務，至參加人雖於西元2010年另創新商標，亦難謂有放棄以系爭商標作為其繼續行銷證券商業務標識之意圖等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。四、參加人則以：㈠系爭商標係由一「紅底矩形外框」，一「反白圓形內框」，及內置一反白之中文「盛」所組成，並指定使用於「證券商業務」服務，其所提出之李婉○、葉成○之證券存摺封面黑白影本，與系爭商標外觀上有細微之不同，而被上訴人亦認為此與系爭商標具同一性，參加人已於原審審理中提出彩色影本，故其實際使用之商標與系爭商標完全相同，應可證參加人有使用系爭商標之情事。㈡消費者持有之證券存摺不僅是交易憑證，更為取得參加人提供服務之重要憑據，參加人所提之任一存摺，自發行至今，仍在外流通，且均可繼續使用，消費者仍可進行存摺補登，從未間斷，上開存摺補登日期均在上訴人對系爭商標申請廢止前3年內，自應認定系爭商標在申請廢止日前3年內確有使用行為。㈢參加人所提出之證券存摺所有人即客戶潘○○並非本公司員工，而係員工之子女，其於104年10月6日補登存摺之行為當屬系爭商標之使用行為等語，求為判決駁回上訴人之訴。五、原審為上訴人敗訴之判決，係以：㈠系爭商標圖樣係由一紅底矩形外框、一反白圓形內框及內置一反白之中文「盛」所組成。觀諸參加人所提出之李婉○、葉成○之證券存摺封面黑白影本，與系爭商標外觀上有細微之不同，惟與系爭商標具同一性，至潘○○之證券存摺正本封面上之彩色商標圖樣與系爭商標完全相同，應可證參加人有使用系爭商標。從李婉○、葉成○之證券存摺內面登載：「0000000鴻海精密買進1,000（股）」、「0000000遠傳餘額登摺餘額1,000（股）」、「0000000台塑買進1,000（股）」，堪認參加人於前揭交易日期或登摺日期有提供「證券商業務」服務之事實。另潘○○存摺雖無發摺日期及發摺單位核章，惟係參加人發摺，且藉由機器印製交易紀錄，應非虛假，自屬參加人提供「證券商業務」服務有關之物品，依該證券存摺內面登載：「0000000奇鋐賣出提出數額208餘額0（股）」、「0000000合晶劃撥配發存入數額1,000餘額1,000（股）」、「0000000立錡收購轉發提出數額1,000餘額0（股）」，亦堪認參加人於前揭交易日期或登摺日期有提供「證券商業務」服務之事實，足見參加人於申請廢止日（104年11月13日）前3年內有使用系爭商標於指定前揭服務之情事。㈡凡於股票、期貨以及金融商品市場中進行買賣之投資人，必多透過於特定機構開立之帳戶進行交易，故投資人持有之證券存摺不僅是交易憑證，更為投資人取得參加人提供服務之重要憑據，有效、可使用且於一般消費市場中流通之存摺，皆可視為商標有正確使用之態樣，此為司法實務見解所明揭，參加人所提出之存摺均載有系爭商標，且至今仍可進行補摺等業務，自應認定參加人於上訴人申請廢止前3年內確有使用系爭商標於「證券商業務」服務之行為。㈢參加人於證券存摺封面標示系爭商標，顯係基於行銷之目的，藉由證券存摺為媒介物以提供其證券商業務之服務，即為商標法第5條第1項第3款所定「將商標用於與提供服務有關之物品」之情形，自屬讓相關消費者有認識系爭商標之積極事實。㈣參加人發行印有系爭商標之證券存摺既由證券戶持有使用中，且由參加人依照其與客戶間之契約持續積極提供相關服務，則參加人雖於西元2010年起另使用母公司之創新商標，惟在參加人仍有繼續使用系爭商標的情形下，難謂參加人有放棄以系爭商標作為其繼續行銷證券商業務之標識的意圖。㈤另案即原審103年度民商訴字第45號民事事件所涉爭議商標為第29775號商標及第36936號商標，而與系爭商標不同，參加人尚無從自上開另案知悉上訴人將於104年11月13日申請廢止系爭商標，亦無從預先指示客戶即其員工之子女潘○○於104年10月6日補登存摺，故本件無商標法第63條第3項之適用。㈥綜上，參加人所提出李婉○、葉成○、潘○○之證券存摺，應可證明其於申請廢止日（104年11月13日）前3年內有使用系爭商標於指定服務之情事，並無違反商標法第63條第1項第2款之規定等詞，為其判斷之基礎。六、本院按：㈠商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」第65條第1項及第2項規定：「( 第1項）商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。（第2項）第63條第1項第2款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。……」第67條第3項規定：「……（第3項）商標權人依第65條第2 項提出使用證據者，準用第57條第3項規定。」第57條第3項規定：「……（第3項）依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」準此，商標權人應真實使用註冊商標，其使用須符合一般商業交易習慣，此即商標權人為維護其商標權之使用，亦稱商標之維權使用，如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年，即構成註冊商標之廢止事由。又商標權人雖未使用或繼續停止使用註冊商標已滿3年，但其有授權他人為其使用，且被授權人之使用亦符合商標真實使用時，亦可視為商標權人有合法使用，而不構成註冊商標之廢止事由。㈡商標法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」商標最主要功能在於使消費者識別商品或服務來源，另參酌商標法係採屬地主義之原則，商標使用係指使用人基於行銷之目的，於客觀上在國內有積極使用商標於指定之商品或服務之行為（例如商標法第5條規定之使用情形），足使相關消費者認識為指示商品或服務之來源，而得與他人之商品或服務相區別，亦即商標使用係藉以表彰使用人自身所提供之商品或服務來源，而非他人所提供之商品或服務來源。另因商標之維權使用須足使消費者於交易過程中得以識別商品或服務來源，如商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造該商標商品或服務之市場或通路之經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰商品或服務之來源，即非真實使用。至於是否真實使用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷。又消費者與商標權人或其被授權人進行商品或服務交易後，如因此取得標示商標之商品或與服務相關之媒介物（例如：物品、文書或其他媒介物）時，消費者後續單純使用或處分該商品本身，抑或透過與服務相關之媒介物，使商標權人或其被授權人依約繼續提供服務之行為，因消費者並非商品或服務之提供者，故消費者之使用行為自無為商標權人表彰其所提供商品或服務來源，而為其促銷或銷售商品或服務之目的，更不具有維持或創造該商標商品或服務之市場或通路之經濟上意義，自難謂其使用為商標權人之維權使用。㈢查系爭商標所指定之服務為證券商業務，而依上開證券存摺資料所示，參加人確有經營受託辦理集中交易市場買賣有價證券之證券商業務，惟因我國就集中交易市場之有價證券交易係採集中保管帳簿劃撥交割制度，以確保投資人之權益，依證券經紀商受託買賣有價證券辦法第12條規定：「（第1 項）證券經紀商接受委託買賣證券，應請委託人先行開立有價證券受託買賣帳戶、集中保管帳戶及款項劃撥帳戶。（第2項）證券經紀商接受客戶開設有價證券集中保管帳戶，應與客戶簽訂契約，並發給證券存摺。」是參加人接受委託買賣有價證券時，須請客戶開立有價證券集中保管帳簿劃撥帳戶，並核發證券存摺予客戶收執保管，嗣進行有價證券之相關交易行為後，如經客戶提示證券存摺，參加人應即於證券存摺登載有價證券種類與數量後發還客戶。從而，證券存摺係參加人提供證券商業務服務之紀錄，而非交易憑證，客戶於委託參加人進行有價證券買賣之交易過程中，均無須提示證券存摺，縱證券存摺遺失，客戶仍得委託參加人買賣有價證券，是客戶委託參加人進行有價證券買賣時，自無透過證券存摺使用商標之行為。此外，證券存摺登載服務係由參加人所提供，而非客戶所提供，故客戶提示證券存摺請求參加人予以補登之行為，並無為參加人表彰其服務來源，而為其促銷或銷售商品或服務之目的，依前開說明，自不得以客戶持標示系爭商標證券存摺進行補登之行為，即謂客戶有於交易日期或登摺日期為參加人使用系爭商標之行為。原判決以客戶補登存摺之行為係屬系爭商標之使用行為，而依參加人所提出客戶李婉○、葉成○之證券存摺影本及及潘○○之證券存摺正本所示，其封面確有標示系爭商標，且上開客戶確有於申請廢止日（104年11月13日）前3年內補登存摺，遽認參加人有於交易日期或登摺日期使用系爭商標於證券商業務服務云云，即有適用法規不當之違法。㈣再者，商標使用於服務，係指為他人提供勞務，將商標用於所提供服務營業上的相關物品，或將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式，以促銷其服務，易言之，商標使用於服務係供消費者識別服務之來源為商標權人，用以與他人所提供之服務相區別。查參加人所提出之證券存摺縱有標示系爭商標，且參加人於證券存摺所載交易日期有提供有價證券買賣，或於登摺日期有提供客戶臨櫃登摺或利用登摺機自行登摺等證券商業務服務等情，然參加人提供上開服務時，究係以何標識表彰其所提供服務之來源，應視其提供服務時，其提供服務有關之物品、商業文書、廣告、電子媒體、網路或其他媒介物之標識，始得判斷所使用之商標為何。至客戶所持有之證券存摺，依前開說明，核係參加人與客戶簽訂委託買賣有價證券契約時，客戶依法開立有價證券集中保管帳簿劃撥帳戶後，參加人所須交付之物品，嗣後參加人受託為客戶進行有價證券買賣時，並不須使用證券存摺，故參加人於提供有價證券買賣之證券商業務服務時，並未使用證券存摺所標示之商標以表彰其服務。另因客戶辦理證券存摺登載時，必須實際至參加人營業場所始得為之，此時客戶係藉由營業場所相關物品（例如：營業招牌、員工制服、介紹板、廣告文宣、委託買賣有價證券之相關文書等）上所標示之商標，用以識別服務來源是否為參加人，至證券存摺上所標示商標、戶名、帳號均係供參加人辨識客戶之用，故參加人於提供證券存摺登載服務時，亦未使用證券存摺所標示之商標以表彰其服務。至本院104年度裁字第129號裁定係以上訴人之上訴理由難認對原判決如何違背法令已有具體之指摘，故其上訴為不合法，而駁回上訴，並未就商標權人提出銀行存戶之存摺及金融卡是否足以證明使用商標之事實予以判斷，況上開案件之商標係指定使用於銀行業務服務，亦與本件系爭商標指定使用於證券商業務服務之類別及特性均有所不同，原判決引用本院上開裁定，而認定「凡有效、可使用且於一般消費市場中流通之存摺，皆可視為商標有正確使用之態樣」，亦非妥適。㈤綜上所述，原判決有適用法規不當之違背法令，上訴論旨求予廢棄，為有理由。惟參加人於本案除提出李婉○、葉成○之證券存摺影本及潘○○之證券存摺正本外，另於廢止階段提出其他使用證據，然原審就其他使用證據均未予調查，故本件事證尚有未明，有由原審再為調查審認之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審更為審理。七、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　107　年　　10　　月　　4　　日最高行政法院第三庭審判長法官　吳　明　鴻法官　鄭　忠　仁法官　黃　淑　玲法官　姜　素　娥法官　林　欣　蓉以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　107　年　　10　　月　　4　　日書記官　劉　柏　君

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