最高行政法院(含改制前行政法院)九十年度判字第一○九七號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十年度判字第一○九七號

原告

卡迪娜國際企業股份有限公司

代表人

甲○○

被告

經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務）

代表人

陳明邦

右當事人間因商標異議事件，原告不服行政院中華民國八十八年七月二十六日台八八

訴字第二八八六四號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

緣原告於八十六年二月二十日以「MOSCHINO」商標，指定使用於商品及服務分類表第十四類之鐘錶及其組件商品申請註冊，經原處分機關經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）審查核准，列為審定第七八八九七九號商標。

嗣義大利商、月影公司以系爭商標有違當時商標法第三十七條第一項第七款之規定，對之提出異議，經原處分機關審查，以八十七年九月三十日中台異字第八七○九九八號商標異議審定書為異議成立之處分。原告不服，循序提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨及補充理由略以：一、查本件原再訴願決定於程序上，確有下述違法失平之處：（一）原決定有適用法令不當之違法。按我國商標法第三十七條第一項第七款於民國八十六年五月七日修正公布，而由行政院於八十七年八月十二日以台八七經字第三九八七一號函定於民國八十七年十一月一日施行，而於該修正條文生效後，系爭商標異議之行政救濟程序，既末終結，依情事變更原則，系爭商標異議事件自應適用修正後之現行商標法第三十七條第一項第七款規定，故本件原決定認系爭商標異議事件，應適用修正前之商標法第三十七條第一項第七款規定，實有適用法令不當之違法。況退而言之，縱認系爭商標異議事件，應適用修正前商標法第三十七條第一項第七款規定，認為商標圖樣於有襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞之情事者，即不得申請註冊，惟依該條款於民國八十六年四月十五日經立法院三讀通過之立法理由：「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」，足證於商標法本次修正前之第三十七條第一項第七款規定，雖未將「著名商標」明列於構成要件中，然依商標法之保護對象及立法精神，惟有申請註冊之商標圖樣有與他人所有之「著名商標」圖樣構成近似，方有致一般消費者對之產生混淆誤認之虞，換言之，「著名商標」為前開修正前商標法第三十七條第一項第七款之「隱藏法律要件」，然而本件被告、訴願及再訴願決定機關於審查系爭商標之申請註冊是否該當於註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定時，就關係人所有據爭商標圖樣是否為國內之「著名商標」乙點，並未加以詳究，率即認定系爭商標之申請註冊有違反註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定，顯有適用法規不當之違法。（二）原決定所依之證據未為適當調查之違法。按商標法第三十七條第一項第七款規定中，商標圖樣「有致公眾混淆誤信之虞」之要件，並未經修正，換言之，不論係依修正前或修正後之商標法規定，商標圖樣須有致「公眾混淆誤信之虞」，方在禁止之列，即所相同或近似之商標圖樣表彰之商品品質、信譽及產製主體，應已為一般消費者所熟知，則申請在後之商標圖樣才有「致公眾混淆誤信之虞」，如所相同或近似之商標圖樣未為一般消費者知悉，自無所謂發生「混淆誤認之虞」，實無庸置疑。二、查就關係人所提出之各項使用證明分別以觀，其所檢送之多國商標註冊證及於各國註冊情況一覽表，均屬靜態取得商標權利之證明，與商標之使用狀況無涉，不足作為認定系爭審定商標註冊適法性之證明；至於所檢送之行銷發票，其所使用之商品均屬服飾類，足見該公司並非以多角化經營為方針，則一般消費者對該公司之產品既有特定印象，就性質迥異之商品，顯無法與該公司產生合理之聯想，況就鐘錶及其零組件商品而言，有其特定之專業性質，因此除非所使用之商標相同或近似於他人使用於相同或類似商品之著名商標，否則很難有所聯想，更不致造成不公平之競爭，或商品之混淆誤購，而由關係人所檢送之行銷發票所示之商品銷售量，並不足以證明其所使用據爭商標之商品已為各進口國及我國之消費者所知悉，即非屬所謂「著名商標」，且由關係人於我國係因受讓取得註冊第四二九二○三號、第四二九一七一號、第四五四三九六號等商標專用權乙點以觀，關係人顯非據爭商標之首創者。況揆諸系爭商標圖樣之外文「MOSCHINO」 實為義大利名設計師「FRANCO MOSCHINO」之名，故一般消費者所熟知者應為該設計師之名氣，並非據爭商標所表彰之商譽，則本件再訴願決定於未探究消費者所熟知之對象前，僅憑關係人有使用據爭商標圖樣乙點，即肯認據爭商標圖樣所表彰之商譽已為消費者所知悉，顯屬率斷。再者，該外文既為義大利知名服裝設計師之名，則一般熟知該設計師之消費者亦必熟知該設計師並未從事鐘錶之製造或設計，即系爭商標所表彰者為不同之產製主體，自無致消費者產生混淆誤認之虞。又關係人於我國受讓取得前揭商標專用權後，僅於國內某些雜誌為間斷性之廣告，該據爭商標之商譽顯難為國內一般消費者所知悉，遑論為「著名商標」，由此足證，根據本件關係人所提出之各項使用證明，確無法證明其所有據以異議商標係屬「著名商標」，且關係人使用據爭商標之商品與系爭商標所使用之商品，復有顯著之差異性，則一般消費者依其通常之注意能力，顯無對之產生混淆誤認之虞，即系爭商標之申請註冊，顯未違反現行商標法第三十七條第一項第七款規定。三、末查本件再訴願、訴願決定理由中就原告於原訴願程序中所提出第三人所有「MASCHINO」商標註冊情形，係以圖樣有別及另案問題等語為由，而未予考量，然就該第三人締造股份有限公司所有之註冊第四五二一三號、第四五五七○二號、第四五七二四七號、第四五八○二六號及第四六四四八二號等商標圖樣中均有「 MASCHINO 」字樣，且該字樣與據爭商標中之「MOSC HINO 」商標僅有一字母之不同，又該二者均同有使用於圍巾、皮件、襪帕、鞋靴等商品，其消費者相同，且於市場上已併存相當時日，已足以提高一般消費者對使用以「MOSCHINO」或其他類似字樣為商標商品之產製主體或來源之認知程度，因此該等相同或近似商標之同時使用顯無致一般消費者產生混淆誤認，則原告於再訴願、訴願程序中所舉前揭案例，即難謂與系爭商標之審定無關，故本件再訴願決定之前揭認知亦顯有不當，應無予維持。四、綜上，原處分及一再訴願決定，均有違誤，請予撤銷等語。

被告答辯意旨略以：按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第一項第七款所規定，該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。查系爭審定第七八八九七九號「MOSCHINO」商標圖樣，與據以異議之「MOSCHINO」、「FRANCO MOSCHINO 」商標圖樣均有相同之外文MOSCHINO，異時異地隔離觀察，有使消費者發生混同誤認之虞。而外文MOSCHINO係義大利商．月影公司首創使用於各種衣服、靴鞋、圍巾、皮帶、珠寶等商品之商標，自西元一九九○年起於南非、澳大利亞、印尼、厄瓜多爾、美國、菲律賓、阿根廷等國取得商標專用權，商品行銷於其本國及世界各地，並早於八十一年受讓取得註冊第四二九二○三號「MOSCHION」、第四五四三九六號「FRANCO MOSCHINO 」等商標專用權，復於雜誌刊登廣告宣傳促銷，該商標所表彰之商品品質及信譽難謂不為一般消費者所熟知，業經本局參酌義大利商．月影公司檢送之各國註冊證、各國註冊情況一覽表、行銷發票、雜誌廣告報導等證據資料影本論明，原告以相同之外文MOSCHINO作為系爭商標圖樣，指定使用於鐘錶及其組件商品申請註冊，難謂無仿襲之嫌，並有致一般商品購買人對其商品來源或產銷者發生混淆誤認之虞，則本局之處分並無不當。又商標異議案件之處理，依商標法施行細則第四十條第一款規定，適用異議審定時之規定，並參照行政法院六十二年判字第五○七號、七十二年判字第一六五一號判例，在行政救濟程序進行中法規有變更者，仍應適用舊法之意旨，本件商標異議案仍應適用八十六年五月七日修正公布前之商標法。至所舉締造股份有限公司之註冊第四五四二一三號、第四五五七○二號、第四五七二四七號、第四五八○二六號及第四六四四八二號「麥斯迪諾MASCHINO」等商標，其圖樣各異，且屬另案，非本件所應審究，原告所訴各節，核不足採，請予駁回等語。

理由

按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為當時商標法第三十七條第一項第七款所規定，該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。

本件原告於八十六年二月二十日以「MOSCHINO」商標，指定使用於商品及服務分類表第十四類之鐘錶及其組件商品申請註冊，經原處分機關經濟部中央標準局審查核准，列為審定第七八八九七九號商標。嗣義大利商．月影公司以系爭商標有違當時商標法第三十七條第一項第七款之規定，對之提出異議。經原處分機關審查，以八十七年九月三十日中台異字第八七○九九八號商標異議審定書為異議成立之處分。原告訴稱：商標法第三十七條第一項第七款於民國八十六年五月七日修正公布，而由行政院於八十七年八月十二日以台八七經字第三九八七一號函定於民國八十七年十一月一日施行，而於該修正條文生效後，系爭商標異議之行政救濟程序，既未終結，依情事變更原則，系爭商標異議事件自應適用修正後之現行商標法第三十七條第一項第七款規定，而現行商標法第三十七條第一項第七款係規定商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊。本件關係人所有據爭圖樣於國內僅於雜誌上有少量廣告，且由所舉之各項使用證據，無法證明所使用之商品已有行銷國內各地之事實，即據爭商標圖樣所表彰之商譽，顯未為國內一般消費者所知悉，非著名之商標。且關係人使用據爭商標之商品與系爭商標所使用之商品，復有顯著之差異，一般消費者依其通常之注意能力，顯無對之產生混淆誤認之虞，系爭商標之申請註冊，並未違反現行商標法第三十七條第一項第七款之規定云云。查系爭審定第七八八九七九號「MOSCHINO」商標圖樣如附圖一，其與據以異議之「MOSCHINO」、「FRANCO MOSCHINO 」商標圖樣（如附圖二）均有相同之外文MOSCHINO，異時異地隔離觀察，有使消費者發生混同誤認之虞。而外文MOSCHINO係義大利商．月影公司首創使用於各種衣服、靴鞋、圍巾、皮帶、珠寶等商品之商標，自西元一九九○年起於南非、澳大利亞、印尼、厄瓜多爾、美國、菲律賓、阿根廷等國取得商標專用權，商品行銷於其本國及世界各地，並早於八十一年受讓取得註冊第四二九二○三號、第四二九一七一號、第四五四三九六號等商標專用權，復於雜誌刊登廣告宣傳促銷，該商標所表彰之商品品質及信譽難謂未為消費者所熟知，凡此有義大利商．月影公司檢送之各國註冊證、各國註冊情況一覽表、行銷發票、雜誌廣告報導等證據資料影本附原處分卷可稽，原告以相同之外文MOSCHINO作為系爭商標圖樣，指定使用於鐘錶及其組件商品申請註冊，難謂無仿襲之嫌，並有致一般商品購買人對其商品來源或產銷者發生混淆誤信之虞，則原處分撤銷系爭商標之審定，揆諸首揭說明，並無違誤。一再訴願決定，遞予維持，均無不合。又商標異議案件之處理，依商標法施行細則第四十條第一款規定，適用異議審定時之規定，商標法第三十七條第一項第七款雖於八十六年五月七日修正，惟行政院於八十七年八月十二日以台八七經字第三九八七一號函定於八十七年十一月一日施行，而行政訴訟之撤銷訴訟程序，關於行政行為之適法性，原則上以原處分發布時之事實及法律狀態為其基準時點，不因該時點後法律狀態之變更而受影響。本件商標異議案審定時，該修正之商標法第三十七條第一項第七款尚未施行，仍應適用八十六年五月七日修正公布前之商標法，原告主張應適用修正後之商標法審理，洵無足採。又依當時商標法第三十七條第一項第七款規定，商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。原告稱據以異議商標非著名商標，無該款之適用，顯係誤解法令。況關係人義大利商．月影公司據以異議之「MOSCHINO」商標，為著名之商標，有經原處分機關委託中華民國全國工業總會研究，於八十七年六月編印之「著名之商標或標章名錄」可稽。關係人為據以異議商標之專用權人，該商標所表彰之商品品質及信譽已與關係人公司合而為一，原告以與據以異議商標完全相同之外文MOSCHINO作為系爭商標圖樣，指定使用於鐘錶及其組件商品申請註冊，縱其指定使用之商品與據以異議商標所使用之商品不同，客觀上仍易使一般商品購買人對其所表彰商品之來源或產銷者發生混淆誤信之虞。所舉締造股份有限公司之註冊第四五四二一三號、第四五五七○二號、第四五七二四七號、第四五八○二六號及第四六四四八二號「麥斯迪諾MASCHINO」等商標，其圖樣各異，且屬另案，非本件所應審究，均難執為系爭商標應准註冊之論據，其起訴為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官曾　隆　興

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　阮　桂　芬