最高行政法院(含改制前行政法院)九十年度判字第二○一四號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十年度判字第二○一四號

原告

台灣德積食品股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳文郎 律師

訴訟代理人

劉法正 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十八年九月十四日台八十八

訴字第三四五六八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

緣臺澤有限公司於民國八十四年十月二十三日以「小鬥士及圖」商標，指定使用於商品及服務分類表第二十九類之炸雞、炸雞塊、速食濃縮肉湯、炸薯條商品申請註冊，旋於審定期間變更申請人名義為吉積食品企業有限公司，經被告經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）審查核准，列為註冊第七三○八三九號商標（下爭系爭商標，如附圖一），並移轉登記予原告。嗣關係人美商．美國口味炸雞公司，檢具「小騎士圖」系列圖形商標（下稱據以評定商標，如附圖二），以系爭商標有違註冊時商標法第三十六條、第三十七條第一項第七款及第十二款之規定，對之申請評定。案經被告評決系爭「小鬥士及圖」商標之註冊應作為無效，其聯合第七七○七二九號「肯薩士及圖」、第八○一三七六號「KANSAS COUNTRY FRIEDCHICKEN」、 第八○一三七七號「KANSAS FRIED CHICKEN及圖」商標應一併撤銷，發給中台評字第八七○二一九號商標評定書。原告不服，提起一再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：

甲、原告起訴意旨略謂：

一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，乃系爭「小鬥士及圖」商標註冊時之商標法第三十七條第一項第七款所明定。惟「本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者。」同法施行細則第三十一條前段定有明文。從而可知，「襲用他人之商標或標章」，固為本條款構成要件之一，然其所指受襲用「商標或標章」，觀前引施行細則之規定，應以「已使用」者為限甚明，換言之，該他人所有之圖樣於系爭商標註冊時，應已確有將之作為「商標或標章」使用之事實，始有本條款之適用。

二、原告係於七十五年間設立，以從事速食餐飲為主要業務，前為擴大業務，曾與關係人美商．美國口味炸雞公司簽署特許授權契約合作開設連鎖店。該授權契約除禁止原告不能以任何形式表示或擁有關係人之專有標誌或將專有標誌作本約所規定以外之使用外，並未規定原告亦不得使用其他圖樣為商標或標章；不僅契約書未如此規定禁止，甚且原告若欲使用非關係人所設計之圖樣，只要於含有該圖樣的廣告或推廣計劃推出前經關係人審查同意即可。原告於與關係人合作存續期間，為迅速拓展知名度，除使用關係人早已註冊在案之第六五四七號「 CHURCH'SFRIED CHICKEN and RAINBOW C in OVAL」服務標章、第六五四八號「 CHURCH'STEXAS FRIED CHICKEN & COWBOY Device Mark」及第三七八○九四號「小騎士CHURCH'S and COWBOY device」等聯合服務標章外，更創作了「小鬥士」圖樣，並委託華威廣告公司以之為促銷廣告刊登。準此，原告並未違反與關係人之授權契約，而有該圖樣合法之使用權，且以該圖形刊登廣告亦經過美商的同意，此舉完全有利於業務之發展，進而使雙方合作的連鎖速食餐廳因該代表性的圖案更具一致性。

三、原告耗斥鉅資，藉由媒體刊登廣告、製作活動看板、舉辦或贊助各種節慶活動等方式，持續以系爭商標「小鬥士及圖」圖樣為宣傳促銷，嗣後於八十四年十月二十三日由臺澤有限公司申請該圖樣為商標之註冊，再經授權後讓與原告使用。故於八十五年六月七日與關係人終止授權契約，結束合作關係後，原告在其直接經營的三十多家連鎖店中，大至店內裝潢，小至用餐托盤、紙巾、紙杯、紙盒、紙袋、提袋及各類印刷精美的彩色廣告單、價目表等物品，便完全捨棄原先的「CHURCH'S TAXAS FRIED CHICKEN」及「騎士圖」等圖形，而以全新自創、前已使用的企業標誌「小鬥士及圖」圖樣代之。

四、被告之評定書雖以「小騎士圖（一）」等系列圖形係七十六年間便取得著作權登記，再於八十六年間移轉予關係人美商．美國口味炸雞公司來否定原告「小鬥士及圖」的註冊有效性。惟不僅關係人據以評定「小騎士圖（一）」等圖形之商標註冊申請日期為八十六年三月二十六日，此明顯在系爭「小鬥士及圖」商標註冊申請日八十四年十月二十三日之後，無待爭論，因此問題焦點遂擺放在著作權及「商標使用」爭點上。查在據以評定商標申請註冊之前，「小騎士圖（一）」系列圖形僅係關係人之另一合作人喬吉食品股份有限公司（下稱喬吉公司）於七十六年間向內政部申請登記之「圖形著作」，直到八十六年五月一日方與關係人簽訂移轉契約，再經被告於八十六年十一月十七日函告核准移轉前，遍觀關係人美商．美國口味炸雞公司與案外人喬吉公司雙方就所經營的「小騎士德州炸雞」速食餐飲服務引用的「小騎士圖（一）」等多件圖形之使用情形，雖亦有將之印製於價目表上，惟充其量僅如米老鼠、唐老鴨、兔寶寶、 HELLO KITTY、小叮噹等卡通漫畫人係著作物之使用，要難認係關係人美商．美國口味炸雞公司營業上商品之識別標誌，而為「商標或標章」之使用。

五、原告昔與關係人間存有授權關係，斯時已有使用「小鬥士及圖」商標圖樣之事實，對案外人喬吉公司的「小騎士圖（一）」等圖形僅有「圖形著作」之認知，是原處分何能強求原告對嗣後始申請為標章者「預先」知曉；又著作權法最近一次於八十七年一月二十一日修正時，已將著作權登記制度廢除，回歸創作保護制度，即使該據以評定商標「小騎士圖（一）」等圖形比系爭商標圖樣更早取得「著作權證明」，惟在據以評定商標之著作權執照所載之原創作人尚未出面、於內政部登記的著作權人真偽未定尚待查辦情形下，無論如何均應依商標法第三十一條第一項第四款商標若有侵害他人之著作權，經判決確定者，商標主管機關方得依職權或據利害關係人之申請，撤銷商標專用權之規定，原處分亦應俟「小騎士圖（一）」等多件著作權真偽確定後，方能進一步評決申請註冊在先之系爭商標註冊無效。

六、綜上所述，原處分及一再訴願決定，實屬違法，請併予撤銷等語。

乙、被告答辯意旨略謂︰

一、按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為註冊時商標法第三十七條第一項第七款所規定。該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所規定。

二、查系爭商標圖樣上之圖形與據以評定之「小騎士圖」等商標圖樣之圖形，均係小牛仔卡通圖案，且有雷同之帽邊設計，構圖意匠極相彷彿。又據以評定之「小騎士圖」係喬吉公司於七十六年取得著作權登記，嗣於八十六年移轉予關係人，參酌被告註冊第六五四八號「CHURCH'S TEXAS FRIED CHICKEN & COWBOY DeviceMark」服務標章、第三七八○九四號「小騎士CHURCH'S and Cowboy device」商標等註冊簿，關係人之前手美商．秋曲炸雞公司早於七十六年起即授權與喬吉公司在臺灣經營「美國小騎士炸雞店」，並佐以關係人所檢送之七十八、七十九、八十一年報章廣告文宣影本，其上除使用註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標等圖樣外，亦同時合併使用據以評定之商標圖樣，且另顯著標示「美國」、「德州小騎士」等字樣，予消費者不難產生該商品為關係人之前手美商．秋曲炸雞公司所產製之聯想，據以評定商標所表彰商品之信譽，應為我國消費者所知悉；況依被告註冊簿所載，原告於八十一年至八十六年間與關係人及其前手美商．秋曲炸雞公司存有授權關係，及被告卷附原告公司執照影本所營事業項下載有「德州邱吉炸雞速簡餐廳之經營」等事證，堪認原告對關係人據以評定商標之存在難諉為不知，原告以近似之圖形作為系爭商標圖樣主要部分之一，並指定使用於與炸雞速食店服務極相關連之炸雞等商品申請註冊，難謂無襲用之嫌，易使一般商品購買者對其所表彰商品之來源或產製者發生混淆誤信之虞，有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定，至其是否尚有違反同條項第十二款及第三十六條之規定，自無庸審究，乃評決系爭商標之註冊作為無效，其聯合第七七○七二九號「肯薩士及圖」、第八○一三七六號「 KANSAS COUNTRY FRIEDCHICKEN 」、第八○一三七七號「KANSAS FRIED CHICKEN及圖」商標應一併撤銷。

三、原告以據以評定之「小騎士圖」等商標申請日期為八十六年三月二十六日，均晚於系爭商標申請日期八十四年十月二十三日；喬吉公司於七十六年以「小騎士圖（一）」、「小騎士圖（二）」、「小騎士圖（三）」、「小騎士圖（四）」等系列圖形申請著作權登記，僅能認係圖形著作，被告將該圖形著作與系爭商標逕相比對，即有未當；又其固與關係人及前手美商．秋曲炸雞公司有授權關係，及公司執照所營事業項下載有「德州丘吉炸雞速簡餐廳之經營」，惟其對於「小騎士圖」僅有圖形著作之認知，況其先經前手吉積食品企業有限公司授權使用系爭商標，嗣後始受讓其專用權，無仿襲他人商標之意圖云云，訴經經濟部訴願決定，以據以評定之審定第七九一五四九號「小騎士圖（一）」、第七九一六○八號「小騎士圖（二）」、第七九一六○九號「小騎士圖（三）」、第七九一六一○號「小騎士圖（四）」等商標申請日期八十六年三月二十六日，因在系爭商標申請日八十四年十月二十三日之後，及圖形著作權與商標註冊或使用尚屬二事，惟依卷附關係人所檢送之據以評定商標（標章）使用資料，除有使用註冊第二五二六九號「小騎士及圖CHURCH'S」服務標章等圖樣外，並標示有戴帽之小牛仔卡通人物造形標章，該部分亦經被告審認有合併使用之情事，尚非不得據為申請評定之證據。前開使用資料上戴帽之小牛仔卡通人物造形之圖樣，與系爭商標圖樣上小牛仔卡通人物造形圖均有相同之帽邊、捲髮、領巾設計，特徵、意匠極相彷彿，應屬近似，且前開使用資料上所標示之七十八年十一月一日起至七十八年十二月十日止，七十九年七月十五日、八十一年六月十五日等時間，亦均早於系爭商標申請日期八十四年十月二十三日，參諸原告於八十一年至八十六年間與關係人及其前手美商．秋曲炸雞公司有授權關係，為原告所不爭執，且原告公司執照所營事業項下載有「德州丘吉炸雞速簡餐廳之經營」等事證，是原告以近似於據以評定之戴帽小牛仔卡通人物形圖樣申請註冊，實難謂出於自創而無仿襲之嫌，復指定使用於與炸雞速食店服務極相關聯之炸雞等商品，自有使一般商品購買者對其所表彰商品之來源或產製者發生混淆誤認之虞。又我國商標法原則固採註冊主義，然註冊時商標法第三十七條第一項第七款之適用，並不以據以評定商標已註冊者為限，旨在杜絕剽竊歪風，縱原告就該等小牛仔卡通圖形搶先註冊商標，依前開事證實難謂具正當性。至訴稱關係人所檢送之廣告資料為其所製作云云，姑不論實情如何，基於授權關係之被授權人使用證據資料，授權人仍非不得據為主張，原告基於授權關係使用該等標章，要非可謂事後得自行以近似之商標申請註冊，揆諸首揭說明，並無不當。

四、綜上所述，原告之訴顯無理由，請求駁回等語。

理由

一、按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為行為時商標法第三十七條第一項第七款所規定。該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所規定。

二、緣臺澤有限公司於八十四年十月二十三日以「小鬥士及圖」商標，指定使用於炸雞、炸雞塊、速食濃縮肉湯、炸薯條商品，申請註冊，旋變更申請人名義為吉積食品企業有限公司，經被告審查核准註冊，並移轉登記予原告。嗣關係人美商．美國口味炸雞公司，檢具據以評定商標，以系爭商標有違註冊時商標法第三十六條、第三十七條第一項第七款及第十二款之規定，對之申請評定。案經被告評決系爭商標之註冊應作為無效，其聯合第七七○七二九號「肯薩士及圖」、第八○一三七六號「KANSAS COUNTRY FRIED CHICKEN」、第八○一三七七號「KANSASFRIED CHICKEN 及圖」商標應一併撤銷，原告不服，循序提起行政訴訟，並以如事實欄所示各節，據為爭執。

（一）觀之系爭商標圖樣上之圖形與據以評定商標圖樣之圖形，均係小牛仔卡通圖案，且有雷同之帽邊捲髮、領巾設計，構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，有使一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。

（二）據以評定商標之圖形係喬吉公司於七十六年註冊取得著作權，嗣於八十六年移轉予關係人；另由關係人所檢送之七十八、七十九、八十一年報章廣告文宣影本，顯示原告除使用註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標等圖樣外，同時合併使用據以評定商標之圖樣，並顯著標示「美國」、「德州小騎士」等字樣，足以使消費者產生該商品為關係人之前手美商．秋曲炸雞公司所產製之聯想，據以評定商標所表彰商品之信譽，應為我國消費者所知悉。而前開使用資料上所標示之七十八年十一月一日起至七十八年十二月十日止，七十九年七月十五日、八十一年六月十五日等使用時間，亦均早於系爭商標申請日期八十四年十月二十三日。另由註冊第六五四八號「CHURCH'S TEXAS FRIEDCHICKEN & COWBO Device Mark」 服務標章、第三七八○九四號「小騎士CHURCH'S and COWBO Device Mark」服務標章、第三七八○九四號「小騎士CHURCH'S and Cowboy device」商標等註冊簿，可知關係人之前手美商．秋曲炸雞公司早於七十六年起即授權與喬吉公司在臺灣經營「美國小騎士炸雞店」，此並為原告所不爭執。又參酌原處分卷所附原告公司執照所營事業項，載有「德州丘吉炸雞速簡餐廳之經營」等情，足認原告係以近似於據以評定之戴帽小牛仔卡通人物形圖樣，作為系爭商標圖樣主要部分之一，申請註冊，難謂出於自創而無仿襲之嫌，復指定使用於與炸雞速食店服務極相關聯之炸雞等商品，自有使一般商品購買者對其所表彰商品之來源或產製者發生混淆誤認之虞。揆之首開法條規定及說明，系爭商標原應不准註冊，已為之註冊自應予撤銷。

（三）據以評定之審定第七九一五四九號「小騎士圖（一）」、第七九一六○八號「小騎士圖（二）」、第七九一六○九號「小騎士圖（三）」、第七九一六一○號「小騎士圖（四）」等商標，申請日期為八十六年三月二十六日，固在系爭商標申請日八十四年十月二十三日之後；惟按商標法第三十七條第一項第七款之適用，並不以據以被襲用之商標已註冊者為限，其目的無非在杜絕剽竊歪風。是縱本件原告就系爭商標註冊在先，仍難認原告無襲用他人商標之意圖。

（四）原告另稱關係人所檢送之廣告資料為原告所製作云云，姑不論原告此項主張是否屬實，惟原告前開廣告係基於關係人之授權而由被授權之原告製作使用，關係人非不得據以主張原告係基於授權關係始得使用該等標章，要非可謂授權關係終止事後仍得自行以近似之商標申請註冊。

（五）本件關係人圖形著作權利，與商標註冊或使用，尚屬二事，尚非可以依商標法第三十一條第一項第四款規定，認本件商標若有侵害他人之著作權，經判決確定者，方得撤銷系爭商標之註冊。

三、綜上所述，本件被告所為處分，核無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合，原告起訴意旨求予撤銷，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 四 庭審 判 長 法 官葉　振　權

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　阮 桂 芬