最高行政法院(含改制前行政法院)九十一年度判字第一八三號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十一年度判字第一八三號

原告

中潛科技股份有限公司

代表人

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十九年三月二十二日台

八十九訴字第○八二二八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

原告於民國八十六年七月十四日以其「遊戲機門板自動扣止裝置」，向被告申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利。嗣公告期間，訴外人李己以本案申請前已見於刊物，並有相同之新型核准在先，有違專利法第九十八條第一項第二款及第一百零五條準用第二十七條規定，檢具申請在先並經核准專利之第00000000號「鎖扣」新型專利案（以下稱引證案）專利公告及說明書影本，對之提起異議。案經被告審查，為本案異議成立，應不予專利之審定。原告不服，循序提起一再訴願均遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘述兩造辯論意旨如次：原告起訴意旨略以：一、按專利法第二十七條第一項之規定，應在兩發明或新型為「同一」時，而同法第九十八條第一項第二款則需為「有相同之發明或新型申請在先」

，「經核准專利」之情況下，始有其適用。查本案於被告及一再訴願決定機關審理過程中，均已明顯指出並無專利法第一百零五條準用同法第二十七條之適用，是則本案顯無即異議人所指稱有同一發明，各別申請時之情事。二、再查本案申請當時，引證案既未核准亦未公開，其當然無專利法第九十八條第一項第一款及第二款規定之適用。復依被告八十六年十月所發行之「專利審查基準」第二章第二節第十二至十三頁亦明確指出：「由於申請在先並經核准專利」之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。又，先申請案僅記載於其申請專利範圍中之新型與後申請案之新型相同，而其他記載於新型說明書或圖式之新型與後申請案之新型並不相同，且在後申請案申請當日如尚未經核准專利者，由於實際上只是『申請在先』而已，尚未達到『申請在先並經核准專利』之情形。其後在審查中始發現兩者為相同之新型時，此時如先申請案之新型已經核准專利者，仍應依本專利法第九十八條第一項第二款規定處理。如先申請案之新型尚未經核准專利，則可就先申請案之新型准予專利，然後依本專利法第九十八條第一項第二款規定及同法第一百零五條準用第二十七條第一項規定擇一處理之。」。惟事實上，本案與引證案並非僅申請專利範圍不同，而無專利法第一百零五條準用第二十七條之情形，即在專利說明書所揭示之內容中，兩案之創作目的、動作、功效亦有差異，兩者顯非完全相同之新型，被告依專利法第九十八條第一項第二款為不予本案專利之處分，顯非適法。三、且本案與異議引證案除「申請專利範圍」未完全相同外，兩者專利說明書所揭示之內容亦有如下差異。查引證案之「創作目的」為使「鎖合物能被穩固勾扣封合」，而其「創作功效」則是使「鎖合物能穩固勾扣定位」及「使鎖合物封邊整齊對應」；惟本案「創作目的」則是因為遊戲機面板在關閉時必需以鑰匙轉動鎖閂所造成之不便，而提供一種「門板使其在壓合向機體後，能自動彈卡定位」，其「創作功效」則是「門板向內壓合後即能形成扣止作用，自動將門板關閉，無需再以鑰匙關閉門板。」。兩者創作目的及功效均不相同，依專利同一性判斷原則，兩物品若創作「目的」、「功效」不同，兩者即非屬同一，無專利法第九十八條第一項第二款之適用。至於本案與引證案之構成內容，以及技術結構之動作上亦有不同，兩者較之，本案在閉合門板過程中可如所揭示目的般，在無需如引證案轉動放鬆鎖具下，即能自動關閉門板，於根本上即有天壤之別。復查引證案之專利說明書無論其原提呈之圖式或說明，均是使其扣爪或第二實施例扣爪之朝下凹口卡向鉤掛體。在整個引證案專利說明書所揭示之內容中，均無如本案所揭示「扣爪前斜端受力偏動而卡合」之結構動作。惟異議人所提之附證六等補充圖式，卻能產生「前斜端受力偏動卡合」之動作。此一證據顯屬配合本案而作選擇性增補，本不具證據力，原處分雖已指明該證據僅供審查參考，但明顯依該非屬原專利說明書內容添加證據而得出不利於原告之結果，殊非公允。四、一再訴願決定機關稱法無規定非不能同時主張本案有違專利法第一百零五條準用第二十七條和同法第九十八條第一項第二款，惟專利法亦未規定主張專利法第一百零五條準用第二十七條時之審查以「申請專利範圍」為比對之標的；主張同法第九十八條第一項第二款時則以「說明書全體」為範圍。依我國現行專利法之第三章「新型專利」中，僅有第一百零三條第二款規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」尋其法意，主要在確認新型專利權之權利範圍，以說明書所載之「申請專利範圍」為準，若其範圍非明確時，則可審酌說明書及圖式加以確立範圍，並無一再訴願機關所指「主張專利法第一百零五條準用第二十七條時審酌申請專利範圍」，而「主張同法第九十八條第一項第二款時則審查說明書全體」之適用要件及範圍不同之規定。且事實上，我國專利法為「先申請主義」制度，與「先發明」有所不同，故現行專利法將原新型專利之「首先創作」規定刪除之用意亦在此。本案申請當時，一相同前案申請在先，但並未核准亦未公開，則對於一相同後申請案只有前述之法律擬制可加以解決。但在兩者相異或略有不同時，則將申請前案擬制為既有技術應僅有專利法第九十八條第二項之規定始能適用，惟本件異議理由主張專利法第九十八條第一項第二款，顯非恰當。五、綜上所述，依引證案專利說明書所自行陳述之內容，與本案無論就目的、構成內容及效果三方面加以衡量，兩者均非屬同一，亦非僅為「說明書表達方式不同」而已。況本案申請當時，並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具新穎性之道理。另兩案申請專利範圍不同，非適用專利法第一百零五條準用第二十七條，亦為被告及一再訴願決定機關所指明，惟其將引證案擬制為與本案完全「同一」，而指本案違反專利法第九十八條第一項第二款，其認事用法顯欠公允適當。為此爰提請行政訴訟，請求判決撤銷原處分暨一再訴願決定等語。

被告答辯意旨略以：查引證案蓋體蓋合於座體可藉鎖具之鎖合片帶動扣爪，擺動和鉤掛體扣合，然其結構確可不用鎖具直接壓合蓋體蓋合於座體，自動卡合定位，此引證案結構本身固有之特徵並不因說明書表達方式不同而有所改變或消失，卡合定位時可不用鎖具而用鎖具可避免予人硬推、扣爪撞擊音響等鎖具不精密之感覺；另主張專利法第二十七條所規定同一之發明（創作）以「申請專利範圍」為論斷；第九十八條第一項第二款有關新穎性之論斷參酌「說明書全體」乃專利審查實務所依循者，故起訴理由應不足採。爰請判決駁回原告之訴等語。

理由

按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第九十七條暨第九十八條第一項所明定。惟如「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，仍不得依法申請取得新型專利，復為專利法第九十八條第一項第二款所明定。若後案申請時，前案尚未核准專利，為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，應將此等先申請案所記載之新型視為既有技術，則後申請案之新型，即難謂具有新穎性。又審定公告中之新型任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條之規定者，則得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議，亦為同法第一百零二條所規定。查本件系爭第00000000號「遊戲機門板自動扣止裝置」新型專利案，係於機體表面設門板，門板內表面設長條角架、角架一側折邊內表面預設大致同等長度之滑件；角架與滑件間設多數卡扣件，使卡扣件接近中段位置與角架一側折邊活動樞接，扣卡件其前段預設傾斜部，傾敍部臨後方為卡溝，卡扣件尾端與滑件組合連動；滑件上之折片可與鎖具之內伸鎖閂連動，且組裝彈性元件，可因卡扣前後卡止結構與機體內部相對位置預設鈎片之壓動配合，而於門板壓合時，因卡扣件以活動樞接為軸心受壓動而自動扣止定位。原告於八十六年七月十四日向被告申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利。嗣公告期間，訴外人李己以本案申請前已見於刊物，並有相同之新型核准在先，有違專利法第九十八條第一項第二款及第一百零五條準用第二十七條規定，檢具申請在先並經核准專利之第00000000號「鎖扣」新型專利案（以下稱引證案）專利公告及說明書影本，對之提起異議。案經被告審查，以引證案係包含本體，及可於本體上移動之連動裝置等構件。連動裝置具有樞設於本體上之兩扣爪，樞設於兩扣爪間之連動桿，及兩端頭分設於本體與連動桿上之彈性元件，連動桿上凸伸有撥動塊，藉撥動塊之撥動，而使連動桿連動兩扣爪產生同一擺動方向之扣接。

與本案係包含角架及滑件；卡扣件接近中段位置與角架一側折邊活動樞接，尾端與滑件組合連動；彈性元件一端定位於滑件預設孔，另端定位於角架；滑件在與門板鎖具相配合位置彎折適當長度之折片，可與鎖具之內伸鎖閂連動，二者之構造及技術實質相同。本案申請專利範圍獨立項所戴之構造及技術已見諸引證案，不具新穎性；申請專利範圍第二項角架組裝於門板，其滑件、卡扣件，第三項彈性元件定位等，亦見於引證案Ｌ形本體組裝於蓋體及圖一彈性元件之定位，乃依專利法第九十八條第一項第二款規定，為本案異議成立，應不予專利之審定。原告以引證案係放鬆鎖具之鎖合片後，連動桿藉彈性元件彈力作用，使兩扣爪扣接於鉤掛體；本案係門板推入時，卡扣件可因傾斜部受力偏轉而使門板卡止定位，二者並不相同，且依引證案圖式，其門板僅能側開，與本案將扣止裝置設於遊戲機正面之開啟閉合方式不同，兩者工作目的、結構與功效不同云云，提起一再訴願。一再訴願決定以引證案之門板蓋合於機體時，可藉由鎖具之鎖合片帶動扣爪擺動而與鉤掛體扣合，其結構允許不用鎖合片之撥動，直接壓合門板，扣爪即能受門板之推動，及掛鉤體之阻力而旋轉，自動卡合定位，使用於益智玩具之鎖合物，蓋體係向外方打開，說明書並無側開或正面開啟之限制，其與本案具有相同之構造與功效，且觀之引證案之實施例圖二，僅需簡易改變開口及鎖之位置，亦與本案之結構及運動方向完全相同。至所稱本案既無違專利法第一百零五條準用第二十七條同一新型各別申請之情事，則本案與引證案非屬同一，即不應依專利法第九十八條第一項第二款規定認定本案不具新穎性云云。以前揭二條款之適用要件及範圍容有不同，異議人如舉證主張本案有違專利法第一百零五條準用第二十七條，其審查引證案係以申請專利範圍為比對之標的，如主張本案有違專利法第九十八條第一項第二款，其審查引證案係以說明書整體（除申請專利範圍外，得審酌說明書及圖式）為範圍，且專利法並未限制第一百零五條準用第二十七條與第九十八條第一項第二款不能同時主張。本案與引證案之申請專利範圍並未完全相同，因無專利法第一百零五條準用第二十七條之情事，惟與引證案相較，二者構造及技術實質相同，本案自不具新穎性，即不得申請取得新型專利。又本案門板推入時，卡扣件因傾斜部受鉤片阻擋而偏轉，彈簧同時拉動滑件，使卡溝進入卡肩，門板因而自動定位卡止。引證案同樣不用鎖合片撥動之情形下，門板直接推入時，扣爪之斜面受鉤掛體之阻擋而偏轉，彈簧同時拉動連動桿，門板自動定位卡合，本案與引證案具有相同之構造與功效，整體技術內容應屬同一，二者之構造及技術手段實質相同，系爭案不具新穎性，遂駁回其一再訴願，經核並無不妥。原告不服，提起本件行政訴訟，主張如事實欄所載。經查：引證案蓋體蓋合於座體可藉鎖具之鎖合片帶動扣爪，擺動和鉤掛體扣合，然其結構確可不用鎖具直接壓合蓋體蓋合於座體，自動卡合定位，此為引證案結構本身固有之特徵，並不因說明書表達方式不同而有所改變或消失，引證案卡合定位時可不用鎖具，本案既具有相同之構造與功效，不具新穎性。又專利法第二十七條所規定同一之發明（創作）以「申請專利範圍」為論斷；第九十八條第一項第二款有關新穎性之論斷參酌「說明書全體」乃專利審查實務所依循者，業經被告答辯在案，核無不合，從而原告所訴各節核無可採。本案於訴願階段曾送請財團法人工業技術研究院機械工業研究所之專家審查，亦認引證案事實上具有與系爭案相同之功效和結構，此有該所八十八年八月二十四日（八八）工研機審字第○九七六號函所附審查意見書再訴願卷可稽，該審查意見為專家鑑定結果，經核與事實無不合，自屬可採。是被告所為「本案異議成立，應不予專利之審定，於法自無不合，一再訴願決定遞予維持，亦無不合，原告起訴意旨聲明撤銷，非有理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 法 官黃　綠　星

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　彭　秀　玲