最高行政法院(含改制前行政法院)九十三年度判字第二一五號
關鍵資訊
- 裁判案由商標撤銷
- 案件類型行政
- 審判法院最高行政法院(含改制前行政法院)
- 裁判日期93 年 03 月 04 日
最 高 行 政 法 院 判 決 九十三年度判字第二一五號 上 訴 人 溫碧雲及宏總企業社 訴訟代理人 乙○○ 被 上訴 人 志岱塑膠股份有限公司 代 表 人 甲○○ 右當事人間因商標撤銷事件,上訴人不服中華民國九十一年十月三日臺北高等行政法 院九十年度訴字第四八八九號判決,提起上訴。本院判決如左:主 文 原判決廢棄,發回臺北高等行政法院。 理 由 上訴人前於民國(下同)八十五年十一月五日以「宏總企業社標章」商標,指定使用 於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十九類之壁板商品,向經濟部 智慧財產局(下稱智財局)之前身經濟部中央標準局申請註冊,經核准列為第七七八 七五六號註冊商標(如附圖一,下稱系爭商標)。嗣被上訴人以該註冊商標有撤銷處 分時商標法第三十一條第一項第一款規定之情事,檢具註冊第五二九三二三號「大漢 窗簾股份有限公司標章」(如附圖二,下稱據以撤銷商標),申請撤銷其商標專用權 ,案經智財局審查,於八十八年六月三日以中台處字第八八○○五五號商標撤銷處分 書為系爭商標專用權應予撤銷之處分。上訴人不服,提起訴願,經經濟部於八十八年 十月三十日以經(八八)訴字第八八六三四七○六號訴願決定書撤銷原處分,智財局 爰於九十年二月二十一日以中台處字第八八七○七四號商標撤銷處分書為「申請不成 立」之處分。被上訴人不服,提起訴願,經遭駁回,遂提起本件行政訴訟。 被上訴人於原審起訴主張:被上訴人在八十六年對宏總企業有限公司提侵害商標告訴 後,始發現宏總企業有限公司即為宏總企業社,只是公司行號的筆誤。而公司行號的 倉庫有營運倉庫,有廢棄物倉庫,法院既依證據經驗法則認定其為營運倉庫判侵害徒 刑,智財局認定為廢棄物倉庫,此舉顯違反證據法則。查苗栗地方法院檢察署起訴書 ,據訊張森煌固不否認製作上開商標圖樣膠帶,並黏貼於壁板商品而售予他人等情, 惟辯稱:伊於八十二年間承包大漢公司之產品時,即已獲得授權使用包裝膠帶云云; 上訴人溫碧雲則矢口否認上開犯行,辯稱:宏總企業社之業務係由其夫即張森煌負責 ,伊並不知商品之膠帶貼紙云云。然據苗栗縣政府營利事業登記申請書所示,上訴人 溫碧雲係宏總企業社之負責人,溫碧雲亦不否認宏總企業社設於自宅,且偶有協助企 業社業務等情,足徵該企業社係屬溫碧雲、張森煌夫妻二人合營之事業無疑,則上訴 人溫碧雲既係企業社之負責人,對於設於自宅之企業社相關業務,焉能諉為不知,又 本件據張森煌提出之協議約定書、經銷買賣契約書、專利授權協議書影本所示,張森 煌所獲授權者,僅為大漢窗簾股份有限公司新式樣專利壁板之銷售權利,並無授權使 用商標,張森煌亦稱不知是否獲得商標專用權之授權使用之語,是其無使用被上訴人 商標專用權圖樣之權利,故渠等所辯僅屬飾卸之詞,不足採信。次查苗栗地方法院檢 察官起訴書(八十六年度偵字第四二五八號及八十七年度偵字第○○一七號)、苗栗 地方法院八十七年度易字第七○四號及臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第三 二五號判決指明,上訴人承認其只是宏總企業社的人頭負責人,實際經營為其丈夫張 森煌,足證本案宏總企業社與溫碧雲、張森煌為一共同體足資認定,為此,求為判決 撤銷原處分及訴願決定,並命智財局應將註冊第七七八七五六號「宏總企業社標章」 商標專用權予以撤銷。 上訴人則以:按商標法第三十一條第一項第一款之規定,須以商標「註冊後」有自行 變換商標圖樣或加附記,致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似, 且須有「使用」之事實,始有該規定之適用。另依智財局發行之商標手冊可知,就上 開事實應由被上訴人負舉證責任,惟查,被上訴人於九十一年八月七日準備程序之言 詞主張及同年八月二十八日行政訴訟起訴狀之起訴理由,僅以臺灣苗栗地方法院檢察 官起訴書及臺灣高等法院臺中分院刑事判決為證據,惟該起訴書及判決書並不具證據 能力。有關被上訴人提出臺灣苗栗地方法院檢察官起訴書(八十六年度偵字第四二五 八號、八十七年度偵字第○○一七號)其中犯罪事實,僅足證明該署檢察官認為訴外 人張森煌及上訴人溫碧雲有侵害註冊第五二九三二三、六二一一一三號商標專用權, 違反商標法第六十二、六十三條之規定,應提起公訴,而上訴人是否有違商標法第三 十一條第一項第一款之行為?是否有於系爭商標「註冊後」,自行變換商標圖樣或加 附記,致與被上訴人之註冊商標構成近似及是否有「使用」之事實,則無可知。而被 上訴人提出臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第三二五號刑事判決中,亦完全 未提及足以證明上訴人系爭商標有「使用」之事實;而訴外人王景川係自塑膠製品廢 料堆中尋獲二副模具、五片壁板,該模具早已因長久未使用而生鏽不堪使用,若上訴 人有製造、使用之事實,模具豈有可能僅有二副?壁板豈有可能僅有五片?且查扣之 五片壁板,長度皆不超過一百公分,顯然並非市售成品。又被上訴人於九十一年八月 七日準備程序時主張:八十六年十二月一日查扣當天,模具及璧板是由正在生產之機 器上取下。然依壁板業界之生產方式及習慣,每片壁板之長度至少是二百四十公分, 然該五片壁板長度皆不超過一百公分,實不可能為生產線上之成品,況依主張有利於 己之事實,應負舉證責任之法則,被上訴人自當提出有利之證據,被上訴人無法提出 證明,其所言應不足採。其次,本案查扣之物品係印刷錯誤之壁版,於八十六年四月 間即已由訴外人王景川製作,遠早於系爭商標註冊日,因印刷錯誤而棄置未使用,堆 放於訴外人王景川經營之良鑫公司之廢料堆中,對於此等未標示日期之證物自當因不 具證據力而不予認定;再者,判決書中僅提及查扣模具及壁板地點之地址,並未如被 上訴人所言係「營運倉庫」,若被上訴人所指為八十六年十二月一日於訴外人王景川 之良鑫公司之查扣行為,然該查扣地點為該公司之廢料堆中,而非放置營業用貨物之 處所。此部分亦請被上訴人提出「營運倉庫」之證明,否則,其主張亦不足採。綜上 所陳,被上訴人所提出之證據,並無法推論上訴人於系爭商標註冊後有自行變換商標 圖樣或加附記而使用之行為,且臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第三二五號 刑事判決經上訴駁回確定,意即,上訴人溫碧雲無罪確定,且所據以引證之判決,當 事人為張森煌,並非系爭商標專用權人溫碧雲即宏總企業社,當事人不同,不得據以 引用等語,作為抗辯。 原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:按本件商標撤銷處分時商標法第三十一 條第一項第一款規定之適用,固應以商標專用權人有於其註冊商標自行變換或加附記 使用之事實始足當之,而所謂「變換或加附記」係指專用權人就註冊商標本體之文字 、圖形、色彩等加以變更或添加其他文字、圖形等而言。惟所謂「自行變換或加附記 使用」,並不限於商標專用權人親自為之,亦不以故意為必要,且對於變換商標圖樣 或加附記之結果,致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似之情形, 亦無須有預見或認識(此為商標法第三十一條第一項規範之行政責任與同法第六十二 條、六十三條規範之刑事責任不同之處)。如係由商標專用權人之代理人、使用人或 經其同意而實際負責利用該商標行銷商品之人加以變換或加附記,其效果與名義上之 商標專用權人自行為之,並無二致,只要有與他人使用於同一商品或類似商品之註冊 商標構成近似而使用之客觀情形存在,即應由該名義上之商標專用權人承擔上開「撤 銷其商標專用權」之行政法責任,始符合權責相隨之法理,並能保障商標專用權及消 費者利益,以促進工商企業之正常發展(商標法第一條參照)。查系爭商標於八十六 年十月一日註冊,其專用權人溫碧雲即宏總企業社,係宏總企業社名義負責人,由其 夫張森煌實際負責該社業務經營,又該社設址於其二人自宅,屬夫妻二人合營之事業 等情,為上訴人及其夫張森煌於違反商標法刑事案件偵查及審理時所承認,有臺灣苗 栗地方法院檢察署檢察官八十七年度偵字第○○一七號起訴書、臺灣苗栗地方法院八 十七年度易字第七○四號及臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第三二五號刑事 判決書附卷可稽。被上訴人所檢送八十五年三月三日之經銷買賣契約書記載之經銷商 雖係宏總企業有限公司,但負責人載明為張森煌,且地址與宏總企業社相同,與上訴 人亦有關連。而宏總企業有限公司原係被上訴人公司之經銷商,大漢窗簾股份有限公 司將其所有之據以撤銷商標移轉登記予被上訴人公司,並於八十五年十月間,由張家 得口頭告知張森煌前開商標專用權讓與一事,張森煌對被上訴人受讓取得該商標專用 權自屬知悉,竟自斯時起,使用與上開商標近似之商標圖樣,委託不知名廠商印就含 該近似商標圖樣之膠帶,黏貼於同一壁板商品之外包裝,作為該商品標帖之用而予以 陳列、散布。張森煌進而於八十六年四月間,提供與附圖二商標構成近似之商標圖樣 (如附圖三)及出資,委由王景川擅自從八十六年四月間起,在王景川所開設之良鑫 興業股份有限公司(下稱良鑫公司)內,為張森煌製造壁板,並由王景川利用上開模 具,將附圖三之商標圖樣,打印在壁板上,交運予張森煌,由張森煌販售圖利。迨八 十六年十一月二十六日,經被上訴人公司派員會同員警在宏總企業社倉庫內查獲由王 景川代為生產之壁板一百五十六箱而查悉上情,繼而於八十六年十二月一日下午三時 三十分許,被上訴人公司另派員在王景川之良鑫公司內查扣得模具二副、印有如附圖 三之商標圖樣之壁板五片。張森煌、王景川共犯意圖欺騙他人,於同一商品使用近似 於他人註冊商標之圖樣罪,亦分別經臺灣高等法院臺中分院及台灣高等法院高雄分院 判決確定。凡此有臺灣苗栗地方法院檢察署檢察官八十七年度偵字第○○一七號起訴 書、臺灣苗栗地方法院八十七年度易字第七○四號及臺灣高等法院臺中分院八十八年 度上易字第三二五號刑事判決書、臺灣高雄地方法院檢察署檢察官八十七年度偵字第 六六九八號起訴書、臺灣高雄地方法院八十七年度易字第四四四○號及臺灣高等法院 高雄分院八十七年度上易字第二七○一號刑事判決書,及被上訴人檢送之經銷契約書 、郵局存證信函等證據資料影本和印有如附圖三之商標圖樣之壁板實物、標帖紙,並 上訴人所提宏總企業社張森煌與王景川間為訂製模具、壁板所往來之傳真信函、付款 支票影本附原處分卷可稽。又在良鑫公司的工廠內扣得的模具是還在生產中的模具, 被辦案人員從其所附著機臺上拆下來,並不是在倉庫中的廢棄模具等情,有被上訴人 所提查扣現場照片六紙附本院卷可稽。按訂製附圖三商標圖樣之印模(模具),進而 利用上開模具,將附圖三之商標圖樣,打印在壁板上,再販售圖利,終被查獲持有印 就該附圖三商標圖樣之壁板五片,及印就含該近似商標圖樣之膠帶,黏貼於同一壁板 商品之外包裝,作為該商品標帖之用而予以陳列、散布,其目的即在行銷,自已該當 於商標法第六條第一項所稱「商標之使用」。復查上訴人宏總企業社實際使用之商標 圖樣(如附圖三),與前述被上訴人所有之附圖二商標圖樣,兩者外觀彷彿,於異時 異地隔離觀察,難謂無致一般消費者產生混同誤認之虞,應屬近似之商標,且均使用 於壁板等同一商品。又因附圖三之商標圖樣即係附圖一之商標圖樣變換後之結果,故 張森煌於其妻即上訴人在八十六年十月一日註冊取得系爭附圖一之商標圖樣後,仍為 行銷之目的,持續印製及使用如附圖三之商標圖樣,而生產、製造、銷售、持有標示 該變換商標圖樣之壁板商品,無異是將系爭附圖一商標圖樣本體之文字、圖形加以變 換使用,自與商標法第三十一條第一項第一款規定之要件相符。上訴人辯稱前述變換 商標圖樣行為,係發生於系爭商標註冊日之前,應無首揭法條規定之適用云云,純屬 卸責之詞,要非可採。而張森煌既係宏總企業社實際經營負責人,則宏總企業社註冊 取得如附圖一之商標圖樣專用權後之使用,實際上即係由名義上之商標專用權人授權 張森煌加以掌控,其變換附圖一之商標圖樣,致與他人使用於同一商品之註冊商標構 成近似而使用之法律效果,自應及於授權之名義上商標專用權人即上訴人,且此名義 上之商標專用權,既遭不正當使用,即無再予保護之必要,故上訴人應承擔起「撤銷 其商標專用權」之行政法責任。至於上訴人個人所渉違反商標法第六十二條、第六十 三條之罪嫌,雖經刑事判決無罪確定,但理由係其無犯罪之故意,並非其與違法變換 使用商標之事件毫無關連,自不影響其所渉本件行政法責任之認定等由,乃撤銷訴願 決定及原處分。並命智財局應將註冊第七七八七五六號「宏總企業社標章」商標專用 權予以撤銷。 本院查上訴人於原審主張:本案據以引證之物品,並無日期之標示,且係系爭商標註 冊日(八十六年十月一日)之前,案外人王景川於八十六年四月間錯誤印刷圖樣之壁 板等語(見原審卷第七五頁、第七六頁行政訴訟參加理由狀),並舉王景川之傳真訂 單及張森煌開予王景川之付款支票,以資佐證(見原審卷第八三至八七頁)。此項重 要攻擊防禦方法,原審未於理由項下說明其何以不足採取之意見,泛言「純屬卸責之 詞」(見原判決第十九頁第一行),已有未合。況上開傳真訂單信函及付款支票,上 訴人主張係八十六年三月二十七日至同年四月十日所為(見原處分卷第七七頁以下「 商標撤銷補充答辯理由書」),如果屬實,即為有利於上訴人之證據,原判決未說明 得心證之理由,反而採為不利於上訴人之判斷依據(見原判決第十七頁第十二行), 尤欠允洽。另查被上訴人向智財局申請撤銷系爭商標,其理由略謂:本件上訴人經核 准註冊之系爭商標,於實際使用時擅自變換附加使用,將三角形內之「V」字刪除, 或刪除後另加一中文「三角牌」,致與被上訴人據以撤銷商標構成近似等語,並舉如 附圖四之商標圖樣為證(見原處分卷第五、六、二二、二三頁),此有申請撤銷書可 稽。按附圖三與附圖四之商標圖樣,顯不相同。則原審對於上訴人將系爭商標變換後 之圖樣究係何者,未予查明,自嫌疏漏。綜上所述,上訴論旨指摘原判決違誤,為有 理由,應予廢棄發回。 據上論結,本件上訴為有理由,依行政訴訟法第二百五十六條第一項、第二百六十條 第一項,判決如主文。 中 華 民 國 九十三 年 三 月 四 日 最 高 行 政 法 院 第 三 庭 審 判 長 法 官 廖 政 雄 法 官 吳 錦 龍 法 官 林 清 祥 法 官 鍾 耀 光 法 官 姜 仁 脩 右 正 本 證 明 與 原 本 無 異 法院書記官 張 雅 琴 中 華 民 國 九十三 年 三 月 五 日