最高行政法院(含改制前行政法院)95年度判字第01457號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95年度判字第01457號

上訴人

星聯鋒股份有限公司

代表人

乙○○

被上訴人

利益得股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳長文律師

　　　　　　黃章典律師

上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國94年3月31日臺北高等行政法院92年度訴字第2220號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件被上訴人在原審起訴主張：被上訴人前於民國89年5月25日以「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」向原處分機關經濟部智慧財產局申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，上訴人即原審參加人以系爭專利案違反核准審定時專利法第98條第1項第2款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。經原處分機關審查，於91年10月28日以 (91)智專3(3)05053字第09189002404號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。惟據以異議之證據即引證1係89年2月3日申請、89年10月11日公告之第408653號「棘動工具 (1)」專利案，引證2係89年1月11日申請、90年1月11日公告之第418748號「棘輪扳手 (2)」專利案，其公告日均晚於系爭案之申請日，只要系爭案創作內容與引證1、2之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有擬制新穎性而應予專利，至於其功效是否增進，則屬專利另一要件進步性之範疇，而非擬制新穎性所得論究，系爭案申請專利範圍獨立項第2項最後一行之特點界定：「而於兩端止動部間另突出圓弧突狀之頂持部」、獨立項第3項最後一段所界定之「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所界定之「頂持部 (73)」結構，乃引證1說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露之特點，此足見系爭案與引證1、2均絕非同一創作，原處分以系爭案不符專利法第98條第1項第2款規定而為異議成立，應不予專利之處分顯為違法等情，爰請判決將訴願決定及原處分均撤銷。

原處分機關（即原審被告）則以：系爭案申請專利範圍第1、2、3項所載之握柄、驅動部、驅動容室、驅動件、止動槽、容件槽、方向控制件、彈性元件、頂掣件、止動件、頂掣槽等構造組合，此等乃引證1所已揭示之相對等構造組合；至於系爭案第2、3項中雖有載及「頂持部」，由系爭案說明書當可判斷，系爭案係針對美國專利第0000000號案（即系爭案其第9圖）改良，且說明書第10、11頁所載系爭案之優點內容，亦無關「頂持部」之構造；況系爭案有關「頂持部」之記載，係指其在於使止動件、驅動件保持常態卡制，然引證1既已具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，引證1自亦有使止動件與驅動件保持常態卡制之功能，系爭案之「頂持部」當屬一般知識性之簡單形狀調整，系爭案安能僅以此「頂持部」即視為具有「擬制新穎性」，故系爭案、引證1案自屬同一性構造等語，資為抗辯。

原審判決將訴願決定及原處分均撤銷，係以：原處分以引證1主要於扳手本體設頭部、柄部、頭部內形成第1容置部，柄部設第3容置部，第1、3容置部間設有第2容置部，換向開關置於第3容置部內，頂掣裝置含彈性構件、頂掣件，並置入換向開關卡合，卡掣件一側設有齒部，其置入第2容置部內，相對齒部一側設長凹槽供卡掣件伸入帶動，棘動件外圍設齒部與卡掣件上齒部呈貼合者。比較系爭案與引證1案主要均含有握柄、驅動部（頭部）、驅動部中設驅動容室（第1容置部）容置驅動件（棘動件），驅動容室近握柄處設止動槽（第2容置部），止動槽末端設開口相接之容件槽（第3容置部）供方向控制件（換向開關）、彈性元件（彈性構件）、頂掣件及止動件（卡掣件）置入、止動件容置於止動槽內，方向控制件穿設於容件槽內，方向控制件、止動件間設有彈性元件、頂掣部相頂持，止動件相對於驅動件具有相對弧度之止動部（齒部）嚙合，止動件相對於頂掣件並設有頂掣槽（長凹槽）者，供卡掣件伸入帶具有相對弧度之止動部（齒部）嚙合，以系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者，至於系爭案申請專利範圍各附屬項中之扳動部、弧形止動壁等部分構造，亦乃一般習用形態及常識性設計，均難已具新穎性；且系爭案、引證1案所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同，自屬同一構造，而認系爭案不合新型專利要件，此有原處分附卷可按。本件原處分有違反專利法第98條第1項第2款「相同新型」之規定，亦違反審查基準之相關規定，茲說明如下：1.查系爭案申請專利範圍獨立項第2項最後一行記載有：「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部」、獨立項第3項最後一段記載：「．．．而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所揭示之「頂持部 (73)」結構，乃引證1說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露者，此為原處分機關所不爭。2.而系爭案「頂持部 (73)」之結構及功效，雖未見被上訴人於說明書內具體說明，然依說明書第11頁有關於整體摩損率小之說明：「由於頂掣件 (60)與止動件 (70)間之滑移完全係在止動件 (70)頂掣槽 (71)之平移緣 (710)上，並無習知跳尖齒之形態，可相對將結構間之摩損降至最低，故可確保結構之完整性者」，且參考系爭案圖示1、2、5所示，系爭案之「頂持部 (73)」為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件 (30)上之棘齒上，是被上訴人主張該頂持部 (73)得以頂離止動部（齒部）(32)；所以止動件 (70)上只會有一端貼在驅動件 (30)上，另一端翹起，兩者永遠不會同時貼合驅動件 (30)。在整個換向過程中，止動件 (70)之棘齒，不會沿切線方向推動驅動件 (30)之棘齒，而是以類似翹翹板般之樞轉運動樞轉，直到另一翹起端之齒部嚙合止動部 (32)為止，即非無據。反觀，如引證1之圖1、3 、4、5、8所示，引證案止動件 (40)在兩端之間不設「圓弧突起」

結構之「頂持部」，因此驅動件 (20)、止動件 (40)之間的齒部是完全相互貼合，沒有沒有類似「一端翹起」的形態。故被上訴人主張引證1在換向時止動件 (40)之棘齒只會直接推動驅動件(20)之棘齒，並因而產生磨擦，不可能如系爭案般產生類似翹翹板之樞轉運動，即非無據。3.綜上，系爭案與引證1案既有如上之差異，而原處分亦不否認之，而僅謂以：「系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者」，是實難謂系爭案與引證1案屬「相同之新型」，況且原處分上開所謂「當屬可輕易調整」已涉及進步性判斷範疇；而原處分另謂：「系爭案、引證1所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同」，其中關於系爭案並無新功效之判斷，亦涉及進步性之判斷範疇，而其竟據以得其結論：「兩案自屬同一構造」，而認系爭案無新穎性，是原處分確有混淆新穎性及進步性之違誤。綜上所述，被上訴人之主張，尚屬可採，原處分認系爭案有審定核准時專利法第98條第1項第2款不予專利之事由，就上訴人之異議申請為成立之審定，認事用法，尚有違誤，為其判決之論據。

本院查：依行為時專利法第98條第1項第2款規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：2.有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」上開規定，涉及專利要件之新穎性，乃指新型專利在申請前從未被公開，亦即從未被公眾所知悉或使用過而言。所稱「有相同之發明或新型」，係指有他件相同之發明或新型存在，而其技術內容與後申請之新型專利相同而言。又依本院歷來之見解，認為發明或新型之同一性，應依實質原則審定之，亦即二發明或新型，雖其外觀或構造部分不同，惟依社會一般通念，倘其目的及效果相同，該申請在後之專利申請案，即不得核准。是就新型專利新穎性之論究中，亦參酌二發明或新型功效之比較。至於行為時專利法第98條第2項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」係有關「進步性」之規定，著重於是否運用申請前「既有之技術或知識」及「熟習該項技術者」能否「輕易完成」，與前述「發明或新型之同一性」亦參酌其功效之比較有別。原判決指原處分所謂「系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者」已涉及進步性判斷範疇；另謂：「系爭案、引證1所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同」，其中關於系爭案並無新功效之判斷，亦涉及進步性之判斷範疇，確有混淆新穎性及進步性之違誤等詞，不無適用法規不當之違誤。次查，原判決就系爭案「頂持部 (73)」之結構及功效，論述引證1在換向時止動件 (40)之棘齒只會直接推動驅動件(20)之棘齒，並因而產生磨擦，不可能如系爭案般產生類似翹翹板之樞轉運動，亦係論究系爭案之功效，且該結構及功效未見於系爭案之說明書內具體說明，依此理由能否導出如原判決所述系爭案與引證1案之「目的及效果」並非相同之結論？且該兩案之結構及作動方式實質上有何不同？應否視作相同之技術內容？尚有再詳予審酌之必要。上訴論旨，以原判決未斟酌系爭案與引證1案主要構件均呈對應，徒以系爭案未列為改良目的或優點之「頂持部」比較分析，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由，應由本院將原判決廢棄，發回原審法院，以符法制。

據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

第二庭審判長法 官　廖　政　雄

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異