最高行政法院(含改制前行政法院) - 99年度判字第1261號（新型專利舉發）

最　高　行　政　法　院　判　決 99年度判字第1261號上訴人　鴻海精密工業股份有限公司代　表　人　郭台銘訴訟代理人　孫建國　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　上達科技股份有限公司代　表　人　林明華上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國98年12月24日智慧財產法院98年度行專訴字第87號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人前於民國92年11月18日以「電子卡連接器」向被上訴人申請新型專利，經編為第92220365號（下稱系爭專利）進行形式審查准予專利後，發給新型第M253987號專利證書。嗣參加人以其違反專利法第93條、第94條第1項第1、2款及第4項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利有違專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，於98年3月6日以（98）智專三（二）04087字第09820130690號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，經經濟部98年6月26 日經訴字第09806114120號訴願決定駁回，提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加訴訟後，判決駁回上訴人在原審之訴。上訴人不服，乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：原審定及原訴願決定中認為系爭專利申請專利範圍第4項相較於我國86年7月21日公告之第82208064號「卡承接構造」新型專利案（相關圖示如附圖二，下稱證據3）「差異僅在於能直接且無歧義得知之技術特徵」，惟綜觀證據3，該證據僅能直接且無歧義（異）得出遮蔽殼體設置彈臂之結論，並不能得出彈臂設置於系爭專利遮蔽殼體側部之上水平部。系爭專利申請專利範圍第4項清楚界定出彈臂位於上水平部之側部，故非常容易與電子卡插入連接器內的的一端接觸，實現接地功能。且將彈臂設於上水平部，當電子卡插入時，彈臂可達成抵壓電子卡並壓迫其向下的功效，避免電子卡上表面與遮蔽殼體內表面產生摩擦及刮傷電子卡表面。反觀證據3，由於其所揭示之第一接地點(44a)係位於下部，是以在使用上不易於電子卡插入初期翹起時與電子卡接觸，且其接地功能須等到電子卡完全平穩的插入連接器時方能實現，具有潛在損害電子產品之危險。且設在兩側部上內的接地點(44b)，可能導致電子卡在插入過程中，因為施力在左右兩側部之抵靠力量不同，導致電子卡左右方向的搖晃。而系爭專利將彈臂設於上水平部則不會對電子卡造成上下方向的搖晃，原因在於當電子卡被彈臂抵壓時，電子卡則會抵靠於下水平部之凸起，而非如舉發審定書所述「應不具此功效……」云云。證據3所揭示之彈臂係設置於下水平部及側壁，而系爭專利所主張之彈臂則設置於上水平部，並未為證據3所揭露，且系爭專利所載彈臂設置在「上水平部」係為上訴人構思後所得之功效最佳的位置設計，並非依證據3即可無歧異得知，自具新穎性無疑。再者，系爭專利之彈臂設在上水平部，其特定功效乃充分考慮使用者之使用習慣，俾利實現穩定且儘早將附著在電子卡表面之靜電荷接地導出之功能，更具功效之增進，相較證據3亦具有進步性。另2000年9月19日公告之美國第6,120,322號「MEMORY CARD CONNECTION DEVICE」專利案（下稱證據2），即系爭專利所載之前案(US6,120,322)，不具有系爭專利所界定之「彈臂」。系爭專利申請專利範圍第4項主要記載「……，其中所述遮蔽殼體側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂」；惟反觀證據2及證據3，均未揭露此等特徵，亦即無法達到如系爭專利係充分考慮使用者之使用習慣後所採之設計，以實現穩定且儘早將附著在電子卡表面之靜電荷接地導出之功能及所能達到之功效，是以二者之結合自無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。再者，自系爭專利申請日後，陸續有數家業界廠商揭露類似系爭專利將彈臂設置在電子卡連接器之遮蔽殼體的上水平部的設計，若非有功效之增進，不會有廠商採此等設計。是以，系爭專利之申請專利範圍第4項相對於證據3或證據3與證據2之結合，並非本領域之普通技術人員能直接且無歧義得知的技術特徵，且具有無法預期的功效的增進，因此系爭專利申請專利範圍第4 項具有新穎性及進步性。又系爭專利申請專利範圍第5項的技術特徵「所述彈臂係位於兩相鄰所述凸起之間」，其作用在於當電子卡插入連接器時，電子卡將會抵壓彈臂使其發生形變，由於本專利彈臂位於兩相鄰的凸起之間，凸起將會抵擋電子卡，從而使彈臂被抵壓發生形變量有限，不至於被電子卡過度抵壓形變而失去彈性，彈臂之使用壽命因此可以延長，從而增加整個電子卡連接器之使用壽命。系爭專利清楚界定的「彈臂」結構位置在於「凸起之間」，並未被證據3 所揭示。反觀證據3開口處的彈臂(44b)沒有凸起的保護，於電子卡初步插入時，易於因電子卡插入方向歪斜而導致彈臂的過度偏轉造成損壞；而設置於內側下水平面之彈臂(4 4a)需在電子卡幾乎完全插入才能實現接地功能，相對系爭專利之技術方案存在有靜電損壞電子卡連接器的風險。證據3所揭露之彈臂係設置於下水平部末端及近開口之側壁(44b)，電子卡斜插時可能抵壓彈臂導致彈臂損壞。而下水平部後端(44a)，電子卡需完全插入才能實現將電子卡之靜電荷接地之功能。反觀系爭專利所述彈臂則設置於上水平部且位於相鄰之兩個凸起之間(36)，可抵接電子卡，避免彈臂因電子卡的長時間抵壓而產生彈性疲乏，且能實現將附著在電子卡表面之靜電荷儘早接地導出之功能，而上水平部，考量使用者習慣，電子卡插入初期即實現穩定接地，將電子卡表面靜電導出，且非可無歧異得知，是以具新穎性，此被上訴人及參加人亦未爭執。相較證據3，系爭專利申請專利範圍第5項自具功效之增進。另證據2不具有系爭專利所界定之「彈臂」，與證據3相結合亦不能否定系爭專利之專利性。是故，系爭專利申請專利範圍第5項相較於證據3或證據3與證據2之結合具有功效之增進，且並非本領域的技術人員僅依據證據3 顯而易見可完成的，故具有進步性等語，求為判決將訴願決定及原處分均撤銷。三、被上訴人則以：證據3揭露之第二接地點(44b)設於側部且靠近電子卡插入口，同樣很容易與電子卡插入連接器內的一端接觸以實現接地功能；另系爭專利之電子卡係由遮蔽殼體之側部之上、下水平部所設之凸起所抵壓導引，上水平部之凸起已可抵壓電子卡向下以避免電子卡表面與遮蔽殼體內表面產生摩擦，無另需彈臂來抵壓電子卡之必要。再者，就結構來看，該彈臂之抵壓能力明顯不及凸起，更加強說明彈臂非用以抵壓電子卡，而係純為接地之用，並無其他特定功效，故上訴人主張不可採。證據3揭露之第一接地點(44a)設於下部，已可使其因引導部之上、下兩條軌道(42a、42b)已抵壓電子卡而不被電子卡過度抵壓變形致失去彈性，故系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。。四、參加人則以：系爭專利申請專利範圍第4項已經界定彈臂設於上水平部之側面，而該「彈臂」或「接地點」之位置，實則係由電子卡的規格書所規定，與證據3位於下部不同。系爭專利之設計使得該彈臂容易與電子卡插入連接器內的一端接觸，實現接地功能，與證據3須在電子卡完全平穩插入連接器時才實現接地功能，有所不同，且有功效上之增進，故具新穎性與進步性。又若電子卡的連接器將彈臂或接地點設於規格書規定位置以外之位置，則無法提供任何接地功能。因此，系爭專利將彈臂設於上水平部之側面，仍在證據3揭示技術範圍內，不具新穎性。另該彈臂之功能既為提供電子卡之接地點，則其接地功能當然必須在電子卡插置到連接器中，其多數端子與連接器之端子達成電性連接之後，才能產生。換言之，在電子卡與連接器達成電性連接之前，該電子卡並無所謂電磁波干擾，而有以接地加以導引之必要。因此，上訴人主張之提早達成接地功能並不存在。系爭專利並未提供增進之功能。上訴人所主張之插入時搖晃之問題，即使存在，也非該彈臂所能解決。因所謂之搖晃是來自使用者插入時之力道，該力道並非柔軟的彈臂所能抗拒。此外，系爭專利與證據3已經提供導軌支撐該電子卡。其支撐力不但足以支撐電子卡，且遠大於該彈臂所能提供之彈力。因此，該彈臂實質上並未貢獻支撐力。同時，與證據3之接地點所提供之彈力相比，其能提供之彈力，更屬微乎其微。再就系爭專利申請專利範圍第5項而言，上訴人主張該彈臂位在兩凸起之間，可受凸起保護，不致變形。該主張與上訴人起訴時對申請專利範圍第4項之主張，即該彈臂「可達成抵壓電子卡並壓迫其向下的功效」，完全矛盾。又該彈臂或接地點之位置，乃是由電子卡規格所決定，並非電子卡連接器廠商可自行設計。至於電子卡連接器廠商使用證據3之技術，以凸起做為導軌，該彈臂位置適落於兩凸起之間，亦即廠商根據證據3及證據4所能自由決定之設計。並無任何困難之處。而該彈臂所受到的抵壓力量，本即由多數凸起所共同吸收，單一彈臂是否位於凸起之間，並不影響所受到的抵壓力量大小。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第4項的技術特徵，屬於證據3揭露之技術範圍，不具新穎性，亦無增進效果。系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵，並未產生任何意外之效果或提高之功效，亦無進步性可言等語。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭專利之申請專利範圍共8項，其中第1項為獨立項，餘為附屬項（相關圖示如附圖一）。參加人所提證據2、證據3其公告日均早於系爭專利申請日92年11月18日前，自得作為論究系爭專利是否具專利要件之證據。（一）證據3是否可以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性：經查，證據3為提供一種可使用較習知框結構厚度為厚的積體電路卡（以下皆稱為IC卡）之承接構造者。由證據3說明書及圖式揭示之連接卡承接構造，包括：連接器(30)，呈縱長構形(參考圖1)，供與插入之IC卡嵌合；接點(參考圖8或圖10及說明書之創作說明(1))，連接連接器(30)與基板(22)，為前後延伸，供與之接點嵌合；框結構(40)，兩端設有定位用舌片(48)，將其卡合於連接器(30)之凹部使框結構可安裝於連接器(30)上(參考創作說明(5))，框結構左右兩端部彎曲，其正下方形成缺口(22a)，在兩端部上形成可引導IC卡插拔之引導部(42)，在引導部之上、下部具有分別向內側沖壓突出之上、下兩條軌道(42a、42b)，插入之IC卡兩端部被保持並引導至軌道內，另在框結構(40)形成有一自下方向內側延伸之第一接地點(44a)及自側方向內側延伸之第二接地點(44b)。由系爭專利申請專利範圍第4項，可知該彈臂係設置於殼體側部之上水平部；而證據3所揭示第一、二接地點（44a，44b），由圖二、圖三並參酌創作說明（4）倒數第3行「又保持部42(應為50a之誤繕)之插入方向的前方形成使金屬板朝內側而自下方突出之第1接地點44a，並在引導部42的入口附近側方形成第2 接地點44b」，可知該第一及第二接地點亦為一彈臂結構，該第一接地點係配置於框結構之下水平部往收容空間延伸，第二接地點係配置於框結構之兩側往收容空間延伸。準此，系爭專利之彈臂設置於遮蔽殼體側部之上水平部，而證據3 之第一接地點及第二接地點分別可於框結構之下方（下水平面）及側邊。由證據3其明確揭示為下方及側邊，至於該先前技術並未明示或暗示該接地點設置於上方之技術揭露，既然證據3與系爭專利兩者之設置位置不同，則實質上即為不同。再者，由證據3所揭示之「下方」及「側邊」，發明所屬技術領域中具通常知識者亦無法直接且無歧異得知系爭專利之將彈臂設置於遮蔽殼體側部之「上水平部」。是以原處分以「證據3可直接且無歧異予以改變而得知系爭專利」及原訴願決定認為「證據3已揭示系爭專利申請專利範圍第1項獨立項之主要技術特徵，其差異僅在文字記載形式，但實質上並無差異」云云，尚有違誤。證據3尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性。又系爭專利申請專利範圍第4項是否具進步性乙節，並未經原處分及訴願決定作認定，是以原審法院自無須對此作判斷。（二）證據3是否可以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第5項其係直接或間接依附於請求項第1、3及4項，其技術特徵應包含請求項第1、3、4及5項所記載之技術特徵，經還原其技術特徵應為一種電子卡連接器（100），其包括；絕緣本體（10），係呈縱長構形，於其上設有對接部（12）；複數端子（20），係收容於絕緣本體（10）內並於所述對接部（12）內沿前後向延伸；遮蔽殼體（30），係組設於絕緣本體（10）上，其包括有主體部（32）及位於主體部兩側之側部（34），其中所述主體部與側部間形成有用以容納電子卡之收容空間，所述側部（34）還設有複數延伸入所述收容空間內之凸起（36），且該等凸起共同形成用於導引電子卡之導引槽（362）；其中分別位於上、下水平部之所述該等凸起係間隔排列；其中所述遮蔽殼體側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂（38）；其中所述彈臂係位於兩相鄰所述凸起之間。證據3所揭示第一、二接地點（44b），其設置之目的亦作為電子卡之接地功能，其功能均在於當電子卡與連接器接合作動後提供一接地路徑，該功效之達成與彈臂設置於遮蔽殼體上方或下方無涉。雖系爭專利前揭附屬項與證據3之設置位置有所不同，惟該等設置位置之不同，僅為因應不同IC卡所設之接地金屬片之位置不同，乃為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據3之技術顯能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第5項附屬項不具進步性。又由一般通常知識可知，當外插電子卡插入框體後係藉由凸起形成之導引部作插入之導引而最後與連接器作插入接合之動作，導引槽之軌道寬度應略大於外插電子卡之厚度，因軌道寬度之設計應可避免在外插電子卡插入之後其造成對第一接地點之結構過度擠壓而失去彈性。再者，證據3揭露之第一接地點(44a)設於下部，已可使其因引導部之上、下兩條軌道(42a、42b)以抵壓電子卡而不被電子卡過部(分)抵壓變形至失去彈性。且系爭專利彈臂所受到的抵壓力量，本來就是由多數凸起所共同吸收，單一彈臂是否位於凸起之間，並不會影響所受到的抵壓力量大小。故上訴人所述系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵之彈臂置於兩相鄰所述凸起之間具有「當電子卡插入連接器時，電子卡將會抵壓彈臂使其發生形變而延長彈臂之壽命」之等功效，殊不足採。至於上訴人主張設置於內側下水平之彈臂（44a）需在電子卡幾乎完全插入才能實現接地功能，由前述理由可知，接地作用本就在電子元件作用時始有功能（亦即當外插電子卡完全插入殼體並與連接器接合動作時始有作用），於電子卡插入初期並無作用，故系爭專利係將證據3之第一、二接地點之彈臂結構之設置位置改變為置於相鄰凸塊之間，惟該改變並未產生如上訴人所述之功效。是相較於證據3，系爭專利請求項第5項並未產生無法預期之功效，故系爭專利請求項第5項為發明所屬技術領域中具有通常知識者依據證據3之簡單改變所能輕易完成，故由證據3足證系爭專利請求項第5項不具進步性，上訴人所述，核無足採。（三）復按申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利審查機關應就每一請求項各別判斷其進步性，是不論申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定。經查，系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項及第2、3、6、7項附屬項不具新穎性、第8項附屬項不具進步性部分，業經訴願決定及原處分認定在案，而系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，第1、2、3、5、6、7、8項欠缺可專利要件，是以縱然證據3不足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性，惟基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，因此系爭專利仍係欠缺可專利要件，而有得撤銷之事由，至為明確。綜上所述，被上訴人所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，理由雖有部分未洽，惟尚不影響結論之判斷，訴願決定未予指摘，予以維持，結論尚無不合等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。六、上訴人上訴意旨略謂：系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵為，彈臂設於兩個凸起之間，當電子卡出入的角度較大時，電子卡會首先抵接於彈臂兩邊之凸起上，通過凸起提供支撐力，避免較大的壓力直接作用於彈臂，對彈臂造成損害。顯見彈臂設於凸起之間與彈臂設於接近開口處相結合，確能更好實現發明之目的，達成插入初始即接地及避免電子卡過度抵壓之功效。又原審所認定「彈臂所受到的抵壓力量即屬多數突起所共同吸收」之判斷依據為何，卻未予判決中予以說明，且所認定之「單一彈臂未於凸起之間，並不會影響所受到的抵壓力量大小」之理由為何，亦乏所據，顯有判決不備理由之違法。其次，系爭專利具備ESD及抗EMII兩種接地功效，相對於被上訴人所提之證據3僅將彈臂設在遠離開口處，系爭專利特別針對ESD的有效提升具有功效之增進，顯見系爭專利申請專利範圍第5項之彈臂確有功效上之增進。再者，電子元件之電磁波干擾在電子元件一開始接觸時，即會產生電磁波干擾，無須在外插電子卡完全插入殼體並與連接器接合動作時始有作用，然原審不察，對此ESD接地原理顯有誤解，且亦未具理由說明何以電子元件於接觸時不會產生電磁波干擾，亦未說明如何不適用專利審查基準據以認定系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，原判決顯有判決不備理由之違法。另原審法院既已認定系爭專利申請專利範圍第4項具有新穎性，則應撤銷原處分及原訴願決定，另由原處分機關就第4項是否有進步性重為審酌，若有可申復之情形，原處分機關應按專利法第46條第2項規定給予上訴人申復之機會。又原審法院究以何條法令或審查基準認定判決需基於專利整體性考量，做出縱舉發證據不足以證明系爭專利申請專利範圍不具新穎性，而仍須將全案駁回之判決，原審法院亦未說明，判決理由顯乏所據，原判決認事用法即屬違誤不當，亦有判決不備理由及不適用法規之當然違背法令等語。七、本院查：㈠、系爭專利申請日為92年11月18日，被上訴人於93年8月19日形式審查准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准處分時所適用之92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法規定為斷。按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請新型專利，固為專利法第93條暨第94條第1項前段所規定。惟新型「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「新型雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」，同法第94條第1項第1款及第4項復定有明文。系爭專利之申請專利範圍共8項，其中第1項為獨立項，餘為附屬項（相關圖示如附圖一）。參加人所提證據2為2000年9月19日公告之美國第6,120,322號「MEMORY CARD CONNECTION DEVICE」專利案；證據3為我國86年7月21日公告之第82208064號「卡承接構造」新型專利案（相關圖示如附圖二），上開證據其公告日均早於系爭專利申請日92年11月18日前，自得作為論究系爭專利是否具新穎性或進步性之證據。㈡、本件訴願決定及原處分認系爭專利申請專利範圍第1項獨立項及第2、3、6、7項附屬項不具新穎性、第8項附屬項不具進步性部分，上訴人於原審對此均不爭執，上訴人起訴僅就系爭專利申請專利範圍第4項、第5項之欠缺專利要件部分予以爭執等情，業據其於原審準備程序時陳明在卷（見原審98年11月11日準備程序筆錄），故原審僅就訴願決定及原處分關於系爭專利申請專利範圍第4項、第5項之欠缺專利要件部分予以審究。又系爭專利申請專利範圍第1項至第5項之申請專利範圍為：1.一種電子卡連接器，其包括：絕緣本體，係呈縱長構形，於其上設有對接部；複數端子，係收容於絕緣本體內並於所述對接部內沿前後向延伸；遮蔽殼體，係組設於絕緣本體上，其包括有主體部及位於主體部兩側之側部，其中所述主體部與側部間形成有用以容納電子卡之收容空間，所述側部還設有複數延伸入所述收容空間內之凸起，且該等凸起共同形成用於導引電子卡之導引槽。2.如申請專利範圍第1項所述之電子卡連接器，其中所述側部包括上水平部、下水平部及連接所述上、下水平部之豎直部，其中上水平部係自所述主體部側端緣延伸出，所述下水平部與所述上水平部平行相對，所述凸起係分別形成於所述上水平部與下水平部上。3.如申請專利範圍第2項所述之電子卡連接器，其中分別位於上、下水平部之所述該等凸起係間隔排列。4.如申請專利範圍第3項所述之電子卡連接器，其中所述遮蔽殼體側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂。5.如申請專利範圍第4項所述之電子卡連接器，其中所述彈臂係位於兩相鄰所述凸起之間。㈢、經查，原審已論明系爭專利申請專利範圍第5項係直接或間接依附於請求項第1、3及4項，其技術特徵應包含請求項第1、3、4及5項所記載之技術特徵，經還原其技術特徵後，與證據3相較，證據3所揭示第一、二接地點（44b），其設置之目的亦作為電子卡之接地功能，其功能均在於當電子卡與連接器接合作動後提供一接地路徑，該功效之達成與彈臂設置於遮蔽殼體上方或下方無涉。雖系爭專利前揭附屬項與證據3之設置位置有所不同，惟該等設置位置之不同，僅為因應不同IC卡所設之接地金屬片之位置不同，乃為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據3之技術顯能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第5項附屬項不具進步性，經核並無不合。再查，系爭專利與與先前技術相比，該創作之電子卡連接器具有如下功效：將用於導引電子卡之導引槽設於遮蔽殼體之側部而非於絕緣本體上另設導引臂。由於不需另設導引臂而使用既有之結構予以革新而使之具有導引臂之功效，且藉由金屬材料構成之凸起形成之導引槽具有一定之彈性，可與電子卡達成更好之接觸。如此則既可節省材料降低成本，又可簡化製造工序降低製造複雜度，此有系爭專利說明書第6頁第12行、第8頁第10行創作說明可資參照。則原審說明由一般通常知識可知，當外插電子卡插入框體後係藉由凸起形成之導引部作插入之導引而最後與連接器作插入接合之動作，導引槽之軌道寬度應略大於外插電子卡之厚度，因軌道寬度之設計應可避免在外插電子卡插入之後其造成對第一接地點之結構過度擠壓而失去彈性。證據3揭露之第一接地點(44a)設於下部，已可使其因引導部之上、下兩條軌道 (42a、42b)以抵壓電子卡而不被電子卡過部(分)抵壓變形至失去彈性。且系爭專利彈臂所受到的抵壓力量，本來就是由多數凸起所共同吸收，單一彈臂是否位於凸起之間，並不會影響所受到的抵壓力量大小。故上訴人所述系爭專利之彈臂置於兩相鄰所述凸起之間具有「當電子卡插入連接器時，電子卡將會抵壓彈臂使其發生形變而延長彈臂之壽命」之等功效，並不足採。至於上訴人主張設置於內側下水平之彈臂（44a）需在電子卡幾乎完全插入才能實現接地功能，由前述理由可知，接地作用本就在電子元件作用時始有功能（亦即當外插電子卡完全插入殼體並與連接器接合動作時始有作用），於電子卡插入初期並無作用，故系爭專利係將證據3之第一、二接地點之彈臂結構之設置位置改變為置於相鄰凸塊之間，惟該改變並未產生如上訴人所述之功效等情(原判決第13頁倒數至第14頁第15行)，經核亦無不合。上訴人主張系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵將彈臂設於兩個凸起之間，確能更好實現發明之目的，無非係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。又原審依系爭專利說明書及圖式，論斷系爭專利彈臂所受到的抵壓力量即屬多數突起所共同吸收，單一彈臂如未於凸起之間，並不會影響所受到的抵壓力量大小，係屬原審取捨證據、認定事實之職權行使，均難據此指原判決有不適用法規、判決不備理由之違背法令之情形。另上訴人所指系爭專利具備ESD及抗EMII兩種接地功效，系爭專利特別針對ESD的有效提升具有功效之增進部分，原審對此ESD接地原理顯有誤解部分。關於上訴人主張系爭專利具備ESD及抗EMII兩種接地功效，經查於系爭專利說明書內並未載明，上訴人以此未於說明書記載之事項，主張其具有該等功效之增進，自屬無據。而原審就接地作用本就在電子元件作用時始有功能（亦即當外插電子卡完全插入殼體並與連接器接合動作時始有作用），於電子卡插入初期並無作用，亦係就系爭專利說明書記載之技術內容所為判斷，仍屬原審取捨證據、認定事實之職權行使範圍。㈣、復按，76年7月10日修正發布之專利法施行細則第19條固規定，專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告。惟專利法施行細則於83年10月3日修正時，業已刪除原第19條中有關部分專利的規定，專利專責機關已無核准部分專利權的法條依據。而專利法第45條所定應予專利亦係以全案之內容作為考量，若全案經審查認無不予專利之情事，方應准予專利。就專利之舉發案而言，專利專責機關接到舉發書後，依專利法第68條規定，應將舉發書副本送達專利權人。專利權人應於副本送達後一個月內答辯。則專利權人依舉發證據評估其專利申請專利範圍或說明書之內容之可專利性，若有不符專利要件者，尚得依專利法第71條第1項第3款規定，依同法第64條第1項及第2項規定申請更正，以求救濟。因此，若專利專責機關已依法踐行舉發答辯之程序，惟專利權人並未依法申請更正，則專利專責機關基於專利權人仍主張全案具有可專利性之程序選擇，且專利審查現行法規已無核准部分專利權的依據，而就專利舉發為全案舉發成立或不成立之審定，而未分項各自作成舉發成立或不成立之處分，核屬行政處分當否問題，尚難指為有行政處分之違法。依本件原處分卷顯示，本件被上訴人於參加人提出舉發理由後，已於96年5月29日以(96)智專一(二)15159字第9640895270號函，依專利法第68條規定，將舉發書副本及舉發證據送達上訴人依法答辯。上訴人除於96年6月25日函依專利法第69條第2項規定申請延展答辯外，另已於96年7月31日提出答辯理由書，就系爭專利各請求項與舉發證據相較，上訴人答辯意旨仍主張具有可專利性，亦即上訴人依參加人之舉發證據評估其專利申請專利範圍或說明書之內容之可專利性後，仍未依專利法第71條第1項第3款規定，依同法第64條第1項及第2項規定申請更正，則基於上訴人之程序選擇其全案均具有可專利性之基礎，被上訴人據之全案審查而就專利舉發為全案舉發成立之審定，依上說明即難指於法有違。上訴人依前所述既可於舉發答辯時依同法第64條第1項及第2項規定申請更正而未為之，則於被上訴人作成全案舉發成立後再主張原審法院既已認定系爭專利申請專利範圍第4 項具有新穎性，則應撤銷原處分及原訴願決定，另由原處分機關就第4項是否有進步性重為審酌，若有可申復之情形，原處分機關應按專利法第46條第2項(按本條項係適用於專利申請案而非舉發案)規定給予上訴人申復之機會一節，即非有據。從而原審以系爭專利申請專利範圍第1項獨立項及第2、3、6、7項附屬項不具新穎性、第8項附屬項不具進步性部分，業經訴願決定及原處分認定在案，而系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，第1、2、3、5、6、7、8項欠缺可專利要件，縱然證據3不足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性，惟基於專利整體性之考量，仍須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，系爭專利仍係欠缺可專利要件，而有得撤銷之事由，被上訴人所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，理由雖有部分未洽，惟尚不影響結論之判斷，訴願決定結論尚無不合，而判決駁回上訴人在原審之訴。依上說明，並無判決違背法令之處。㈤、綜上所述，本件上訴人前開主張均屬原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，或係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異，且無原判決有違背法令之情形。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由。八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　99　　年　　11　　月　　25　　日最高行政法院第六庭審判長法官　吳　明　鴻法官　林　茂　權法官　侯　東　昇法官　黃　秋　鴻法官　陳　國　成以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　99　　年　　11　　月　　25　　日書記官　王　史　民

最高行政法院(含改制前行政法院)99年度判字第1261號

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