最高行政法院(含改制前行政法院) - 99年度判字第288號（新型專利舉發）

最　高　行　政　法　院　判　決 99年度判字第288號上　訴　人　經濟部智慧財產局（即原審被告）代　表　人　乙○○ 上　訴　人　甲○○ （即原審參加人）訴訟代理人　徐宏昇　律師被上訴人　瀚霖科技股份有限公司（即原審原告）代　表　人　丙○○ 訴訟代理人　蕭富山　律師上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國97年6月5日臺北高等行政法院96年度訴字第3982號判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、被上訴人前於民國（下同）92年1月24日以「帳號自動產生系統及其列印機」（下稱系爭案）向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，並以西元2002年8月22日於我國申請之第00000000號專利申請案主張國內優先權，經上訴人智慧局編為第00000000號審查，嗣於93年2月24日修正專利名稱為「帳號自動產生裝置及其列印機」，並經准予專利，且於公告期滿後，發給新型第223184號專利證書。嗣上訴人甲○○以該專利違反核准時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。被上訴人於95年9月21日提出系爭案申請專利範圍更正本，案經上訴人智慧局審查，以該更正本不符更正時專利法第108條準用第64條第1項第2款及第2項規定，應不准更正；並於96年4月4日以（96）智專三㈡04074字第09620190780號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭經濟部經訴字第09606075050號訴願決定駁回，遂提起行政訴訟。經臺北高等行政法院以96年度訴字第3982號判決「訴願決定及原處分均撤銷」，上訴人甲○○（即原審參加人）不服，提起本件上訴。二、被上訴人起訴主張：㈠原處分及訴願決定均違行政程序法之規定：原處分明顯違反行政程序法第9條及第96條第1項第2 款之規定；訴願決定亦違行政程序法第9條及第96條第1項第2款之規定；原處分亦有違行政程序法第6條之規定。㈡依系爭案核准時之「專利審查基準」內容，申請專利範圍之獨立項及附屬項之「新穎性」或「進步性」判斷，有其嚴謹之先後順序及判斷準則，若未遵循專利審查基準之規定，則其認定事實即有嚴重錯誤。上訴人智慧局原處分作成有諸多不符「專利審查基準」之審定：1.關於舉發審定書理由第㈤點，判定引證1足以證明系爭案請求項1-19不具進步性乙節，其欠缺「組合可能性」、「組合困難度」之任何說明或「功效比對」是否進步之任何論述，即遽下結論，顯有違誤。2.專利審查基準業已明確禁止「逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術」，詎舉發審定書理由第㈤點關於使用「引證1」證明系爭案請求項1-19不具進步性乙節，竟然逕自引用系爭案之先前技術，而對於研判是否克服選擇或結合之困難度之因素（即引證資料所載之技術或知識、系爭案之技術內容、目的、功效等）恝置不顧，實違專利審查基準所示之審查進步性原則。㈢引證1與系爭案各請求項之比對：1.引證1與系爭案請求項1之比對：系爭案請求項1與引證1間，不僅創作目的不同、架構不同、具體手段不同，各元件間連接後所完成之架構及發揮的實質功能亦相距甚遠。易言之，原處分對於上開進步性要素之比對皆付之闕如，僅以引證1「已揭示相當系爭案之．．．」或「熟習該項技術者能輕易思及」等語，藉詞主張系爭案不具進步性云云，則其所為之認定顯乏理由，不足採信。表面上，引證1亦出現提供一場所之上網機制，但這類之專利存在何其多，其中因均存在關鍵性之差異，所以均得以正當的佔據公眾領域而取得權利，則何以系爭案（僅係一新型專利）業與引證1根本性質不同，且「在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果（專利審查基準參照）」，符合審查基準對新型專利進步性之要求（83年11月25日公告之專利審查基準，第2-2-19頁）。質言之，引證1中，僅特定人士（即旅館資訊管理部門，即旅館的IT部門被授權人員、或經由旅館特定受過訓練之人員），才能進入管理者頁面，去產生帳號；而系爭案請求項所主張之技術中，「任何不特定人士（包括業者、消費者，熟稔電腦、不識電腦資訊等使用人士）」，皆可透過輸入機構的「單純按壓（完全不含帶技術內涵之輸入）」，向帳號產生器即時要求上網身分確認資料，且透過同一部「帳號產生器」之確認、授權，並仍透過同一部「帳號產生器」之路由功能，連上網路，並無以特定方式，將存取碼給予不同消費者，亦不需額外設定網路插座交換機，消費者亦非透過不同位置之可無線上網裝置，以存取碼向「不同於網路插座交換機」之一註冊驅動器註冊登錄連上網；其間的差異顯著，而上訴人智慧局（或上訴人甲○○）所辯，均非具體，其主張自不足採。2.引證1與系爭案請求項2-8之詳細技術比對：既然系爭案請求項1應具新穎性及進步性，則依附於請求項1之請求項2-8 ，因係請求項1之下位概念，更應具備新穎性及進步性，自不待言。3.引證1與系爭案請求項9之比對：系爭案請求項9 與引證1間，不僅創作架構及具體手段均不相同，各元件間連接後所發揮的實質功能亦相距甚遠。準此，系爭案請求項9相對於引證1之進步性，已屬明確。4.引證1與系爭案請求項10-14之詳細技術比對：既然系爭案請求項9應具新穎性及進步性，則依附於請求項9之請求項10-14，因係請求項9之下位概念，更應具備新穎性及進步性，自不待言。5.引證1 與系爭案請求項15之比對：上訴人智慧局主張請求項15所界定之列印機與請求項1、9主要內容並無不同（參原處分第7 頁第11-14行），而以此為由遽認引證1足以揭示請求項15之技術特徵及證明其不具進步性云云，其實不然。蓋前述請求項1係可經由獨立於列印機之輸入機構、或合併於列印機中之輸入機構，向帳號產生器要求一上網身分確認資料；而請求項9則完全未提及輸入機構，而係以付費裝置為主動端，向帳號產生器要求一上網身分確認資料。現請求項15所揭露之列印機，本身即內含一按鍵（即僅對應請求項1之輸入機構的其中一種態樣），向帳號產生器取得一上網身分確認資料，而紙捲則用於記錄該上網身分確認資料。由此可見，請求項15之列印機，不可避免地需要訊號傳輸埠，且訊號傳輸埠需要擔負雙向傳輸（即傳送與接收）之任務，此與前述請求項1、9所揭露之技術明顯不同。更遑論，引證1與系爭案請求項15各元件間連接後所發揮的實質功能亦相距甚遠。系爭案請求項15相對於引證1之進步性，毋庸置疑。6.引證1與系爭案請求項16-19之詳細技術比對：既然系爭案請求項15 應具新穎性及進步性，則依附於請求項15之請求項16-19係屬請求項15之下位概念標的，應獲得具備新穎性及進步性的相同結果，自不待言。㈣本件訴訟必須採用「新型專利」之較低門檻進行事實判斷：系爭案所揭露之技術可由「不特定人士」（無須教導、訓練或授權），透過「極簡單」的「按鍵指令（one push）」操作輸入機構，快速地取得上網身分確認資料。對消費者而言，亦不需透過複雜認證程序即獲得可上網認證資料，短時間之內即可於特定地點（例如網咖、速食店、餐廳、機場、公共及非公共區域等），輕易悠遊不特定之網際網路。系爭案確實在「裝置架設及操作使用」之技術上，均大幅簡單化，使應用層面，不限於旅館及房間等特定之「管理者及顧客」關係下的業者，更擴及於所有有「臨時上網需求（例如辦公大樓之待客區、車輛維修站之客戶等待區及其他公共空間或半公共空間）」之地點，均可輕易架設使用，不需與既有網路或上網架構搭配，不論方便性或既有網路之安全性，均明顯有所改進，產生好用及實用的效果，完全超越專利制度對新型專利之進步性要求，要無疑義。歷年來本院對於諸多類似爭議均已遵循此一原則為一致性之判決，若因上訴人智慧局對此問題置之不理、或上訴人甲○○以其他民事訴訟程序似是而非之原因抗辯，而挑戰當時存在之專利制度（即「發明」及「新型」均應通過實體審查）的錯誤，使被上訴人於行為當時，以新型專利取得較短專利年限的社會公產，如今卻須面臨超高標準的「發明」「進步性」檢驗，豈能符合法規命令及公平正義？因此，上訴人智慧局既以與發明「創作幅度（inventive step）」之「進步性」水準，審定系爭案無存在之正當性，即宜將被上訴人對此相關主張納入審酌，以求客觀公平之結果。㈤按臺北高等行政法院與本訴訟事件同一事實之另一行政訴訟爭議事件「96年度訴字第03889號」（即針對同一系爭案之N03舉發事件，下稱「N03舉發事件」）。由於上訴人智慧局於此二行政訴訟事件，以相同之舉發證據「美國第US2001／0000000A1號專利公開案」（於本件中編列為「引證1」、於該「N03 舉發事件」中編列為「證據3」），對請求項1-19為相同之舉發審定理由，故於該行政訴訟事件判決上訴人智慧局對請求項1-19所為之舉發審定理由係違法及不當，亦應為本訴訟事件所適用，以符合行政程序法之平等原則等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、上訴人智慧局則以：㈠由引證1請求項1、請求項3、請求項5、請求項6及請求項7揭示之說明，引證1揭露接受使用者請求後，自動分配一個IP位址給該電腦及收費之機制，而由引證1說明書第8頁第[0177]節第2至5行記載「存取碼是每天為每一個房間產生，客戶必須輸入其房間的存取碼，作為註冊程序的一部分」，而系爭案說明書第6頁所揭露之先前技術「目前的無線上網技術已經十分普遍．．．，使用者只要利用自己的筆記型電腦或PDA，向櫃臺租借無線網路卡或申購連線帳號即可悠遊於電腦的網路世界」，亦已揭露「申購連線帳號即可悠遊於電腦的網路世界」，因此引證1之揭示可使熟習該項技術者能輕易完成系爭案之帳號產生器具有IP位址及帳戶管理，及一輸入機構，可向該帳號產生器要求一上網身分確認資料之功能；引證1說明書第8頁第[0000-0000] 節記載「客戶端具有下列需求：．．．帳單報告所需的列印機連接」，說明書第9頁第[0225]節記載「帳單報告提供旅館員工關於房間號碼、存取碼、認證碼、實體埠、註冊時間及費用」，系爭案之列印機列印上網身分確認資料，亦是列印資料之界定，熟習該項技術者能輕易思及；而系爭案所揭之「至少一可無線上網裝置，其可經輸入該上網身分確認資料而連線至該帳號產生器」，為揭示輸入帳號而可無線上網亦是習知技術，系爭案說明書第6頁先前技術及引證1已有相關揭示，故引證1足以證明系爭案請求項1係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效而不具進步性。系爭案請求項2所揭「該帳號產生器包含一閘路器、路由器或存取橋接器」為習知技術，於引證1說明書第3頁第[0053]節第3、4行已記載有路由器等；系爭案請求項3所揭「該輸入機構設於該列印機之表面」亦僅是輸入機構於列印機之位置界定；系爭案請求項4所揭「該輸入機構為一按鍵、觸控螢幕或語音機構」為習知技術；系爭案請求項5所揭「該列印機可藉由無線傳輸之方式接受該帳號產生器傳送之上網身分確認資料」，及請求項6所揭「該無線傳輸方式為根據IEEE802.11a／802.11b無線通訊標準、紅外線傳輸、射頻傳輸或藍芽傳輸之方式」，為習知無線傳輸技術及無線通訊標準；系爭案請求項7所揭「該列印機可藉由乙太網路連接埠、序列埠、平行埠、USB連接埠或IEEE 1394連接埠之連接方式接受該帳號產生器傳送之上網身分確認資料」為習知技術，引證1說明書第2頁第[0024]節第1至4行已記載乙太網路介面卡；系爭案請求項8所揭「該上網身分確認資料包含帳號、密碼及可上網時數」，亦可由引證1 說明書第3頁第[0038]節記載「Solution IP具有追蹤註冊資訊的能力，用以作為收費依據。．．．可以顯示何人正在上網、何人已經註冊、註冊時間、日期等資訊」而輕易思及，故引證1足以證明系爭案請求項2至8係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效而不具進步性。㈡引證1說明書第11頁第[0279]節第13至 20行記載已揭示收費機制，已可使熟習該項技術者能輕易完成系爭案請求項9所揭之「付費裝置，可連線至該帳號產生器，其中當該帳號產生器確認該付費裝置完成付費後，可命令該列印機列印該上網身分確認資料」之技術內容；而系爭案請求項9所揭之帳號產生器、列印機、無線上網裝置亦揭示相同於請求項1，引證1足以證明系爭案請求項9係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效而不具進步性。系爭案之輸入機構向帳號產生器要求一上網身分確認資料之功能，可由引證1之揭示而由熟習該項技術者所能輕易完成，引證1足以證明系爭案請求項10不具進步性；系爭案請求項11所揭「該輸入機構為一按鍵、觸控螢幕或語音機構」為習知技術；系爭案請求項12所揭「該上網身分確認資料包含帳號、密碼及可上網時數」亦可由引證1說明書第3頁第[0038]節記載「Solution IP具有追蹤註冊資訊的能力，用以作為收費依據。．．．可以顯示何人正在上網、何人已經註冊、註冊時間、日期等資訊」而輕易思及；系爭案請求項13所揭「該付費裝置係一刷卡機或現金計費機」為習知技術；系爭案請求項14所揭「該付費裝置係一行動電話」，亦為付費之機制，為熟習該項技術者所能輕易思及，故引證1亦足以證明系爭案請求項10至14係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效而不具進步性。㈢系爭案請求項15係界定列印機，其內容主要為「利用一按鍵，當該按鍵被按下時即向該帳號產生器取得一上網身分確認資料」，與系爭案請求項1、9主要內容並無不同，由前揭引證1摘要及其請求項1、3已揭示接受使用者請求後，自動分配一個IP位址給該電腦之揭示及收費之機制，而由引證1說明書第8頁第[0177]節第2至5行記載，且由系爭案說明書第6頁所揭露之先前技術」，亦已揭露「申購連線帳號即可悠遊於電腦的網路世界」及無線傳輸等內容，因此引證1之揭示而可使熟習該項技術者所能輕易完成系爭案之帳號產生器，及一按鍵可向該帳號產生器要求一上網身分確認資料之功能；引證1說明書第8頁第[0000-0000]節、第9頁第[0225]節記載，系爭案之列印機（包含紙捲）列印上網身分確認資料，亦是列印資料之界定，熟習該項技術者能輕易思及，故引證1足以證明系爭案請求項15係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效而不具進步性。系爭案請求項16所揭「另包含一裁切刀，用於裁切該紙捲」為習知技術；系爭案請求項17所揭「該訊號傳輸埠可藉由無線傳輸之方式接受該帳號產生器傳送之上網身分確認資料」，系爭案請求項18所揭「該無線傳輸方式為根據IEEE802.11a／802. 11b無線通訊標準、紅外線傳輸、射頻傳輸或藍芽傳輸之方式」，為習知無線傳輸技術及無線通訊標準；系爭案請求項19所揭「該訊號傳輸埠為乙太網路連接埠、序列埠、平行埠、USB連接埠或IEEE1394連接埠」為習知技術，於引證1說明書第2頁第[0024]節第1至4行已記載乙太網路介面卡，故引證1足以證明系爭案請求項16至19係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效而不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。四、上訴人甲○○以：㈠關於引證案與系爭案之分類方式：一般而言，專利案之分類，雖可能以其技術內容為依據。但判斷技術內容是否相同，仍需以技術內容本身為根據，豈有捨手中之專利說明書不顧，專就分類判斷兩件專利技術是否相同？系爭案之目的在使任何不具資訊電腦專業知識之櫃台管理員，均可為客戶取得一上網身分確認資料，使客戶能上網。而引證案之目的在使客戶不需經過繁複之更改設定，即可取得自動發給之上網身分確認資料。兩者創作目的相同。而系爭案中所使用之元件及其連結關係，在引證案中均有揭示。因此兩者技術領域自屬相同，毫無疑義。被上訴人主張以兩案之分類號不同，而認其屬不同技術領域，顯非可採。㈡關於引證案係供專業人員使用之主張：被上訴人雖主張：引證案係專供專業人員使用，一般人無法使用云云。但此與引證案「發明之應用範疇」中，開宗明義所述「行動用戶利用此種網路或其他網路之技術」，完全不符。所謂「行動用戶」當然是指任何使用行動裝置之一般人，而非電腦系統專業管理人員。此觀引證案說明書第0036段：「每一個來客均可進入註冊畫面」即知。根據引證案之設計，使用者只要打開電源，將電腦連線（透過房間內之網路插頭或以無線上網），系統立即發給一註冊位址資料，送至用戶電腦（說明書第0167段）。其後，使用者電腦自動顯示註冊瀏灠器之註冊網頁（說明書第0025段）。用戶只要選擇「註冊」（或其他同義詞，以下同），即可開始使用其行動裝置上網（第0172段，第0279段）。第4、5、6等圖即在顯示如何由系統自動發給「上網身分確認資料」之流程。過程中並無需人工介入。而可以請求上網服務者，為「每一個來客均可進入註冊畫面」（說明書第0036段）。⑤引證案雖然另提供一「管理網頁」（說明書第0000-0000段）。但該管理網頁之功能與「上網身分確認資料」之自動發給及註冊無關。足以證明系爭案亦是提供任何不具資訊電腦專業知識之一般使用者使用。由上述說明可知，兩案均在提供一般人執行註冊程序。被上訴人所稱：引證案僅資訊電腦專業人員始有能力使用，全屬子虛，與證據所載不符。㈢關於「存取碼」係由「管理端」產生之認定：系爭案與引證案之「上網身分確認資料」或「存取碼」，都是由管理端之管理系統所產生，兩者並無二致。臺北高等行政法院96年度訴字第3889號判決中之認定，即系爭案之存取碼係「由客戶端自行產生」，及引證案無法「於同一空間以該存取碼逕行註冊使用無線上網裝置」，應屬誤會。㈣關於引證案之列印機目的不在列印上網身分確認資料之認定：依引證案專利說明書第0209段、第0134段及第0177段記載內容可知，存取碼產生後提供於客戶。客戶可在網頁中看到，加以記憶，於每次上網時使用。客戶也可列印下來，而不需記憶。列印下來之存取碼，可在每次上網時輸入。但如果列印下來，則客戶必須自行保管，以免他人由列印資料得知存取碼後盜用。由此可見，引證案亦揭示以列印機列印上網身分確認資料之技術。該列印出來之上網身分確認資料，確是提供使用者「得以憑該資料註冊上網」之用。臺北高等行政法院96年度訴字第3889號判決之認定，應屬誤會。所指為「瞭解其所須支付帳單內容」之列印資料，係屬其他列印資料，而非指「存取碼」。㈤關於系爭案並非上網後再行計算收費之特徵：系爭案係收到「已付費」之確認信號後，提供上網確認資料；而引證案則是在收到「願付費」之確認信號後，提供上網確認資料。其中，兩種確認信號「所代表之內容」可能有異，但其為確認信號則同。在撰寫控制程式時，均以「如確認信號為正，則令上網確認資料請求信號為正」之方式為之。電腦系統並無法分辨確認信號代表何義？其所代表之意思，是供人類參考、判斷之用，與電腦操作無關。就此而言，兩者即無不同。更重要的是，無論在設計上以何種信號內容作為確認信號，以啟動產生帳號，其裝置在空間上之型態，則並無變化。易言之，無論確認信號之內容、格式為何？裝置之形狀、構造及裝置並無改變。因此，即便是所接受之確認信號不同，此種差異仍非新型創作之標的。依專利法之規定，不得以此作為系爭案具進步性之判斷依據。因此，系爭案申請專利範圍第9項之創作，其範圍雖侷限在當場付費之機制，但此種設計由引證案之技術，並參考旅館業之慣行，實屬此行業人士極易想到之作法。不具進步性。何況，此種差異也未導致系爭案在空間型態上，產生任何差異，更非新型專利之標的。臺北高等行政法院96年度訴字第3889號判決就此而發之質疑，亦屬誤會。㈥關於印表機上設請求上網身分確認資料請求按鍵之設計：在引證案中既已揭示使用者在印表機上列印上網身分確認資料之技術，而引證案5又已揭示在印表機上增設按鍵，按壓可請求IP位址之技術，則此行業之人士極容易想到將引證案5之印表機應用在引證案中，獲得按壓按鍵後可以列印上網身分確認資料之技術。兩者印表機在空間結構上，並無不同之形狀、構造及裝置。因此，申請專利範圍第15項之裝置，極易由引證案及上開日本引證案，直接推衍而得。系爭案之實施型態中，就「按鍵」與「印表機」之空間關係上，本即有：按鍵與印表機形成一體（第1圖）、分離式按鍵（第2圖之22、第3圖之31）以及多數印表機（第5圖）三種。申請專利範圍第15 項之設計，只是其中一種。而將按鍵設於何處，本來即會產生不同之優點及缺點。由此可見，將按鍵設於印表機上或獨立設置，本來即是業者應用上可以自由選擇之設計，各有優缺點。並不必然產生功效上的提高或功能上的增加。尚難據此取得新型專利。系爭案申請專利範圍第15項之裝置與引證案5相較，並無空間型態上之改變。其設計也無法產生增加功能或提高效用之結果。該裝置極易由引證案及引證案5結合後，直接得出。臺北高等行政法院96年度訴字第3889號判決就此所提之質疑，應不存在。五、原審撤銷訴願決定及原處分，係以：㈠系爭案申請專利範圍第1項獨立項之進步性判斷：引證1說明書第8頁第[0177]節第2至5行已揭示「存取碼是每天為每一個房間產生，客戶必須輸入其房間的存取碼，作為註冊程序的一部份」（見原處分卷1第95頁），參以其請求項第1項記載：「一種為設定於其他網路的電腦用戶，提供存取本網路，而該用戶不需啟動軟體或硬體設定改變的方法，包括下列步驟：⒈自動在該外部網路上為該電腦決定並分配網址資訊；⒉註冊該電腦；⒊只容許已註冊之電腦存取該外部網路；⒋儲存並保留該網址資訊；⒌通過使用網址資訊，導引往來於該電腦的資料流，而存取該外部網路」，請求項第3項則記載：「該自動分配之步驟包括：自外部網路的IP位址池中分配一個IP位址給該電腦。」，請求項第5項則記載：「該維持步驟包括在該註冊期間屆滿後，取消該電腦之註冊。」請求項第6項則記載：「該註冊步驟包括收集及維持計費與註冊狀態資訊之步驟。」（見原處分卷1第87、88頁），是以引證1已揭示由帳號產生器分配一個IP位址及管理該IP位址使用者之註冊狀態與計費資訊之機制。此外，依引證1說明書第7頁第[135-142] 節記載：「除了註冊端，尚有管理頁面，這些頁面允許伺服器管理者及人員的各種工作，包含：．．．存取碼的顯示與產生。」（見原處分卷1第96頁），是以引證1雖未揭示可向帳號產生器要求一上網身分確認資料之輸入機構，惟已揭示由伺服器管理者利用管理系統向帳號產生器要求產生存取碼（即系爭案所示之上網確認資料）之技術手段。再者，引證1說明書第8頁第[0000-0000]節記載：「客戶端具有下列需求：．．．帳單報告所需的列印機連接。」（見原處分卷1 第95頁），說明書第9頁第[0225]節則記載：「帳單報告提供旅館員工關於房間號碼、存取碼、認證碼、實體埠、註冊時間及費用。」（見原處分卷1第94頁），是以引證1亦已揭示可列印上網身分確認資料之列印機。此外，引證1說明第2頁第[0023]節記載：「連接其膝上型電腦101至旅館房間的網路端102並註冊Solution IP服務後，旅館客戶可存取網際網路，如同使用旅館之高速網際網路連接的線上旅館服務104。」（見原處分卷1第101頁），是以引證1已揭示可無線上網裝置。由上可知，系爭案請求項第1項之帳號產生器、輸入機構、列印機及無線上網裝置均為引證1已揭露之技術特徵。然依上開引證1說明書及請求項之內容可知，引證1係分為客戶端及管理端，存取碼係由管理端之管理系統產生後，再交由客戶端使用於其個人之無線上網裝置。原處分並未敘明引證1有何教導或建議組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置，而由輸入機構按鍵即可由帳號產生器產生存取碼，並於同一空間以該存取碼逕行註冊，經由該帳號產生器確認存取碼後即可無線上網之裝置。此外，引證1之客戶端雖有列印機之裝置，且上開列印機可列印包含房間號碼、存取碼、認證碼、實體埠、註冊時間及費用等資料內在之帳單，惟上開列印機及其所列印之資料，顯係在提供客戶端於使用存取碼上網後，俾以瞭解其所須支付帳單內容而設，而與系爭案請求項第1項之列印機係為列印上網身分確認資料，俾使無線上網裝置使用者得以憑該資料註冊上網，其所欲達成之目的，顯非相同，原處分僅憑引證1 已揭露系爭案請求項第1項之各項元件，遽認系爭案申請專利範圍第1項為熟習該項技術者運用引證1之技術所能輕易完成且未增進功效而不具進步性，卻未就各項元件所欲達成目的是否相同及系爭案申請專利範圍第1項是否具有空間型態上之創新，並因此達成功效之增進予以審認，尚有未洽。㈡系爭案申請專利範圍第9項獨立項之進步性判斷：系爭案申請專利範圍第9項獨立項與第1項之差異在於，請求項第9項並無輸入裝置，而置換為一可連線至該帳號產生器之付費裝置，且當帳號產生器確認付費裝置已完成付費後，可命令該列印機列印該上網身分確認資料。引證1說明書第11頁第[0279]節第13至20行雖記載：「確認授權螢幕對使用者顯示房間號碼、費率及其他重要資訊，使用者亦有機會進入選擇式的授權碼當使用者確認願意依特定費率，則使用者將進入虛擬門房，允許其使用旅館提供的各種服務，以及WWW和電子郵件。」（見原處分卷1第92頁），是以引證1已揭示使用者得透過授權螢幕之費率確認系統，而使用上網之服務，惟引證1之收費機制僅須確認使用者有依特定費率付費之意願即可提供上網服務，至於費用則係於使用者實際使用上網服務後，始按其使用之時間及同意之費率加以計算並列印帳單後加以收取，而與系爭案之付費裝置係由使用者完成付費後始可取得上網身分確認資料，再透過無線上網裝置輸入該資料後，使用者始得上網，並非於使用者上網後再行計算收費。況引證1所揭示之列印機與系爭案申請專利範圍第9項之列印機，其所欲達成之目的並非相同，業如前述，則原處分認引證1已揭露系爭案申請專利範圍第9項之各項元件，遽認系爭案申請專利範圍第9項為熟習該項技術者運用引證1之技術所能輕易完成且未增進功效而不具進步性，卻未就各項元件所欲達成目的是否相同及系爭案申請專利範圍第9項是否具有空間型態上之創新，並因此達成功效之增進予以審認，尚有未洽。㈢系爭案申請專利範圍第15項獨立項之進步性判斷：引證1固已揭示帳號產生器及列印機之裝置，惟該列印機及其所列印之資料，係在提供客戶端於使用帳號產生器所產生之存取碼上網後，俾以瞭解其所須支付帳單內容而設，業如前述，而與系爭案申請專利範圍第15項之列印機係設有一按鍵而可直接向帳號產生器請求取得一上網身分確認資料，其技術手段及目的顯然有別，尚難僅憑引證1已揭示帳號產生器及列印機，即遽認系爭案申請專利範圍第15項為熟習該項技術者運用引證1之技術所能輕易完成且未增進功效而不具進步性，原處分未就系爭案申請專利範圍第15項是否具有空間型態上之創新，並因此達成功效之增進予以審認，尚有未洽。㈣又系爭案申請專利範圍其他附屬項含有各該獨立項之全部技術特徵，苟引證1不足以證明系爭案申請專利範圍第1、9、15項獨立項不具進步性，則亦不足以證明系爭案申請專利範圍其他附屬項不具進步性，原處分遽認引證1足以證明系爭案申請專利範圍其他附屬項不具進步性，亦有未洽。㈤末按，專利案是否合於專利要件，係以其申請專利範圍所載述界定之標的為與習知技術審究之依據，而「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」核准時專利法第103條第2項亦定有明文，所稱「必要時，得審酌說明書及圖式」，係指請求項中記載之用語及內容，於新型說明書中有定義及說明者，或請求項之記載雖不明確，但在新型說明書中有明確記載者，於解釋該用語或內容時，應參酌新型說明書之記載內容，如有圖式者，應一併參酌該圖式，並非可按圖索驥，將非界定於申請專利範圍事項，自行推衍認定其構成及功效，而認其具有進步性（本院96年度判字第989號判決要旨參照）。原處分依其審定理由雖難認系爭案欠缺進步性，而有理由不備之情事，然系爭案是否確有被上訴人所主張之功效增進仍應以專利說明書所載之各項申請專利範圍分別逐一判斷，尚不得以依附於獨立項之附屬項所附加之技術特徵，而據以推衍認定獨立項亦具有相同之功效增進，併此敘明。㈥綜上所述，本件上訴人智慧局所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，其理由顯有不備，被上訴人據以指摘，於法尚非無據，爰將訴願決定及原處分一併撤銷。六、上訴人上訴意旨除復執與原審答辯相同之主張外，另略以：㈠原判決對系爭案申請專利範圍第1項之認定有不依證據認定事實、適用法規不當、判決理由矛盾及判決理由不備之違法：1.原判決理由一方面引據本院96年度判字第989號判決之意旨，認為「新型專利之專利範圍，應嚴格依申請專利範圍所記載而認定，不得任意以未經認載於申請專利範圍之內容，自行推衍認定其構成及功效」。卻又一方面認定系爭案申請專利範圍第1項所未記載之技術特徵：「組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」，為系爭案申請專利範圍第1項之技術特徵。就此已有認定事實不依證據及判決理由矛盾之違法。2.依專利法普遍接受之通說「以最大之可能範圍解釋（Broadest Reasonable Interpretation，參照本院96年度判字第875號判決之意旨及美國專利審查手冊第2111章），系爭案申請專利範圍第1 項既然並未記載「組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」，則其專利範圍在解釋上即可能包括「未將帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置組合為一空間型態之裝置」之情形，例如，作「分散式組合」之情形。與此相比，同樣未在申請專利範圍中載明「組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」，但已包含系爭案申請專利範圍第1項之引證案1，其專利範圍之可能合理解釋，也包括「組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」及「未將帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置組合為一空間型態之裝置」之兩種型態。則原判決認定系爭案因「組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」而可能具備進步性之認定，即與證據即系爭案與引證案1專利說明書記載不合，而有認定事實不依證據之違法。又其認定明顯違反上述「以最大之可能範圍解釋」之法理，而有判決不適用法規或適用法規不當之違法。3.上述「以最大之可能範圍解釋」之法理，上訴人於原審言詞辯論期日即已提出主張，事後並以狀紙補述。原判決就上述有影響於判決結果之主張，未說明有何不可採之處，更未指明系爭案在該通說之專利範圍解釋方法下，為何申請專利範圍第1項所記載之新型，仍然只能限定為「組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」，而不能是「未組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」？因而與引證案1具有空間形態上之差異？原判決更有判決理由不備之違法。4.依引證案1專利說明書所載，該發明為一電腦軟體，係建置於一電腦系統中，其組成並非不是「組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」。而引證案1雖也提供用戶自房間連接上網，但系爭案亦係採用一「無線上網裝置」與「帳號產生器」連線。依「無線上網裝置」設計上之目的，即是不受任何空間、距離、建築屏蔽之限制，即可直接證明原判決所認定「組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置」之不合理。原判決上述認定，顯與證據不合，即已違反行政訴訟法第189條第1項法院應依調查證據結果判決之規定，而有判決不適用法規或適用法規不當之違法。5.至於原判決認定引證案1「列印機及其所列印之資料，顯係在提供客戶端於使用存取碼上網後，俾以瞭解其所需之付帳單內容而設。」亦與證據所載不合，並經上訴人於原審指明。6.由上述引證案1專利說明書內容可知，在引證案1中，其印表機並非是「在提供客戶端於使用存取碼上網後，俾以瞭解其所需之付帳單內容而設。」所列印之資料確實包括「上網身分確認資料」，而可供客戶輸入後上網，與系爭案相同。原判決上述認定確有認定事實不依證據之違法。而依此認定而指摘原處分認定系爭案申請專利範圍第1項不具進步性為有違誤，自然難以成立。而有判決不適用法規或適用法規不當之違法。另原判決對於上訴人原審上開主張及證據，為何不可採，而得為相反之認定，更無任何說明，更有判決理由不備之違法，應有廢棄之理由。7.何況，系爭案為新型專利，根據專利法第93條規定，「新型指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」。至於物品之「用途」，則非新型專利之標的。原判決認定系爭案與引證案1均有印表機，卻因所列印資料用途不同，而認定系爭案就此而言，有進步性。其認定顯然違反專利法第93條規定，而有判決不適用法規或適用法規不當之違法，更有廢棄之理由。㈡原判決對申請專利範圍第9項之認定有不依證據認定事實、適用法規不當、判決理由矛盾及判決理由不備之違法：系爭案為新型專利，新型專利保護者，為物品之「形狀、構造及裝置」上之空間設計，而非任何方法。系爭案與引證案之收費時機縱有不同，但此種差異也僅在於物品之使用方法，而無關乎物品在形狀、構造及裝置上之特徵，更不會導致物品在形狀、構造及裝置上之任何改變。原判決將物品之使用方法，認定為兩件新型之技術特徵，已經違反專利法第93條規定，而有判決不適用法規或適用法規不當之違法。而原判決更未說明上述收費時機之差異，使得裝置之空間結構產生何種變化，因而提升系爭案之效果，而使系爭案具備進步性？即不附理由而逕以兩者收費時機不同，而認定系爭案應具進步性。原判決更有判決理由不備之違法，應有廢棄之理由。另關於兩案付費時機不同之議，上訴人於原審已經以狀紙及言辭，根據證據指出其謬誤之處。原判決對上訴人上開主張及證據，為何不可採，而得為相反之認定，更無任何說明，更有判決理由不備之違法，應有廢棄之理由。㈢原判決對申請專利範圍第15項之認定有不依證據認定事實、適用法規不當、判決理由矛盾及判決理由不備之違法：原判決對於上訴人於原審陳明「引證案1與引證案5結合可證明系爭案申請專利範圍第15項不具進步性」之主張及證據，為何不可採，而得為相反之認定，更無任何說明，顯有判決理由不備之違法。此外，原判決認定系爭案申請專利範圍第15項之列印機，是「在提供客戶端於使用存取碼上網後，俾以瞭解其所需之付帳單內容而設。」該認定有不依證據認定事實、適用法規不當、判決理由矛盾及判決理由不備之違法等語。七、本院查：㈠按「凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者」，得依系爭案核准時專利法第97條及第98條第1項規定申請取得新型專利。又「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」固為同法第98條第2項所明定。又對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。基此，系爭案有無違反前揭專利法情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據以證明之，倘其證據已足或不足證明系爭案有違前揭專利法之規定，即應為舉發成立或不成立之處分。㈡又按新型專利是否未符專利要件之事證，乃事實認定問題，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理及經驗法則，即不得任意指為違法。再者，專利進步性之審查，係以先前技術為基礎，判斷專利申請是否具有進步性。專利之發明或創作與先前技術之差異比較，重在申請專利案是否容易達成，應就申請案之發明或創作為整體（as a whole）判斷，並非僅就申請案之發明或創作之各個構成要件，逐一與先前技術比對而已，並應就申請專利範圍之每項請求項所載發明或創作整體為判斷，審視其是否所屬技術領域中具有通常知識人或熟悉該項技術者（a person having ordinarily knowledge in the art based on the prior art），以先前技術所能輕易完成者，並得以一份或多份引證文件組合以為判斷。故而，新型專利之審查非不得將不同引證資料予以組合，再與系爭案之申請專利範圍之技術內容為比對，資以判斷系爭案是否具有突出之技術特徵或顯然之進步（obviousness）。㈢再按，專利法第43條第2項規定：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」又行政程序法第96條第1項規定：「行政處分以書面為之者，應記載下列事項︰．．．主旨、事實、理由及其法令依據。．．．」是知具備行政處分性質之核駁審定書應記載「理由」，而此所謂記載不予專利之理由，自係指記載不予專利之完整理由而言，否則即因未符上揭法律規定而有理由不備之違法。末按系爭案核准時（91年11月6日修正發布之）專利法施行細則第16條第1項至第3項規定：「發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列；附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。」「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附項目外之技術特點。」對於新型專利案件之審查，若其獨立項具有進步性者，其附屬項即當然具有進步性；但不得因獨立項之新型不具進步性，即對於其附屬項逕予核駁；而仍應依進步性之審查基準對於其附屬項進行審查。㈣查系爭案申請專利範圍共19項，其中第1、9及15項為獨立項，其餘為附屬項；上訴人智慧局主要係以上訴人即原審參加人所提引證證據1（下稱引證1，2001年12月20日公開之美國第2001/0000000號「Server and Method to provide Access to a Network by a Computer configured for a different Network」專利案）舉發系爭案不具進步性。惟查，系爭案申請專利範圍第1項之帳號產生器、輸入機構、列印機及無線上網裝置等技術元件固為引證1所揭露，而引證1分為「客戶端及管理端」，存取碼係由管理端之管理系統產生後，再交由客戶端使用在其個人無線上網裝置，而非由客戶端自行產生存取碼。原處分固認引證1足以證明系爭案不具進步性，但並未針對「引證1有何教導或建議組合帳號產生器、輸入裝置及無線上網裝置為一空間型態之裝置，而由客戶端自行產生存取碼，並於同一空間以該存取碼逕行註冊使用無線上網裝置」敘明理由？即原處分僅憑引證1已揭露系爭案申請專利範圍第1項之各項元件，遽認其為熟習該項技術者，運用引證1之技術所能輕易完成且未增進功效而不具進步性，卻未就各項元件所欲達成目的是否相同及系爭案申請專利範圍第1項是否具有空間型態上之創新，並因此達成功效之增進予以審認，容有未洽，乃原審本於職權調查審認之事實，並經原判決在判決理由中詳予論述載明。上訴人即原審參加人主張原判決此部分之認事用法顯有違反論理及經驗法則、判決不備理由、判決不適用法規及判決理由矛盾之違法等語，核屬對原判決取捨證據及認定事實之職權行使事項之指摘，無法採取。㈤次查，系爭案申請專利範圍第9項請求項與第1項請求項之差異，在於「請求項第9項並無輸入裝置，而置換為一可連線至該帳號產生器之付費裝置，且當帳號產生器確認付費裝置已完成付費後，可命令該列印機列印該上網身分確認資料」，亦經原審本於職權調查審認明確在卷，原判決並將其比較差異載明在判決書第50-51頁。原審繼而再與引證1之說明書為比對，始認定引證1之收費機制僅須確認使用者有依特定費率付費之意願即可提供上網服務，至於費用則係於使用者實際使用上網服務後，始按其使用之時間及同意之費率加以計算並列印帳單後加以收取，而與系爭案之付費裝置係由使用者完成付費後始可取得上網身分確認資料，再透過無線上網裝置輸入該資料後，使用者始得上網，並非於使用者上網後再行計算收費之機制有所不同；且引證1所揭示之列印機與系爭案申請專利範圍第9項之列印機，所欲達成之目的並非相同，並無違誤。原處分認引證1已揭露系爭案申請專利範圍第9項之各項元件，即遽認其為熟習該項技術者運用引證1之技術所能輕易完成且未增進功效而不具進步性，卻未就各項元件所欲達成目的是否相同及系爭案申請專利範圍第9項是否具有空間型態上之創新，並因此達成功效之增進予以審認，仍有未合，亦經原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果予以審認明晰。上訴人仍主張原判決此部分之認事用法有違反論理及經驗法則及判決不備理由、判決不適用法規之違法等語，亦屬對原判決取捨證據及認定事實之職權行使事項之指摘，而無法採憑。㈥再查，引證1固已揭示帳號產生器及列印機之裝置，惟該列印機及其所列印之資料，係在提供客戶端於使用帳號產生器所產生之存取碼上網後，俾以瞭解其所須支付帳單內容而設，與系爭案申請專利範圍第15項之列印機係設有一按鍵而可直接向帳號產生器請求取得一上網身分確認資料，其技術手段及目的顯然有別，尚難僅憑引證1之揭示帳號產生器及列印機，即遽認其為熟習該項技術者運用證據3之技術所能輕易完成且未增進功效而不具進步性者，原審因而據以審認原處分並未就系爭案申請專利範圍第15項是否具有空間型態上之創新，並因此達成功效之增進予以審認，容有未合，並無不合。上訴人即原審參加人主張引證1足證系爭案不具進步性等語，核屬對原判決所不採之事由再予爭執，無非持其主觀歧異之法律見解，對原判決取捨證據及認定事實之職權行使事項，指摘原判決違誤要難謂為原判決有違反論理及經驗法則、判決理由不備之違背法令情形。㈦末查，獨立項之發明如未符合專利法規定之基本要件者，不得因獨立項不符合專利法規定之基本要件，而對其附屬項逕予核駁，仍須依專利要件之審查基準就其附屬項之基本專利要件進一步客觀的研判。上訴人智慧局如認引證1不足以證明系爭案申請專利範圍第1、9及15項獨立項不具進步性者，揆諸上開規定與說明，仍應就其附屬項為逐項審查，惟原處分亦僅泛稱引證1足以證明系爭案申請專利範圍其他附屬項係運用申請前既有技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未增進功效者而不具進步性，並未依上揭規定就其餘附屬項確實逐項審查並敘明其附屬項如何不具專利性之具體理由，自亦有未洽，原判決因而以原處分未盡逐項審查之責，難謂無據。八、綜上所述，原審業對本件引證1之證據逐一審酌，並斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，始作出上述論斷，復將其得心證之理由記載在原判決第48-53頁，據以撤銷原處分及訴願決定，核無違誤，並無判決理由不備、判決不適用法規等違背法令情事，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨主張原審未踐行職權調查義務，其認定事實有違行政訴訟法第189條第1項、第243條第1、2項等規定，且系爭案申請專利範圍等項不具進步性，原判決有違反論理及經驗法則、判決不備理由之違背法令情形等云，無非持其歧異之法律見解，對原判決取捨證據、認定事實之職權行使事項及對業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。九、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　99　　年　　3　　月　　25　　日最高行政法院第四庭審判長法官　劉　鑫　楨法官　張瓊文法官　林　文　舟法官　曹　瑞　卿法官　陳　鴻　斌以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　99　　年　　3　　月　　25　　日書記官　王　史　民

最高行政法院(含改制前行政法院)99年度判字第288號

關鍵資訊