臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第一一九六號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　八十九年度訴字第一一九六號

原告

成品國際開發有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

戊○○

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）

訴訟代理人

己○○

參加人

誠品股份有限公司

代表人

吳清友董事長

訴訟代理人

丙○○

　　　　　　　　庚○○

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國八十九年二月十七日經（八九

）00000000號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人參加被告之

訴訟。本院判決如左：

主文

事實

甲、經過事實摘要：

壹、行政處分之特定：

一、作成之機關：經濟部智慧財產局

二、作成之案號：中台評字第Ｈ00000000號商標評定書

三、作成之時間：八十九年四月二十五日

四、行政處分之內容：Ａ、事實經過：

１、原告於八十二年十二月九日以「誠品LA DEB'E TANA」為其商標，指定使用於之運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等商品，申請註冊。經公告程序後，被告於八十三年十月十四日審定核准原告之申請，給予商標專用權，並發給第六五三四九二號商標註冊證一紙。

２、參加人則於八十七年八月二十一日，以下述之理由，申請評定，請求評定原告上述商標之註冊為無效。Ⅰ、原告之商標註冊有違：ａ、註冊時商標法第三十七條第一項第六款之規定ｂ、註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定ｃ、註冊時商標法第三十七條第一項第十一款之規定Ⅱ、依商標法第五十二條提出評定。

３、被告機關則，以下述之理由，評定原告上開之商標註冊為無效：Ⅰ、原告之系爭註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定：ａ、註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定內容：商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。ｂ、註冊時商標法第三十七條第一項第七款條文之解釋：

⑴、所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指：「商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體發生混淆誤信之虞者」而言。

⑵、又依商標法施行細則第三十一條之規定，凡「以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，並有致公眾誤信之虞者」，均符合本款之規定。且「所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限」。ｃ、認定本件原告系爭註冊商標，符合本款要件之理由：

⑴、參加人係為一書店及零售商場之複合 式經營型態之公司，於七十八年成立之初，即以中文「誠品」及外 文「eslite」創用於其所提供之各種書刊、雜誌、文獻編譯、出版、發 行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易等業務服務。

⑵、參加人除自七十九年起即陸續以「誠品eslite」、「誠品及圖eslite」、「誠品及圖」、「誠品CHERNG PIIN及圖」．．．等一系列服務標章圖樣註冊取得第四四九○八、四四九八一、五三五○五、五五一四七．．．．號等二十件服務標章專用權外，並早於原告系爭註冊商標申請註冊日八十二年十二月九日之前，即透過民生報、婦女雜誌、錢雜誌、天下雜誌、遠見雜誌等報章雜誌廣告。

⑶、且參加人復曾拓展多元化經營業務，除敦南總店外，亦於全省廣設多家連鎖分店、精品店，進而提供消費者完整而多樣化之服務，其公司複合式經營之形象及據以評定標章所表彰之信譽及品質，於本件系爭商標申請註冊當時，難謂不為一般商品購買人所知悉。

⑷、原告以相同之中文「誠品」作為本件系爭註冊第六五三四九二號「誠品LA DEB'E TANA」商標之主要部分申請註冊，並指定使用於關係密切之運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等商品，客觀上難謂無使一般商品購買人對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人所提供之營業服務產生聯想而致混淆誤信之虞。Ｂ、認定參加人商標知名度所憑之證據：

１、參加人服務標章註冊證

２、參加人之海報文宣及報章雜誌廣告報導等資料

貳、原告受侵犯之權利：財產權

乙、兩造聲明：

壹、原告訴之聲明：求為判決撤銷原處分（含一再訴願決定）。並追加請求判被告機關作成評定不成立之處分或其他適法之處分。

貳、被告及參加人訴之聲明：求為判決駁回原告之訴。且不同意原告所為訴之追加。

丙、原告指摘「行政處分具有違法性」部分，二造及參加人之主張：

壹、原告方面：

一、事實認定違法：Ａ、證據不足以證明構成要件事實：

１、參加人所提之證據不足以證明參加人之「誠品」服務標章具備知名度：Ⅰ、按評定註冊商標為無效，應依註冊當時之規定與事實認定之，本案參加人誠品股份有限公司（以下簡稱誠品公司）於八十七年八月二十一日申請評定當時所檢送八十五年間聯合報等報紙所作報導，堪認該誠品公司在八十五年時已為一般消費者所知悉。Ⅱ、然則原告係於八十二年間申請註冊者，斯時，依證據顯示，誠品公司尚籍籍無名，依正常情況，原告（評定案之被評定人）答辯後，被告機關即應為不成立之評決。Ⅲ、被告機關明知評定註冊商標，應依註冊當時之規定與事實而為認定，竟遲至八十九年四月二十五日四參加人補送七十九年中旬所出版之數張雜誌所登載之同一型錄後，逕行認定有使公眾誤認之虞，故評定原告註冊已六年之商標為無效。

２、被告機關認商標法施行細則第三十一條規定：「‧‧‧所襲用者不以著名商標或標章為限。」因而誤認不須具相當知名度，只須一普通商標亦可構成有致公眾誤認之虞，此可由被告機關原評定書稱：「‧‧‧難謂不為一般商品購買人所『知悉』。」至 鈞院第一次準備程序時，被告機關之訴訟代理人亦為相同之言詞論斷，而參加人誠品公司之訴訟代理人於第三次準備程序時，亦強烈做相同之主張。查商標法施行細則第三十一條規定所謂不以著名商標或標章為限，原告於第二次準備程序時，已陳述篡詳，蓋商標法第三十七條第一項第七款之規定，既不以被襲用之商標是否註冊為必要，且亦不以拘束同一或類似商品為限，則商標縱不以著名為限，其應具相當知名度實為必要之要件，否則任何人只須先使用某某商標，則無論註冊與否，均可拘束他人不得以該商標使用於任何類別商品申請註冊，豈非將商標註冊制度根本破壞。何況已註冊之商標，依商標法第三十七條第一項第十二款之規定，也只是拘束他人不得以同一商品或類似商品申請註冊。茍同法條第七款依被告機關之見解，則商標法第三十七條第一項第十二款之規定，已無適用之餘地，是將形成具文。由是被告機關於九十年四月二日答辯書中，將原來那些被認定為「知悉」之雜誌等證據，改謂：「難謂未為一般商品購買人所『熟知』」（見該答辯書理由二第十六行），最後更稱：「‧‧‧如前所述，因廣為使用而具相當之知名度。」（見該答辯書理由五第四第五行），在相同之證據下，被告機關竟同時認定為「知悉」、「熟知」及「具相當之知名度」，如此草率從事，實有重大違失。

３、被告機關採認參加人使用商標證據發生重大違失：Ⅰ、按商標係表彰商品者，商標之使用，乃在於使消費者認識其商品之出處，以及其商品之品質、價格、服務等因素，因之，商品之銷售乃為達到上述諸目標之基本要件，廣告雖可有助於銷售商品，然則優良之商品品質與合理公道之價格以及熱誠細心的服務，仍為確保廣大銷售量之必要條件，亦為在消費者心目中建立知名度之重要因素。Ⅱ、查商標使用之規定，依七十二年修正公布之商標法第六條規定，係指將商標用於商品行銷市面或外銷者而言，此乃商標使用之基本要件，捨此銷售商品，實無由稱使用商標，其後因我國仿冒商標問題嚴重，同法第六十二條處罰條文規定之使用商標茍僅以銷售為使用，則大批仿冒品堆積在倉庫，尚未銷售，不符合處罰要件，實有違取締仿冒商標之宗旨。加之同法第三十一條第一項第二款規定停止使用商標構成撤銷商標專用權之原因，如使用條件限制過嚴，亦不符保護註冊商標之原則，是以於八十二年修正商標法時，乃將商標使用之條件放寬，規定持有、陳列或散佈均屬使用，然則仍以行銷之目的為其要件。於同法條第二項所規定之銷售，仍有相當之距離。Ⅲ、故著名商標或具知名度之商標，不得僅以廣告為其著名之唯一要件，因為商品購買人僅見廣告而未購買，其印象模糊，俾也購買商品之後方對其商品品質、價格、來源產生深刻印象，此與本案參加人使用其服務標章有重要關聯。Ⅳ、本案參加人所送證據，並無實際銷售之資料，品質如何？服務如何？均不為人知，雖有註冊二十餘件服務標章，而廣告之資料卻在強調商品，二者分屬不同範疇，且其廣告數量有限，時間也短，如何能達到消費者「知悉」之程度，故被告機關採證顯有違誤。

４、原告使用「誠品」商標於衣服商品之證據資料，已於八十九年九月十五日起訴狀中陳送實際使用資料六十餘件（見原證四），其中大部份均屬實際銷售衣服商品之證據資料，如分店四家（包括長春店、和平店、世貿店、中山店等四家），其餘在中興百貨公司、來來百貨公司、新光三越百貨公司、力霸百貨公司、環亞百貨公司等五家大型百貨公司，均有行銷專櫃，在在可以證明有行銷之實蹟，廣大消費群眾對原告使用「誠品」商標之衣服商品，有深刻之認識及信任，在薇薇雜誌上並有專題報導原告LA DEB'E TANA商標之專櫃，十分具有特色，足證原告使用「誠品」商標已具相當知名度。在衣服商品競爭劇烈之市場，很多倒閉的衣服業者，不勝枚舉，而原告卻能在景氣不好之今日，使分店日益增加，確屬努力經營所致。Ｂ、事實認定違反證據法則：

１、「誠品」二字無抄襲可言，亦有多家公司採用「誠品」二字為公司名稱，被告機關核准「誠品」為商標註冊者，所在多有：

２、原告之「誠品」商標與參加人之「誠品」服務標章已併存使用六年，從未發生混淆情形：

３、原告「誠品」商標所使用之商品與參加人「誠品」服務標章所服務的內容相差太大，不會發生相同或近似之問題。

二、法律適用違背法令：Ａ、對註冊時商標法第三十七條第一項第七款之條文構成要件之解釋有誤：１、告機關誤認商標法第三十七條第一項第七款規定「使公眾誤信」，係無拘束之行政裁量：被告機關訴訟代理人於第一次準備程序時，曾稱：「商標有無使公眾誤信之虞，係商標主管機關有權認定之範圍。」，意思就是說商標主管機關說有就是有，說沒有就是沒有，根本否定商標手冊關於商標法第三十七條第一項第七款有關商標有無使公眾誤信審查要點－二商標併存多年，原則上不適用之規定，以及有關致公眾誤信所依據各種判斷因素綜合判斷中之「知名度」以及「商標所指定使用商品之相關及類似程度」等因素。

２、被告機關對於與本案有密切重要之規定根本未予考慮適用：商標手冊有關商標法第三十七條第一項第七款－凡襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，審查要點（二）規定：「商標圖樣有無本款規定之適用，應依其申請註冊當時之事實認定之，惟兩商標若已併存使用多年，且各具知名度，或曾經商標創用人同意申請者，原則上不適用本款之規定。」因為：Ⅰ、商標手冊規定，襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞，審查要點（二）所稱：「‧‧‧惟兩商標若已併存使用多年，且各具知名度，原則上不適用本款之規定。」係對該條前款規定之例外規定，蓋適用本款規定評定註冊商標為無效，茍發生兩商標已併存多年，且各具知名度之事實，則不得適用本款之規定，此乃本條規定之意義。Ⅱ、商標係表彰商品者，將商標用於商品上，行銷市面，乃在於使商品購買人認識其商品之出處、來源，兩商標分別使用於不同之商品，在市面銷售，其不同之商品購買人因購買使用其商品，因而加深其認識該商品之品質、價格、服務以及來源，無論從理論上或經驗實證上，均未見發生誤信之事實，尤其是二者已併存使用多年，更足以證明商品不同不發生商品相同近似之原則。此乃本條規定之理由。Ⅲ、工商業者因商標註冊取得其專用權，由於信賴商標主管機關所授與之權利，乃努力經營商標商品，使其日益壯大，此時，政府機關自應保護工商業者由於信賴所發生之權利，不得輕易將之撤銷。何況我國係採註冊主義之國家，對註冊商標之安定性自應特別注意加以保護，此乃本條規定之目的。Ⅳ、本案原告註冊之「誠品LA DEB'E TANA」商標，於被評定時，已實際銷售衣服商品六年餘，除已擴張四個分店以及在各大百貨公司均有專櫃外，每年實際營業額約有新台幣四千萬元，除已有會員二千餘人之基本長期顧客外，其餘分店之門市顧客，更是由於原告衣服商品之優良、價格公道而樂於購買，「誠品LA DEB'E TANA」商標之衣服商品，由於長期之銷售實蹟，業已深得一般商品購買人之信賴，已為頗具知名度之商標。反觀參加人之「誠品eslite」服務標章之書店服務，並無任何實際銷售業績之證據資料，僅憑少許之廣告傢俱等商品之資料，一般商品購買人之印象淡薄，縱於近年來其書店服務之廣告量增加，亦不過僅屬其書店之服務為一般購買人所熟知而已，實不能和原告實際銷售業績相提並論，何況書店服務與衣服商品，相差甚巨，當無誤信之虞，自亦不能適用商標法第三十七條第一項第七款規定，因而評定原告即將延展註冊之「誠品LA DEB'E TANA」商標為無效，此本案與前述規定之密切關聯關係。

３、本規定已明白說明兩商標併存使用多年，原則上不適用本款之規定，自無再讓被告機關裁量是否有致公眾誤信之餘地，且商標手冊為被告機關辦案之準則，其訂定期間為八十三年七月，自訂定之日起以後之評定案件應均一體適用。本件評定書於八十九年四月二十五日做成，而評定時，原告「誠品」商標之衣服，已與參加人「誠品」服務標章書局之服務併存使用已六年餘，而原告使用「誠品」衣服，已達相當知名度，已見理由四所述，自應為申請不成立之評決，而評定書對此隻字未提，在訴訟準備程序中，原告一再提及與本案有如此關係密切且重大之規定，而被告機關仍一再迴避，置若罔聞，均有重大違失。

貳、被告方面：

一、就原告主張「事實認定違法」者：Ａ、各項證據證明力與待證事實間關連性之說明：

１、按「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體發生混淆誤信之虞者而言。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，為施行細則第三十一條所明定。

２、本案參加人係為一書店及零售商場之複合式經營型態之公司，於民國七十八年成立之初，即以中文「誠品」及外文「eslite」創用於其所提供之各種書刊、雜誌、文獻編譯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易等業務服務，除自民國七十九年起即陸續以「誠品eslite」、「誠品及圖eslite」、「誠品及圖」、「誠品CHERNGPIIN及圖」．．．等一系列服務標章圖樣註冊取得第四四九○八、四四

九八一、五三五○五、五五一四七．．．號等二十件服務標章專用權外，並早於本件系爭註冊第六五三四九二號「誠品LA DEB'E TANA」商標申請註冊日八十二年十二月九日之前，即透過七十九年度七月份之婦女雜誌、七十九年度九月份與十二月份天下雜誌、七十九年度九月份與十二月份及八十年一月份錢雜誌、八十二年ESQUIRE TAIWAN雜誌、七十九年六月三十日及七十九年十二月二十八日民生報等知名報章雜誌廣為密集強力宣傳（凡此有參加人檢送之服務標章註冊證、海報文宣及報章雜誌廣告報導等證據資料影本可稽），參其廣告內容復多有併用揭示據以評定「誠品」服務標章、參加人公司名稱誠品股份有限公司、簡稱誠品商場及所經銷代理之「B rberrys」等服飾，拓展參加人多元化複合式經營業務，並令大眾產生據以評定標章所表彰者乃包括服飾經銷、各種書刊、雜誌、文獻編譯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易等業務服務之信譽及品質，且於本件系爭商標申請註冊當時，難謂未為一般商品購買人所熟知，再鑒於服飾業者對競爭同業所經銷服飾商品之商訊敏感度及查知能力特強等事實，從而經營相同服飾商品、營業所均在台北市之原告，以相同之中文「誠品」作為本件系爭註冊第六五三四九二號「誠品LA DEB'E TANA」商標之主要部分申請註冊，並指定使用於關係密切之運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等商品，客觀上難謂無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，並有致一般商品購買人對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人所提供之營業服務產生聯想，致發生混淆誤信進而誤購之虞，自有首揭法條規定之適用。

３、至原告另舉以中文「誠品」二字作為商標或服務標章主要部分在本局獲准註冊者不乏其例乙節，經查註冊第五八八一五七號商標已撤銷專用權確定在案、註冊第七四七三六、七二二四一號服務標章及註冊第七三三一○一、六六一九八九號商標已遭評定其註冊無效確定在案、註冊第七五六三三○號商標另經本局以中台處字第八九0一一二號商標撤銷處分書撤銷專用權在案。且商標事件係個案審查，自不得以他商標之註冊是否妥適，執為本件商標應准註冊之論據。

４、另原告以參加人之商標代理人吳昌樑先生業已死亡，參加人未另行委任商標代理人，本件評定案仍以吳昌樑先生為商標代理人，違反商標法施行細則第八條第二項規定，應依法撤銷原處分，並另舉案外人以陳明池先生等十餘人以相同之中文「誠品」作為公司名稱云云提起行政訴訟乙節，經查「依本法第九條第二項委任之商標代理人死亡或喪失行為能力而委任人未另行委任他人代理者，商標主管機關得通知限期另行委任商標代理人，逾期未另行委任者，對其應送達之書件，得依本法第十五條規定處理。」固為商標法施行細則第八條第二項所明定，惟審究本法第九條第二項，係針對在中華民國境內無住所或營業所者，申請商標註冊及處理有關商標之事務，應委任商標代理人辦理所為之規定，本案參加人在我國既有營業所，自無本法第九條第二項及施行細則第八條第二項規定之適用；又本案所為之中台評字第八八０四０九號商標評定書業經吳昌樑先生所屬之世界專利商標事務所於八十九年五月八日代轉交付送達予參加人，凡此有參加人出具之證明書附卷可稽，是該評定書既已合法送達，且發生法律上送達之效力，自毋庸再依上開商標法施行細則第八條第二項規定另行公示送達。況縱若本案之處分對參加人尚未合法送達，亦僅生對參加人一造效力未定之情形，並不影響本局上述中台評字第八八０四０九號商標評定書處分對原告一造已合法生效之事實，是原告據此主張應依商標法施行細則第八條第二項規定撤銷原處分，顯屬法規上之誤解。

５、另原告所舉案外人以陳明池先生等十餘人以相同之中文「誠品」作為公司名稱乙節，經查公司名稱僅為營業主體之區別標誌，而商標則為表彰商品之來源，區辨他我商品之不同，與商品相結合、兼有廣告、表徵、裝飾商品效果之標誌，二者之意義各有不同，是縱該中文「誠品」一詞並非參加人所自創，惟由參加人以之作為商標/服務標章圖樣，並如前所述因廣為使用而具相當之知名度，足令相關商品購買人對系爭「誠品」商標商品之來源與參加人發生相聯想而混淆誤認之虞，從而本件商標之申請註冊，自有前揭法條規定之適用，是原告之主張應無理由，併予指明。Ｂ、對採證法則之意見：

１、有關「誠品」之抄襲性判斷及營業主體名稱與商標使用間之關係：Ⅰ、原告雖謂：「以中文『誠品』二字作為商標或服務標章主要部分在被告機關獲准註冊者不乏其例」云云，惟查：ａ、註冊第五八八一五七號商標因涉撤銷案遭撤銷專用權在案ｂ、註冊第七四七三六號服務標章已另案經評定其註冊無效在案ｃ、註冊第七二二四一號服務標章及註冊第七三三一○ 一、六六一九八九號商標則另涉評定案，現正評決中。ｄ、餘僅第七五六三 三○號商標尚有效存在ｅ、且商標事件係採個案審查原則，該等商標或服務標章之註冊是否妥適，核屬另案問題，尚不得比附援引。Ⅱ、原告又謂：「案外人陳明池等十餘人亦曾以相同之中文「誠品」作為公司名稱」云云，惟查：ａ、公司名稱僅為營業主體之區別標誌，而商標則為表彰商品之來源，區辨他我商品之不同，與商品相結合、兼有廣告、表徵、裝飾商品效果之標誌，二者之意義各有不同。ｂ、縱該中文「誠品」一詞並非參加人所自創，惟由參加人以之作為商標／服務標章圖樣，並因廣為使用而具相當之知名度，足令相關商品購買人對系爭「誠品」商標商品之來源與參加人發生相聯想而混淆誤認之虞。

２、本案原告商標與參加人服務標章併存使用多年，不足以影響到本案之判斷結論。

３、原告商標所使用之商品與參加人「誠品」服務標章服務內容之差異性，不足以影響到本案之判斷結論。

二、就原告主張「法律適用違背法令」者：Ａ、就原告主張：「本件行政處分違反現行商標法施行細則第八條第二項規定」之反駁：

１、按商標法施行細則第八條第二項雖規定：「依本法第九條第二項委任之商標代理人死亡或喪失行為能力而委任人未另行委任他人代理者，商標主管機關得通知限期另行委任商標代理人，逾期未另行委任者，對其應送達之書件，得依本法第十五條規定處理。」

２、惟其適用，係就無法踐行送達程序時之法定「得」變通措施。

３、本案所為之中台評字第八八０四０九號商標評定書業經吳昌樑先生所屬之世界專利商標事務所於八十九年五月八日代轉交付送達予參加人（即申請評定人），此有參加人出具之證明書附卷可稽，是該評定書既已合法送達，且發生法律上送達之效力，自毋庸再依上開商標法施行細則第八條第二項規定另行公示送達。

４、況縱若本案之處分對參加人尚未合法送達，亦僅生對參加人一造效力未定之情形，並不影響被告上述中台評字第八八０四０九號商標評定書處分對原告一造已合法生效之事實。

５、原告以參加人之商標代理人吳昌樑先生業已死亡，參加人未另行委任商標代理人，本件評定案仍以吳昌樑先生為商標代理人，違反商標法施行細則第八條第二項規定，據此主張應依該條項之規定撤銷原處分，顯屬法規上之誤解。

三、被告其餘主張：Ａ、本件商標之聯合註冊第六九七三二九、八０一三０八號商標因正商標被評定無效而失所附麗，應一併撤銷。Ｂ、另本件商標既依商標法第三十七條第一項第七款規定評定其註冊無效，其是否尚有違反第六、十一款之規定，即毋庸論究。

參、參加人方面：

一、原告指稱八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款，雖不以該商標有否註冊為必要，然則必以該商標為著名商標或極具知名度，始有致公眾誤信之虞云云，惟按按法律有明文規定者，乃應依文義適用之，此乃法規適用之上位原則。本件系爭事件所依前述商標法第三十七條第一項第七款規定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得註冊」，另依同法施行細則第三十一後段規定「所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。」，蓋為法律明文規定者，雖原告一再強調依據當時中央標準局之商標手冊規定仍需以該商標為著名商標或極具知名度，始有致公眾誤信之虞，又鈞院亦認襲用者係以應知名度為必要，然觀諸商標法之立法沿革係爭時點前後之商標法皆明定以襲用他人「著名」標章為侵權要件，惟系爭當時之條文本法僅明文規定「他人之商標或標章」者，又施行細則更明定「不以著名商標為限」，倘立法意旨仍欲以著名商標之襲用為侵權要件，為何將條文修訂刪去著名二字？參加人信賴法律之明文，此亦係憲法賦予人民之信賴保護之權益。

二、原告指參加人所註冊之二十餘件服務標章，均未註冊於衣服商品，公司營業項目亦無衣服商品云云，惟按參加人係以書店及零售商場之複合式型態經營，於七十八年成立之初，即以中文「誠品」、外文「eslite」及品字圖創用於其所提供之各種書刊、雜誌、文獻編譯、出版、發行業務與各種百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品之進出口貿易及經銷等業務服務，亦於七十九年獲准註冊上開服務類別之服務標章。惟按當時之註冊分類並無商品零售類之分類，非參加人故意，實無從註冊。再者，參加人自七十八年起即從事服飾之代理經銷零售服務，參加人之經營態樣有當時之存檔照片為證，乃於參加人經營之誠品商場內設立各品牌服飾專櫃，甚且，更於大門口之告示牌亦清楚列示男女時裝之販售，依據智慧財產局公告之「類似商品及類似服務審查基準」之規定，就商品之用途、功能，商品之行銷管道、販賣場所，商品之原材料、成分，商品之買受人等項判斷之，原告皆已構成類似商品，其致一般商品購買人誤認其服飾商品與參加人之服飾零售服務具有共同或關聯之處甚明。

三、原告引述中台異字第八八００九一號與中台異字第Ｇ00000000號異議審定書，佐稱其應撤銷審定的，異議不成立，本件不應評定無效者卻評定無效云云。惟按原告引述之二件審定事件，其適用條文為八十六年修正公布之商標法，非本件系爭當時之條文，法令依據之不同當無法比附援用。

四、原告一再指稱參加人之服務標章並非著名，僅為「知悉」云云：Ａ、原告雖一再強稱參加人之服務標章不具知名度，惟依智慧財產局中台評字第Ｈ00000000號及中台評字第八八０三五五號之服務標章評定書之評定內容，參加人服務標章之知名程度，已達一般消費者所熟知，更甚者，於中華民國對外貿易發展協會於八十三年出版之「企業識別體系一書中與八十四年出版之「Free China Review」外文雜誌中，參加人皆獲有大幅之報導，其中亦有服飾零售之明文記載，另佐以參加人之歷年營業收入，暨國內各大報章雜誌媒體之報導，難謂參加人毫無知名度。Ｂ、反觀原告，至今皆未提出提知名度之相關佐證，僅憑口說，亦難以信服。

五、著名商標及標章之保護範圍認定：Ａ、無論依據智慧財產局公告之「著名商標及標章審定要點」亦或參酌世界貿易組織有關智慧財產權之保護協定「TRIPS」，其中TRIPS第十六條第三項明文規定：使用他人註冊商標於不同該商標所指定使用之商品或服務時亦受到保護。此乃因著名商標或標章因其不僅具有商標本身表徵之顯著性外，其因長久經營使用累積之獨一性與銷售力，更是可貴的經濟價值，為免如此商標價值遭到淡化 (Dilution)，世界各國無不積極踐行相關保護政策，我國亦自許為地球村之一份子，然卻背道而行，實非明智之舉。

理由

壹、程序方面：本件原告為訴之追加（請求作成評定不成立之處分），被告及參加人不同意，惟因基礎事實不變本院認為適當故准予追加。

貳、事實經過簡述：

一、本案原告於八十二年十二月九日以「誠品LA DEB'E TANA」為其商標，指定使用於之運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等商品，申請註冊。被告於八十三年十月十四日審定核准原告之申請，給予商標專用權，並發給第六五三四九二號商標註冊證。

二、參加人則於八十七年八月二十一日，申請評定，請求評定原告上述商標之註冊為無效。

三、被告機關則依原告之系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第六款之規定，而，評定原告上開之商標註冊為無效。

參、法令之適用：

一、依商標法第五十二條第一項之規定：「商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，參加人得申請商標主管機關評定其註冊為無效」。

二、本件原告之商標是於八十三年十月十四日獲准註冊，而依商標法施行細則第四十條第二款之規定，商標評定案件適用註冊時之規定，故本案應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。因此本案之爭點集中在八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款規定之解釋。

肆、本院之判斷：

一、本案原告商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定內容之立法解釋（併參閱註冊時商標法施行細則第三十一條之規定）：Ａ、按上開條款規定：「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊」。Ｂ、而條文中所謂「襲用他人之商標或標章」一節，係指：

１、商標圖樣本身相同或近似於他人之商標或標章。Ⅰ、而襲用之他人商標不以著名商標或標章為必要。

２、二個相同或近似之商標法所指定使用之商品種類不以同一或類似商品為限，只要二者具有關連性即可。Ｃ、而條文中所謂：「致公眾混淆誤認之虞」，係指：有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體之虞。Ｄ、又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，並有致公眾誤信之虞。

二、又依被告機關發布之商標手冊０二．０四．０九「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」行政規則三、㈣、㈤之規定，「致公眾混淆誤認之虞」之判斷，首先即須考慮知名度。

三、而以上條文之正確認識，在法律解釋論上，首先必須確立以下的觀念：Ａ、商標或服務標章之「知名度」，是一個「層升概念」，具有「程度差異」之「階梯現象」，因此會有知名度大小之問題。甚至在「著名商標」之情形也一樣，一樣有程度輕重之問題（實務上經常產生之誤會，不外是商標權人一旦取得「著名商標」「著名服務標章」地位之判定後，即會認為其商標之著名姓，可以對一切商品或服務，均有排他性之專用權，此種觀念是錯誤的。所以嚴格言之，非著名標章與著名標章，在知名度上僅有「量上的高低」而無「質上之差異」）。Ｂ、而商標或服務標章知名度之高低判斷，其實益在於，該等排他性（或者係防衛性）商標專用權效力所及於商品或服務種類也會隨著知名度之提昇而越來越廣。Ｃ、而商標法第三十七條第一項第七款所規定之「襲用」行為，必須申請商標或標章註冊之人主觀上存有「不公平競爭意圖」之「抄襲」故意存在。此種抄襲故意之認定，當然以被抄襲之對象已在使用中，且在其所表彰之商品或服務領域內已存有一定商譽為前提（只有在這種情況下，行為人刻意模仿他人商標或標章、而利用他人現有標章聲譽之「不正競爭意圖」，才得以判斷）。Ｄ、因此以上條文之所指使用在先而遭模仿（本院不用「襲用」二字，是因為襲用本身已含有不正競爭之主觀意圖，但主觀意圖仍須依客觀事實來認定，如果事實上無混淆誤認之虞，即無「襲用」可言）之商標，雖不以著名商標為必要，但是在判斷「致公眾混淆誤認之虞」時，「遭襲用商標之知名度高低」與「二個相同或近似標章所指定之商品或服務種類間之關連性」二項因素就具有重大之意義，而且彼此間之影響力正呈現對立性的昇降（知名度越高，產品及服務間之關連性也可以比較鬆弛，知名度越低，產品及服務間關連性之要求當然也會比較嚴格）。

四、本案中：Ａ、有關商標圖樣文字本身之近似性一節，由於原告及參加人之標章，二者中文文字及觀念均相同，近似性不容置疑，原告曲為解釋，指其二者不近似云云，其主張顯不可採。Ｂ、又因為近似標章指定使用之商品種類或服務種類，不以同一或類似商品為必要，所以標章表示商品種類或服務種類之異同，已非本案判斷之重點。Ｃ、因此全案所剩之惟一問題，即在於「致公眾混淆誤認之虞」之要件是否獲得滿足﹖

五、而透過以上之說明，本案之爭點立即得以浮現，即：Ａ、在本案原告申請註冊之時點，參加人使用『誠品』服務標章在精品店之經營上（即商品零售業），其服務標章之知名度有多高﹖Ｂ、在本案原告申請註冊之時點，參加人之精品店營業服務與原告註冊商標所指定之衣服等商品種類，二者間之關連性如何﹖

六、而以上爭點本院之判斷如下：Ａ、按本件參加人之「誠品」圖樣服務標章曾申請於各項「大樓清潔」、「各種國際會議之籌辦」、「土地、定著作之估價」等等各式服務上，且其行銷之服務，在消費市場上最廣為人知者，即為「誠品書店」之經營。然而上開商標卻未登記在商品零售服務項目下。Ｂ、對此參加人固然解釋：「這是因為七十八年參加人從事服飾之代理經銷零售服務時，被告機關之註冊分類上並無商品零售類之分類，以致無從註冊」云云。此點雖屬事實，但或許正是因為如此，依參加人提供之七十九年至八十年間報紙及雜誌廣告等證據資料顯示，參加人之行銷策略及廣告方式，顯然是強調精品之品牌（即商品之商標），而不強調出售精品之精品店本身經營服務。因此其廣告文宣每每突出強調其銷售商（精）品之品牌、特色，而其本身之服務標章即使存在，也占整個版面極小之位置，似乎只有說明上開精品之購買據點而已。是以參加人即使有以「誠品」圖樣來表彰其提供之商品零售服務，但是在知名度之推廣上，參加人至少在經營之始（即七十九年至八十年間），基於整體銷售策略之考慮（精品本身即有知名度，廣告效果強大），是把其放銷售商品之「背景」位置來看待（至於其何時才開始以自己行銷服務本身，做為行銷廣告之重點，依現有各項證據無法確定）。Ｃ、當然即使在行銷上不強調自己提供之服務本身，其服務本身之標章也會隨著商品銷售量之增長，而逐漸提昇其知名度（因為購買精品之消費者本身也會慢慢認識到提供銷售管道之店家），但無可否認者，此種知名度之成長是比較緩慢的。此外依現有各項證據，似乎參加人在本件原告註冊時（八十二年間），僅有一、二銷售據點（即敦南總店與中山店二家），其是否有廣泛之知名度亦值懷疑。（參加人提出之稅捐資料是其公司之整體營業額，無法分辨商品零售部分之營業額，故憑此資料也難判斷參加人在精品零售上之知名度。）Ｄ、因此總結以上所述之各節，本院認為本件之參加人之「誠品」標章於八十二年間，至少在商（精）品零售上，其知名度尚有不足，應非如被告機關所言：參加人已因具備「多角化之經營」、「複合式之經營形象」，而具有廣泛知名度（當時僅「誠品書局」具有廣泛之知名度）。被告機關此部分之判斷結論，其立論基礎顯然缺乏時間上的縱深，將一個應採取縱深觀察方式的立體事件，壓在一個平面來處理，其認定自非妥適。Ｅ、其次在有關「本件原告與參加人之商標或服務標章，其指定使用之商品服務內容，彼此間關連性之高低」一節，本院亦認為：

１、參加人銷售之精品種類，除了國外知名品牌之衣服外，也包括鞋子、寢具、桌巾、水晶或磁器杯盤、家具、珠寶、皮件、禮品、擺飾等多種商品，種類龐雜，所行銷之各類商品，其惟一之共通特徵即在於均屬國外者有商譽之精品。實具百貨業之特質。

２、而原告商標指定之商品卻僅限於各式服裝（如運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等），種類特定。

３、雖然二者間在服飾類這個項目上，其商品用途、功能、販賣場所、商品原料、成分與商品買受人有其重叠性，但是參加人銷售之產品並不止限於衣飾而已，還有其他種類之商品，另外原告銷售者為自己品牌之衣飾，而參加人銷售者則為國外之知名服飾，二者之關連性判斷，在考慮參加人於八十二年間經營商品零售服務時，其知名度尚屬有限（當時參加人僅在書店經營上具有廣泛之知名度，但整體企業組織對外尚未形成「多角化」「複合式」之映象，參加人此等企業風格應該是最近三五年來，才為台灣地區之社會大眾所普遍感受到）等各項因素後，本院認為二者間尚無法建立構成消費者混淆判斷基礎之關連性。

七、此外本案原告申請註冊之時間為於八十二年十二月九日，參加人提起本件評定之時間則為八十七年八月二十一日，前後相差四年之久，從此等雙方長期各自使用自己之商標或標章之情況事證，亦可佐證，在原告註冊之始，其經營之衣飾買賣與參加人之精品銷售，在市場上並無發「致公眾混淆誤認之虞」之情形，因此原告註冊時有無「抄襲之不正競爭故意」也無從證明。而參加人之所以會在八十七年間提出評定，最可能之原因即是因為時間的經過，其知名度不斷提昇，以致商標著名性已慢慢擴及至其他相關商品或服務領域，已往不是競爭對象之原告，如今可能已是競爭對手，且原告商標所代表之商譽，也會因為與其商標或服務標章雷同，而開始有利用參加人商譽之危險。但此種情形並非註冊時商標法第三十七條第一項第七款所欲規範之對象。

八、就此參加人雖謂：「著名商標或標章不僅具有商標本身表徵之顯著性，而且其因長久經營使用，而累積出獨一性與銷售力，具有可貴的經濟價值，為免商標價值遭到淡化，而須給予保護」云云，這樣的理論本院亦無不同意見，然而本案爭點之所在卻並非如此，而應該描述為：「當著名商標或標章所表彰商品或服務來源之企業主體，在市場上奮力經營，不斷擴張銷售量，累積其商譽及獨特性，以增加其經濟價值，而延伸其標章專用權排他領域的時間過程中，碰到已往已在該領域註冊在先而立下根基之營業主體，此時二方之利益應如何調整」。本院以為在此情況下，著名商標之排他性權利當然應該讓步，總不能為了著名標章之經濟價值去犧牲早已立基該商品領域（即已取得商標專用權）企業主體之既有權益。從今日看來，誠然參加人「誠品」著名標章之商譽確已樹立，其知名度的確是呈現出加速躍昇之勢，如果從現今之角度，法院當然會認為誠品之商譽已能讓其商標專用權排他性效力，跨及多數商品或服務之領域。但本院一定要再次指明，本案中參加人「誠品」標章知名度之判斷時點是八十三年十月十四日，而不是八十七年間或現今判決時。

九、兩造其餘攻擊防禦方法，在以上之法律判斷架構下，已變的毫無意義，而不具法律上之重要性，對本判決之結果，已不生影響，爰不逐項斟酌，亦附此敘明。

伍、綜上所述，本件原告主張其系爭註冊之商標，相對於參加人據以評定之「誠品」文字圖樣標章，並無註冊時商標法第三十七條第一項第七款之撤銷事由存在，自屬有據，原處分竟為商標撤銷之決定，自有不當，一再訴願決定未予糾正，亦有未洽，原告在此範圍訴請撤銷為有理由，爰併予撤銷，但其請求做成評定不成立之請求部分，因參加人原先主張之評定事由尚有註冊時商標法第三十七條第一項第六款、第十一款之規定，就此被告機關尚未為處理，本案並有必要發回原處分機關重為決定，故原告此部分之訴為無理由，應予駁回。（實則本案既然屬撤銷之訴，原告居然提起類似課予義之訴之請求，其在觀念上實有混淆，而且把法院本來依職權之決定事項〈即發回或自為決定〉，變成一項獨立之請求，理論上實有不通）。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。

臺北高等行政法院 第五庭