臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第八一四號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　八十九年度訴字第八一四號

原告

豐饌國際事業有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

己○○

複代理人

丁○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）

訴訟代理人

戊○○

參加人

美商‧美國口味炸雞公司（AFC Enterprises Inc.）

代表人

乙○○○○○○

訴訟代理人

黃慶源 律師

訴訟代理人

林秋琴 律師

右　一　人

複 代 理人　陳絲倩　律師

右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十九年六月二十七日台八十

九訴字第一八六一五號再訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人參加被告

之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

甲、經過事實摘要：

壹、行政處分之特定：

一、作成之機關：經濟部智慧財產局

二、作成之案號：中台評字第八八０一六一號評定書

三、作成之時間：八十八年七月二十七日

四、作成行政處分之背景事實：Ａ、原告之前手德積食品股份有限公司（原為本案之共同原告，現已撤回起訴，以下簡稱德積公司）於八十六年二月五日以「台灣德積食品股份有限公司標章」商標，指定使用於商品及服務分類表第三十類之漢堡、麵包、棒、鹽、胡椒粉、紅茶飲料、巧克力飲料商品申請註冊。Ｂ、被告機關（原名經濟部中央標準局八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）審查核淮，依行為時商標法第四十一條之規定，於八十六年十月十六日公告，並於公告期滿三個月後，因無人異議，而准予註冊為第七九三八０三號商標。Ｃ、其後參加人美商．美國口味炸雞公司於八十七年十月十二日，以系爭商標，與其所有之註冊為七九一五四九號之「小騎士圖」標章近似，有註冊時商標法第三十七條第一項第七款（商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊）之情形，依評定時商標法第五十二條第一項之規定，對之申請評定。

五、行政處分之內容：被告做出上述評定書所載之行政處分，基於以下之法律上及事實上理由，評決德積公司上述之第七九三八０三號「台灣德積食品股份有限公司標章」商標應予撤銷，其聯合第七九七００六號、第七九七００七號商標亦應一併撤銷。Ａ、適用之法令：

１、依商標法第五十二條第一項之規定：「商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，參加人得申請商標主管機關評定其註冊為無效」。

２、本件德積公司之商標是於八十七年一月十六日獲准註冊，而依商標法施行細則第四十條第二款之規定，商標評定案件適用註冊時之規定，故本案應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。

３、依本件商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定：「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊」。Ⅰ、而前開條文中所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」一語，係指：ａ、商標圖樣本身相同或近似於他人之商標或標章ｂ、有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體之虞Ⅱ、又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，並有致公眾誤信之虞（參閱註冊時商標法施行細則第三十一條之規定）Ⅲ、所襲用者亦不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限（參閱註冊時商標法施行細則第三十一條之規定）。Ｂ、事實之認定：

１、德積公司註冊第0000000號「台灣德積食品股份有限公司標章」商標圈樣上之圖形與參加人據以評定之「小騎士圖」等標章圖樣相比較，二者均係一小牛仔卡通圖案，且有雷同之情邊設計，其構圖、意匠極相彷彿，於異時異地隔離觀察，有使一般消費者產混同誤認之虞，因而判定二者間應屬近似之商標。

２、參加人據以評定之「小騎士圖」系列商標係案外人喬吉食品股份有限公司於七十六年取得著作權登記，嗣於八十六年移轉予參加人。

３、另依註冊第六五四八號、第三七八０九四號等件服務標章及商標註冊簿上所載資料顯示，參加人之前手美商．秋曲炸雞公司早於七十六年起即授權與喬吉食品股份有限公司，在台灣經營「美國小騎士炸雞店」。

４、再佐以參加人所檢送之七十八、七十九、八十一年報章廣告文宣影本，該廣告上除使用註冊第六五四八號、第三七八０九四號等件服務標章及商標外，並同時合併使用本件據以評定之商標圖樣，另亦顯著標示「美國」、「德州小騎士」等字樣，予消費者不難產生該商品為利害關係人所產製之聯想，所以本件據以評定商標所表彰商品之信譽應為我國消費者所知悉。

５、又依被告前揭註冊簿資料所載，本件被評定之商標，其註冊人即德積公司於八十一年至八十六年間與參加人之前手喬吉食品股份有限公司存有授權關係。且依被告卷附之德積公司公司執照影本所營業項下載有「德州丘吉炸雞速簡餐廳之經營」等事證，堪認德積對參加人之標章之存在一事早已知悉。

６、德積以近似之圖形作為本件商標圖樣主要部分之一，復指定於與炸雞速食店服務極相關連之漢堡等商品申請詳冊，有襲用之事實，客觀上易使一般商品購買者對其商標所表彰商品之來源或產製主體產生混淆誤信之虞，故有首揭法條之適用。

貳、原告受侵犯之權利：商標權（原告事後自德積公司受讓系爭商標權）。

乙、兩造及參加人之聲明：

壹、原告訴之聲明：求為判決撤銷原處分（含一再訴願決定）。

貳、被告訴之聲明：求為判決駁回原告之訴。

參、參加人之聲明：求為判決駁回原告之訴。

丙、原告指摘「行政處分具有違法性」部分，二造及關係人三方之主張：

壹、原告方面：

一、繼受取得不得優於前手：Ａ、本案據以評定之標章或圖樣，充其量僅係案外人喬吉食品有限公司（下稱『喬吉公司』）自行委託他人著作（另見後述），並於嗣後將著作權及商標申請移轉於參加人，為參加人於評定申請書所自認，經參加人事前並不知情，亦未參與、指示、規劃。參加人僅於嗣後因喬吉公司之請，而同意喬吉公司使用該圖樣於廣告或文件上。則該據以評定之圖樣之權益充其量僅始於喬吉公司。原證一內所附之移轉契約書，更足以證明參加人所謂之權益為繼受取得。再且，前述移轉均發生於德積公司申請本案商標（八十六年二月五日）之後。如是，則參加人之權益及申請評定之權益及資格，均本於此受讓關係及發生於讓與人之事實，且限於該受讓關係及發生於讓與人之事實，不得優於前手。Ｂ、惟參加人以授權關係為幌子，配合移花接木、張冠李戴之技巧，將參加人與喬吉公司二不同國籍不同獨立法人之權益完全混為一談，誤導被告機關。被告機關竟不查，純以參加人自身之情形、參加人本身所擁有的商標、參加人本身之信譽而為論究，捨喬吉公司原有之情形及權益不論。例如被告機關於其商標評定書內，謂『申請人（指參加人）之前手．．．早於民國七十六年起授權喬吉公司，．．．廣告上．．．亦顯著標示『美國』、『德州小騎士』等字樣，予消費者不難產生該商品為申請人（指參加人）所產製之聯想，是據以評定商標所表彰商品信譽應為我國消費者所知悉。』被告以張冠李戴之無關事實來認定本案商標之註冊違反商標法之規定，顯有違誤。

二、參加人並非利害關係人如前所述，參加人之權益係基於繼受取得，由於喬吉公司無法成為利害關係人（假定本案據以評定之圖樣未移轉），故參加人亦非利害關係人，依法不得申請評定（商標法第五十二條第一項）。蓋商標法所謂之利害關係人，被告機關向依其發布之『商標法利害關係人認定要點』而為認定。就喬吉公司及其受讓人（參加人）而言，均非該要點所謂之利害關係人。因為：

１、參加人所受讓之商標申請僅限於『玩具』，而本案商標則用於漢堡等，兩者並非類似商品。

２、喬吉公司及參加人並未使用據以評定之圖樣於『玩具』（參要點二（四））。

３、由於參加人之權益係繼受取得，不得優於前手，參加人既然未繼受該圖樣有關漢堡之權益，則其自不得以該圖樣使用於漢堡來主張其為利害關係人。

三、本案何者為據以評定之商標，亦有疑義：根據參加人之評定申請書及於準備程序時參加人之澄清，據以評定之商標應指參加人所指之『小騎士圖』或與其相近之圖樣而言，並不包括參加人原有之商標或服務標章。而被告機關從未隻字論證本案商標與據以評定之圖樣有無混同誤認之虞，僅於其評定書謂「顯著標示『美國』、『德州小騎士』等字樣，予消費者不難產生該商品為申請人所產製之聯想．．．」。顯將據以評定之商標與參加人原有之其他商標混為一談，謬誤之極。

四、喬吉公司並未使用據以評定之圖樣：按主張商標法（舊）第三十七條第一項第七款之規定，須該前商標（據以評定之商標）業經使用為限。此為理所當然，且為實務上所共認。細察參加人所提使用證明之若干文宣，總計十一頁，喬吉公司並未使用該據以評定之圖樣。因為：

１、其中五頁並未顯示該圖樣。

２、其他各頁縱有出現，該文宣等原則上為德積公司所出資並使用之文宣，蓋各該文宣等之上所示之店面基本上為德積公司所經營。喬吉公司所單獨使用者為數極少。

３、圖樣之印刷出現於宣傳品、報章或圖畫本，並非當然等於以之作為「商標」使用（參看商標法第六條）。商標法第三十七條第一項第七款所指被襲用之「商標或標章」必須限於經使用作為商標或標章之情形。若使用之方式，在客觀上無法表彰商品之來源，並足以與他人之商品相區別者，不屬商標之使用（參被告所印製之商標手冊第一百二十七頁、第一百三十三頁、第一百三十四頁）。參加人所提之印刷品中所顯示之本案據以評定圖樣，僅為印刷品上眾多擁擠圖樣之一，所佔整體版面甚微，且未居於明顯之處，充其量僅為文宣上之裝飾圖案，對於消費者而言，在客觀上無法表彰商品之來源，亦不足以與他人之商品相區別，不屬商標之使用。事實上，各該印刷品中較能發揮表彰及區別功能者為參加人自身原有之商標，此並為被告所認同〈參前述〉（如「德州小騎士」字樣）。

４、被告機關就據以評定之圖樣是否有經喬吉公司使用，其認定顯然與其自身發布之認定標準有違，造成枉法差別之待遇（參行政程序法第六條）。

五、本案亦無「有致公眾誤信之虞」之情形：Ａ、按我商標法採註冊主義，未註冊之商標必須符合極嚴格之規定，方予保護，例如公平交易法第二十條及商標法（舊）第三十七條第一項第七款之規定，故各該規定應從嚴認定，以免破壞體制。被告機關實務上亦對於商標法第三十七條第一項第七款之規定，採極其嚴格之認定，要求極為嚴格之證據資料。此參被告機關印製之商標手冊即明（商標手冊第五十六頁至五十九頁）。依該手冊之規定，被告機關應考慮據以評定之商標之知名度（是否著名）、商標圖樣是否具有創意、使用商標之事實及時間等因素。而認定知名度（著名），又應考慮下列因素：使用該商標商品之銷售量及範圍、使用該商標商品廣告之數量與質量、使用該商標時間是否悠久、使用該商標商品為消費者接受之程度（特定市場佔有率）、商標創意及顯著性之強弱、商標註冊情形。被告並要求前述所列各項因素依下列證據證明之：產品之銷售發票、進出口單據、帳簿等、電視、電台、報章、雜誌及其他宣傳廣告媒體提供之證明、商標創用年限及營業額證明、市場配置及銷售網路等證明、國內外註冊證明、商會、相關公會或其他具公信力機構出具之證明。Ｂ、本件據以評定之圖樣為一通用之牛仔圖形，無高度之創意，縱其被認為已作為「商標」使用，亦僅於極短時間內（民國七十八年及七十九年），曇花一現之使用（見評定申請書），廣告之文宣甚為有限，廣告費支出甚少，且不知其銷售額為若干，且其使用之方式完全不顯著，無法引起消費者之注意，根本毫無知名度，應可斷言。參加人僅提出寥寥數張印刷品為證，無法提出被告機關通常所要求之嚴格證據，實無法證明有公眾誤認之虞。Ｃ、更重要者，認定公眾誤信之虞，應以公眾於本案商標申請註冊之時對該據以評定之商標於腦海中有印象、聯想、認知為基本前提，否則何來「公眾誤信」？本件據以評定之圖樣僅於民國七十八年及七十九年有零星不顯著之出現。而本案商標於民國八十六年二月五日由德積公司申請註冊，其間未出現之期間長達七、八年之久。試問：如此情形，公眾於八十六年二月時如何對之有印象、聯想、認知？Ｄ、被告機關未能針對本案商標據以評定之圖樣是否會造成公眾誤認之虞為具體之認定，遽下結論，顯然可議。Ｅ、被告認為參加人所提出之證明文件「亦顯著標示『美國』、『德州小騎士』等字樣，予消費者不難產生該商品為申請人產製之聯想．．．客觀上亦使一般商品購買者對其所表彰商品之來源或產製主體產生混淆誤信之虞．．．。」更足以證明會造成誤信之虞者為「美國」、「德州小騎士」等字樣，而非本案據以評定之圖樣。事實上，原告及德積公司如使用本案商標，應不致於無謂地加上參加人「德州小騎士」等之商標，為參加人免費打廣告。

六、本案無襲用之情形：本案商標為德積公司參照自國外傳回之圖樣所設計創用，無所謂襲用情事。至於喬吉公司是否獲知德積公司圖樣而搶先以近似之圖樣辦理著作權登記，喬吉公司與德積公司於某一時段共同使用此圖樣，於德積公司創用本來圖樣之事實，並無影響。又商標與著作權本屬二完全不同之領域，各有其要件及效果，兩者不可混為一談。

貳、被告方面：

一、按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為註冊時商標法第三十七條第一項第七款所規定。該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所規定。系爭註冊第七九三八○三號「台灣德積食品股份有限公司標章」商標圖樣之圖形與據以評定之「小騎士圖」等商標圖樣之圖形均係一小牛仔卡通圖案，且有雷同帽邊設計，構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，有使一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。又據以評定之「小騎士圖」係喬吉食品股份有限公司（以下簡稱喬吉公司）於七十六年即取得著作權登記，嗣於八十六年移轉予參加人，參酌被告註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標等註冊簿，參加人之前手美商．秋田炸雞公司早於七十六年起即授權與喬吉公司在台灣經營「美國小騎士炸雞店」，並佐以參加人所檢送之七十八、七十九、八十一年報章廣告文宣影本，其上除使用註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標等圖樣外，亦同時合併使用據以評定之商標圖樣，且另顯著標示「美國」、「德州小騎士」等字樣，予消費者不難產生該商品為參加人所產製之聯想，是據以評定商標所表彰商品之信譽應為我國消費者所知悉；況依被告註冊簿所載，原告於八十一年至八十六年間與參加人及其前手美商．秋曲炸雞公司存有授權關係，及被告卷附原告公司執照影本所營事業項下載有「德州丘吉炸雞速簡餐廳之經營」等事證，堪認原告對參加人據以評定標章之存在難以諉為不知，從而原告以近似之圖形作為系爭商標圖樣，並指定使用於與炸雞速食店服務極相關連之漢堡等商品申請註冊，難謂無襲用之嫌，易使一般商品購買者對其所表彰商品之來源或產製者發生混淆誤信之虞，有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定。至原告以喬吉公司於七十六年以「小騎士圖（一）」等系列圖形申請著作權登記，僅能認係圖形著作，不能將著作標的混為商標圖樣云云；惟查依參加人檢送之七十八、七十九、八十一年報章廣告文宣資料影本，已同時合併使用本件據以評定之商標圖樣，又原告先後與參加人之前手及參加人有授權關係，亦為原告所不爭執，是原告以與據以評定之卡通造型之戴帽牛仔圖樣幾乎相同之圖形作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於與炸雞速食店服務極相關連之漢堡等商品，難謂無襲用他人已先使用之標章，並有使消費者對其所表彰之商品來源或營業者發生混淆誤信之虞。

二、又本件系爭小騎士標章固係源自於圖形著作，然著作標的如同時兼具表彰商品來源之功能，實難謂其非為商標之使用，而享有商標法保護之法益。

三、況系爭小騎士標章並非一習知習見之圖形，乃係一頗富創意之圖案，系爭商標縱使稍加不同之設計，亦難謂無使人產生聯想，況原告與參加人之前手具有授權關係，難謂無襲用之嫌。

四、至系爭商標有無商標法第三十一條第一項第四款規定之適用核屬另案問題，非本案所得論究，且該款與本案所適用之同法第三十七條第一項第七款規定，二者法律構成要件不同，當無執第三十一條第一項第四款規定作為系爭商標無本款適用之論據。

參、參加人方面：

一、就原告主張「事實認定違法」之意見：Ａ、有關原告主張「事實認定違反經驗法則及證據法則」之意見：

１、有關「襲用」之判斷：Ⅰ、原告與喬吉食品股份有限公司間並無合作之關係，真正之合作關係係存在於原告與參加人間，且系爭商標係抄襲參加人之據爭商標而來。ａ、查參加人（即原評定申請人）之名稱係「AFC Enterprises, Inc.」，適當之中文譯名則為「美商‧美國口味炸雞公司」（以下稱「參加人」）。美商‧秋曲炸雞公司（Church's Fried Chicken,Inc.）係於一九五二年設立，其後更名為美商‧艾爾科波蘭企業公司（Al Copeland Enterprises, Inc.），由美商‧美國口味炸雞公司（American's Favorite Chicken Comporny）概括承受美商‧艾爾科波蘭企業公司之一切權利義務。一九九六年間，美商‧美國口味炸雞公司（American’sFavorite Chicken Company）將其英文公司名稱變更為AFC Enterpries,Inc.，其中文譯名仍為美商‧美國口味炸雞公司，此有經濟部中央標準局商標公報資料可證。ｂ、次查美商‧秋曲炸雞公司（參加人之前身）前與ATANG LATIEF及林榮發兩人於一九八五年（民國七十四年）十二月十八日簽訂開發協議書（Development Agreement），約定ATANG LATIEF等人得於雙方同意之地點，另行簽訂特許協議（Franchise Agreement），設立Church's Fried Chicken「美國小騎士德州炸雞」速食連鎖店。雙方遂於一九八六年（民國七十五年）十月間起，陸續簽訂十二份特許協議（Franchise Agreements），授權ATANG LATIEF及林榮發在台灣北部地區之各指定地點設立十二家「美國小騎士德州炸雞」速食連鎖店。嗣後，於一九九一年一月間ATANG LATIEF及林榮發將開發協議書及十二家特許協議之契約權利義務讓與德積公司」，列附件五），德積公司復於一九九二年（民國八十一年）九月十八日將其權利義務轉讓其新負責人蔡錦川及蔡種珠，德積公司轉而擔任蔡錦川等人之連帶保證人。又自一九九三年（民國八十二年）五月間起，德積公司、蔡錦川及蔡種珠則陸續與美商‧美國口味炸雞公司（即參加人）訂定特許協議，由美商‧美國口味炸雞公司（即參加人）再授權德積公司於台北地區其他指定地點再開設十二家美國德州炸雞店連鎖店。因此，總計北部地區共有二十四家連鎖店。ｃ、美商‧秋曲炸雞公司（即參加人之前身）於一九八六年（民國七十五年）十二月三十一日與喬吉食品股份有限公司（Chao CheeFoods Co., Ltd.-以下稱「喬吉公司」）簽訂一特許協議契約，由喬吉公司在中華民國中南部地區，依美商‧秋曲炸雞公司所提供之技術，經營「小騎士德州炸雞」之速食連鎖店。其間由喬吉公司委託第三人設計四則小騎士圖，並於西元一九八七年（民國七十六年）向中華民國內政部申請著作權登記，發給註冊第四四二０六、四四二０七、四四二０八及四四二０九號著作權執照，其後喬吉公司並於中華民國申請註冊各式「小騎士」商標，獲准列為審定第七九一五四九、七九一六０八、七九一六０九及七九一六一０號商標。前開著作權及商標權，已分別於民國八十六年五月一日及十月一日移轉於美商‧美國口味炸雞公司（即參加人）（移轉合約及其中譯文影本列附件四），並於同年十月二十一日及十月二十九日分別向前經濟部中央標準局及內政部辦妥移轉註冊手續，而著作權之移轉並經前內政部著作權委員會於八十六年十一月廿八日台 (86) 內著字第八六一七０五五號函核准在案。Ⅱ、前述參加人在中南部之特許經營人喬吉公司於一九八七年（民國七十六年），以自行設計且獲有著作權登記之四則「小騎士圖」為藍本，委由廣告公司代為撰稿製作，作為全國廣告使用。喬吉公司就該使用行為已先依據特許協議第Ⅲ條第Ｃ款之規定，事先獲得參加人之同意，並由參加人分別交由德積公司及喬吉公司使用。此外，使用證據尚包括民國七十八、七十九及八十一年三份速食店餐廳廣告文宣。由此足證原告之系爭商標圖樣確係抄襲喬吉公司之設計。又他人有著作權之圖樣，未經同意，不得逕行襲用（複製）作為自己之商標圖樣；此種複製行為，不但為著作權法所明文禁止（著作權法第九十一條參照），亦為商標法所不許。因此，盜用他人已擁有著作權之圖樣作為自己之商標申請註冊，揆諸商標法第三十一條第一項第四款「商標註冊後有侵害他人之著作權而經判決確定者，商標主管機關應依職權或依利害關係人之申請，撤銷其商標專用權」之法理，自非法之所許。Ⅲ、本案系爭之註冊第七九三八０三、七九七００七及七九七００六號「台灣德積食品股份有限公司標章」，核與參加人上開受讓之註冊第四四二０六、四四二０七；四四二０八及四四二０九號「小騎士」等著作內容幾完全一致，足證系爭商標係剽竊自申請人之前開美術著作，彰彰甚明。Ⅳ、喬吉食品股份有限公司既與原告同於台灣地區依美商‧秋曲炸雞公司所提供之技術，經營「小騎士德州炸雞」之速食連鎖店，使用之廣告文宣俱同時標明喬吉食品股份有限公司與原告之門市地點，則原告主張不知悉喬吉食品股份有限公司與美商．秋曲炸雞公司間之授權關係，顯為掩飾系爭商標係襲用參加人之商標及服務標章而來之事實。Ⅴ、末查牛仔圖形雖常具同一基本特點之造型，然而仔細比對系爭商標與據爭商標上之牛仔圖形即可輕易發現，二者如出一轍。茲原告、參加人及喬吉公司間既具有業務上之緊密關係，自不容原告飾詞推托不知據爭商標之存在。Ⅵ、原告一再主張系爭商標係自行設計而申請登記，然卻無法提出證據証明此等情事之真實性。所傳訊之證人既非該商標圖樣之設計者，其所陳述之証言，亦非確知孰為該商標圖樣之設計者，僅陳述曾聽聞原告前手之公司負責人言及該商標圖樣之設計者另有其人。因此其證言皆未能証明待證事實。

２、有關「致公眾誤信之虞」部分之判斷：Ⅰ、商標法第三十七條第一項第七款之適用指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，同法施行細則第三十一條定有明文。今系爭商標與據爭商標構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，外觀上難謂無使人混同誤認之虞。且參加人所開發及經營之「美國小騎士德州炸雞餐廳」之相關標章、商品與服務已因大量廣告宣傳行銷而於台灣地區夙著盛譽，且據爭商標亦因早自民國七十六年即已持續使用於促銷廣告、餐紙上，因此，據爭商標所表彰之商品及服務信譽已為一般消費者所熟知。今原告以近似之圖形作為系爭商標之圖樣申請註冊，指定使用於漢堡、麵包、糖、鹽、胡椒粉、紅茶飲料、巧克力飲料，已有使一般消費者對其商品之來源或產製者發生混淆誤認而購買之虞。Ⅱ、至於原告主張：參加人所提作為證據之廣告物為原告所作云云。實係違反事實之空言。蓋該廣告文宣上之「小騎士圖」既是喬吉公司所委託繪製並享有著作權，而當時原告與參加人間尚有特許協議之法律關係，故原告在台北地區連鎖店之名稱地址亦標示於前列附件十一之文宣上，俾便共同推廣促銷美國德州炸雞食品（此可參酌附件十，契約第Ⅲ條第Ｂ款第三項及同條第Ｃ款）。如原告仍然如是主張，則應請原告提出喬吉食品股份有限公司當時授權其使用「小騎士圖」之證明。又依據雙方簽署之特許協議第Ｖ條第Ｈ項，「被特許人亦承認及明示地同意任何及全部與系統有關，並以與系統有關的專用標誌所標誌的商譽，須直接地及獨佔地屬於特許權人，並且上述商譽是屬於特許權人的財產」。而今原告不求自創名牌，處心積慮將他人之商譽、著作物、商標及服務標章據為自有之行徑，顯為法所不許。此外，原告與參加人雖簽有特許協議，但二者均有獨立之法人格，互不為股東，參加人對原告亦無控股或從屬關係，兩者並非關係企業，根本無所謂「關係企業之商譽應為全體共享」之問題。Ｂ、有關原告主張「漏未斟酌背景事實」之意見

１、商標與服務標章在本質上並無不同：蓋依經濟部中央標準局於中華民國八十七年四月八日公告之類似商品及類似服務審查基準第六點，類似商品或服務之認定不受商標法施行細則商品或服務分類之限制，商品與服務之間亦有可能類似。服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者得認定為類似。又商標法修正案總說明之二已明白指出：「現行商標法對表彰商品者以商標稱之，而對表彰服務者以服務標章稱之，因應實務需要及國際立法趨勢，爰擴張商標之意義，以『商標』涵蓋二者」，由此可知，商標與服務標章之區分，純係人為，而非必然之理，二者本質實為相同。

２、參加人於其營業場所「美國小騎士德州炸雞」速食店所供應之商品為炸雞、漢堡、飲料、糖、鹽、胡椒粉，與原告之系爭商標指定使用之漢堡、麵包、糖、鹽、胡椒粉、紅茶飲料、巧克力飲料等商品相同。因此，依上開基準得認定為類似。又據爭商標實際之使用上，除用以表彰參加人在營業上所提供之服務，亦用以表彰其供應之商品，並非為裝飾之目的而使用。

３、因此，消費者目睹系爭商標，當會產生系爭商標指定使用之商品係由參加人所提供之聯想，而引致對商品來源之混淆誤認。故而系爭商標自應適用商標法第三十七條第一項第七款規定，應將其註冊評決為無效。

理由

壹、程序方面：

一、按本件參加人據以異議所引用之規範基礎為八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定，而該條款所指「遭襲用之他人商標」不以註冊為必要，只須有使用之事實即可（註冊時商標法施行細則第三十一條參照）。

二、而依被告機關發布之商標法利害關係人認定要點二、㈣之規定，此種情形利害關係人之範圍包括「主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人及其受讓人」。

三、而本件參加人是據以異議標章（雖然參加人認定該等圖樣為商標，不過本院認為係服務標章，理由後詳）使用人喬吉公司受讓人之身分提出評定之申請，其具有利害關係人之身分，而具有實施本件訴訟之權能，應無疑義。原告謂參加人不具利害關係人之身份云云，其法律意見並不可採，爰先此敍明之。

貳、本案相關之商標、標章，其圖樣如附件。

參、本案背景事實之確定（此部分之事實有參加人所提之多項書面證據資料可茲證明，且為原告大體上所不否認，應堪認定屬實）：

一、本案參加人（即原評定申請人）之名稱係「AFC Enterprises, Inc.」，中文譯名則為「美商‧美國口味炸雞公司」。其在權利主體不改變之情況下，法人名稱變更經過如下：Ａ、美商‧秋曲炸雞公司（Church's Fried Chicken, Inc.）於一九五二年設立，其後更名為美商‧艾爾科波蘭企業公司（Al Copeland Enterprises,Inc.）。Ｂ、後由美商‧美國口味炸雞公司（American's Favorite Chicken Comporny）概括承受美商‧艾爾科波蘭企業公司之一切權利義務。Ｃ、一九九六年間，美商‧美國口味炸雞公司（American’sFavorite ChickenCompany）將其英文公司名稱變更為AFC Enterpries,Inc.，其中文譯名仍為美商‧美國口味炸雞公司。

二、而參加人與原告前手德積公司之往來經過如下：Ａ、按美商‧秋曲炸雞公司（參加人之前身）前與ATANG LATIEF及林榮發兩人於一九八五年（民國七十四年）十二月十八日簽訂開發協議書（DevelopmentAgreement），約定ATANG LATIEF等人得於雙方同意之地點，另行簽訂特許協議（Franchise Agreement），設立Church's Fried Chicken「美國小騎士德州炸雞」速食連鎖店。雙方於一九八六年（民國七十五年）十月間起，陸續簽訂十二份特許協議（Franchise Agreements），授權ATANG LATIEF及林榮發在台灣北部地區之各指定地點設立十二家「美國小騎士德州炸雞」速食連鎖店。Ｂ、一九九一年一月間ATANG LATIEF及林榮發將開發協議書及十二家特許協議之契約權利義務讓與德積公司（Chiao-Chi Fast Food Co., Ltd.-），德積公司復於一九九二年（民國八十一年）九月十八日將其權利義務轉讓其新負責人蔡錦川及蔡種珠，德積公司轉而擔任蔡錦川等人之連帶保證人。Ｃ、自一九九三年（民國八十二年）五月間起，德積公司、蔡錦川及蔡種珠則陸續與美商‧美國口味炸雞公司（即參加人）訂定特許協議，由美商‧美國口味炸雞公司（即參加人）再授權德積公司於台北地區其他指定地點再開設十二家美國德州炸雞店連鎖店。因此，總計北部地區共有二十四家連鎖店。

三、另參加人與喬吉公司來往經過如下：Ａ、美商‧秋曲炸雞公司（即參加人之前身）於一九八六年（民國七十五年）十二月三十一日與喬吉食品股份有限公司（Chao Chee Foods Co.,Ltd.-以下稱「喬吉公司」）簽訂一特許協議契約，由喬吉公司在中華民國中南部地區，依美商‧秋曲炸雞公司所提供之技術，經營「小騎士德州炸雞」之速食連鎖店。Ｂ、其間由喬吉公司委託第三人設計四則小騎士圖，並於西元一九八七年（民國七十六年）向中華民國內政部申請著作權登記，發給註冊第四四二０六、四四二０七、四四二０八及四四二０九號著作權執照，其後喬吉公司並於中華民國申請註冊各式「小騎士」商標，獲准列為審定第七九一五四九、七九一六０八、七九一六０九及七九一六一０號商標。前開著作權及商標權，已分別於民國八十六年五月一日及十月一日移轉於美商‧美國口味炸雞公司（即參加人）（移轉合約及其中譯文影本列附件四），並於同年十月二十一日及十月二十九日分別向前經濟部中央標準局及內政部辦妥移轉註冊手續，而著作權之移轉並經前內政部著作權委員會於八十六年十一月廿八日台 (86) 內著字第八六一七０五五號函核准在案。

四、而參加人曾於七十年六月二十九日與七十六年三月二十一日分別以附件二、三所示之服務標章及商標圖樣申請註冊，並取得服務標章及商標專用權。且曾分別授權德積公司及喬吉公司使用。

五、但依參加人所提出之證據資料（即德州炸鷄之廣告文宣DM），明顯可見其上除可見如附件二、三所示之服務標章及商標外，另外還有如附件五所示之各式「小騎士」圖樣之標誌，且該等圖樣之外觀、人物造型之主要特徵均極相似，顯出於同一創造之來源。又其上大多標明「小騎士」、「德州炸鷄」等字樣，且其上門市部地址之記載，有台北之門市部（德積公司之營業範圍）、也有高雄之門市部（喬吉公司之營業範圍）。

六、本諸上述全盤事證，依經驗法則判斷，以上如附件五之各式小騎士圖樣，顯然均是由當時接受參加人授權、經營美式速食服務之台灣南北地區行銷商（德積公司與喬吉公司），與附件二、三之註冊服務標章合併使用，而共同作為表彰其等在台灣地區提供參加人所經營美式速食服務內容之一系列新服務標章。Ａ、這裏所稱「新」服務標章，乃是相對於附件二、三之註冊服務標章與商標，做為台灣地區新開發之服務識別符合。Ｂ、至於該「新」服務標章之開發方式，則有多種可能性，或許是由二家公司合作，而共同創作該一系列之服務標章，或許是一家公司開發完成，而授權另外一家公司使用，甚至有可能是參加人在國外針對台灣市場之特色而開發出與美國本土不同之服務識別標誌，再交給台灣地區之授權商來使用。

七、對此原告雖謂以上圖樣之使用，僅是以著作權之使用，而無表彰商品來源之功能云云，但此等法律意見難以為本院接受，理由如下：Ａ、本院前已言之，附件五之圖樣是作為提供美式速食之服務標章，而非表彰商品之商標。Ｂ、附件五之圖樣並非全部都有為著作權登記，且即使有為著作權登記，現行著作權法也是採取「創造主義」，有無登記僅是證明著作權之表徵證據而已。但這裏的問題實則均與以上圖樣有無著作權無關，因為圖形著作一樣也可以做為商標或服務標章來使用，只要其使用方式足以表彰商品或服務來源即可。Ｃ、又以特定之文字圖樣供為商標或服務標章來使用，乃是一個事實認定之問題，未必以該使用中之商標已經註冊為其前提（商標註冊之效力，僅在於使商標使用人因此享有依商標法而生之排他性權利但此種權利亦非絕對，仍須商標法之規範）。Ｄ、而原告認定以上附件四之一系列圖樣非供商標（或服務標章）使用，其主要理由不外是該等圖樣僅有一部分與附件五之圖樣有重叠，而且屬眾多圖樣之少數，存在於擁擠之多數圖樣內，所佔版面甚微，僅屬文宣之裝飾圖案云云。但本院則認為，上述附件四及附件五之眾多圖樣，或單一或數個出現在廣告文宣上，其圖樣外觀及人物造型主要特徵極為近似，足以形成表徵上之「單一性」，顯然是以整組一系列之類似圖樣，並隨機選取其中一個或數個圖樣做為服務標章來使用，仍然符合上述表彰服務來源之要求，而屬服務標章之使用。

肆、基於上述背景事實之認知，本院認定本件原告之系爭商標，相對於參加人據以異議之服務標章，已符合八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款規定之要件，其理由如下：

一、按本件參加人據以異議所引用之規範基礎為八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定，其成立要件為：Ａ、商標圖樣襲用他人之商標或標章：

１、該遭襲用之他人商標不以註冊為必要，只須有使用之事實即可。

２、襲用之意義乃是指：Ⅰ、出於不公平競爭之目的。Ⅱ、非出於自創。Ⅲ、抄襲他人已使用之商標（或標章）。Ⅳ、申請註冊。Ｂ、有致公眾混淆誤認之虞：

１、其意義為：Ⅰ、商標圖樣本身相同或近似於他人之商標或標章。Ⅱ、有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體之虞。

２、且所襲用者亦不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。

二、而在認知上述事實背景後，本院認為：Ａ、首先應指明者，雖然參加人是提出附件四之著作權圖樣及商標圖樣來異議，但其法律上理由，還是集中在上述之圖樣著作權是喬吉公司自創作人處取得者，且事前獲得參加人之同意，並由參加人轉交給原告之前手德積公司，做為商喬吉公司與德積公司共同表彰服務內容（由原告提供之美式速食服務）之服務標章（因此比較之商標也應以附件五為準，因為即使沒有著作權註冊之圖樣，一樣可以供商標來使用），而且依授權契約之約定，該等商標使用所生之商譽應歸參加人所享有，原告不能在終止授權契約後，仍然「襲用」該等服務標章圖樣，而為商標註冊，表徵其生產之商品。Ｂ、此時爭點之判斷，首先即集中到上開商標圖樣到底是何人創造並使用一節上：

１、就此依參加人提供之著作權執照顯示，附件四之商標圖樣，其著作權人為喬吉公司，而參加人乃自喬吉公司受讓上開圖樣之著作權，並權利轉讓證書為憑，應堪信為真實。由此等事實應可表徵，圖樣之服務標章功能也一併移轉予參加人。

２、原告雖謂以上之圖樣為其自行開發云云，但卻未能提出任何證據以實其說。其所舉證人丙○○證稱：「其聽德積公司負責人蔡先生說，上開圖樣之第一次使用時間約在七十六年間，當初是由國外傳來一些圖樣，經修飾而創造出來，供廣告使用」云云，所證內容一屬傳聞證據。而且既言圖樣自國外傳回國內，反而與參加人所言經其授權原告使用一節相符。

３、因此依現有各項證據資料所示，此一爭點之判斷，應以參加人之主張為可採。Ｃ、退而言之，就算以上之商標圖樣為原告之前手德積公司，在授權期間內，基於行銷策略之考慮（例如參加人原有商標對台灣市場而言，不好用或不具親和性等等因素），而自行創造之圖樣供為商標使用，但此時依授權契約之約定，德積公司因此創造出之商譽既然歸參加人享有，此種商譽當然包括使用商標或服務標章之識別功能，則原告也無法在授權結束後，繼續享有使用上開商標之權限（而應為參加人或其新授權者所享有），此時原告無權使用，卻將之另行申請註冊為其他商品之標章，當然也符合「出於不公平競爭之目的，抄襲他人已使用之商標（或標章），而申請註冊之「襲用」定義。

三、所以本案所剩之爭點僅餘，原告此種行為，有無「致公眾混淆誤認之虞」之情形發生，就此本院認定如下：Ａ、附件一之原告註冊商標與附件四甚或是附件五之圖樣，其近似性一望即知，二者之構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，外觀上有使人混同誤認之危險性存在。Ｂ、而附件一之原告註冊商標所指定使用之商品又是漢堡、麵包、糖、鹽、胡椒粉、紅茶飲料、巧克力飲料等食品，與原告提供之速食服務有密切之關連性，即使二者之商品與服務種類並不相同或類似，但有使一般消費者對其商品之來源或產製者發生混淆誤認而購買之虞。Ｃ、參加人授權之美式速食服務，南北門市部高達十數個，又多集中於都會區，具有一定之知名度，其商標所表彰服務信譽應已為一般消費者所熟知。原告以上之行為，當然足致公眾混淆誤認。Ｄ、因此本院認為原告此種行為，已生致公眾混淆誤認之情形。

伍、綜上所述，本件原告如附件一之註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定，被告機關依法評定，而撤銷商標註冊，洵屬妥適。故原處分並無不合，一再訴願決定遞予維持亦無違誤，原告訴請撤銷於法無據，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院 第五庭