臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第八九九號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　八十九年度訴字第八九九號

原告

家瑩實業有限公司

代表人

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

丙○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

戊○○

右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服行政院中華民國八十九年六月三十日台八

十九訴字第一九八一七號再訴願決定，提起行政訴訟，並經本院於九十年二月二十三

日裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要︰緣參加人乙○○於八十四年十二月五日以「鞋帶扣扣帶帶座之固定裝置」係由扣帶帶座基座上之主體樞設扣帶，扣帶另端與鞋具另側之主扣具配合卡扣結合，於扣帶帶座主體與基座上相對之固定裝置配設軌道及固定鉤，以供固定裝置之按壓體滑設於其間，並於按壓體上設固定鉤，使兩固定鉤相互鉤扣，主體得以藉固定裝置與基座扣合，不致受外力撞擊或不當扳動而鬆開整體扣具對鞋具之拉緊力量，使鞋具可確實固定於使用者腳上，提高鞋具使用之安全性等情，向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審定，准予專利，於公告期滿審查確定後，發給新型第一一三一一一號專利證書。嗣原告以本案於申請前已見於刊物並已公開使用，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，有違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定云云，檢具西元一九九五年in-Line SKATER雜誌初夏版（以下稱引證一）及OXYGEN牌直排輪鞋實物一只（以下稱引證二），對之提出舉發。案經被告審查，為本案舉發不成立之審定，發給八十八年十月二十九日智專（七）０二０一六字第一三九二三二號專利舉發審定書。原告不服，提起訴願，遭訴願決定機關經濟部以八十九年三月二十日經（八九）訴字第八九０八六一八六號訴願決定書駁回訴願，原告不服，提出再訴願，亦遭行政院以八十九年六月三十日台八十九訴字第一九八一七號決定書駁回再訴願，其仍不甘服，提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

甲、原告聲明求為判決：

一、被告所為八十八年十月二十九日（八八）智專（七）０二０一六字第一三九二三二號舉發不成立之處分及經濟部八十九年三月二十日經（八九）訴字第八九０八六一八六號駁回訴願之決定，暨行政院八十九年六月三十日台八十九訴字第一九八一七號駁回再訴願之決定，均予撤銷。

二、被告機關應另為舉發成立，撤銷新型第一一三一一一號專利權之處分。

乙、被告及參加人聲明求為判決駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：

（一）系爭核准之新型專利是否有違反專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定之情形，而應由被告撤銷其新型專利權？

（二）原告依專利法第一百零五條準用第七十二條第一項規定，提起舉發案，如其所附具之證據不足以證明系爭專利有其主張應撤銷專利權之情事時，被告是否應依職權調查證據？

甲、原告主張之理由：

一、按「申請前已見於刊物或已公開使用者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書」專利法第九十八條第一項第一款及第一０四條第一款定有明文；又「受理訴願機關應依職權或囑託有關機關或人員，實施調查，不受訴願人主張之拘束。受理訴願機關應依訴願人之申請，調查證據」訴願法第六十七條亦定有明文。

二、本件參加人乙○○所享有之新型第一一三一一一號專利之扣帶帶座結構（下稱被舉發案），事實上於八十四年十二月五日其申請專利前已被廣泛使用於直排輪鞋上，此觀德國KOFLACH公司於西元一九九五年九月份針對「OXYGEN」品牌所印行之產品型錄（下稱引證一），其中第八、九頁所登載之型號XE 01及XE 03直排輪鞋，其扣帶帶座與被舉發案之扣帶帶座完全相同即明（註：其上頁數為原告自行編號者）。添

三、次按，右開產品型錄上型號XE 01及XE 03之直排輪鞋，其上之扣帶帶座不僅與被舉發案之扣帶帶座外觀完全相同（註：無絲毫不同之處），且其內部構造、特徵亦與被舉發案之扣帶帶座構造、特徵完全一致，此請　鈞院函請外交部轉請我國駐德國台北代表處請德國KOFLACH 公司派員攜帶該公司生產之右開產品型錄上第

八、九頁所登載型號XE 01及XE 03之直排輪鞋實物來台，並加以鑑定其與被舉發案之扣帶帶座之結構、特徵是否完全相同即明，原告願負擔該公司人員來台之一切開銷及鑑定費用。（註：KOFLACH公司之地址為：KOFLACH SPORT Ges.m.bH &Co.KG.A-8580 koflach.Alte Hauptstr.5-7）。

四、再者，由原告取得之KOFLACH 公司進出口報單，其上載明型號XE 01及XE 03之直排輪鞋，於西元一九九四年三月三十日及一九九四年六月二十二日即有銷售出口之紀錄，足見上開直排輪鞋之扣帶帶座確實早在被舉發案八十四年十二月五日申請專利前已公開使用，被告機關不查，遽准予參加人乙○○專利權，於法自有未合，自應撤銷其專利權。

五、至於被告機關雖以原告提出之IN-LINE SKATER雜誌一九九五年初夏號正本（即原告所稱之引證一產品型錄），僅刊載產品外觀，未能揭露產品細部結構，無法據以與被舉發案之專利內容比較，不具證據力；且原告提出之實物（即引證二），其產品型號XE03之圖案及底部輪鞋蓋外殼形狀與右開產品型錄所揭示之產品外觀之相關位置並不相同，二者難謂係同一產品，未能為關連證據，不得相互佐證云云，因而認原告尚無法證明系爭專利之同一產品早於系爭專利之申請日前已公開使用，而為舉發不成立之處分，惟查：依專利法第一０四條規定，被告機關本應依職權調查所有可能撤銷專利權之證據，而非單純審酌舉發人提出之舉發證據，茲右開產品型錄上所揭示之型號XE 01及XE 03直排輪鞋，其扣帶帶座之內部結構是否與被舉發案之專利產品完全相同，僅須請德國KOFLACH公司派員攜帶產品型錄上所揭示之產品實物來台並加以鑑定即明，然被告機關置此不論，僅一味批判原告提出之舉發證據不具證據力云云，於法自屬違背。

六、而訴願、再訴願決定機關亦與被告機關持相同見解，並謂原告提出之直排輪鞋實物（即引證二）與右開產品型錄揭示之直排輪鞋圖片（即引證一）相較，前者底部鞋輪上標示「70mm」與後者標示「72mm」已有不同，且二者底部輪鞋蓋外殼形狀相異；又右開產品型錄上之型號為何，無法辨視，難謂二者係同一產品云云，惟查：依訴願法第六十七條規定，訴願決定機關本應依職權實施調查，更應依訴願人之申請調查證據，茲原告屢次要求訴願決定機關函請德國KOFLACH 公司派員攜帶右開產品型錄上所揭示之產品實物來台加以鑑定，然訴願決定機關一再置之不理，甚至謂原告應附具證據供查，而無要求其調查證據之權利云云，於法自有未合，其決定豈能維持！

七、實則，原告業已竭盡所能自國外蒐集KOFLACH 公司所發表之產品型錄、產品實物及進出口報單等，在在皆可證明被舉發案之扣帶帶座，確實早在其申請專利前即已見於刊物並公開使用，然被告機關及訴願、再訴願決定機關均昧於事實，僅以引證一、二輪鞋上外觀些微之差異即謂二者非同一產品，實屬率斷，為此，爰依法提起行政訴訟，懇請　鈞院准予函請德國KOFLACH 公司派員攜帶引證一之產品實物及該產品之最早銷售資料來台並加以鑑定，即足證明被舉發案之專利權應予撤銷。基上所陳，懇請判決如訴之聲明。

乙、被告主張之理由：

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依專利法第九十七條暨第九十八條第一項規定申請取得新型專利。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十八條規定者，依同法第一百零五條準用第七十二條第一項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、起訴理由指稱依專利法第一百零四條規定，被告本應依職權調查所有可能撤銷專利權之證據，而非單純審酌舉發人提出之舉發證據，茲舉發證據型錄上所揭示型號XE.01及XE.03直排輪鞋，其扣帶帶座之內部結構是否與系爭專利完全相同，僅需請德國KOFLACH 公司派員攜帶產品型錄上之實物來台加以鑑定即明，然被告置此不論，一昧批判舉發證據不具證據力，於法自屬違背等云云。

三、依專利法第一百零五條準用第七十二條第一項之規定，系爭專利有無應撤銷專利權之情事，依法應由舉發人附具證據供查；而非如起訴理由所稱應調查所有可能撤銷專利權之證據；又訴訟附件五、六之KOFLACH 公司產品型錄及進出口報單係於再訴願階段始提出，未經參加人答辯，非被告原審酌範疇，與本舉發案舉發時所提出之舉發證據並無關聯，核屬新證據，併予指明。

四、被告審查本舉發（三）案時，以舉發附件四之實物上產品型號XE.03之圖案及底部輪鞋蓋外殼形狀，與附件三第三十一頁左下側圖片所揭示之產品外觀中相關位置比較，並不相同，而認定兩者難稱係屬同一產品。又訴願理由四中亦承認舉發附件四之實物無法確認即為舉發附件三中所揭示者，故被告上述認定並無違誤；且舉發證據為刊物及實物，當欲相互佐證所述產品其公開時間及具體結構時，以其所述係同一產品為要件，不得以同系列之產品概括認定為同一產品，而相互佐證其揭露時間及具體結構；本舉發（三）案原處分認定附件四實物與附件三刊物不得相互佐證，致附件四不足以證明為附件三之具體結構。又附件四因無其他資料佐證其公開日期，亦不具證據力，並無不當。

五、至原告訴訟提出「依專利法第一０四條規定，被告機關本應依職權調查所有可能撤銷專利權之證據，而非單純審酌舉發人提出之舉發證據」一節，茲答覆如下：

（一）專利異議、舉發案件中，除被告（行政機關）外，因事涉兩造人民爭議，與一般行政處分之作成多僅涉及人民與行政機關之情形，尚有不同，為免被告就兩造人民爭議之審定，未符當事人地位武器平等原則，而發生偏頗現象，故專利法第四十一條、第七十二條均規定提起異議、舉發者，有附具理由、證據之義務；同時，被告依同法第四十二條（第七十三條準用）規定，應將異議（舉發）書證送達申請人或其代理人，以為答辯。上述處理原則，歷來行政爭訟實務之訴願決定及最高行政法院判決，亦均予肯認在案。

（二）再者，行政爭訟係人民因中央或地方機關之「違法」行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，所為之救濟。是就專利異議、舉發案件於作成處分時，如已依前述法律規定要求踐行相關程序而為審認者，該處分似不因當事人於行政救濟階段另行補送之證據資料，即得指為違法，否則，不僅使異議（舉發）人免除其前於異議、舉發階段懈怠舉證之責，且易對他造（申請人、專利權人）造成突襲，影響其依法享有之攻防答辯權利及行政救濟之層級利益。

（三）大院（高等行政法院）為貫徹人民權利之保障，要求詳實調查異議、舉發證據，審慎作成處分之精神，被告深表贊同。是以，就異議（舉發）人補行提出之理由及證據，在其與原異議（舉發）證據，具有關聯性之前提下，無論係於異議審定前或行政救濟（訴願、行政爭訟）階段提出，被告均依相關法規及現行實務作業予以審酌、答辯。甚且，縱所補提者與原異議（舉發）證據未具關聯性，只要異議（舉發）人係於被告作成審定處分前提出，在不致對申請人（專利權人）造成突襲，影響其依法享有之攻防答辯權利及行政救濟層級利益的情形下，被告亦參酌行政法院八十五年度判字第二二八四號、八十六年度一四七三號判決意旨，並進一步修正被告「專利申請文件補正事項管理作業要點」第八點規定，使異議（舉發）人補提理由證據，得不受專利法第四十一條第二項、第七十二條第四項所明定「應於一個月內為之」之限制，而均予審酌認定。是就專利異議（舉發）案件而言，就異議（舉發）人所給予程序利益之保障，可謂已竭盡能事。

（四）從而，異議（舉發）人遲至大院（高等行政法院）審理階段，始提出與原有異議（舉發）證據未具關聯性之證據，不僅被告程序上已無法將之交由他造（申請人、專利權人）答辯，遽予認定，亦將對其造成突襲，影響其依法享有之攻防答辯權利及行政救濟層級利益。此一由於異議（舉發）人舉證責任懈怠之結果，實不應藉由行政救濟程序，轉嫁於行政機關及他造（申請人、專利權人）承擔，否則，將有損及當事人地位武器平等之爭訟法理，此一原則，於新修正行政訴訟法施行後，最高行政法院於八十九年十一月二十四日作成之八十九年度判字第三二八五號判決，仍予肯認在案。

（五）至被告依專利法第四十五條及第七十一條（新型專利為第一０四條）規定，所進行之「職權撤銷案件」，因不涉及兩造爭議，自應職權調查相關證據以為認定，且一經作成撤銷處分，僅申請人（專利權人）得提起行政救濟，並未涉及兩造人民爭議，其與前述專利異議（舉發）案件涉及兩造人民爭議者，無論案件性質、類型及應適用之爭訟原則均有差異，實不宜將之混同，併予陳明。

丙、參加人主張之理由：（未於言詞辯論期日到庭，惟依據其於準備程序到庭以言詞陳述）

一、就原告所舉產品而言，其結構並非系爭專利之結構，本案專利在鈕扣。

二、原告是我們的加工商，曾因仿冒我們專利被控告。

理由

一、按經核准專利之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條規定，應撤銷其新型專利權者，依同法第一百零五條準用第七十二條第一項規定，固得附具證據向專利專責機關舉發之；惟經核准專利之新型有違反專利法第九十七條至第九十九條規定者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢。復為專利法第一百零四條第一款所明定。參酌專利法第一百零五條準用第四十五條第一項規定，審定公告之新型專利案，專利專責機關認有依職權審查之必要者，應通知申請人限期一個月內答辯，逾期不答辯者，逕予審查。足見新型專利案核准前後，專利專責機關即被告均得依且應依職權調查該專利案有無違反專利法第九十七條至第九十九條規定情事，如有，即應依職權否准其專利申請，或撤銷其新型專利權，無須等待第三人提起異議案或舉發案。因此，第三人提起舉發案時所附證據雖不足以證明其所主張之違法事實，但就該證據尚有補充調查之餘地者，專利專責機關即有發動職權調查之必要，尤其當舉發人所提證據方法，雖因受限於其個人之能力，不能呈現實物，或基於公信力考量，不宜由個人出面蒐集，但舉發人已明確指出證據所在及取得之方法者，專利專責機關更無不發動職權調查之理，否則，專利法有關專利專責機關應依職權審查專利申請案及依職權撤銷已獲准專利權之規定，豈不成具文？

二、查被告以引證一固於一九九五年九月份即刊行，早於系爭案之申請日，具證據力，惟僅刊載產品外觀，未能揭示產品細部結構，難據以與系爭案比較，不具證據力。引證二產品型號XE.03之圖案及底部輪鞋蓋外殼形狀，與引證一第三十一頁左下側圖所揭示之產品外觀相關位置比較，並不相同，兩者難稱係同一產品，未能為關連證據，不得相互佐證，引證二不足以證明引證一之具體結構，引證二復無其他資料佐證其公開日期，自無從證明系爭案有違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定，乃為系爭案舉發不成立之審定。固非無見。惟查舉發人即本件原告既已檢具在西元一九九五年九月份in-Line SKATER雜誌初夏版（刊登OXYGEN牌直排輪鞋圖片，註明型號為KRYPTON、XENON01及01L、聯絡電話000-0000000，引證一）及OXYGEN牌直排輪鞋實物一只（標有型號XE.03之字樣，引證二），提出舉發，具體指摘系爭案有違反專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定情事，雖然其證據資料之內容不完全，但被告非不可按圖索驥，依該雜誌第二頁背面載明本身之社址（美國德克薩斯州達拉斯市）及電話洽轉，或依廣告上刊登之廠商聯絡電話，直接商請於該雜誌刊登廣告之經銷商，或生產 OXYGEN 牌直排輪鞋之廠商，提供該廣告上 OXYGEN牌型號KRYPTON、XENON01（按即XE.01）及XENON01L之直排輪鞋，連同另件型號 XE.03之直排輪鞋（均含其公開日期及其已公開之技術說明資料），以便比對調查。詎被告僅就舉發人所提證據為形式調查，即否定其證據力，自難謂已盡其應依職權調查證據之義務。迨提起訴願，舉發人指稱其曾檢送引證二之直排輪鞋實物交付國立中興大學代為鑑定，可證系爭案揭示結構相同於引證二之扣帶帶座云云，並附鑑定報告書為憑，此並非新主張（爭點），僅係其舉發時所主張事實之補強證據，訴願機關本應加以斟酌，自行調查或發回原處分機關重行調查，惟訴願機關亦未就引證二之直排輪鞋之證據力包括其來源加以探究（補充調查），仍從形式審查，駁回其訴願，容有未洽。於再訴願時，舉發人即原告復提出（一）德國 KOFLACH公司於西元一九九五年九月份針對「OXYGEN」品牌所印行之產品型錄（其中第八、九頁登載型號 XE 01及 XE 03 直排輪鞋），指明 KOFLACH公司之地址為：KOFLACHSPORT Ges.m.bH & Co.KG.A-8580 koflach.Alte Hauptstr.5-7 ），請求再訴願機關函請我國駐德國台北代表處轉請德國 KOFLACH公司派員攜帶該公司生產之上開產品型錄上第八、九頁所登載型號XE 01及XE 03之直排輪鞋實物來台，並加以鑑定其與被舉發之系爭案之扣帶帶座之結構、特徵是否完全相同，並表明原告願負擔該公司人員來台之一切開銷及鑑定費用；（二） KOFLACH公司進出口報單，指明型號XE 01及XE 03之直排輪鞋，於西元一九九四年三月三十日及一九九四年六月二十二日即有銷售出口之紀錄（按上開型錄及報單上並載有 KOFLACH公司之電話、電報、傳真及信箱等號碼）。凡此無非係就其於舉發時所檢具西元一九九五年九月份in-Line SKATER雜誌初夏版（刊登OXYGEN牌直排輪鞋圖片，型號包括XE.01，引證一）及OXYGEN牌直排輪鞋實物一只（標有型號XE.03之字樣，引證二），於同一爭點範圍內，繼續提出補強證據，指出舉發時所提證據之來源，其間顯然具有關聯性，並非新爭點，再訴願機關自應加以審究，自行調查或發回原處分機關重行調查，惟再訴願機關仍予恝置不論，亦有未洽。原告起訴意旨執以指摘再訴願決定、訴願決定及原處分違法，自非無理，應由本院將之一併撤銷，並命被告依照上開 KOFLACH公司之地址、電話、電報、傳真及信箱等號碼，逕洽德國 KOFLACH公司，或由其轉請在我國之代理商，或函請外交部轉請我國駐德國台北代表處洽請德國KOFLACH公司，提供上開產品型錄上型號 XE 01及XE 03之直排輪鞋實物及其已公開之技術說明，以調查其與被舉發之系爭案之扣帶帶座之結構、特徵是否完全相同，系爭案是否違反專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項之規定，另為處分。因本件事證尚未臻明確，須由被告遵照本院之法律見解，重行調查，作成決定，故原告請求判決被告應另為舉發成立，撤銷新型第一一三一一一號專利權之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告在請求命行政機關遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。

據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 五 庭審 判 長 法 官　姜素娥