臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第二○二七號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第二○二七號

原告

柏岡技研高爾夫股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）

訴訟代理人

丙○○

右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年一月十八日經（九○）

訴字第○九○○六三○一五八○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國八十六年九月二十三日以「WINHILL設計圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十八類之高爾夫球桿、高爾夫球桿頭等商品，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為審定第八三三六六三號商標。嗣關係人英商奧佛雷旦喜股份有限公司以該審定商標有違商標法第三十七條第七、十四款之規定，對之提起異議，經被告審查，於八十九年二月三日以中台異字第八八一○四七號商標異議審定書為異議不成立之處分。關係人不服，提起訴願，經經濟部於八十九年五月三十一日以經（八九）訴字第八九○八七一九○號訴願決定書撤銷原處分，被告爰於八十九年九月十三日以中台異字第八九○七七一號商標異議審定書為第八三三六六三號「WINHILL設計圖」商標之審定應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：請求撤銷訴願決定。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：原告申請註冊審定第八三三六六三號「WINHILL設計圖」商標（如附圖一），與異議人申請註冊登記第八一二六五、一○七八一四、一一一五七○號等「DUNHILL」商標（如附圖二），是否構成近似？

㈠原告主張：

⑴按經濟部之駁回理由，主要係認系爭案「WINHILL」與據以異議「DUNHILL」僅是二字差別，外觀近似而不准系爭案商標註冊，惟被告在審查商標之文字時，其審查之準則係從字形、字義與字音三方面作判斷，此種審查之準則沿用已久，成效卓著，並已成為商標主管機關（被告）及社會大眾所遵奉之近似判斷原則；依此審查準則，專業審查主管機關（被告）才有一套審查之依循標準，其所審查之案件才不致於造成過多之爭議；因此，被告才能在初審查便核准本件商標註冊，而且在異議人引用「DUNHILL」異議本件商標時，被告仍然做成異議不成立之處分，堅認本件商標並未違反商標法第三十七條第七、十四款之規定。

⑵原決定機關（經濟部）並非專門審查商標之審查機關，其審查商標之經驗較被告欠缺許多，且其審查系爭案時完全規避字義與字音之審查原則，如今被告也隨之閃避字義與字音之審查，僅就外觀上作主觀認定，被告一反往常專業審查商標之態度，完全廢棄字形、字義與字音合併審查之原則。原告希期各位審查員讓系爭案之審查標準回歸字形、字義、字音合併審查之原則。否則，僅就外觀加以判斷，過於偏廢字形、字義、字音合併審查之原則，對於本件商標實屬極為不公平之對待。

⑶本件商標「WINHILL」之字形、字義及讀音均與據爭商標「DUNHILL」不同，兩者由一般消費者異時異地觀察並不會造成混淆誤認，所謂一般消費者乃指多數消費者，並非少數一、兩位消費者，而且本件商標文字方面除了字形、字音及字義與據爭商標不同之外，本件商標經過設計後之圖形態樣更與據爭商標不同態樣。並且經調查其他商標前案比較，更可證明具有豐富審查經驗之被告當初作成異議不成立處分之合理性與客觀性。

①為便於貴院審查，請參看附件二所示之多數個商標前案，其中，審定號第四九二七○二號指定商品為化妝品之商標中其英文字「KENHILL」，與「DUNHILL」比較，顯然也只是「KE」與「DU」兩個字母之差別，其餘「NHILL」均完全相同。然而，前案「KENHILL」卻仍能准予保有其商標專用權，並未被核駁或撤銷商標專用權，顯然被告審查本異議案之尺度標準與審查其他商標案者是有所差別，並造成嚴重不公平之現象。按被告審查商標案件應保持公平與客觀，被告審查商標案經驗豐富，當初被告准予本件商標註冊，且在異議程序作成異議不成立之處分顯然是公平客觀。

②為便於貴院公正審查，在此再就本件商標「WINHILL」與「DUNHILL」之差異性及兩者不會讓一般消費者造成混淆之事實加以論述：Ａ、字形：『HILL』乃是英文山丘之意思，是普通名詞，普通用法，一般註冊商標中經常可見（尤其是註冊第四九二七○二號「KENHILL」更足以證明），因此在比對商標間之差異時，應先將一般普通用法或字義原形置於一旁，而比較非一般用法之字形部分，據此再仔細觀察本案與據爭商標間兩者之「WIN」與「DUN」，確實有明顯之差別，比對前案之「KEN」，便可確實查知各商標間之差異；因此本案與據爭商標之字形不同。Ｂ、字義：WIN乃是獲勝之意思，WINHILL乃是在果嶺上獲勝之意思，而DUN乃是討債之意思，DUNHILL若要解釋成中文則是山頭上討債之意思，試問以上兩者之意思相同嗎？如此之差別會造成一般消費者混淆誤認嗎？Ｃ、字音：若會基本英文發音者，在發音時都足以區別「WINHILL」與「DUNHILL」，兩者讀音不同，若一個會英文發音將「WIN」念給會一點英文之審查者或一般人聽，相信該審查者或一般人便會知道是獲勝之意思，再將「DUN」念給會英文之審查者或一般人聽，相信審查者或一般人便會知道是討債或向下（走下坡）之意思；顯然本件商標之字義與據爭商標差距十萬八千里；請貴院審慎審究本案。原決定書謂註冊第四九二七○二號「KEN-HILL」之案例，其圖樣與本件不同，案情各異，不得比附援引，然而該「KEN-HILL」商標與據爭商標「DUNHILL」僅是兩個字母不同，卻是不爭之事實。

⑷請貴院審查本案時務必引用被告原來所秉持以字形、字義、字音合併審查之原則詳細深入比較，本件商標「WINHILL」確實與「DUNHILL」有所差別，兩者異時異地隔離觀察，並不會造成一般消費者混淆，尤其經過發音及義解，更可明顯察知兩者不同，消費者在購買時已能察覺兩者不同，而不會誤認本件商標即是據爭商標，原告是在打自有品牌，更不希望消費者將本件商標誤認為據爭商標，據爭商標根本未在高爾夫球桿及球桿頭指定商品註冊商標，一般消費者根本不知道有「DUNHILL」此品牌之高爾夫球桿及球桿頭，若本件商標造成消費者混淆誤認，豈不浪費了本件商標自創品牌之心血與金錢。

⑸再者，請參看通知函，該函內容可證原告在大陸申請「WINHILL」核准註冊後，也遭到異議人提起異議，大陸工商管理局裁定原告勝訴，異議人又提起復審，在異議案審查時仍然認為「WINHILL」與「DUNHILL」不近似，而做成異議不成立之處分；顯然，無論我國商標主管機關或大陸工商管理局，具有豐富之專門審查商標案之經驗，均一致地認為「WINHILL」與「DUNHILL」不近似。又國內企業已警覺經濟結構變化，而有心積極創設自有品牌，但在申請商標時卻始終遭受到不公平之對待，此種情形屢見不鮮；最初被告以其專業及經驗豐富、公平客觀之審查原則核准本件商標註冊，嗣後在異議人提起異議時，更秉持一貫之審查原則審查異議案，做成異議不成立之處分，維持准予本件商標註冊之處分；惟在經濟部訴願階段便偏離字形、字音與字義之審查，單以字形而偏認本件商標與據爭商標近似；原決定機關如是審查之方式，豈能讓人信服，‧‧‧。昔日歐美國家之企業，因人力成本增加，須委外代工時，便積極創設自有品牌，他們自己國家政府也是強力支持，如今像NIKE等知名品牌，雖是委外代工，但仍能為其企業及國家創造可觀之利潤與經濟成長。我國時值人力成本增加之轉型期，委外代工趨勢不可避免，而在委外代工潮流不斷，想要根留台灣，便須讓台灣企業擁有品牌，政府應積極鼓勵台灣企業創立自有品牌，不僅從獎勵、稅制等著手，更重要的是讓企業擁有商標，否則投入再多之金錢與努力都是白費。對於台灣經濟賦有較大期許之人士，早就強烈意識到委外代工與創設品牌之重要性，如果台灣未能強力作這方面之努力，未來經濟蕭條如菲律賓、越南等國家由鼎盛到衰敗及台灣人成為台勞之情形恐難避免。

㈡被告主張：

⑴按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。又所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第三十一條第一項所明定。所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。查本件被異議之審定第八三三六六三號「WINHILL設計圖」商標圖樣上之外文「WINHILL」，與異議人據以異議之「DUNHILL」商標圖樣之外文「DUNHILL」，二者僅字首「WI」與「DU」之差別，其餘多數字母排列順序皆相同，且系爭商標之起首字母「WI」經設計之字形與「DU」已相彷彿，異時異地隔離觀察，外觀上難謂無使人產生混淆誤認之虞，經濟部經（八九）訴字第八九○八七一九○號訴願決定書意旨參照。再查異議人英商奧佛雷旦喜股份有限公司成立於西元一八九三年，迄今已有百餘年歷史，早自六十五年起即以外文「DUNHILL」作為商標圖樣指定使用於服裝、珠寶、鐘錶、書籍、眼鏡、煙具、皮包、皮夾等商品在我國取得註冊第八一二六五、一○七八一四、一一一五七○、一三九三四八號等多件商標專用權，其商品並於一九八七年起持續多年進口我國市場，在國內知名百貨公司太平洋SOGO百貨、新光三越百貨、漢神百貨等均設有專櫃銷售，而我國民生報、中國時報、聯合報、禮品世界、仕女雜誌等各大報章雜誌亦相繼報導異議人產製之各種服飾及其相關商品之最新款式，異議人復為國際高爾夫運動艾福‧登喜來盃（THE DUNHILLCUP）高爾夫錦標賽、艾福‧登喜來亞洲高爾夫名人賽之主要贊助者，該商標所表彰之商品信譽堪認已為相關事業及消費者所普遍認知，凡此有異議人檢送之商標註冊一覽表、雜誌廣告、銷售發票等證據資料附卷可稽。從而原告以近似之外文「WINHILL」作為審定第八三三六六三號「WINHILL設計圖」商標圖樣申請註冊，指定使用之高爾夫球桿等商品，與異議人產銷之高爾夫球服飾復具有密切關聯，客觀上難謂無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，自有首揭法條規定之適用。

⑵至原告於異議程序時辯稱異議人實際使用之商標為經設計之外文「DUNHILL」字體或「ALFRED DUNHILL」二字，與系爭商標圖樣之外文「WINHILL」差異顯然，尚非不能分辨乙節；審諸異議人檢送之證據資料，在我國獲准註冊之商標圖樣多數為印刷字體之外文「DUNHILL」一字，且報章雜誌除以「ALFRED DUNHILL」報導異議人之最新產品外，亦有以單純正楷之「DUNHILL」一字簡稱異議人之產品，又其廣告型錄上之香煙包裝盒亦明顯標示印刷體之外文「DUNHILL」，消費者不難因而認識「DUNHILL」一字亦為異議人所表彰產品之標誌，併予指明。另原告訴稱被告核准註冊之第四九二七○二號「KENHILL」商標，其外文「KENHILL」與系爭商標之外文「DUNHILL 」相較，亦僅有「KE」與「DU」二字母之差別，卻能保有商標專用權，及系爭商標在中國大陸提出申請註冊，亦同樣遭到異議人提出異議而為異議不成立之處分等情，經核該註冊第四九二七○二號商標圖樣與系爭商標圖樣構圖意匠不同，尚難比附援引執為系爭商標應不予撤銷之論據。又按兩岸商標法制有別，自不得作為本案應為相同處分之依據。綜上論述，被告之處分，洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第七款所明定。而商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第十五條第一項及第三十一條第一項所明定。

二、查本件被告以系爭審定第八三三六六三號「WINHILL設計圖」商標圖樣上之外文「WINHILL」，與關係人據以異議之「DUNHILL」商標圖樣之外文「DUNHILL」，二者僅字首「WI」與「DU」之差別，其餘多數字母排列順序皆相同，且系爭商標之起首字母「WI」經過設計後，其字形與「DU」已相彷彿，異時異地隔離觀察，外觀上難謂無使人產生混淆誤認之虞。又關係人英商奧佛雷旦喜股份有限公司成立於西元一八九三年，迄今已有百餘年歷史，早自六十五年起，即以外文「DUNHILL」作為商標圖樣，指定使用於服裝、珠寶、鐘錶、書籍、眼鏡、煙具、皮包、皮夾等商品，在我國取得註冊第八一二六五、一○七八一四、一一一五七○、一三九三四八號等多件商標專用權，其商品並於西元一九八七年起持續多年進口我國市場，在國內知名百貨公司太平洋SOGO百貨、新光三越百貨、漢神百貨等均設有專櫃銷售，而我國民生報、中國時報、聯合報、禮品世界、仕女雜誌等各大報章雜誌亦相繼報導關係人產製之各種服飾及其相關商品之最新款式，關係人復為國際高爾夫運動艾福‧登喜來盃（THE DUNHILL CUP）高爾夫錦標賽、艾福‧登喜來亞洲高爾夫名人賽之主要贊助者，該商標所表彰之商品信譽堪認已為相關事業及消費者所普通認知，凡此有關係人檢送之商標註冊一覽表、雜誌廣告、銷售發票等證據資料附原處分卷可稽；從而原告以近似之外文「WINHILL」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用之高爾夫球桿等商品，與關係人產銷之高爾夫球服飾復具有密切關聯，客觀上難謂無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之處，被告乃為第八三三六六三號「WINHILL設計圖」商標之審定應予撤銷之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。

三、原告起訴意旨略稱：系爭商標與據以異議之商標，其外文字首「WIN」及「DUN」，字形有明顯差別，且二者字義、字音復有差異，並不會讓一般消費者造成混淆云云。惟查，系爭「WINHILL設計圖」商標圖樣上之外文「WINHILL」，與據以異議之「DUNHILL」商標圖樣之外文「DUNHILL」相較，二者僅字首「WI」與「DU」之差別，其餘多數字母排列順序皆相同，且系爭商標之起首字母「WI」復經過留白之設計，其字形與「DU」已相彷彿，異時異地隔離觀察，外觀上難謂無使人產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標。至原告訴稱被告核准註冊之第四九二七○二號「KENHILL」商標，其外文「KENHILL」與系爭商標之外文「DUNHILL」相較，亦僅有「KE」與「DU」二字母之差別，卻能保有商標專用權，及系爭商標在中國大陸提出申請註冊，亦同樣遭到異議人提出異議而為異議不成立之處分等情，經核該註冊第四九二七○二號商標圖樣與系爭商標圖樣構圖意匠不同，尚難比附援引執為系爭商標應不予撤銷之論據；又兩岸商標法制有別，自不得作為本件應為相同處分之依據。是原告起訴意旨，並不足採。

四、綜上所述，本件被告所為第八三三六六三號「WINHILL設計圖」商標之審定應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，核無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第三庭