臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第三六八號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第三六八號

原告

鼎記織襪有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

黃怡騰律師

訴訟代理人

李世馨律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）

訴訟代理人

吳念恒

參加人

義大利商‧史代

訴訟代理人

桂齊恆律師

複代理人

唐迪華律師

訴訟代理人

乙○○

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月十六日經（八

九）訴第00000000號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：參加人義大利商‧史代芬諾‧加伯那於民國八十五年二月十七日以「D&G DOLCE & GABBANA」商標作為其第五二一六五八號「DOLCE & GABBANA」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五類之男裝、童裝、褲子、領帶、圍巾、運動鞋、襪子、吊帶襪等商品，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為註冊第七九八九七六號聯合商標（下稱系爭商標）。參加人於系爭商標註冊公告後，於八十八年一月二十七日將原申請指定使用之襪子、吊帶襪商品減縮，減縮後商品為「男裝、童裝、襪子、領帶、圍巾、運動鞋」等商品。嗣原告以該註冊聯合商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第六、十二款之規定，於八十八年九月八日對之申請評定。經被告審查，以八十九年七月三十一日中台評字第八八七一九九號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。經本院九十年十二月十一日開庭行準備程序，命原、被告及參加人陳述意見後，認有使參加人獨立參加訴訟之必要，裁定命其參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：請求撤銷原處分及訴願決定；被告機關第七九八九七六號「D&GDOLCE & GABBANA」聯合商標之註冊，應評定為無效；訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：

⑴參加人於系爭商標註冊公告後，於八十八年一月二十七日將原申請指定使用之襪子、吊帶襪商品減縮，經被告核准後，原告對之申請評定，則判斷與據以評定之商標所指定使用之商品是否同一或類似時，應以系爭商標原指定使用之商品，抑或經減縮後之商品為準？

⑵系爭商標所指定使用之商品，與據以評定之商標所指定使用之商品，是否同一或類似？

㈠原告主張：

⑴系爭聯合商標之註冊，違反申請註冊當時商標法第三十七條第一項第十二款「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」之規定，被告疏未予評定無效，殊非允當適法：

①首按商標評定案件之處理，其適用商標法新舊法規時，原即應依「商標評定案件適用註冊時之規定」為原則，此於商標法施行細則第四十條第二款訂有明文，是被告審酌系爭聯合商標之註冊是否無效之時，自應以系爭商標註冊時之規定，即八十二年十二月二十二日修正之商標法，方稱適法（下稱：舊商標法）為依據。

②系爭聯合商標之圖樣與原告據以評定之商標圖樣構成「近似之商標」，殆無疑義：Ａ、按舊商標法第三十七條第一項規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：‧‧‧十二、相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標‧‧‧」復依同法第五十二條第一項規定：「商標之註冊違反‧‧‧第三十七條第一項‧‧‧者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。」Ｂ、查系爭商標之商標圖樣為「D&G DOLCE & GABBANA」，其與原告據以評定之商標圖樣「鼎記D&G」，二者相較，皆含「D&G」之外文字樣，經以異時異地隔離觀察，其在外觀及讀音上，均有使一般購買人產生混同誤認之虞，自應認定構成近似之商標，至屬明確。此項見解，嗣後復經被告於兩造間同性質之另一爭議案件中，於評定書認定無誤，且亦為被告於原處分中所肯認，應屬兩造當事人所不爭執之事實，毋庸置疑。

③系爭聯合商標以近似於原告已註冊在案商標之圖樣，申請指定使用於同一商品及類似商品，業已構成舊商標法第三十七條第一項第十二款前段及同法第五十二條第一項規定之商標評定無效事由：Ａ、查參加人之系爭聯合商標於申請註冊時，其所指定使用之商品種類，包括如下商品：「女裝、男裝、童裝、皮衣、皮褲、皮裙、襯衫、罩衫、裙子、燕尾服、夾克、褲子、短褲、背心、毛織運動衫、睡衣、襪子、汗衫、束腹、吊襪帶、內褲、襯裙、印花綢製的領帶、領帶、雨衣、大衣、外套、浴衣、運動服、風衣、滑雪褲、服飾用皮帶、圍巾、睡袍、拖鞋、鞋、運動鞋、靴」等。其中「襪子」、「吊襪帶」等商品即核與據以評定商標指定使用之「襪子、長短襪、彈性、玻璃絲襪、男女襪、韻律襪、童襪」屬於「同一商品」；而其餘各種女裝、男裝、童裝、襯衫、罩衫、裙子、夾克、褲子、短褲等服飾類商品，客觀上亦屬「類似之商品」。是查系爭聯合商標於八十七年三月十六日申請註冊時，原告據以評定之商標，既早經經濟部核准註冊在先（八十二年一月一日），故參加人之商標註冊，即實有「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」之情事，依首揭規定，自應評定無效。Ｂ、再按原告之「鼎記D&G」商標，復早於八十二年間即經被告核准註冊登記在案，使用迄今已有多年歷史，該商標所表彰之商品信譽，亦業於廣大消費大眾心中，累積一定之知名度，故倘有他人將註冊在後之近似商標，使用於相同或類似之商品上，定然有使消費者發生誤認聯想，以為係原告所使用之聯合商標或同一系列商標之虞。是揆諸前揭條款之規定，原告自得申請被告評定系爭聯合商標註冊無效，以維護交易安全暨保障原告之商標專用權。

④原處分認參加人已於申請系爭商標註冊後，將其使用商品加以減縮，故已無適用舊商標法第三十七條第一項第十二款前段規定之餘地，此等法律適用上之見解殊屬違誤：Ａ、按原處分係以「本件商標經減縮商品後‧，‧‧‧與據以評定商標所指定使用之‧‧‧商品，‧‧‧非屬同一或類似之商品」等語為由，認定系爭商標之註冊並無舊商標法第三十七條第一項第十二款前段之適用；訴願決定亦稱：「本案關係人既於八十八年一月二十七日依法提出申請減縮『襪子、吊帶襪』商品，且經原處分機關核准‧‧‧則本案訴願人於八十八年九月八日申請評定時，二造商標所指定使用之商品既非屬同一或類似」云云，維持被告所為之申請不成立評決處分。Ｂ、然而評定商標註冊無效案件之處理，本應適用註冊當時之法律規定為依據，縱註冊之後，其原先指定使用之商品內容及種類有所變更，該商標註冊是否應評定為無效，仍應視其註冊之時有無違反當時法律規定以為論斷，此既為商標法施行細則第四十條第二款所明文揭示之立法意旨，訴願機關自應嚴以遵守。經查參加人之系爭商標於八十七年三月十六日獲被告核准註冊時，斯時指定使用商品之項目，即已包含「襪子、吊帶襪」等項，此一範圍與據以評定商標之使用商品項目，確實有重疊相同情形，即屬舊商標法第三十七條第一項第十二款前段所稱「近似於他人同一商品之註冊商標」之情況，被告受理本商標評定案件時自應以系爭聯合商標八十七年三月十六日註冊時之指定商品，而非八十八年經減縮後之指定商品為審查判斷基準，否則即與商標評定案件應適用註冊時規定之制度意旨相左，顯非立法者本意，亦不符評定程序所欲達成補救商標註冊審查過程之疏漏、強化註冊之正確性及公信力之目的。至於系爭商標於註冊之後已變更指定使用商品乙節，實與註冊當時是否有違法情事無涉，殊不應混為一談。被告逕稱：「史代芬諾．加伯納公司雖註冊時有襪類，但是後來已（減）縮掉了，既已減縮就沒有同一或類似的情形。」等語（參九十年十二月十一日準備程序筆錄第三頁），似認參加人嗣後既已申請減縮襪類商品獲准，即視同自始未就此部分商品提出商標註冊之申請，惟從未提出其如此之推論係以何法律規定為依憑，亦未舉出任何先例見解以佐其說，實難謂有何法理上之依據。Ｃ、基此，原處分及訴願決定皆以本案評定時之指定商品、而非註冊時之指定商品作為衡量比較之依據，進而認定原告之評定申請不成立，其認定基礎，顯然與法未合，而至有依法應予撤銷之情形。

⑵退萬步言，縱使參加人之聯合商標嗣後經減縮其指定使用之商品，惟該經減縮後之商品項目及範圍，其與原告商標所指使用之商品類別，二者相對照，亦與原告據以評定商標所指定使用商品，構成「類似商品」，此種情形，仍有舊商標法第三十七條第一項第十二款前段規定之適用餘地：

①按所謂「類似商品」之認定，應依「一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之。」（商標法施行細則第十五條第二項規定參照）；被告以台商九八○字第八九五○○○○九號公告之「類似商品及類似服務審查基準」第一點規定，亦已將「類似商品」定義為：「商品在用途、功能、行銷管道與場所、買受人、原材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買人誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者」，而其認定應綜合商品之用途功能、行銷管道與販賣場所、原材料成分、商品與零組件之關係、買受人及產製者等因素，而非僅就單一因素判斷之（同上審查基準第二點）。前行政法院（現已改制為最高行政法院）七十二年度判字第一一一○號判決亦稱：「是否同一或同類，應依普通一般社會通念，亦即應依照具有普通一般知識經驗之人，從商業行銷及經營的觀點加以判斷，凡此二不同主體之商品，經由相同或類似銷售途徑，有其同樣之功用或目的，而有被誤認為出於同一來源者，即屬同一或同類商品。」。

②查系爭聯合商標經八十八年減縮後指定使用於「女裝、男裝、童裝、襯衫、裙子、褲子」等衣服類商品，而原告據以評定商標之使用商品為「襪子、長短襪、彈性、玻璃絲襪、男女襪、韻律襪、童襪」等襪類商品，綜觀下列諸項相關因素之判斷，二者應屬「類似商品」，足堪認定：Ａ、自「商品之用途與功能」而言：查衣服類商品及襪類商品之用途除蔽體、保暖之外，亦皆附帶具有裝飾、時尚之現代意義功能，且二者常為消費者所共同搭配使用，按前開審查基準第二點第（一）項所定：「二以上商品之用途、功能具有互補作用，經常或必須一併使用始能滿足一般購買人之需要者，被認定為類似商品之可能性較高。」，故應認二者之用途、功能尚屬相近。Ｂ、自「商品之行銷管道與販賣場所」以觀：查衣服類及襪類商品之行銷販售場所，其市場交易情況雖有分置情形，惟亦非無混合銷售之情況，例如許多以展售衣褲為主要訴求之百貨專櫃、精品服飾店面同時也陳售襪類物品，屢見不鮮，故一般購買人亦有於同一行銷管道或販賣場所同時接觸該二類商品之機會。Ｃ、自「商品之原材料與成分」以觀：衣服類及襪類商品之材質皆不出棉、麻、絲、人造纖維等主要範疇，故二者材料成分之同質性堪稱頗高。Ｄ、自「商品之買受人」觀點：該二類商品之買受人一般而言均無明顯特殊性，惟對於衣著裝扮、時尚潮流較為留心者，可能同時對於該二商品之消費需求皆較一般人為高。Ｅ、另參諸現有服飾業市場實況，多數服飾名牌業者除推出衣服、裙褲等商品外，亦不乏襪類產品，且經常於其襪類商品上標示與該品牌衣服同一系列之商標或特有圖樣，亦足導致一般購買人將衣服及襪類商品歸於「同一類」之趨向。徵諸上述各項因素加以綜合判斷，實足認衣服類及襪類商品具有許多共同或關聯之處，依一般社會通念以及市場交易情形，若該二種不同商品採用相同或近似之商標圖樣，確難達到區隔其所表彰商品之效果，則勢將造成一般購買人之混淆，誤以其係來自相同業者或雖不同，但係來自相關聯來源之誤認，是該二者係屬「類似商品」，要已無疑。惟被告未予詳查，逕謂上開二者依社會一般通念非屬同一或類似商品云云，遽而認定系爭商標應無評定無效之事由，而為申請不成立之評決，察其認事用法，誠屬違誤，其嗣經訴願機關以決定維持，亦有不當，應一併撤銷。

③前行政法院之審判實例中，亦多有贊同襪類商品與服飾類商品乃屬「類似商品」者：揆諸前行政法院所著八十六年度判字第二六九二號判決明文：「系爭商標指定使用之背心、毛衣、襯衫、Ｔ恤、手勾衣、西服、童裝、套裝、褲裝、褲裙、洋裝、棉衣、禮服、裙子、‧‧‧與據以評定之註冊‧‧‧第六二○七八二號號商標指定使用之冠帽、領帶、手套、皮手套、襪子、褲襪商品屬同一或類似商品，原處分駁回其註冊之申請‧‧‧並無違誤‧‧‧」，以及九十年度判字第一三二九號判決意旨：「系爭商標指定使用於衣服、靴鞋、帽子、領帶、襪子、服飾用禦寒用手套商品申請註冊，‧‧‧復指定使用於同一或類似商品（‧‧‧註冊第三一七七六四號『巨人GIANT』商標指定使用於襪子、褲襪商品），為近似之商品‧‧‧」，顯見行政法院過去之審判實務，亦就服飾類商品與襪類商品係屬於「類似商品」乙節，採取認同之見解，足可為參。

④被告於另案中，亦曾肯認襪類商品與服飾類商品為「類似商品」在案：況查，被告於原告以「鼎記D&G」為商標圖樣指定使用於「襪子、褲襪、絲襪、男襪、女襪、童襪、毛襪、棉襪、運動襪、吊襪帶、吊褲帶、內衣、睡衣、汗衫、泳裝、襯衫、男裝、女裝」等商品之申請另案註冊時，亦曾於先行通知書函中說明其核駁之理由，而稱：「按『商標圖樣有相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者』，不得申請註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。本件商標圖樣上之外文，與註冊第七九八九七六號商標（即『D&G DOLCE & GABBANA』之聯合商標）外觀近似，且指定使用於同一或類似商品，有違商標法第三十七條第十二款規定之嫌。」等語，此一見解，亦顯見被告亦自承襪類商品與註冊第七九八九七六號商標指定使用之衣服類商品係屬「類似商品」，而有現行商標法第三十七條第十二款規定（即舊商標法第三十七條第一項第十二款前段）之適用；詎被告竟未能採持一貫之見解，而於系爭聯合商標評定無效案件中，復謂該二類商品並非「類似商品」，其前後矛盾之不同見解，既令原告無所適從，亦實有違反行政機關所應恪遵之「行政自我拘束原則」。

⑶綜上所述，被告受理原告申請，審查系爭聯合商標是否有評定無效之事由時，錯以系爭商標於註冊後經減縮之指定使用商品範圍，為其判定與原告據以評定商標之指定商品是否屬「類似商品」之基準，且未就商品之用途與功能、行銷管道與場所、買受人、原材料、產製者或其他各因素詳予綜合判斷，即逕行認定前開二類商品非屬「類似商品」，率爾核認無八十二年商標法第三十七條第一項第十二款前段規定之適用云云，因而原處分評決原告之申請不成立，其認事用法，實有諸多違誤，應無足維持；而原訴願決定以相同理由維持原處分，亦同有未合，應併予撤銷，以維原告獲准註冊在先之商標專用權為禱。

⑷又行政法院認原告之訴有理由，而撤銷原處分或原決定者，原則上應自為裁判，例外情形方得命行政機關重為處分或決定，此乃行政訴訟制度全面變革之意義所在。基此，原告謹祈請鈞院鑑於本件事證已臻明確，並無重行調查之必要，且本案之法律關係亦尚非複雜等事由，同意自為判決，為評定註冊第七九八九七六號「D&G DOLCE & GABBANA」聯合商標之註冊為無效之裁判，使符修正後行政訴訟制度確保人民權益、增進司法功能之宗旨。

㈡被告主張：

⑴商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定，又依同法施行細則第四十條第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件系爭註冊第七九八九七六號商標係於八十七年三月十六日核准註冊，其商標之評定核應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。另本件系爭註冊第七九八九七六號「D&G DOLCE & GABBANA」聯合商標業經被告核准減縮指定使用商品，減縮後指定之商品為「女裝、男裝、童裝、皮衣、皮褲、皮裙、襯衫、罩衫、裙子、燕尾服、夾克、褲子、短褲、背心、毛纖運動衫、睡衣、汗衫、束腹、內褲、襯裙、印花綢製的領帶、領帶、雨衣、大衣、外套、浴衣、運動服、風衣、滑雪褲、服飾用皮帶、圍巾、睡袍、鞋、運動鞋、靴」，並公告於八十八年六月一日出版之商標公報第二十六卷第十一期。

⑵商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，固為本件系爭聯合商標註冊時商標法第三十七條第一項第六款所明定，惟其適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言；至商標本身有使人誤認其所表彰之商品為他人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀而購買之虞者，核屬同條項第七款規定之範疇，非本款所得審究；本件原告固主張「鼎記D&G」商標圖樣上之外文「D&G」為其先使用於襪子、男女襪等商品，於八十一年即向被告申請取得註冊第五八一一Ο六號商標專用權，註冊使用迄今已有多年歷史，而本件系爭註冊第七九八九七六號「D&G DOLICE & GABBANA」聯合商標圖樣上之外文與原告據以評定商標俱有相同之外文「D&G 」，復指定使用於同一或類似之商品，自有使消費者產生聯想誤認為原告之同一系列商標商品，而有前揭條款規定之適用云云；惟原告主張有利於己之事實，應負舉證之責，查原告並未就本件系爭註冊第七九八九七六號「D&G DOLICE & GABBANA」聯合商標圖樣上之文字，與其所指定使用之女裝、男裝等商品本身之性質、品質或產地有無發生誤認誤信之虞加以釋明，徒以本件系爭商標與原告據以評定商標圖樣構成近似，且均指定使用於同一或類似商品，而有使人誤認其所表彰之來源或產製主體為由，尚難執為有利於本款主張之論據，自無首揭條款之適用。至原告主張據以評定之外文「D&G 」為其先註冊使用乙節，除與本款無涉，核屬同條項第七款之範疇外，另就主張內容以觀，原告亦無檢送據以評定商標所表彰商品之信譽已為消費者所熟知之相關事證以實其說，所述自不足採，併予指明。

⑶商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標，不得申請註冊，固為本件系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款前段所明定，惟其適用應以兩造商標使用於同一或類似商品為要件之一，而類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商標之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。查本件系爭註冊第七九八九七六號「D&G DOLICE & GABBANA」聯合商標圖樣上之外文「D&G 」，與據以評定之註冊第五八一一Ο六號「鼎記D&G」商標圖樣上之外文「D&G」相同，固屬近似之商標，惟本件系爭商標經減縮商品後，所指定使用為「女裝、男裝、童裝、皮衣、皮褲、皮裙、襯衫、罩衫、裙子、燕尾服、夾克、褲子、短褲、背心、毛纖運動衫、睡衣、汗衫、束腹、內褲、襯裙、印花綢製的領帶、領帶、雨衣、大衣、外套、浴衣、運動服、風衣、滑雪褲、服飾用皮帶、圍巾、睡袍、鞋、運動鞋、靴」商品，與據以評定商標所指定使用之「襪子、長短襪、彈性、玻璃絲襪、男女襪、韻律襪、童襪」商品，核其商品材料、用途、消費對象有別，又行銷販售場所依市場交易情況亦多分置，衡酌依社會一般通念，非屬同一或類似之商品，揆依前揭說明，應無首揭法條規定之適用。

㈢參加人主張：

⑴按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」不得申請註冊，固為修正前商標法第三十七條第一項第十二款前段之規定，惟此一條款之適用，以商標之指定使用於同一或類似之商品為前提。查參加人所有之註冊第七九八九七六號商標已於八十八年五月經核准減縮商品，指定使用之商品中並不包含「襪子、吊襪帶」商品，是再無以此二商品之如何，對參加人商標申請評定之理，然本件原告於系爭商標經申請並獲准減縮商品之後，始以系爭商標指定商品曾包含襪子為由，據指定使用襪類商品之註冊第五八一一０六號商標對參加人商標申請評定，其顯然係以已不存在之事實對參加人商標加以指摘，實不符商標法採納指定商品減縮制度之本旨，茲再析陳理由如后：

①「商標審定或註冊事項之變更應向商標主管機關申請核准。商標圖樣及其指定之商品不得變更，但指定商品之減縮不在此限。」為商標法第十九條第一項之規定，查系爭商標於八十五年二月申請註冊，經主管機關審查及三個月之審定公告期間，因認無違法情事且未遭異議，乃於八十七年三月經核准註冊，翌年（八十八年）一月，參加人因發現有註冊第五八一一０六號商標存在，為避免困擾，即主動申請減縮襪類商品，是由註冊至減縮商品期間相距不到一年，而在如此短暫之時間內，參加人既未以系爭商標指定商品包含襪子商品為由，干涉他人商標之註冊或申請，更尚未以此一商標使用於襪類商品，是系爭商標縱曾指定使用於襪子商品，然究屬短暫之事實，既不發生影響他人權益之情事，在市場上亦無造成消費者混淆之疑慮，且既已經主動減縮而不屬系爭商標專用之範圍，自不宜僅以短暫過程，即全然剝奪往後近九年之商標專用權。然則，本件原告於系爭商標商品經減縮後，始申請評定，更緊抓系爭商標於減縮商品之前指定商品曾包含襪子之理由，蓄意忽略其權利絲毫未受損害、消費者從未發生混淆之事實，堅持系爭商標之專用權應評決作為無效，完全忽略商標註冊內容允許合理修正之立法趨勢，及商標法採納指定商品減縮制度之立法本旨，其主張自不宜採納。

②又參加人之商標經減縮指定商品後，係專用於女裝、男裝等服裝商品；領帶；皮帶；圍巾及拖鞋、運動鞋等靴鞋商品；反觀原告據以申請評定之註冊第五八一一○六號商標係指定使用於襪子、長短襪等襪類商品，二者所指定之商品性質尚有不同，於市場上亦各有專賣之處所，及專業製造之廠商，並無同時陳列之可能，亦即，襪子乃專為足部保護、裝飾之用，其材質或可能為尼龍、毛、棉等，惟必以編織之方式製造，且所有襪子之形狀均不脫離人類足部之形狀，俾能與使用者之足部貼合，於穿套並行走時減少摩擦之不適感，是製襪業者有其專用之編織機器，其業者亦為專業之廠商，與服裝、領帶、靴鞋之業種截然區分，尤其各該商品在使用目的上既無取代之可能性，一般消費者即無相互聯想之可能，而在實際交易市場上，即或係方便消費者一次購足之大型賣場，亦必以專櫃或專區之方式陳列，以與其他性質不同之商品分別採購。從而無論依被告編印之商品及服務類似組群參考資料，或鄰近之大陸地區所採行之商品分類，各該商品均屬同類，但性質各異之不同組群之商品，自非屬同一或類似之商品。是參加人商標經減縮指定商品後，與據以評定商標指定使用之襪類商品性質既有不同，則與修正前商標法第三十七條第一項第十二款之適用前提不相符合，自難謂有不得申請註冊之情事。至於，減縮之法律效果如何，商標法本身並未有明文規定，於母法第十九條第一項規定：但指定商品之減縮不在此限。而施行細則第二十七條第四項規定：但縮減指定使用商品者，不影響其申請日。是知減縮指定商品之效果，應係自始即不包含，故應不影響原始申請註冊行為之法律效力。

③尤有進者，參加人為著名之服飾設計師，為表彰商品之產製來源，使消費者更容易辨識、記憶，乃取早已使用並已在　貴國獲准列為註冊第五二一六五八號「DOLCE & GABBANA」商標之開首字母，即以「D&G」與「DOLCE& GABBANA」合併，設計為本件系爭商標，此一圖樣已在義大利取得專用權，經列為註冊第六二○三七二號商標；另亦獲准國際註冊，專用權所及之國家包含德國、比荷盧、瑞士、西班牙、法國、奧地利、匈牙利、列支敦士敦、摩納哥、葡萄牙、羅馬尼亞、保加利亞、蘇俄、中國大陸、波蘭、捷克、斯洛伐克等，亦已於　貴國獲准專用於多項商品，足見參加人創用系爭商標以表彰產品來源，其來有自，並已因註冊及使用範圍之遍及全球，成為一國際知名之商標，消費者實無反而認為係原告商標之可能。在實際使用上，參加人所設計並委由一ITTIERRE公司產銷之商品早已名聞遐邇，建立斐然之聲譽。以亞洲地區為例，自西元一九九四年以來，標示系爭商標之商品即不斷經由貴國之崇盟仕有限公司（SHIAMAS LTD.）代理，在台銷售並宣傳，西元一九九五年，參加人商品在消費者熟悉之太平洋SOGO百貨公司、中興百貨公司即已設有專櫃，而在著名之服飾雜誌上，如：哈潑時尚（BAZAAR中文版）、美麗佳人（MARIE CLAIRE中文版）、她雜誌（ELLE中文版）等均經常可看到與參加人標誌相關之報導或廣告，另在其他華人地區，如香港、新加坡、中國大陸等，參加人之商品亦有經常性之進口資料可稽，而讀者群廣大之各種媒體，如明報、新報、天天日報、EVE、JOYCY、星島晚報、MODE等，亦隨著季節之變化，不斷有參加人商品之介紹、宣傳，是以貴國人民對流行服飾之追求、留意時尚動態，亦經常因觀光、購物、投資往來於鄰近之華人地區，則不論藉由傳播媒體，或實際消費，一般人對參加人之商標必已十分熟悉，確無反以為係註冊於不同商品之原告商標之疑慮，系爭商標顯然未違反商標法之規定。

⑵綜上論陳，參加人商標於八十五年二月申請註冊，八十七年三月獲准註冊，逾二年之時間，歷經商標主管機關之審查、三個月審定公告之公眾審查，甚至原告均未認有不得註冊之情事，反而參加人於商標註冊不到一年之內，為預先免除無謂之困擾，主動申請減縮商品，使指定之商品未包含襪子及吊襪帶，自值信賴利益之保護。詎原告竟在系爭商標經減縮商品並核准後，始以減縮前商品之如何，主張系爭商標應評決作為無效，實罔顧商品減縮制度之立法目的，尤其系爭商標既未造成混淆，或影響消費權益，尤未使原告遭受任何損害。況據以評定商標所指定使用之襪類商品專為保護及裝飾足部所用，有專業之製造廠商及陳列之專櫃，與系爭註冊第七九八九七六號商標經申准減縮後之服裝、領帶、靴鞋等商品性質迥異，非屬同一或類似之商品，是無修正前商標法第三十七條第一項第十二款之適用至明。再徵諸一般消費之認知經驗，參加人以「D&G DOLCE & GABBANA」商標所建立之知名度，尤在據以評定商標之上，又如何反而使消費者與原告商標發生混淆或誤認？本案被告所為「申請不成立」之評決，殊無違誤，原告之訴應予駁回。

理由

一、按商標圖樣「有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」暨「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第六、十二款所明定。所謂「有使公眾認誤誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質或產地而言；而衡酌商標是否近似，以具有普通知識、經驗之一般商品購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之，同法施行細則第十五條第一、二項亦定有明文。

二、本件參加人於八十五年二月十七日以「D&G DOLCE & GABBANA」商標作為其第五二一六五八號「DOLCE & GABBANA」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五類之男裝、童裝、褲子、領帶、圍巾、運動鞋、襪子、吊帶襪等商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第七九八九七六號聯合商標。參加人於系爭商標註冊公告後，於八十八年一月二十七日將原申請指定使用之襪子、吊帶襪商品減縮，減縮後商品為「男裝、童裝、襪子、領帶、圍巾、運動鞋」等商品。嗣原告以該註冊聯合商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第六、十二款之規定，於八十八年九月八日對之申請評定。經被告審查，以八十九年七月三十一日中台評字第八八七一九九號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。其主張略以：系爭商標之商標圖樣為「D&G DOLCE & GABBANA」，與原告據以評定之商標圖樣「鼎記D&G」，二者相較，皆含「D&G」之外文字樣，構成近似之商標圖樣；又依商標法施行細則第四十條第二款規定，商標評定案件應適用註冊時之規定，系爭商標係於八十七年三月十六日核准註冊，斯時指定使用商品之項目，已包含「襪子、吊帶襪」等項，與據以評定商標之使用商品項目，有重疊相同情形，即屬舊商標法第三十七條第一項第十二款前段所稱「近似於他人同一商品之註冊商標」之情況，自應評定系爭商標無效；至於系爭商標於註冊之後已減縮變更指定使用商品乙節，實與註冊當時是否有違法情事無涉，不應混為一談；退步言之，系爭商標經減縮其指定使用之商品後，其與據以評定商標所指使用之商品類別，二者就商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之，亦構成「類似商品」，仍有舊商標法第三十七條第一項第十二款前段規定之適用餘地云云。被告及參加人對於系爭商標之商標圖樣，與原告據以評定之商標圖樣，構成近似，均不爭執；惟主張衡量指定之使用之商品是否同一或類似，應以減縮後即評定時指定使用之商品為準，而非以註冊時指定使用之商品為準；又系爭商標業經被告核准減縮指定使用商品「襪子、吊襪帶」，原告申請評定時，系爭商標指定使用之商品業經減縮，專用於女裝、男裝等服裝商品、領帶、皮帶、圍巾及拖鞋、運動鞋等靴鞋商品，與據以評定商標所指定使用之商品，核其商品材料、用途、消費對象有別，又行銷販售場所依市場交易情況亦多分置，衡酌依社會一般通念，非屬同一或類似之商品等語。茲就兩造之爭點審究如次：

⑴按「商標審定或註冊事項之變更應向商標主管機關申請核准。商標圖樣及其指定之商品不得變更，但指定商品之減縮不在此限。」為商標法第十九條第一項所規定，是指定商品之減縮，在任何階段均得為之。又商標專用權之內容，包含括「商標」之文字圖樣及指定使用之商品範圍二項，故所指定使用之每一種商品，均有其各自之商標專用權。從而，指定商品之減縮，形同該被減縮之商品專用權之撤銷，依民法第一百十四條之規定，法律行為經撤銷者，視為自始無效，即自始不存在。換言之，本件參加人將原申請指定使用之襪子、吊襪帶商品減縮獲准後，該被減縮之商品，即自始不在本件指定使用商品之範圍內，故與據以評定商標所指定使用之商品比較是否構成「類似商品」時，自不應再將本件被減縮之商品納入。至於原告所稱之商標法施行細則第四十條第二款之規定，乃指商標評定案件適用註冊時之規定，此與本件指定使用之商品以何時為準無涉。

⑵系爭商標業經被告核准減縮指定使用商品，減縮後指定之商品為「女裝、男裝、童裝、皮衣、皮褲、皮裙、襯衫、罩衫、裙子、燕尾服、夾克、褲子、短褲、背心、毛纖運動衫、睡衣、汗衫、束腹、內褲、襯裙、印花綢製的領帶、領帶、雨衣、大衣、外套、浴衣、運動服、風衣、滑雪褲、服飾用皮帶、圍巾、睡袍、鞋、運動鞋、靴」，並公告於八十八年六月一日出版之商標公報第二十六卷第十一期。而原告係於八十八年九月八日始對之申請評定，其據以評定商標所指定使用之「襪子、長短襪、彈性、玻璃絲襪、男女襪、韻律襪、童襪」商品，均專為足部保護、裝飾之用，其製造有專用之編織機器，業者亦為專業之廠商，核與系爭商標所指定使用之商品為服裝、領帶、靴鞋之業種截然區分，在使用目的上亦無取代之可能性，一般消費者即無相互聯想之可能，而在實際交易市場上，亦以專櫃或專區之方式陳列，以與其他性質不同之商品分別採購，衡酌社會一般通念，非屬同一或類似之商品，應可認定。

三、綜上所述，原告之主張，並非可採。被告為申請不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞訴請撤銷，並請求評定系爭商標無效，核無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第三庭