臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第四五九號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 90 年 11 月 29 日

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　 九十年度訴字第四五九號

原　　　告　美商‧拿必斯哥有限公司
Nabisco

代　表　人　羅伯‧Ｋ‧迪萊
Robert
訴訟代理人　陳長文律師
蔡瑞森律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　陳明邦（局長）
訴訟代理人　郭佩萱
右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月二十七日經
（八九）訴字第八九○八九五四四號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告中華民國八十九年二月十四日申請「OREO餅乾人& graphic designⅠ」
商標註冊事件（收文字號：智商收字第○00000000Ａ），應依本判決之見解
另為適法之處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔十分之九，餘由原告負擔。
事 實
事實概要：緣原告於民國（以下同，西元除外）八十九年二月十四日以如附圖一所
示之「OREO餅乾人& graphic designⅠ」商標圖樣，指定使用於商標法施行細則第
四十九條所定商品及服務分類表第三十類之各種餅乾商品，向被告申請註冊（以下
稱系爭商標）。經被告審查結果，認系爭商標圖樣上之圖形與如附圖二所示之註冊
第八四四七七○號「M&M's Red Character Device (in colour)」聯合商標圖樣（
以下稱據以核駁商標）上之圖形近似，復均指定使用於同一或類似商品，有違商標
法第三十七條第十二款規定，應不准註冊，而以八十九年八月十一日商標核駁第0
000000號審定書，為核駁之處分，並公告於八十九年九月一日出版之第二十
七卷第十七期商標公報。原告不服，主張系爭商標於實際使用時均與OREO餅乾商標
一同使用，一般消費者一望即知系爭商標為表彰OREO餅乾之商標，且二商標之手腳
眼睛等擬人化造型，各有特色，予人印象非屬神似，無與據以核駁商標混淆誤認之
虞等理由，向經濟部提起訴願，經該部以八十九年十一月二十七日經（八九）訴字
第八九○八九五四四號決定駁回，遂提起本件行政訴訟。
兩造聲明：
㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應就申請號數第00000000號「OREO餅乾人﹠graphic designⅠ」
商標註冊申請案作成核准審定之處分。
㈡被告聲明求為判決：如主文所示。
兩造之爭點：
系爭「OREO餅乾人& graphic designⅠ」商標圖樣與據以核駁之「M&M's Red
Character Device (in colour)」商標圖樣是否近似，有違商標法第三十七條第十
二款規定，應不准註冊？
㈠原告主張之理由：
⒈「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註
冊。」固為商標法第三十七條第十二款所明定。惟本條款之適用係以商標近似
為前提，而商標是否近似，係以具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施
以普通所用之注意猶有混同誤認之虞者而言。
⒉原告申請之系爭商標與據以核駁商標的主要識別部分均不相同，並不構成近似
：⑴系爭商標係由「OREO」及「餅乾人」等中英文文字及「餅乾人圖形」所組
成，且其主要識別部分，乃為商標上方之英文文字「OREO」及中文文字「餅乾
人」；而據以核駁商標則是「巧克力人」圖樣，且標示有又大又明顯之「ｍ」
字於巧克力糖上，則其主要識別部分應為巧克力糖上又大又明顯之「ｍ」字體
，兩者的主要識別部分並不相同；⑵系爭商標之「餅乾人」圖樣，眼睛又大又
圓，嘴巴笑意十足，表情非常有精神；而據以核駁商標之「巧克力人」圖樣則
眉毛突出於巧克力糖之外，呈倒八字，眼睛下垂，十足無精打采之造型；⑶系
爭商標「餅乾人」圖樣，其雙手朝上；而據以核駁商標之「巧克力人」圖樣則
雙手向下垂，並無持有任何東西；⑷系爭商標呈墨色，據以核駁商標呈紅色，
一般消費者僅由顏色之不同即足輕易識別二商標。
⒊再者，於表彰食品之商品上添以眼睛、手腳等造型而設計成之擬人化商標，不
勝枚舉，該等商標業均經被告核准並存註冊於同一食品類或相關商品在案，包
括註冊號數第三○五三八八號、第四五七四四二號、第四三○八三九號、第四
四二一九二號、第三五七七○四號、第四一一六六九號、第三一三三五○號、
第三一三三六五號、第四一六○○四號、第四四五八八九號、第一一三五九二
號、第四一三六四一號、第二二一六七二號、第四一九二二六號、第三○八八
九九號、第一九○四九號、第三一三四六四號、第四二五一七七號、第四五七
四九九號、第四七六八○五號、第九八二七二號。基於食品類使用擬人化圖樣
極為普遍之事實，於比較本案商標是否近似時，自應就二商標之擬人化圖樣本
身以及各商標之主要識別部分究竟為何作比較。本案二擬人化圖樣之造型、構
造、意匠區別明顯，分別有其他足資消費者識別商品來源之主要部分，自不得
僅因其均有擬人化圖樣，即率認其屬近似商標。
⒋查「OREO」餅乾於西元一九一二年即已於美國上市，廣泛流通於世界，並於西
元一九九七年於台灣上市，「OREO」商標及「OREO」餅乾造型，實已廣為一般
消費者知悉。系爭商標係由原告所產製舉世聞名、美國銷售第一之「OREO餅乾
」之外型擬人化設計而成，並結合「OREO」商標圖樣，與著名之「OREO」商標
，均係表彰同一餅乾商品。原告於我國每年投下鉅額廣告費，推出各種吸引人
之廣告，促銷系爭商標表彰之餅乾，且於各大百貨公司或超市如家樂福、大批
發、高島屋、惠陽及統一超商等銷售「OREO餅乾」，尤其原告與家樂福合作，
於全省各家樂福店內舉辦「餅乾疊疊樂促銷活動」；與美國學校合作，於該校
內舉辦「餅乾疊疊樂活動」；與麥當勞合作推出「OREO餅乾」咖啡冰沙商品；
並製作「OREO餅乾人」造型之鑰匙圈，贈送消費者；於小學生之自修內刊登整
版「OREO餅乾人」廣告。「OREO」或「OREO餅乾人」商標經由長久使用、廣泛
行銷之事實，早已為我國一般餅乾消費者所熟知而指名購買，於餅乾類商品已
成為著名商標，無與其他商標混淆誤認之可能，依被告發布之「商標註冊申請
及審查基準」商標之圖樣近似與商品類似第三條第二項第十款規定：「已為一
般購買人所熟知之商標，而不致產生混淆誤認之虞者，非屬近似商標。」應非
屬近似。
⒌按商標是否近似，端視商品購買人購買時，是否會混淆誤認，如商標商品共存
市場，消費者不致混淆誤認，自無近似可言。查據以核駁商標係第三人美商瑪
斯公司之「M&M's巧克力糖」擬人化造型而來，系爭之「OREO餅乾」的「OREO
」商標與第三人美商瑪斯公司之「M&M's巧克力糖」的「M&M's」商標已分別註
冊，並存銷售多年，而為一般消費者所熟知而無淆誤認。基於原告之「OREO餅
乾人」商標與其「OREO」商標表彰於同一餅乾上，而據以核駁之「M&M's巧克
力人」商標與「M&M's」商標亦使用於同一之巧克力糖上，以及二商標僅為其
餅乾及巧克力糖形狀稍加擬人化設計而成等事實，一般消費者憑其識別「OREO
」及「M&M's」商品之能力，即足輕易區別本案二商標之不同，而無混淆誤認
之虞，系爭商標並無違反商標法第三十七條第十二款之情事，請判決如訴之聲
明。
⒍證據：提出註冊號數：第三○五三八八號、第四五七四四二號、第四三○八三
九號、第四四二一九二號、第三五七七○四號、第四一一六六九號、第三一三
三五○號、第三一三三六五號、第四一六○○四號、第四四五八八九號、第一
一三五九二號、第四一三六四一號、第二二一六七二號、第四一九二二六號、
第三○八八九九號、第一九○四九號、第三一三四六四號、第四二五一七七號
、第四五七四九九號、第四七六八○五號、第九八二七二號商標註冊資料、於
家樂福舉辦餅乾疊疊樂活動之照片、於美國學校內舉辦餅乾疊疊樂活動之照片
、民生報報導原告舉辦餅乾疊疊樂促銷活動之報導、促銷系爭商標之精美促銷
傳單、促銷系爭商標之精美型錄、OREO餅乾人之贈品、於小學生自修內刊登之
促銷廣告、商品實品及統一超商、惠陽超市開具之發票、促銷系爭商標之精美
廣告、商標註冊申請及審查基準、「OREO」商標及「M&M's」商標之註冊資料
、M&M's巧克力糖發票、「OREO」餅乾於西元一九一二年於美國上市及於西元
一九九七年於台灣上市之資料等影本。
㈡被告主張之理由：
⒈按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申
請註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。本件系爭商標圖樣係以黑色圓
臉、圓圓大大的眼睛、狀似愉快的高舉雙手、腳踩鞋等擬人化卡通人物設計而
成，而據以核駁商標圖樣亦同樣以卡通圓臉、俏皮的眼神、雙手朝上（答辯狀
誤載為左帶手套、右拿咬了一口之餅乾）、腳穿大頭鞋等造型為主要構圖，兩
者予人之意匠、觀念均極為神似，將有使一般商品購買人施以普通所用之注意
，仍有產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標，復均指定使用於餅乾商品，自有
首揭法條規定之適用。
⒉至原告舉出註冊第三○五三八八號「漫畫圖」商標、註冊第四五七四四二號「
安固及圖」商標、註冊第四三○八三九號「掬水軒及圖」商標、註冊第四四二
一九二號「富克國際企業有限公司標章」商標、註冊第三五七七○四號「口洛
佳公司標章」商標、註冊第四一一六六九號「華元公司標章」商標、註冊第三
一三三五○號「邦邦及圖」商標、註冊第三一三三六五號「ㄧㄅㄧˇㄧㄚㄧㄚ
及圖」商標、註冊第四一六○○四號「美妙音符圖」商標、註冊第四四五八八
九號「DOUGHBOY Design」商標、註冊第一一三五九二號「SUGUSDANCING
NEGRO 」商標、註冊第四一三六四一號「美妙音符圖」商標、註冊第二二一六
七二號「大人小孩圖」商標、註冊第四一九二二六號「雙子星及圖」商標、註
冊第三○八八九九號「聯福實業總行標章」商標、註冊第一九○四九號「花生
先生之畫像REPRESENTATION OF MR. PEI」商標、註冊第三一三四六四號「大
茂黑瓜及圖」商標、註冊第四二五一七七號「MAYOR McCHEESE & Design」商
標、註冊第四五七四九九號「老頑童及圖old boy」商標、註冊第四七六八○
五號「龍寶寶圖」商標、註冊第九八二七二號「牛圖商標」商標等例，經核其
或因到期未延展而消滅、或因案情與本件不同，且基於商標個案審查拘束原則
，自不得以彼例執為系爭商標應准註冊之論據。
⒊至原告訴稱業已投入鉅額廣告費，推出各種吸引人之廣告，並於各大百貨之超
市、家樂福、大批發、高島屋、惠陽及統一超商等據點銷售，於全省家樂福店
內舉辦「餅乾疊疊樂」促銷活動，與美國學校合作於該校內舉辦「餅乾疊疊樂
」活動，並與麥當勞合作推出OREO餅乾咖啡冰沙商品；製作OREO餅乾人造型之
鑰鎖圈贈送消費者；第三人所有之M&M's巧克力糖於市場上行銷多年具有相當
知名度與原告所有之OREO餅乾於市面上併存多年，此可由二商標之商品於統一
超商及惠陽超市均可購買，足資為證等等；核其上述之種種促銷活動均僅為推
廣銷售該公司之產品而已，至於原告所提供之兩造商品（包括M&M's巧克力糖
及OREO餅乾），亦僅能證明兩造商標之商品已於市面鋪貨、銷售之事實，與本
件應否准予註冊，無直接必然之關聯，併予陳明。
理 由
按「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊
。」固為商標法第三十七條第十二款所明定。惟衡酌商標圖樣是否近似，以具有普
通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，
同法施行細則第十五條第一項規定甚明。是審查商標，應就其圖樣，總括其各個部
分，通體觀察之，復有被告訂定發布之「商標註冊申請及審查基準」○二、○四、
○二「商標之圖樣近似與商品類似」第二條第二項可資參考。又申請人如主觀上並
無不公平競爭之目的，係出於自創而非抄襲自他人已使用之商標，申請註冊，且無
致公眾混同誤認之虞者，尚難認係近似商標，而不得申請註冊。因此，於比較擬人
化之商標是否近似時，自應參酌上開說明，就商標擬人化圖樣本身及各商標之主要
識別部分作比較，不得僅因均係擬人化圖樣，即得不附理由，認屬近似商標。
本件原告於八十九年二月十四日以如附圖一所示之系爭商標圖樣，指定使用於商標
法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十類之各種餅乾商品，向被告申
請註冊。經被告審查結果，認系爭商標圖樣上之圖形與如附圖二所示之據以核駁商
標上之圖形近似，且均指定使用於同一或類似商品，依商標法第三十七條第十二款
及第四十三條之規定，應予核駁，而以八十九年八月十一日商標核駁第00000
00號審定書，為核駁之處分，並公告於八十九年九月一日出版之第二十七卷第十
七期商標公報。原告不服，主張系爭商標係由原告所產製舉世聞名美國銷量第一之
OREO餅乾之外型，加以眼睛、手、腳等擬人化之造型設計而成，據以核駁商標係由
美商瑪斯公司著名商品M&M's巧克力糖外型擬人化造型而來，兩者並存多年，各享
知名度，無混淆誤認之虞；而手、腳、眼睛等擬人化造型係極為普遍之造型，非美
商瑪斯公司所首創或其專用；況且，二商標等擬人化各有特色，予人印象亦非屬神
似，無混淆誤認之虞等理由，向經濟部提起訴願，該部認：系爭商標圖樣之圖形與
據以核駁商標圖樣上圖形，二者均為圓形之主體上置眼睛、嘴巴、戴白手套之雙手
及穿大皮鞋之雙腳等所構成之卡通擬人造型，其外觀構圖設計及觀念均極為近似
，異時異地隔離觀察，有使一般商品購買人產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標，
復均指定使用於同一或類似之餅乾商品，自有首揭法條規定之適用；至原告所舉促
銷活動照片、報紙報導、傳單型錄贈品突擊廣告等資料，僅能證明原告最近一年來
有在本地進行廣告宣傳活動促銷其商品；而所舉OREO餅乾及M&M's巧克力糖商品及
八十九年十月十二日購買該等商品之統一發票，亦僅能證明原告與美商瑪斯公司之
商品有於市面上銷售之事實，何況該OREO餅乾包裝盒上並無本件擬人化圖形，故上
開附件實難執為本件二商標圖樣無使一般商品購買人產生混淆誤認之虞之論據等語
，以八十九年十一月二十七日經（八九）訴字第八九○八九五四四號決定駁回，固
非無見。
但查，本件就系爭商標與據以核駁商標圖樣，總括其各個部分，通體觀察結果，有
左列多處相異之處，可知系爭商標係原告所自創而非抄襲自據以核駁之商標，尚難
謂原告主觀有上以不公平競爭之目的，以近似之商標申請註冊：
㈠系爭商標圖樣為擬人化之墨色立體圓形「夾心餅乾」卡通人物圖形，係以其「
OREO」商標生產之夾心餅乾為主要造型，於圓形「夾心餅乾」下端標示較小字體
之外文「OREO」，上方與圓形「夾心餅乾」區隔，有一橫寫之由外文「OREO」及
中文「餅乾人」所聯合組成之「OREO餅乾人」圖形；而據以核駁商標則是擬人化
之紅色平面橢圓形「巧克力糖」卡通人物圖形，係以「M&M's」商標生產之巧克
力為主要造型，於「巧克力糖」下半部標示明顯之白色外文「ｍ」字，兩者構思
、設計各有所本。
㈡系爭商標之圖樣之「餅乾人」眼睛大大圓圓，眼珠在正中央，嘴唇半開，似在說
話，表情活潑愉悅，造型較幼小；而據以核駁商標之「巧克力人」圖樣，表情較
悄皮可愛，造型較成熟，眉毛在圓形「巧克力」糖外之上方，為八字眉，眼睛呈
下半圓形，且兩者在眼睛、嘴巴及外文所佔比例均不同。
㈢系爭商標圖樣之「餅乾人」，雙手朝上，手心向外，兩腳略為分開，並未併攏，
呈招攬狀；而據以核駁商標之圖樣之「巧克力人」，雙手未持任何東西或巧克力
，自然下垂，雙腳腳跟併攏，腳尖向外，呈似走路狀。
㈣系爭商標之「餅乾」呈墨色；而據以核駁商標之「巧克力」則呈紅色，兩者顏色
不同。
次查，原告主張表彰食品之商品上添以眼睛、手腳等造型而設計成之擬人化商標，
不勝枚舉，該等商標業均經被告核准並存註冊於同一食品類或相關商品在案，包括
註冊號數第三○五三八八號、第四五七四四二號、第四三○八三九號、第四四二一
九二號、第三五七七○四號、第四一一六六九號、第三一三三五○號、第三一三三
六五號、第四一六○○四號、第四四五八八九號、第一一三五九二號、第四一三六
四一號、第二二一六七二號、第四一九二二六號、第三○八八九九號、第一九○四
九號、第三一三四六四號、第四二五一七七號、第四五七四九九號、第四七六八○
五號、第九八二七二號等乙節，業據其提出如附圖三所示之商標註冊資料影本附卷
可參。姑不論上開商標，是否因到期未延展而消滅或因案情與本件不同而不得比附
援引，惟坊間食品類使用擬人化圖樣，為極普遍之事實，已堪認定。本件系爭商標
與據以核駁之商標雖均屬擬人化之商標，然兩者相比較結果，既有上揭諸多差異之
處，且均各自表彰自己商品之主要特徵，應信以具有普通知識經驗之購買人，於購
買時施以普通所用之注意，尚難謂有混同誤認之虞。
綜上所述，由上開原告提出之諸多客觀證據判斷，均足以認定系爭商標與據以核駁
商標非屬近似，被告未詳細敘明兩者之圖形如何近似，徒以：「經核本件商標圖
樣上之圖形，與註冊第八四四七七○號『M&M's Red Character Device (in
colour)』商標之圖形近似，且均指定使用於同一或類似商品」等寥寥數語，逕依
商標法第三十七條第十二款及第四十三條之規定核駁之；訴願決定未察，以系爭商
標圖樣之圖形與據以核駁商標圖樣上圖形，二者均為圓形之主體上置眼睛、嘴巴、
戴白手套之雙手及穿大皮鞋之雙腳等所構成之卡通擬人造型，其外觀構圖設計及觀
念均極為近似，異時異地隔離觀察，有使一般商品購買人產生混淆誤認之虞，應屬
近似之商標，復均指定使用於同一或類似之餅乾商品，自有首揭法條規定之適用等
語駁回，亦未具體指出兩者經比對結果於外觀構圖設計及觀念如何相彿，亦有疏略
，均有不備理由及不適用法律之違法。從而，依首揭規定及說明，原告聲明求為撤
銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許。至於系爭商標於最近幾年始於我國使
用，與原告前所使用之「OREO」商標是否著名，核與本件無關，本院認無庸進而審
究。惟本件尚有待被告依本院判決之見解另行審酌，依法裁量決定，原告求為判決
命被告應作成核准審定之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條
第四款規定意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分
為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。
據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、
第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中　　　華　　　民　　　　國　　　九十　　年　　　十一　　月　　二十九　日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 王立杰
法　官 黃本仁
法　官 陳雅香
右為正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判
決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人
數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　　九十　　　年　　十二　　　　月　　　三　　　　日
法院書記官 鄭聚恩