臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第六三二三號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第六三二三號

原告

智冠科技股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

桂齊恆律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

丁○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

軟體世界股份有限公司

代表人

乙○○董事長

訴訟代理人

陳生全律師

右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年九月十日經（九○）訴

字第○九○○六三二一九六○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人參加

訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國八十九年一月三十一日以「軟體世界」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十八類之面具、氣球、玩偶、玩具機器人、填充玩具等商品，向被告申請註冊，經審查准列為審定第九二八八八八號商標（下稱系爭商標），嗣參加人以該商標有違商標法第三十七條第十一款之規定，對之提起異議，經被告審查為異議成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：原告之審定第九二八八八八號「軟體世界」商標，是否使用有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾，而構成商標法第三十七條第十一款規定之違反？

㈠原告主張之理由：

⒈按商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者」，不得申請註冊，固為商標法第三十七條第十一款之規定，惟此一條款之立法目的，就法人而言，係在保護人格權免受損害，然若法人名稱顯係出自抄襲，則其權利之取得乃源於非法，本身即有瑕疵，自無加以保護，反而不准真正之名稱創用人以之作為商標申請註冊之理。查被告暨原訴願決定機關，係以系爭商標圖樣中文「軟體世界」與參加人公司名稱之特取部分相同，且指定使用之商品與參加人公司所營事業屬同一或類似為由，認系爭商標有違於前揭條款之規定，惟查「軟體世界」係原告前身即智冠科技有限公司旗下「軟體世界雜誌社」之特取部分，軟體世界雜誌社早於七十八年四月即首度發行「軟體世界雜誌」，成為當時台灣電腦遊戲產業唯一之專業雜誌，同時為東南亞華文電腦遊戲雜誌銷售量第一之刊物，八十六年三月「軟體世界雜誌社王俊雄」即以「軟體世界」商標指定使用於書籍、雜誌、圖畫、照片商品申請註冊，經被告核准列為註冊第八二六四八四號商標，嗣於八十八年六月十六日移轉予原告所有，而原告於八十八年五月以「軟體世界」商標指定使用於卡片、名片、書籤、目錄、型錄、明信片、索引卡、說明書、宣傳單、識別證、貴賓卡、會員卡、書籤卡片、塑膠卡片、廣告印刷物、程式卡片、期刊、公報、書刊、漫畫、簿本、手冊、故事書、卡通書……等商品及電腦、磁片、光碟、列表機、磁碟機、微電腦、電腦主機、錄有電腦程式之磁帶、錄有電腦程式之磁碟、電視遊樂器用之程式卡帶商品申請註冊，亦經被告核准列為註冊第九○三七二七號及第九二四六一五號，是如今原告以相同之「軟體世界」商標指定使用於與娛樂相關之面具、氣球、玩具球、玩偶、木偶、布偶、洋娃娃之衣飾、充氣玩具、塑膠膨脹玩具、兒童益智玩具、玩具機械人、遙控玩具、拼圖玩具、音樂玩具、填充玩具、模型玩具、聲控玩具商品，自係商譽之延續，絲毫無侵害他人權益之疑慮。又原告自八十五年改組為「智冠科技股份有限公司」以來，已擁有全國最大之遊戲研發團隊，且電腦軟體產品之銷售據點遍及國內外，並發行有「軟體世界」、「遊戲世界」、「電腦遊戲攻略雜誌」、「遊戲設計大師」、「遊戲家族網站」、「全球遊戲世界」、「PCPlayer」、「PC Game」等數本雜誌及各種電腦遊戲軟體，其中「軟體世界」及「遊戲世界」二本雜誌現今每月發行量高達八萬五千本，在市場之占有率達百分之五十八，是「軟體世界」雜誌即經統一7-11超商評鑑為超商門市銷售第一名之資訊雜誌，且此一雜誌發行至今已一百四十餘期，又原告多年來所設計推出之PC休閒軟體，諸如：三國演義；紅樓夢；金庸武俠小說之笑傲江湖、神雕俠侶、倚天屠龍記、射雕英雄傳；福爾摩司探案；中華職棒；麻將高手；超級酒店大亨；超級灌籃大賽；霹靂幽靈劍；風雲；破碎虛空等，均廣為相關消費者所知悉，凡此有公司沿革、中小企業開創競爭優勢的成功實例、軟體世界雜誌封面、軟體世界雜誌百期目錄總覽、報紙報導、電腦遊戲軟體包裝盒等資料可茲證明，由此可見，「軟體世界」商標自創用以來，經由長期之使用及廣泛之宣傳，早已為消費者所知悉，足以認識其為表彰原告所提供各項商品之品牌標誌，實無侵害他人商標或法人名稱權益之疑慮。

⒉查參加人以「軟體世界」為其公司名稱特取部分為由，干涉系爭商標申請註冊，然原告之前身即智冠科技有限公司旗下之「軟體世界雜誌社」早於七十八年四月即首度發行「軟體世界雜誌」，至今已發行一百四十餘期，反觀參加人公司設立登記日期為八十八年五月二十八日，遠在原告創立軟體世界雜誌社及發行軟體世界雜誌、電腦遊戲軟體十年以後，可知參加人係覬覦原告所發行之「軟體世界」雜誌及電腦遊戲軟體在國內已享有知名度，乃剽竊作為其公司名稱之特取部分，企圖混淆國內消費者之視聽，是不僅其搭便車之不法企圖應加以遏止，其以非法干涉合法之行為更不值鼓勵；遑論原告已於九十年四月二十六日以參加人有違公平交易法第二十條第一項第一款之規定向行政院公平交易委員會提出檢舉，並請公平交易委員會依同法第四十一條之規定，限期命參加人更改其公司名稱並停止使用，從而原告以自創且已具高知名度之雜誌社名稱及商標文字做為本件商標申請註冊，自無違反前揭條款之規定，原處分及原決定即不足維持。

⒊查參加人雖將原告與原告前手軟體世界雜誌社就軟體世界商標之創用及其所建立之商譽刻意加以區隔，然則原告既已受讓前手申請之註冊第八二六四八四號軟體世界商標，足見商譽亦已一併繼受，參加人此一部分之主張自不足成立；至於參加人聲稱其於九十年九月至九十一年八月間參展二十五次，在全國具有一定知名度乙節，查其參展日期均在原告前手早於七十八年首度發行軟體世界雜誌及八十六年申請軟體世界商標之後，而在此之間，軟體世界已經由雜誌之發行及相關ＰＣ休閒軟體之製作、銷售而建立廣泛之知名度，則參加人以晚於八十八年五月二十八日始經主管機關核准設立之公司名稱使用於九十年九月以後之參展活動中，不僅有攀附原告商標商譽之嫌，更沖淡原告著名商標商譽，並足使消費者發生混淆誤認之情事。

⒋次查，參加人公司特取名稱軟體世界與原告前手早於八十六年即申請註冊於書籍、雜誌、圖畫、照片商品之註冊第八二六四八四號軟體世界商標相同，並經營同一或類似商品之書籍、文具零售業業務，是依商標法第六十五條之規定，參加人公司名稱本應停止使用，不能以之干涉原告以系爭商標指定於兒童益智玩具等商品申請註冊，何況原告所有之軟體世界商標已經被告另案認定為ＰＣ休閒軟體雜誌及相關之ＰＣ休閒軟體之著名商標，而依被告九十年十月二十二日於網站上公告主題為公司、行號登記可能違反商標法之訊息內容提及，商標法修正草案「進一步禁止以他人『著名商標』的文字作為公司、商號名稱特取部分登記之行為，其適用即不應限制於經營同一或類似商品之業務，以避免對著名商標的識別能力造成淡化或減損之情事」，益明參加人以原告已臻著名之軟體世界商標做為公司特取名稱，本身已違反商標法第六十五條之規定，自不得允其以違法之公司名稱干涉系爭商標之申請註冊。

⒌再查公司名稱係依公司法相關法令登記之名稱，其本質在於法人資格之取得及營業主體之管理，與商標權之用以表彰商品或服務來源並為商譽、品質之象徵，二者在商業行為中，其標識之顯著性與消費者認知之程度明顯不同，亦即就一般消費者而言，商標所具有表徵商品來源之功能，遠較公司名稱為強，是經常有消費者僅知品牌而對出品公司名稱不甚清楚之情形，則在原告軟體世界商標已臻著名之情況下，參加人之公司特取名稱亦為軟體世界，自足使一般消費者於見到參加人之公司名稱時，與原告著名商標產生連想，進而對二者所標示之商品來源發生混淆誤認之情事，是就商標法保障消費者免於混淆誤購以及保護著名商標之立法目的而論，原告之著名商標法益顯高於參加人公司名稱之法益，自無以之否准原告著名商標註冊於其他相關商品之理。進而言之，系爭商標既已獲被告認定為著名商標，並據商標法第三十七條第七款規定撤銷參加人提出註冊申請之軟體世界等標章，則參加人既不可能再以其公司特取名稱做為商標或標章申請註冊，倘又不准原告以自己之著名商標申請註冊，勢將造成雙方皆不得於兒童益智玩具等商品取得專用權之情形，惟法律適用不能任由某一地帶呈現權利真空之狀態，足見商標法第三十七條第七款及第十一款之適用如產生衝突時，即應考慮孰者法益為優先，並排除另一者之適用，而無論從我國商標法立法意旨或世界各國、國際公約保護著名商標使其免受淡化或減損商譽之立法趨勢以觀，於商標法領域中，原告著名商標之法益自應高於參加人公司名稱之法益，實不得任其無限制擴張公司名稱權，反使原告著名商標受到牽制而不得延伸於相關商品、服務之申請註冊。且在本案尤應考慮何者創用在先，以決定其優先順位。

㈡被告主張之理由：按商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限」，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十一款所明定。所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱係指其特取部分而言。商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準，如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之，復為同法施行細則第三十二條第一項所明定。查系爭商標圖樣中文「軟體世界」，與參加人軟體世界股份有限公司之名稱特取部分「軟體世界」相同，且系爭商標所指定使用之面具、氣球、玩具球、玩偶、木偶、布偶、洋娃娃之衣飾、充氣玩具、塑膠膨脹玩具、兒童益智玩具、玩具機械人、搖控玩具、拼圖玩具、音樂玩具、填充玩具、模型玩具、聲控玩具商品，與參加人所附營利事業登記證上之營業項目「．．．玩具、娛樂用品零售業，玩具、娛樂用品批發業．．．」之商品，核屬同一或類似商品，且前者之申請日期八十九年一月三十一日較後者之營利事業登記證影本之日期八十八年七月二十七日為晚。從而本件原告未徵得參加人之承諾，逕以中文「軟體世界」四字作為系爭商標圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用。至原告主張其前身智冠科技有限公司旗下之軟體世界雜誌社，早於七十八年四月即首度發行軟體世界雜誌，至今已發行一百四十二期，為國內消費者所熟知，參加人公司設立登記日期為八十八年五月二十八日，遠在其創立及發行軟體世界雜誌之後，其剽竊作為公司名稱，無加以保護之理等節，經查本款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為商標圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似商品申請註冊為已足，至該公司之設立登記是否妥適及是否抄襲原告商標，核屬公司法規範範疇及另案問題，非本件所得審究，尚不得執為本件商標應准審定之有利論據，併予敘明。

㈢參加人主張之理由：

⒈按原告公司係依公司法設立登記之法人，與軟體世界雜誌社系各自獨立之法律個體，此由軟體世界雜誌社得獨自申請商標並將商標權移轉予原告公司即可得知。原告公司與軟體世界雜誌既各為獨立之法律個體，則原告公司自不得將軟體世界雜誌社之知名度、商譽或其產品當作原告公司本身之知名度、商譽或產品，更不得將軟體世界雜誌社發行之軟體世界雜誌視為原告公司發行之雜誌。

⒉原告所提三件商標即註冊第八二六四八四號、註冊第九○三七二七號、註冊第九二四六一五號，其中，註冊第八二六四八四號商標於八十八年六月十六日由軟體世界雜誌社移轉登記為原告所有。註冊第九○三七二七號商標於八十九年六月一日始公告。註冊第九二四六一五號商標於八十九年十月十六日始公告。而參加人公司係於八十八年五月二十八日即設立登記完成，在此之前原告公司尚未取得任何之「軟體世界」之商標專用權，何來剽竊原告公司之著名商標可言。

⒊按商標異議案件，依商標法施行細則第四十條第一款規定，應適用異議審定時之規定。次按商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限」，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十一款所明定。所稱法人及其他團體或全國著名商標係指其特取部分而言。商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之，復為同法施行細則第三十二條第一項所明定。系爭商標圖樣中文「軟體世界」，與參加人軟體世界股份有限公司之名稱特取部分「軟體世界」相同，且本件審定商標所指定使用之面具、氣球、玩具球、玩偶、木偶、布偶、洋娃娃之衣飾、充氣玩具、塑膠膨脹玩具、兒童益智玩具、玩具機械人、遙控玩具、拼圖玩具、音樂玩具、填充玩具、模型玩具、聲控玩具商品，與參加人之營利事業登記證上之營業項目「．．．玩具、娛樂用品零售業，玩具、娛樂用品批發業．．．」之商品，核屬同一或類似商品，且原告公司之申請日期八十九年一月三十一日較參加人之營利事業登記證之日期八十八年七月二十七日為晚，從而本件原告未徵得參加人之承諾，逕以中文「軟體世界」四字作為系爭商標圖樣申請註冊，被告之審定自應予以撤銷。

⒋商標法第三十七條第十一款係規定商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者」不得申請註冊，該商標是否為其「商譽之延續」或「有無侵害他人法人名稱權益之疑慮」在所不論，此由該款但書僅到「但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一類或類似者不在此限」而不及於其他即可得知。商標之圖樣有他人之法人名稱乃當然侵害他人法人之權益並造成混淆誤認，故商標法施行細則第三十二條第二項規定「登記在先之法人，以其名稱之特取部分作為商標圖樣申請註冊，而與登記在後之法人名稱特取部分相同，且指定使用之商品與該登記在後之法人所經營之商品為同一或類似者，仍應徵得該登記在後之法人之承諾。」不可以無侵害之疑慮作為正當化之理由。參加人自設立至今參加過無數次商展，僅九十年九月至九十一年八月間即參展二十五次，在全國具有一定之知名度，原告公司之本件商標除造成混淆誤認外，當然侵害參加人公司之權益。

⒌原告主張軟體世界雜誌乃原告最早使用之雜誌社名稱，其為真正之名稱創用人，惟依原告所提之軟體世界雜誌創刊目錄頁所載，軟體世界雜誌之發行人為蔡美賢，該雜誌之出版公司為合聲文化事業有限公司，蔡美賢、合聲公司與原告公司根本無關，原告並非「軟體世界」最早使用或創用之人。註冊第八二六四八四號商標於八十八年六月十六日由軟體世界雜誌社移轉登記為原告所有。參加人公司係於八十八年四月十六日申請公司名稱預查，而於八十八年五月二十八日設立登記完成，在此之前原告公司尚未取得任何之「軟體世界」之商標專用權，參加人並無剽竊原告公司之著名商標。按公司名稱除依公司法第十八條之規定而有所限制外，得自由選用，參加人選用軟體世界股份有限公司為其公司名稱乃參加人之自由及權利，故即使是軟體世界雜誌社亦不能禁止或阻止參加人使用軟體世界股份有限公司為其公司名稱，而原告不過是在參加人公司設立登記（八十八年五月二十八日）之後，於八十八年六月十六日才向軟體世界雜誌社受讓註冊第八二六四八四號商標，參加人公司使用「軟體世界股份有限公司」名稱對原告而言更無不法可言。又原告曾以參加人公司使用「軟體世界股份有限公司」之名稱經營業務為由，而向公平交易委員會提出檢舉參加人公司有公平交易法第二十條第一項第一款及同法第二十四條所定之情事，公平交易委員會則於九十一年八月八日第五六一次委員會議決議「依現有事證，尚難認有違反公平交易法規定情事。」益證參加人公司使用其公司名稱並無任何之不法。

⒍商標法第三十七條第十一款係規定，商標圖樣有他法人名稱者不得申請註冊，但法人營業範圍內之商品與商標所指定之商品非同一或類似者不在此限。本件商標既有上開情事，被告為異議成立之審定，原訴願決定機關為訴願駁回之決定係依法行政，並無任何違法之處。參加人有無商標法第六十五條之情事，其認定乃司法機關之權限，職司行政權限之被告及原訴願決定機關不得代司法機關認定參加人有商標法第六十五條之情事，故原告所稱參加人公司名稱本應停止使用，乃其一廂情願之說法，其要求被告及原訴願決定機關認定參加人公司有應停止使用其公司名稱之情事，不啻要求行政機關行使司法審判權之違法行為。原告主張依被告九十年十月二十二日之網站公告，而主張參加人係以違法之公司名稱干涉本件商標之註冊，惟禁止以他人著名商標的文字作為公司名稱之特取部份，僅為修正草案，得否依立法程序修正通過尚不可知，原告不可要求被告或原訴願決定機關依尚未立法通過之法律「行政」，即使將來果真立法通過，該法律規定會將現在沒有違法之公司名稱變成違法之公司名稱，依法律不溯及既往原則，當然不會。依商標法施行細則第四十條第一款規定：「商標異議案件適用異議審定時之規定」，依此，原告更不得以是否將來修法尚不可知之修法結果而於本件為任何之主張，又原告稱軟體世界已於另案認定為ＰＣ休閒軟體雜誌及相關之ＰＣ休閒軟體之著名商標，惟該認定乃九十一年之事，而參加人公司係於八十八年五月二十八日即核准設立登記，故前述認定並不即表示原告所主張之著名商標於八十八年五月二十八日即存在。再者，本件商標指定之商品為商標法施行細則第四十九條第二十八類之玩具類，此與軟體世界雜誌社於八十六年以「軟體世界」，指定使用於書籍、圖畫、雜誌、照片商品之商標並無相關聯。

⒎按商標乃表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，商標法第五條定有明文，故其目的在區別商品產銷之主體，即使為著名商標亦不例外，商標僅為商標權人之工具，其法益不會高於商標權人之名稱（姓名）之人格法益。再者，商標法第三十七條第十一款並未將著名商標列為除外之規定，亦可知商標法並未將著名商標之法益置於法人名稱之法益之上。商標法第三十七條第七款係保護著名商標，而第十一款係保護公司名稱權，各有其立法目的，兩者並無衝突，商標法第三十七條第七款須致公眾混淆誤認之虞始不得申請註冊，而商標法第三十七條第十一款有他法人名稱即不得申請註冊，其公司名稱權之保護顯見重於著名商標之保護，原告主張二者有衝突時應犧牲公司之名稱權，其說法顯與商標法之規定不符。依商標法第三十七條第十一款之規定，參加人設立登記後在參加人營業範圍內之商品，任何人不得以「軟體世界」為商標圖樣申請註冊，非獨原告而已，此乃法律規定之當然結果。原告所主張之著名商標並不因商標法第三十七條第十一款之規定而有淡化或減損之虞，原告主張其為著名商標，為免受淡化之虞，故應限縮商標法第三十七條第十一款之適用，其限縮之理由毫不存在。

理由

甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。

乙、實體方面：

一、原告於八十九年一月三十一日以「軟體世界」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十八類之面具、氣球、玩偶、玩具機器人、填充玩具等商品，向被告申請註冊，經審查准列為審定第九二八八八八號商標，嗣參加人以該商標有違商標法第三十七條第十一款之規定，對之提起異議，經被告審查為異議成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有異議申請書、被告九十年五月三十一日（九○）智商○八六○字第九○○○四五九三一號發文之中台異字第九○○○四六號異議審定書及經濟部九十年九月十日經（九○）訴字第○九○○六三二一九六○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件爭點應為原告之審定第九二八八八八號「軟體世界」商標，其商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾，是否構成商標法第三十七條第十一款規定之違反？

二、按「商標異議案件適用異議審定時之規定。」為現行商標法施行細則第四十條第一款所明定。本件異議案係於九十年五月三十一日審定，自應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法，合先敍明。次按商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限，為本件系爭商標註冊時商標法第三十七條第十一款所明定。又商標法第三十七條第一項第十一款所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱，指其特取部分而言（商標法施行細則第三十二條第一項、最高行政法院五十四年判字第二一七號判例參照）。參加人公司名稱為「軟體世界股份有限公司」，其中「股份有限公司」係屬表明其公司之組織形態之文字，非參加人所得專用外，其餘「軟體世界」四字為參加人公司名稱之特取部分，系爭商標圖樣亦為「軟體世界」，二者完全相同。又系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十八類之「面具、氣球、玩偶、玩具機器人、填充玩具：：」等商品，與參加人公司執照營業項目所載之「玩具、娛樂用品零售業、玩具、娛樂用品批發業」營業範圍內之商品亦屬同一或類似之商品。原告未徵得參加人之承諾，逕以中文「軟體世界」作為系爭商標圖樣申請註冊，自有商標法第三十七條第十一款之規定之適用。

三、按「原告之第二五二九一號正商標專用權，核准註冊於五十六年二月一日，關係人統一企業股份有限公司設立登記日期為五十六年八月二十五日，在原告取得上開第二五二九一號「統一」商標專用權之後，固不得拘束上開正商標之專用權。原告如認關係人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經其請求變更，而不申請變更者，得依商標法第六十一條、第六十三條（現行商標法第六十五條）規定，訴請普通法院排除侵害，並判處關係人罪刑。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，關係人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。原告既未依法訴請禁止關係人襲用其註冊正商標之名稱，作為其公司名稱之特取部分，而系爭第一二九九一二及第一二九九一三號聯合商標之申請註冊，又均在關係人公司設立登記之後，依照首開法條規定，自不得申請註冊，其已註冊者，亦應予以撤銷，要不因其正商標之註冊在關係人公司設立登記之前，而謂有法律不溯既往原則之適用。」最高行政法院著有七十一年度判字四七六號判決可資參照。查參加人「軟體世界股份有限公司」設立登記日期為八十八年七月二十七日，在原告於八十九年一月三十一日以「軟體世界」商標申請註冊之前。原告雖主張參加人公司特取名稱軟體世界與原告前手早於八十六年即申請註冊於書籍、雜誌、圖畫、照片商品之註冊第八二六四八四號軟體世界商標相同，並經營同一或類似商品之書籍、文具零售業業務，是依商標法第六十五條之規定，參加人公司名稱本應停止使用，不能以之干涉原告以系爭商標指定於兒童益智玩具等商品申請註冊，何況原告所有之軟體世界商標已經被告另案認定為ＰＣ休閒軟體雜誌及相關之ＰＣ休閒軟體之著名商標，參加人以原告已臻著名之軟體世界商標做為公司特取名稱，本身已違反商標法第六十五條之規定，自不得允其以違法之公司名稱干涉系爭商標之申請註冊云云。

四、查原告如認參加人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，依上開最高行政法院判決意旨，亦應由原告請求參加人變更，而參加人不申請變更者，原告得依商標法第六十一條、第六十五條規定，訴請普通法院排除侵害。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。原告既未依法訴請禁止參加人襲用其註冊商標之名稱，作為其公司名稱之特取部分，而系爭商標之申請註冊，又在參加人公司設立登記之後，依照首開法條規定，自不得申請註冊。而參加人公司名稱之設立登記，既尚為合法存在，且應受商標法之保護，其依商標法第三十七條第十一款對系爭防護商標提出評定，仍屬權利之合法行使，尚難謂以已臻著名之軟體世界商標做為公司特取名稱，本身已違反商標法第六十五條之規定，而不得允其以該公司名稱干涉系爭商標之申請註冊。

五、另原告主張著名商標法益顯高於參加人公司名稱之法益，自無以之否准原告著名商標註冊於其他相關商品之理，否則將造成雙方皆不得於兒童益智玩具等商品取得專用權之情形云云。查商標法第三十七條第十一款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為商標圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似商品申請註冊為已足，至於參加人公司之設立登記名稱是否惡意抄襲原告所有之著名商標，依前述最高行政法院七十一年度判字四七六號判決意旨，仍應由原告依法聲請撤銷參加人公司名稱之登記或訴請普通法院排除侵害。在參加人公司名稱未經依法撤銷或原告請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。尚不能以商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾，造成無人可使用「軟體世界」登記商標使用在特定種類商品之現象，即認原告系爭商標可毋須參加人公司之承諾，而使用與參加人公司名稱相同之商標圖樣申請註冊。至原告所指其已向行政院公平交易委員會提出檢舉一節，經查參加人公司名稱之設立登記，既尚為合法存在，自應受商標法之保護，已如前述，至該公司名稱特取部分是否抄襲他人之商標或標章，而有違公平交易法部分，係屬另案問題，非本件所得審究，況原告以參加人公司使用「軟體世界股份有限公司」之名稱經營業務為由，而向公平交易委員會提出檢舉參加人公司有公平交易法第二十條第一項第一款及同法第二十四條所定之情事，亦經公平交易委員會於九十一年八月八日第五六一次委員會議決議「依現有事證，尚難認有違反公平交易法規定情事。」有行政院公平交易委員會九十一年八月二十八日公參字第０九一０００八三八八號函在卷可憑，因此亦不能執為系爭商標應准審定之有利論據。

六、綜上所述，被告以系爭商標，其商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾，有違商標法第三十七條第十一款規定，而為系爭商標之審定應予撤銷之處分，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官　姜素娥