臺北高等行政法院高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第七○四二號｜法律人

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第七○四二號原　　　告　網路家庭國際資訊股份有限公司 (原名賽特資訊服務股份有限公司) 代　表　人　甲○○董事長訴訟代理人　乙○○ 被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　蔡練生（局長）住同右訴訟代理人　丙○○ 右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十年十月二十九日經（九０）訴字第０九００六三二六二一０號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實一、事實概要：緣原告前於民國（下同）八十九年三月二日以「ePaper」服務標章（下稱系爭服務標章）作為其同日申請之審定第一四九九八一號「電子報聯盟 ePaper 及圖」服務標章之聯合服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書籍、雜誌、報紙之訂閱」之服務，向被告申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上之「ePaper」係電子報之意，為一般網路業者或網路使用者所常用且習見之名稱，與指定服務之說明有關，應不予註冊，於九十年七月十八日以聯合服務標章核駁第0000000號審定書為核駁之處分，原告不服，主張本件服務標章並無違反商標法第七十七條準用第三十七條第十款規定等理由，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決： ⒈訴願決定及原處分均撤銷。 ⒉被告就原告之第000000000號「ePaper」聯合服務標章申請案為核准審定之處分。㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。三、兩造之爭點：系爭服務標章是否有商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款規定之情形，而不得申請註冊？甲、原告主張之理由： 查被告機關認定系爭服務標章圖樣之外文「ePaper」為所指定服務之說明，實無法使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質、信譽之標識，應不具顯著性，有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款之規定之嫌，誠屬誤認，亦與事實相悖。蓋因：「凡標章圖樣文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊標章所使用服務之說明或表示服務本身習慣所通用名稱、形狀、品質、功用者」，不得申請註冊，固為商標法第三十七條第十款所明定。惟所謂「習慣上所通用」，係指同業間就同類服務已有反覆使用之事實，在意識上已失其特別顯著性而言；至所謂「服務本身說明」，須以普通直接而明顯之描述方法表示其所表彰服務之名稱、形狀、品質、功用或其他說明，若非直接而明顯之描述，則縱使標章所含文義、圖形隱有自我標榜之意味，仍非普通之表示，改制前行政法院六十八年判字第二六三號判決著有明釋。 次查被告機關認定系爭服務標章圖樣之外文「ePaper」為電子報之意，係屬指定服務之說明而不具顯著性，係因系爭服務標章圖樣中有外文「e」與「Paper 」之故，惟外文「e」代表之意義眾多，並非被告機關所指僅具「電子」之意，且與系爭標章所指定之服務，並無任何關係，亦非業界對所指服務之習慣用語，因與系爭服務標章所指定服務屬類似之組群中，迭有以外文「e」或「Paper」申請標章註冊者，有註冊第一二九四五一號「安信（E）卡」、第一一九九四號「 A.E.」、第二三七九七號「E.C.及圖」、第一七八三六號「E&O益友及圖」、第九六二四七號「PG　&E（AND DESIGN）」、第一二五七八五號「THE NEW PAPER及圖」、第一一九一二九號「PAPER TOWN汲紙鎮」及第一二六五五九號「 THE ELECTRIC NEW PAPER及圖」等標章，此有該等標章之查詢資料可稽，足證系爭服務標章圖樣中之外文「e」與「Paper」已成該組群標章圖樣之弱勢，而具有其表彰性，況系爭服務標章圖樣係原告將外文「e」字母與「Paper」所獨創連用之複合字，本身即具顯著性，故系爭服務標章應援例准予註冊，以維公允。 況於國內網際網路尚處萌芽之初，國內尚無中文「電子報」之稱，而中文「電子報」之稱係由電子報教父「陳豐偉」先生將外文「newsletter」中譯而來，並於八十四年首先以「電子報」之稱創辦電子報（即南方電子報），此有「陳豐偉」先生及其創辦南方電子報之相關報導可稽，可知中文「電子報」即指外文「 newsletter」之意，並延用至今，並非指外文「ePaper」，此有南方社區○○○ 路、華夏報導、魅力網站、ePress網路建築報系列、eRoach.net、2U網站、新樂園數位生活網、TISNET網、學生學習網等相關資料可稽，足證「電子報」之稱確中譯自外文「newsletter」而非「ePaper」，至於「ePaper」之由來則係國內著名PC HOME集團，當時為推廣訂閱電子報之風氣以創造商機，並與他人所提供之「newsletter」電子報訂閱服務相區別，而精心設計之獨創字，以表彰PC home 企業團所提供之服務，並於八十六年十二月份發行第一份「ePAPER」電子報，而於八十八年五月份正式成立「ePaper電子報聯盟」（即系爭標章）提供網路報紙之訂閱服務，茲就系爭服務標章所提供電子報服務之發展經過及著名程度，分述如后：㈠系爭服務標章所提供之電子報訂閱服務，於成立之初，即提供十三份報紙，而其內容係以國內網站或作家為主，並積極前進香港謀求當地之作家及內容提供合作，於成立短短三個月內，每日發行量即達九十萬人，且以每二天增加一萬人之速度穩定地成長，此有八十八年七月二十六日「Ithome電腦報」之報導可稽。㈡系爭服務標章所提供之電子報訂閱服務，自八十九年七月至同年八月，短短一個月內，由原本提供十三個電子報頻道增至四十個頻道，每日發行量亦增至一百萬人，因而帶給PC home企業團每日二十九萬元之廣告之收益，且訂戶仍以每日七千餘人之速度增加中，此有八十九年八月十一日之「Ithome電腦報」之報導可稽。㈢系爭服務標章所提供之電子報訂閱服務，自八十八年八月至同年十二月間，短短四個月內，電子報之每日發行量，從一百萬份增至二百萬份，已超越傳統媒體大報之發行量，並與安泰人壽合作，代為發送服務訊息予該公司之顧客，因此PC home企業團每月之廣告收益增至五百萬元，約佔總廣告收益之三分之一，且訂戶仍以每日一萬餘人之速度增加中，此有八十八年十二月二十一日之「Ithome電腦報」、電子時報、大成報之報導可稽。㈣系爭服務標章所提供之電子報訂閱服務，自八十八年十二月至八十九年三月間，於六個月期間，電子報之每日發行量，從二百萬份增至三百萬份，所提供之電子報亦增至六十種，並以每月八至十種持續增加，而訂戶則以每日一萬五千餘人之速度成長，此外，PC home企業團為提供更出色之服務品質，推出圖文並茂之彩色電子報，並研發在電子報內附加聲音檔，讓影音電子報之時代提早來臨，此有八十九年三月二十一日明日報、經濟日報、及同年五月三日明日報之報導可稽。㈤系爭服務標章所提供之電子報訂閱服務，自八十九年三月至同年九月間，每日發行量於半年內，從三百萬份增至五百萬份以上，相當於當時台灣總人口四分之一，並以每日一萬五仟份及每月新增六種電子報之速度，持續增加中，廣告之收益更達PC home企業團網站群總廣告營收之四、五成，吸引國立中山大學校刊「逸報」加入系爭服務標章之電子報聯盟，此有八十九年三月二十九日之中國時報、台灣日報、民眾日報之報導可稽，同時並推出個人電子報之服務，更擴大系爭服務標章所提供服務之範圍，因此廣告量及寬頻流量擊敗Kimo成為台灣第一大，此有八十九年九月十四日自由時報、九月二十五日C/net、iThome電腦報、九月二十六日電子時報、明日報、十月四日Ettoday之相關報導可稽，不僅於此，PC home 企業團在此雄厚之實力基礎下，另推出商業電子報，朝向EC行銷交易平台發展，協助SOGO百貨等十家廠商走入電子商務之時代，此有八十九年五月二日電腦報、IS net之相關報導可稽。㈥系爭服務標章所提供之電子報訂閱服務，自八十九年九月至同年十二月間，於三個月內，每日發行量，從五百萬份增至六百萬份以上，會員人數亦達一百三十萬人，並積極向海外發展，擬以六千萬元投資開曼公司，以為進軍大中華市場之跳板，儼然成為wb型態之媒體新勢力，此有八十九年十二月十八日iThome電腦報、 eB News、C Tech、ETtoday、SmartNet、十二月十九日太平洋日報、自由時報之相關報導可稽。可知系爭服務標章之電子報聯盟所提供之電子報訂閱服務，自成立起即備受注目，相關事件及決定，均為網路媒體及傳統媒體爭相報導之對象，於八十九年三月申請註冊時，發行量即超越三百萬份，且自八十八年十二月份，電子報每日發行量突破二百萬份時，短短一年間，即成長三倍至六百萬份，目前更增近一千萬份，相當於台灣人口數之二分之一，一般消費者對之並不陌生，實已成為著名標章，堪認一般消費者認識「ePaper」係表彰PC home企業團（即原告）所指定之服務，則透過電子報每日發行量、訂閱戶之激增及PC home企業團著名之商譽，系爭服務標章自有商標法第五條第二項之適用而應准予註冊，實至明灼。 另，被告機關與訴願決定機關認因尚有其他網路同業亦有發行電子報，外文「 ePape」業已成為同業間之習見用語，基於維持社會交易秩序之考量，自不准予原告系爭服務標章之專用權，惟中華民國商標專用權之取得，係採註冊主義，即由先申請註冊者取得，況系爭服務標章圖樣係由PC home企業團將外文「e」、「 Paper」連用所組成之獨創字，本身已具特別顯著性及識別性，則系爭服務標章自應准予註冊，至同業間不思自創而襲用系爭服務標章，於原告取得系爭服務標章專用權之前，僅生商標法第二十三條所謂「善意」使用之問題，被告機關與訴願決定機關竟認同同業間不思自創而襲用系爭服務標章之行為，卻剝奪原告取得系爭著名標章專用權之權益，實有未洽，亦以商標法之規範意旨相違。更何況除原告外，並未發現有其他同業使用外文「ePaper」表彰其所提供之服務，此有網路電子報訂閱服務之相關查詢可稽，且世界知名之MICROSOFT微軟公司亦以「 newsletter」即指電子報之意，既未發現有同業使用外文「ePaper」表彰其所提供之服務，被告機關何以認定外文「ePaper」為習見用語，要無疑義。 商標或標章之審查，應以商標或標章申請註冊當時為判斷基準，以現今資訊傳輸快速之情形下，一句話可能於三、五日內即形成風潮，且經媒體之傳播及大眾口耳相傳之結果，而成為習見用語，如選舉時常見之「說清楚，講明白」、「凍蒜」等，均係於數日間從非常用語變成習見用語，同理可證，有關外文「ePAPER」之使用，係原告廣泛並長期使用後，而為大眾所熟知，絕非原告襲用同業間之習見用語，可知因系爭服務標章之廣泛使用，成為眾所熟知之著名標章，致使被告機關倒果為因，而誤認原告所獨創之系爭服務標章，於申請註冊時，外文「 ePAPER」已成為同業間之習見用語。縱系爭服務標章圖樣有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款之規定，惟原告於原處分階段及訴願階段，均依商標法施行細則第五十條準用同法第二十八條第一項之規定聲明「e」、「Paper」部份分別放棄專用權而獲審定，被告機關忽略系爭服務標章「ePaper」係PC home 企業團所獨創使用，則被告機關與訴願決定機關認原告之聲明不符規定，自屬違誤。 末查，PC home企業團於國內與大陸地區分別以相同於系爭服務標章圖樣外文之「ePAPER」或為標章之一部申請標章註冊，業分別經核准列為註冊第一四九九八一號、第一五五三六六號、第一五四一九號及大陸註冊第0000000號標章，此有彼等標章之查詢資料及大陸地區商標公報可稽，另針對網友最喜愛電子報之調查排行榜中，前二十名內有十六份電子報係以「ePAPER」為發送台，此有相關資料可稽，足見外文「ePaper」係表彰PC home企業團所指定之服務，並成為著名之標章，殆屬無疑。又被告機關認系爭服務標章之「e aper」為「電子報」之意，具所指服務之說明而不具顯著性，惟查被告機關所准予註冊之註冊第一一八０四三號「電子時報」標章，與系爭服務標章所指定之服務屬相同或類似組群，及由外商所取得之註冊第一四七八三七號「EPAPER」標章，指定於電腦網路提供紙張之零售服務，此有該標章之查詢資料可稽，何以僅認定系爭服務標章之「 ePaper 」有「電子報」之意，為所指服務之說明，而前揭標章之「電子時報」及「EPAPER」卻非所指服務之說明，實難令原告甘服，核被告機關之所為，除已違反行政程序之平等原則外，更有獨厚外商之嫌，對於致力於自創品牌之原告而言，誠屬沉重之打擊，則系爭服務標章自應准予註冊，以維公允。 故系爭服務標章之「ePaper」係由PC home企業團所首創，所成立之系爭服務標章電子報聯盟，於八十九年三月份申請註冊之時，業已突破三百萬份，而目前發行量更已近一千萬份，並以每月一萬五千份遞增中，發件人數約佔台灣人口數之十分之一，遠比一般傳統媒體更快速使一般消費者取得即時資訊，足證系爭服務標章於消費市場上誠有其表彰之領域，而為著名之標章，足令一般消費者與他人之服務產生識別性，難謂不具有特別顯著性，且系爭服務標章圖樣亦非直接說明所指定之服務，自無首揭條款規定之適用，法理甚明。 原告對被告機關就「epaper」為網路業者與網路使用者所常用且習見之名稱，而原告之系爭服務標章指定使用於「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書刊、雜誌、報紙之訂閱」服務，是為指定服務有關說明之認定，實有疑義：㈠按被告機關如主張系爭服務標章為習知之名稱、並據以為駁回申請之理由，自應提出客觀上可資證明之證據，以證明其主張；惟被告機關所作成之核駁審定書中之認定「……本件服務標章圖樣之『ePaper』係電子報之意，為一般網路業者或網路使用者所常用且習見之名稱……」云云，僅係以其主觀上之觀感即武斷聲稱系爭服務標章為習知之名稱，並無任何客觀上可資依據之充分證據以實其說，僅就此點而言，被告機關之認定已有未妥。㈡再者，原告之系爭服務標章申請註冊時間為八十九年三月二日，此有原告之申請書及收據為憑，是以被告機關判斷系爭服務標章是否為網路業者與網路使用者所習見之判斷，自應以原告系爭標章申請註冊當時為判斷時點，而非以「目前」為判斷基準時點；換言之，被告機關在判斷系爭服務標章究竟是否為「習知名稱」時，不僅應有客觀依據以實其說，且其判斷時點應為原告就系爭服務標章申請之當時，即八十九年三月二日；若被告機關主張系爭服務標章為原告申請當時業者所習用者，則被告機關自應提出八十九年三月間，當時網路業者習慣上使用「 epaper」為電子報之證明，否則僅以主觀上之觀感即武斷認定系爭服務標章係「網路業者與網路使用者所常用且習見之名稱」，而無客觀上之具體證據為依據，實難令原告甘服。是以，謹請被告機關提出原告申請系爭服務標章當時（即八十九年三月間），網路業者習慣上以「epaper」稱之為電子報的證明。㈢況且，即使在今日，不僅一般字典上查無「epaper」一字，於最新版本之譯點通（DrEye.com）查詢時，其查詢結果僅顯現出近似字「epa」，並無「電子報」一詞的相對應結果產生，由此可知，就算最新版本的譯點通，亦無法查詢到「 epaper」一字；此外，在更專業的查詢軟體-「好譯」EICQ-查詢「epaper」，顯現結果亦為「詞庫裡無此詞」，所以被告機關答辯主張認為：「epaper」係電子報，認定依據為何？另，退一步而言，縱使現今可查詢到「epaper」係指電子報一詞，則承前所述，被告機關判斷之時點，亦為有誤，蓋被告機關實應以原告就系爭服務標章申請當時，為判斷時點。㈣次按原告就系爭服務標章所提供之服務，僅係資訊傳送平台，為欲傳送電子報之業者（即內容提供者）提供一個資訊傳送平台，為該等欲發行電子報之業者提供發送訊息之服務，被告機關認為系爭標章，其用語與指定服務之說明有關，惟商標法第三十七條第十款所規定：「凡標章圖樣文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊標章所使用服務之說明或表示服務本身習慣所通用名稱、形狀、品質、功用者」，不得申請註冊，所謂「習慣上所通用」，應係指同業間就同類服務已有反覆使用該一名稱之事實，致該名稱在意識上已失其特別顯著性而言，惟承前（一）及（二）所述，被告機關如主張系爭服務標章已屬同業間反覆使用之名稱，自亦應提出客觀上可資依據之證據，以證明申請當時網路上之資訊傳送平台業者已習用此一名稱，而非僅依其主觀上之印象即片面武斷認定之。㈤況且，所謂「服務本身之說明」，應為以普通直接而明顯之描述方法表示其所表彰服務之名稱、形狀、品質、功用或其他說明時，始足以當之，惟事實上，所謂之電子報，僅係無實體、以電磁紀錄之形式而存在、僅能藉由電腦予以顯示之資訊，與一般傳統上印刷於紙張之書刊、雜誌或報紙，已有所不同，則原告申請系爭服務標章指定使用於「代理各種書刊、雜誌、報紙之訂閱」，能否謂係「服務本身之說明」，即有斟酌之餘地，蓋「書刊、雜誌、報紙之訂閱」並不同於「電磁紀錄之傳送」。 被告機關主張：「……原告推廣電子報之訂閱風氣，但尚難證明『ePaper』為其獨創之用字，謹可稱很早使用…況申請註冊時已有他人使用該名稱，則不論原告稱其廣告量或發行量有多大，本件標章以不具識別服務來源之功能……」云云，原告就被告機關此種認定，亦難予認同：㈠按原告在申請系爭服務標章之時，被告機關之「已有他人使用該名稱」的認定依據為何？原告申請系爭服務標章註冊當時，就經營電子報發送平台之業者而言，究竟有多少業者使用『ePaper』之名稱？被告機關在作成核駁決定之理由書中，並未明確具體提出當時確實已經有其他業者習用此一名稱之證據，而僅以抽象的陳述、主觀上之臆測及武斷，即率爾駁回原告之申請，實未盡其調查之能事及核實認定之職責。㈡況且，縱系爭服務標章如被告機關之認定，具有描述性之性質，惟原告已多次提出原告所提供之資訊傳送平台服務，不僅在國內首開風氣、而且廣受網路使用者及電子報發行者之喜愛，因此一推出即迅速吸引大量電子報發行者及一般網路使用者之注意，從而累積大量訂閱者及電子報發行者，截至目前為止（九十一年十二月十一日），經由原告所傳送之電子報，由機關團體所發行者多達一百九十六份，由個人所發行者更高達四萬餘份，而訂閱總會員人數高達三百萬多人，累積發行量二億一千八百二十八萬九千七百九十六份，總計每週經由原告系統所發送之電子報數量高達一千四百多萬份，就此，有原告網站上系統自動計算之各項數據可資證明，以此數據，與一般平面報紙相比較，中國時報每日平均發行量為一百一十八萬份，其每週平均發行量為八百一十九萬份；工商時報每日平均發行量為三十七萬份，其每週平均發行量為二百五十九萬份。換言之，從每週經由原告系統所發送之電子報數量高達一千四百多萬份來看，如以全國總人口為二千四百萬人計算，至少平均每二人即有一人接收原告所發送之電子報，如以國內上網人口為五百萬人計算，則平均每一名網路使用者接收四份原告所發送之電子報，準此，原告就系爭服務標章所投入之成本與努力灼然可見。㈢商標法第五條第一項固規定：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」，此即一般所謂之商標或服務標章應具有「顯著性」之規定，惟商標法第五條第二項亦規定：「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」，此即所謂「次要意義」 (secondary meaning)之規定。換言之，即使是被認為不具顯著性之圖樣或名稱，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，亦應視為已符合顯著性之規定。㈣如前述，無論系爭服務標章是否具有顯著性，原告早在國內網際網路初萌芽之時，即已於八十八年使用該等名稱及標識，即使從申請系爭服務標章（八十九年）時至今亦已長達三年餘，而且使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達一千四百多萬份，早已成為網路上之知名標章，至少對國內習於使用網路、或習於訂閱電子報之使用者來說，系爭服務標章早已成為識別原告服務之標識，亦即已具有「次要意義」。㈤關於「次要意義」之主張，原告已於申請程序中一再主張、並提出知名度、訂閱會員人數、發行量、電子報種類及份數等相關客觀數據以證明之，被告機關縱認為系爭服務標章不具顯著性，亦應進一步審酌系爭服務標章是否具「次要意義」，惟被告機關之決定書卻對此置而不論，此外，如果被告機關認為系爭服務標章亦不具有「次要意義」，原因又為何？被告機關之決定理由書對此亦未置一詞，而僅泛稱謂系爭服務標章「不具識別服務來源之功能」，而未說明其認定之理由，亦未就原告所主張之次要意義加以判斷並說明其判斷之依據，顯有理由未備、以及怠於適用法律之違法。㈥尤其，被告機關已自承：「……原告推廣電子報之訂閱風氣……」，換言之，被告機關已自承原告之提供電子報資訊傳送平台服務，係開國內網路風氣之先，僅以此點而論，已足以推翻被告機關所謂「系爭服務標章當時已屬同業所習用之名稱」之主張，蓋原告既係首開電子報訂閱服務風氣之先，試問當時又何來使用同一名稱之同業可言？足見被告機關之認定不僅欠缺客觀依據，而且主張與理由相互矛盾。 另，被告機關認為系爭服務標章整體為說明文字且原告在他案中曾聲明放棄「 Paper」的專用權之主張，原告亦難信服：㈠承前所述，系爭服務標章並非說明文字，原告在申請當時是為與當時一般所稱「電子報」「newsletter」做為區別，突顯自我之顯著性，而使用系爭標章。蓋以電子報之發展始而言，電子報係從Mailing List所發展出來的，Mailing List乃為按照郵遞名單把電子信件以Email形式寄發名單上的用戶，一九七五年第一個 Internet的Mailing List是為了希望藉由Mailing List的Group團體促成一個關心「訊息處理」 (message processing)團體，在網路上形成對話。在news、BBS 、WWW這些網路服務發展之前，Mailing List是網路上最有效和最方便的傳播方式，透過名單，名單上的每一個人都可以發信給名單上的所有人，相互討論互動，然而為避免發生無意義的空信或者是謾罵……等等影響討論品質的情形發生，因此有了管理者 (moderator)過濾機制產生，透過管理者向Mailing List名單上人員寄出文章，而現在幾乎所有網站，只要接受了訂閱者所留下的電子郵件地址，即將網站之訊息發送予訂閱者，就電子報的發展史而言，「ePaper 」絕非電子報的說明文字；因此，系爭服務標章絕非如被告機關所認定之單純說明文字而已；況退一步而言，縱系爭服務標章有具說明文字判斷之虞時，被告機關亦應審酌前述二、所述，原告就系爭服務標章所投入之努力與成本，考量系爭服務標章是否因具有「次要意義」而有其顯著性。㈡另，商標法中聲明不專用制度，為八十三年商標法施行細則第二十八條所新增之規定，其第一項明文：「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」，依其立法目的說明可知為：商標圖樣中有不得註冊之文字或圖形，原應與以駁回或通知申請人刪除該部分，惟若刪除該部分，商標圖樣將失其完整性，而申請人以聲明該部分不在請求專用之列，則以不致干涉他人權益，應可予以註冊，爰參酌美國商標法第六條規定，增訂本條。商標聲專用之立法目的，就申請人而言，係為使其商標權權利範圍予以確認，以便申請人取得商標之註冊；而就社會交易秩序之第三人之觀點，因為申請人就該部分聲明不專用，而一般社會第三人不會因為使用該部分商標，被認定為侵害申請人之商標權；詳言之，申請人就商標之權利係為就商標的整體使用，就其聲明不專用部分，申請人對第三人之使用，不得主張其權利受到侵害，準此，可知商標聲明不專用制度，是對申請人權利範圍之確認標準，而非用來認定申請人之主張是否前後矛盾標準，被告機關就原告之他案主張聲明不專用，視為原告聲明之前後矛盾，被告機關此種見解，或係忽略商標法施行細則第二十八條規定及其立法目的所致。㈢準此，原告於他案中同意聲明放棄「Paper」之專用，亦不應因此即謂「ePaper」之整體亦無法獲准註冊，且亦與禁反言無關，蓋聲明不專用制度本係現行商標法參考世界立法例所規定之特別制度。 此外，被告機關又以為原告之使用系爭服務標章，多與已註冊之商標「PC home 」搭配使用云云，原告就被告機關之此種主張甚為不解，按我國自有商標制度以來，即採註冊主義，原則上係以先取得註冊者取得商標專用權，至於商標之使用情形，並非為判斷是否給予專用權應予納入之考量點，是以，原告如何使用系爭服務標章並非被告機關判斷是否應予審定原告取得註冊之標準，而被告機關卻為如此之主張，則被告機關是否有參雜與案件無關之因素，卻誤加以斟酌考量之情形，實不無疑問。 綜上所述，本案被告機關認定係爭服務標章不具顯著性，僅係其主觀上之臆測，並無任何客觀實據可資證明。且縱系爭服務標章具服務說明性質，無顯著性，則被告機關亦應就系爭服務標章判斷其是否具有次要意義，詎料被告機關怠為審酌原告對系爭服務標章投入之成本與努力，忽視系爭服務標章已因原告之長久使用及廣泛行銷、已建立相當之知名度並因此而成為足以表彰原告服務之標識之事實，而逕以主觀上之片面認定，駁回原告之申請，實有過於草率之嫌，不僅其認事用法欠缺合理適當之依據，且亦係違法不適用商標法第五條第二項之法律。系爭標章確係為原告所獨創者，而且已因長久使用及廣泛行銷而成為網路上之知名標章、至少亦已因發行量之廣大及訂閱者人數之眾多而足以在一般使用者心中成為識別原告服務之標章，亦即具有商標法第五條第二項所規定之次要意義。請判決撤銷原處分及訴願決定之判決，並命被告機關為准許系爭標章註冊之審定，用維權益。乙、被告主張之理由： 按「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊標章所使用服務之品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款所明定。本件原告申請註冊之「ePaper」，其中「 Paper」為報紙之意，於電子商務發達之今日，商業一片電子化、e化聲中，「e 」與「Paper」一字結合，成為一般網路閱覽者所認知之「電子報」之意，亦即將各種新聞、娛樂、生活、藝文等等各種資訊，透過網路提供消費者閱覽之一種網路報紙經營型態　，雖原告訴訟理由檢附之資料聲稱，「電子報」英文為「 NEWSLETTER」，惟「ePaper」已為網路業者與網路使用者所常用且習見之名稱，以之作為服務標章，指定使用於「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書刊、雜誌、報紙之訂閱」服務，為指定服務有關之說明，而有首揭法條之適用。 至原告稱已有以「e」或「Paper」作為標章之一部份，指定使用於與本件指定服務類似之服務，獲准註冊之服務標章案例多件，例：註冊第一二九四五一號「安信E卡」、註冊第一一七九九四號「A.E.」、註冊第一二五七八五號「THE NEW PAPER及圖」、註冊第一一九一二九號「PAPER TOWN汲紙鎮」等服務標章案例，主張「e」與「Paper」成為該組群　標章圖樣之弱勢，而本件標章係由「e」、「Paper」連用之複合字，具識別性應准予註冊，然前述案例案情與本件不同，且經查原告使用「ePaper」一詞，多與已註冊之商標「PC home」搭配使用，網路同業亦以「xx電子報」、「xx ePaper」型態使用，如「中時電子報」、「奇摩電子報」，雖原告聲稱「電子報」一詞係電子報教父陳豐偉先生由「NEWS LETTER」中譯而來，然「ePaper」一字已如前段所述予消費者之認知為電子報之意，且已有同業使用，原告亦不否認。原告推廣電子報之訂閱風氣，但尚難證明「ePaper」為其獨創之用字，僅堪稱很早使用「ePaper」一字，況申請註冊時已有他人使用該字，則不論原告稱其廣告量或發行量有多大，本件標章已不具識別服務來源之功能，且為維護社會交易秩序，自當避免任一人取得註冊干預他人使用。而所謂註冊主義係在無其他違法情事之下，始有先申請先註冊原則之適用，倘如原告所言，「ePaper」係其所創之用字，亦應於同業未使用之前，提出註冊申請，始無首揭法條規定之適用。另原告之註冊第一五五三六六號「電子報聯盟 ePaper及圖」、註冊第一四九九八一號「電子報聯盟ePaper及圖」、註冊第一四五四一九號「電子報聯盟ePaper及圖」服務標章，核准審定之前已同意聲明「 Paper電子報聯盟」不請求專用而取得註冊，其專用權為圖形部分，本件雖聲明「e」、「Paper」分別不在專用之內，惟「ePaper」整體為說明文字，應不准聲明分別不在專用之內，另大陸之註冊第0000000號「ePaper」服務標章，指定服務為「非貿易業務的專業諮詢，電腦和網路技術諮詢，計算機系統分析」，案情與本件亦不同。另註冊第一一八０四三號「電子時報」服務標章、註冊第一四七八三七號「EPAPER」服務標章案例，基於商標審查個案拘束原則，係屬另案是否妥適問題，併予陳明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，請判決駁回原告之訴。理由一、本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。二、按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」、「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」，商標法第五條第一項、第二項定有明文，依同法第七十七條規定，上開規定於服務標章準用之。故凡服務標章圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務之性質、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，「但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限」，復為商標法第七十七條準用第三十七條第十款所明定。而服務標章圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為服務本身之說明或與服務本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用。（改制前行政法院八十四年度判字第一四四二號判決意旨參照）三、查本件被告機關略以，原告申請註冊之「ePape」聯合服務標章圖樣上之外文「 ePaper」係中文電子報之意，為一般網路業者或網路使用者所常用且習見之名稱，與指定服務之說明有關，原告雖聲明「e」、「Paper」分別不在專用之內，然本件標章整體為說明文字，自不准聲明分別不在專用之內等情，應有商標法第三十七條第十款規定之適用，乃為本件應予核駁之處分。原告不服，主張系爭服務標章圖樣中之部分外文「e」代表意義眾多，並非僅具「電字」之意，亦與所指定之服務無任何關係云云，提起訴願，經遭駁回，原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由如事實欄所載。四、本院查：㈠本件原告申請註冊之「ePaper」聯合服務標章圖樣，係由單純外文「ePaper」所構成，其中「e」乃「electronic」（電子的）之字首，「Paper」有「紙」及「報紙」之意，為一般英漢字典所記載的常識，且因近幾年來，電子商務蓬勃發展，於商業一片電子化、e化聲中，「e」乃成為「electronic」之簡寫，與「 Paper」一字結合，其字面意思即為「電子報紙」，亦為一般網路閱覽者所認知之「電子報」之意，乃將各種新聞、娛樂、生活、文藝等等各種資訊，透過網路提供消費者閱覽之一種網路報紙經營型態。目前網路業發達，「epaper」已為一般報業、網路業者、或網路使用者常用且習見之名稱，意指「電子報」，此有被告所提「聖甲蟲設計報Scarab epaper」、「生命教育電子報e-Paper」（創刊日期為八十九年七月十五日）及其他共約有一三三、○○○筆含有「epaper」之網路使用資料附本院卷可稽，且觀「epaper」已被納入電子辭典裡面，意指「電子報」，亦有被告所提譯典通電子辭典資料附本院卷可稽，依經驗法則，「epaper 」在市場上應係已經使用相當長的時間才會被納入電子辭典裡面。原告以「 ePaper」指定使用於「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書籍雜誌報紙之訂閱」之服務，因「ePaper」即係供資料之查詢，亦屬代理訂閱各種書籍雜誌報紙之範圍，以此作為商標名稱，顯然是在說明其所指定使用之上開服務之內容，屬說明性標章，欠缺識別性，揆諸首揭法條之規定，自不得申請註冊。㈡原告雖聲明「e」、「Paper」分別不在專用之內，惟聲明不專用係指就商標圖樣中包含有部分說明性或不具特別顯著性之文字或圖形，如刪除該部分之後將破壞商標圖樣之完整性者，方得適用之（商標法施行細則第二十八條第一項規定參照），而系爭服務標章「ePape」之整體（並非部分）既成為其服務之說明，已如前述，其聲明「e」、「Paper」分別不在專用之內，自不符合商標法施行細則第二十八條第一項得聲明不專用之規定。㈢又原告訴稱，以「e」或「Paper」作為標章之一部份，指定使用於與本件指定服務類似之服務，獲准註冊之服務標章案例多件，例：註冊第一二九四五一號「安信E卡」、註冊第一一七九九四號「A.E.」、註冊第一二五七八五號「THE NEW PAPER及圖」、註冊第一一九一二九號「PAPER TOWN汲紙鎮」等服務標章案例，主張「e」與「Paper」成為該組群標章圖樣之弱勢，而系爭服務標章係由「e」、「Paper」連用之複合字，具識別性，應准予註冊云云，經查前述案例既僅以「e 」或「Paper」作為標章之一部分，並結合其他文字作為其標章圖樣，就其指定使用之服務本身，並未涉及說明性，其案情即與系爭服務標章圖樣不同，而依原告於起訴時所述「系爭服務標章圖樣係由PC home企業團將外文e、Paper連用所組成之獨創字，同業間不思自創而襲用系爭服務標章，於原告取得系爭服務標章專用權之前，僅生商標法第二十三條所謂善意使用之問題」等情，及依起訴狀附件一商標查詢報告單所示，於申請註冊時已有他人使用該字，再依原告主張國內至少於八十四年間即有「電子報」名稱之使用，而「ePaper」依其外文組合，通念上即為一般網際網路閱覽者所習知「電子報」之意，並無異於社會通常之理解，非具有特殊意義用語，足見迄至原告八十九年三月二日申請系爭服務標章時，國內關於網際網路及電子商務經多年蓬勃發展，電子報已為一般網路業者或使用者所常見習用之名稱，且「ePaper」之意即為「電子報」，則不論原告稱其廣告量或發行量有多大，系爭服務標章已不具識別服務來源之功能，何況迄被告為本件核駁審定時，如前所述，又已有其他網路同業發行「eaper電子報」，「 ePaper」一詞已為該等行業所廣泛使用，無論由何人或企業集團首創，其既已成為「電子報」之英文同義詞，以之作為表彰「資料、文件、圖書之查詢」及「代理各種書籍雜誌報紙之訂閱」等服務之標章，業已不具識別服務來源之功能，復為維持社會交易秩序，自當避免准予一人取得專用而干預他人之使用；且我國商標法所採之註冊主義必須是申請註冊之商標或標章符合法定要件，始有先申請者取得優先註冊原則之適用。㈣原告雖主張外文「e」代表之意義眾多，並非被告所指僅具電子之意，且與系爭服務標章所指定之服務，並無任何干係，亦非業界對所指服務之習慣用語云云。查原告於系爭服務商標之申請日即八十九年三月二日，同時以「ePaper電子報聯盟」圖樣服務標章作為其審定第一四九九八一號「電子報聯盟ePaper及圖」服務標章之聯合服務標章，其中文部分亦記載為電子報，原告稱「e」與電子無關一節顯非可採。又原告雖聲稱「電子報」一詞係電子報教父陳豐偉先生由「NEWS LETTER」中譯而來，縱令屬實，然因「NEWS LETTER」之字面中譯為「新聞信件」，一般英漢字典則譯為「時事通訊」，倒不如「ePaper」照其字面中譯為「電子報紙」，予消費者之認知為「電子報」之印象，較為深刻，以之作為表彰「資料、文件、圖書之查詢」及「代理各種書籍雜誌報紙之訂閱」等服務之標章，從字面意義上即會使人聯想到其服務之內容，與其服務本身之說明有密切關聯，自不具識別服務來源之功能。㈤至原告主張其早在國內網際網路初萌芽之時，即已於八十八年使用該等名稱及標識，即使從申請系爭服務標章至今亦已長達三年餘，而且使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達一千四百多萬份，早已成為網路上之知名標章，至少對國內習於使用網路或習於訂閱電子報之使用者來說，系爭服務標章早已成為識別原告服務之標識，亦即已具有「次要意義」乙節。查依原告起訴狀附件二所示陳豐偉之文章內已載明一九九五年：：把「南方電子報」五個字宣傳得很響亮。當時另一個著名之「電子報」是「中時電子報」：：等語。足見電子報用語於原告所主張八十八年使用該名稱前數年，即有南方電子報、中時電子報等使用該名稱，而諸如中時電子報尚在使用中，因此電子報用語自非原告長期使用而具有次要意義，而「ePaper」依其外文組合通念上即為一般網際網路閱覽者所習知「電子報」之意，並無異於社會通常之理解，非具有特殊意義用語。再被告經「epaper」關鍵詞由Google網路搜尋，所查得之相關資料高達一三三、○○○筆即可知「 ePaper」為網際網路相關業者普遍使用之名稱。參以原告使用「ePaper」一詞，多與已註冊之商標「PC home」或「電子報聯盟及圖」搭配使用，有其起訴狀附件四、七、九、十四可稽，網路同業亦以「xx電子報」、「xx ePaper」型態使用，如「生命教育電子報e-Paper」、「中時電子報」、「奇摩電子報」，足見原告使用「ePaper」一詞係用以說明其服務之內容，尚乏證據證明其使用「 ePaper」一詞係作為表彰服務之標識。原告主張其因大量使用已取得次要意義，具有識別性一節，非可採信。㈥又原告申請註冊之第一五五三六六號「電子報聯盟ePaper及圖」、第一四九九八一號「電子報聯盟ePaper及圖」、第一四五四一九號「電子報聯盟ePaper及圖」服務標章，係於被告核准審定之前已同意聲明「Paper電子報聯盟」不請求專用，始獲准註冊，其專用權為圖形部分，與本件係以「ePaper」提出註冊申請者不同，已據被告陳明。另註冊第一一八○四三號「電子時報」服務標章，係以中文「電子時報」組成，與系爭服務標章圖樣並不相同，無從援引比照。註冊第一四七八三七號「EPAPER」服務標章案例，係指定於電腦網路提供紙張之零售服務，亦與系爭服務標章指定服務內容不同，且以上均屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，原告亦難比附援引執為系爭服務標章應准註冊之論據。五、綜上所述，被告機關所為核駁系爭服務標章申請註冊之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭服務標章申請案為核准審定之處分，為無理由，應予駁回。至兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敍明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　十二　　　月　　三十一　　日臺北高等行政法院第三庭審判長法官　姜素娥法　官　吳東都法　官　林文舟右為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　九十二　　　年　　　一　　　月　　三　日書記官余淑芬

臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第七○四二號

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