臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第四七七七號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第四七七七號

原告

永安製藥所（合夥）設彰化縣永靖鄉○○路○段四四一號

代表人

甲○○

訴訟代理人

丙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

辰太實業有限公司

代表人

乙 ○董事）

訴訟代理人

郭承昌律師

右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十月二十九日經訴字

第○九一○六一二五七○○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參

加訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國九十年五月七日以「永安保康DOCTOR」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第五類之解熱退燒劑、口服藥液、胃藥、維他命、止痛劑、消炎劑、提神藥劑、礦物質、蛋白質、綠藻片、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、魚肝油、卵磷脂營養補充品商品，向被告申請註冊，經其審查准列為審定第0000000號商標，嗣原告以該商標有違註冊時商標法第三十七條第六、十三款之規定，對之提起異議，經被告審查以九十一年八月八日（九一）智商○三五○字第九一○○六六三八七號發文之中台異字第九一一○○七號審定書為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告就系爭商標應為異議成立之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於審定時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第五類之商品，有否以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一商品或類似商品，而構成異議審定時商標法第三十七條第六款、第十三款之違反？

㈠原告主張之理由：

⒈系爭商標之外文「DOCTOR」不論翻譯為醫生、博士、治療、用藥之意，將此商標指定使用於解熱退燒劑、口服藥液、胃藥、維他命、止痛劑、消炎劑、提神藥劑、礦物質、蛋白質、綠藻川、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、魚肝油、嬰兒奶粉、卵磷脂營養補充品等醫療用藥品，實有使一般消費者對標示該圖樣之商品性質、品質產生混淆誤認為醫生指定用藥，然被告卻稱DOCTOR僅令消費者產生醫生牌或博士牌商品，全然無顧及參加人指定商品係醫療用藥品，按醫療用藥品依法需由醫生開立處方籤才可以使用，參加人據此申請註冊商標，難謂消費者不會誤以為醫生指定用藥，誠如被告所言DOCTOR一般觀念翻譯為醫生或博士，參加人在醫療用藥品上標示DOCTOR，豈有不會混淆誤認之虞，顯然違反商標法第三十七條第六款規定有使一般消費者混淆誤認，此有最高行政法院五十二年判字第一五五號判例可稽，被告昧於事實顯有嚴重違誤。

⒉被告認系爭商標由字體外觀大小一致且連續之中文「永安保康」四個字與外文「DOCTOR」上下並列所構成，並不違反商標法第三十七條第十三款之規定，然查，被告至今仍未對商標法第三十七條第十三款訂立過審查基準，然系爭商標審查時，被告以系爭商標字體外觀大小一致且連續之中文為由，竟輕率認定不違背商標法，審查基礎從何而來。

⒊再查，商標法第三十七條第十三款規定，以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一商品或類似商品，其中，以他人註冊商標作為自己商標之一部分，係指以他人註冊商標之全部，作為自己商標可獨立之部分而言，而所謂獨立部分應就社會一般通念而為客觀認定，然被告卻以外觀大小一致且連續為認定依據，殊不知即便外觀大小一致且連續的文字，在社會一般通念上都可能是可獨立的個體，以系爭商標為例，「永安保康」因台灣鐵路局推出「永保安康」車票係將台南縣的兩個地名連貫而成，一推出便造成熱賣搶購，此為眾所皆知之事實，因此在消費者印象中「永安保康」是兩個獨立個體殆無疑慮，被告豈能以外觀大小一致且連續的文字為由，昧於事實輕率認定，此有行政院台八十四訴字第一六八三八號決定可稽，且從未有任何審查基準直指商標法第三十七條第十三款中可獨立部分係以外觀大小為判定依據，被告明顯違誤不當。

⒋系爭商標其中與原告據以異議之註冊第六九○○七七號「永安」商標（下稱據爭商標，如附圖二）構成近似，參酌商標法第三十七條第十三款立法意旨，將他人商標作為自己商標之一部分，有構成近似之虞，該商標若屬特殊創作之圖樣，對其專用權人顯失公允，查系爭商標中文「永安保康」與據爭商標「永安」構成近似，按商標近似審查基準，商標圖樣上之中文或外文有一完全相同者，構成近似，職是，系爭商標與據爭商標構成近似無誤，被告參酌立法意旨率為審定顯有違失不當。

㈡被告主張之理由：

⒈商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，固為系爭商標審定時商標法第三十七條第六款所明定。惟其適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言。查系爭商標圖樣係由中文「永安保康」及外文「DOCTOR」所構成，依一般社會通念及消費者之認知，外文「DOCTOR」係「醫生、博士」之意，以之作為商標圖樣，予人之印象為「DOCTOR」商標或「醫生、博士」牌商標之商品，屬商標型態之認識，尚與其所指定之解熱退燒劑、口服藥液、胃藥、維他命、止痛劑、消炎劑、提神藥劑、礦物質、蛋白質、綠藻片、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、魚肝油、嬰兒奶粉、卵磷脂營養補充品商品本身之性質、品質或產地概念無關，以之作為商標圖樣之一部分申請註冊，其圖樣本身應不致有使人對其所表彰商品之性質、品質或產地發生誤信誤認之虞，自無前揭法條規定之適用。

⒉商標圖樣以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一商品或類似商品者，不得申請註冊，固為系爭商標審定時商標法第三十七條第十三款所明定。惟其適用應須以他人註冊商標之全部作為自己商標可獨立之一部分，始足當之。查系爭商標圖樣係由字體外觀大小一致且連續之中文「永安保康」四個字與外文「DOCTOR」上、下並列所構成，而據爭商標則由中文「永安」二字所構成，尚難謂系爭商標如何有以他人註冊商標之全部作為自己商標之一部分，應無前揭法條規定之適用。

㈢參加人主張之理由：

⒈依新修正商標法第八十四條規定，本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之商標或標章，不適用第二十六條之規定。反面推之，除第二十六條外，餘均溯及適用，故本件所據修正前商標法第三十七條第六款規定，已修正為新法第二十三條第十一款，「使公眾誤認誤信其商標或服務之性質、品質或產地之虞者，不得註冊。」惟因新法僅增加服務部分，對本件尚無影響。另修正前商標法第三十七條第十三款規定，已刪改為新法第二十三條第一項第十三款，「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」因要件迥然不同，應以新法為斷，但本文仍就新舊法併陳。

⒉系爭商標係參加人首創之商標，乃源自台灣鐵路局推出的活動，將兩個站名連起來讀，使「永保安康」成一句極為巧妙的吉祥話，而造成一股風潮。為此參加人遂以中文「永安保康」及「永保安康」連結英文單字DOCTOR及LiSa而就其商品取名為「永安保康DOCTOR」、「永保安康Lisa」作為商標，於醫療藥品及食品保健商品提出申請。

⒊商標圖樣上使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，為修正前商標法第三十七條第六款（新法第二十三條第一項第十一款）所明定。揆其適用，係指商標本身有使一般消費者對其商品之性質、品質或產地發生混淆誤認之虞者而言。查系爭商標圖樣係由中文「永安保康」及外文「DOCTOR」所組成，按「永安保康」四字，承如上述取名動機係一句極為巧妙的吉祥話，對於保健而言最為貼切不過。次按「DOCTOR」乃「醫生」之意，係指能診治疾病的人，與其所指定使用之解熱退燒劑、口服藥液、胃藥等商品本身之性質、品質或產地概念無關，尚難謂會使人對其所表彰之商品性質、品質或產地發生混淆誤認之虞。況國內廠商以之作為商標圖樣之一部分申請註冊於同類商品者，不乏其例，如「DOCTOR WHITE」、「HAIR DOCTOR」、「ATMAN-DOCTOR」、「WITCH DOCTOR」、「DOCTOR，S CALCIUM」、「GOOD A DOCTOR」等，故系爭商標之申請註冊，自無修正前商標法第三十七條第六款規定（新法第二十三條第一項第十一款）之適用。

⒋按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，新法第二十三條第一項第十三款著有明文。查原告指參加人以據爭商標作為系爭商標之一部分，而不問兩個商標是否相同或近似，其見解不符上開規定，已屬未洽，且兩造生產之製藥一中一西，涇渭分明，依一般社會通念及市場交易情形，殆不具有共同關聯性，即無相同或近似之商標致混淆誤認之虞，灼然明甚。次查，商標是否近似，應就商標通體觀察，有無足以使人混淆誤認之虞為斷。據爭商標與系爭商標通體觀察比較，前者僅有中文文字，後者則中英文並用，且併用之英文DOCTOR與永安二字毫無關係，是該二商標就通體觀察，並無足以使人混淆誤認之虞至顯，又其外觀讀音，一為永安，一為永安保康DOCTOR，亦屬殊異，蓋後者有英文讀音，前者根本無音，其辨別難度婦孺皆曉，交易上不致使人混淆誤認灼甚。退萬步言，即令強將永安保康DOCTOR簡稱而念為永安，因兩造生產之製藥一中一西，依一般社會通念及市場交易情形，殆不具有共同關聯性，即交易上亦無發生混淆誤認之虞，洵不待言。

⒌次按商標圖樣以他人之註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一或類似商品者，不得申請註冊，固為修正前商標法第三十七條第十三款所明定。該款之適用應以他人註冊商標之全部，作為自己商標可獨立之一部分始足當之。而以他人註冊商標作為自己商標的一部分，應該是圖樣裏獨立的一部分。查系爭商標圖樣之中文「永安保康」四字，與據爭商標，並非完全相同，系爭商標「永安保康」內雖有「永安」二字，但另有「保康」二字足資區辨，外觀差異顯然，且並非圖樣裏獨立的一部分，應無修正前商標法第三十七條第十三款規定之適用。

理由

一、按商標圖樣「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」、「以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一商品或類似商品者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第六款、第十三款所明定。又商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。且商標主要部分在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。另判斷商標是否有混同誤認之虞，應就其主要部分隔離觀察。所謂主要部分，指商標中具有識別不同商品之部分而言。

二、原告雖主張系爭商標之外文「DOCTOR」不論翻譯為醫生、博士、治療、用藥之意，將此商標指定使用於解熱退燒劑、口服藥液、胃藥、維他命、止痛劑、消炎劑、提神藥劑、礦物質、蛋白質、綠藻川、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、魚肝油、嬰兒奶粉、卵磷脂營養補充品等醫療用藥品，實有使一般消費者對標示該圖樣之商品性質、品質產生混淆誤認為醫生指定用藥等等。但查，所謂「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，係指商標本身有使消費者對該商品性質、品質、產地產生錯覺、誤認而言。本件「DOCTOR」不論翻譯為醫生、博士（名詞），均屬一專業領域人士稱呼，其中醫生於執行業務時固須開立處方以治療病患，而與醫療藥用藥品之使用有所關聯，博士則屬學術研究領域尊崇象徵，但醫生或博士此一對人專業或權威屬性之稱呼，其用於醫療藥品之商標圖樣使用，固有強調或標榜該藥品之專業與權威性，但究非直接對上開商品之性質、品質或產地之內容說明，與商標本身物之性質、品質或產地之概念無關，尚不致使消費者對該醫療用藥品之之性質、品質、產地產生錯覺、誤認而有加以購買之虞。而將「DOCTOR」作動詞使用而翻譯為「治療、用藥」之用法，國內較為少見，一般消費者通常仍將「DOCTOR」翻譯為醫生、博士，尚不因「DOCTOR」少見之動詞用法而就商品之性質、品質或產地產生誤認或誤信之虞。原告主張系爭商標之外文「DOCTOR」有使一般消費者對標示該圖樣之商品性質、品質產生混淆誤認為醫生指定用藥，有違異議審定時商標法第三十七條第六款之規定一節，尚非可採。

三、又系爭商標圖樣係由字體外觀大小一致且連續自左而右之中文「永安保康」與外文「DOCTOR」上下排列構成，據爭商標圖樣雖亦有相同之中文「永安」，惟系爭商標之「永安保康」字義係四字一句連貫，應併合觀察，尚非「永安」「保康」二句各別使用，系爭商標圖樣中文「永安」二字並非系爭商標圖樣可獨立之一部分。原告主張系爭商標之註冊係以據爭商標之全部作為自己商標之一部分申請註冊，非屬可採。系爭商標之註冊應無違審定時商標法第三十七條第十三款規定，從而被告以系爭商標並未違反異議審定時商標法第三十七條第六款、第十三款之規定，而為異議不成立之處分，於法核無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。

四、本件原告聲明請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭商標應為異議成立之處分，係屬課予義務訴訟，而課予義務訴訟本應適用言詞辯論終結時之法律。本件應適用之商標法雖已於九十二年五月二十八日修正公布，並於十一月二十八日施行，但因本件原處分適用異議審定時之商標所為異議不成立之處分及訴願決定予以維持，於法並無違誤，已如前述。再依照相當於異議審定時商標法第三十七條第六款規定之現行商標法第二十三條第一項第十一款之內容（使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。）以觀，現行法除將「商品」修正為「商品或服務」外，其餘規定內容並無不同。因此，系爭案仍無違現行商標法第二十三條第一項第十一款規定。另異議審定時第十三款之規定內容業已刪除，其刪除理由係因「現行規定係以他人整體註冊商標作為自己商標可獨立之一部分而使用於同一或類似商品，惟此種情形，仍應以有致相關消費者混淆誤認之虞，始不准註冊，修正條文第十三款已足資規範，爰予刪除。」（行政院提案說明參照），故現行商標法係以第二十三條第一項第十三款作為修正前第三十七條第十三款之相當規範。而依商標法第二十三條第一項第十三款規定，商標有「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者：：」，不得註冊。本件系爭商標之「永安保康」字義係四字一句連貫，應併合觀察，與據爭商標之中文「永安」，已有字數及意義之不同，系爭商標復有外文足資與據爭商標區辨，兩者於異時異地隔離整體觀察，尚無致一般相關消費者產生混淆誤認之虞。因此，系爭案亦無違現行商標法第二十三條第一項第十三款之規定。綜上所述，本件商標異議事件依課予義務訴訟事件應適用現行商標法規定，而加以適用之結果，系爭商標之註冊仍未違現行商標法第二十三條第一項第十一款、第十三款之規定。因此，原處分雖未及適用嗣後修正施行之商標法，但其處分結論與現行商標法之適用之結果仍無不同。原處分及訴願決定仍應予維持。從而，原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭商標應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

五、另原告於九十三年二月十六日另行補具之言詞辯論答辯狀，係於言詞辯論終結後始提出，本院無從加以審酌，併此敍明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 法 官　姜素娥