臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第六六七號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第六六七號

原告

實造鑽石工具有限公司

代表人

曾幸義董事）

訴訟代理人

林家進律師

複代理人

杜立兆律師

訴訟代理人

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

參加人

彰化鑽石工業有限公司

代表人

羅工程（董事長）

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年十二月二十六日經（九

○）訴字第○九○○六三二九八九○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：參加人彰化鑽石工業有限公司於民國八十三年七月十六日以「流星及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第八十四類之鑽石切割鋸、鑽石鋸片、鑽石鑽頭、鑽石磨盤商品，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為註冊第六七六六四六號商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖一所示）。嗣原告以系爭商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定，檢具其自稱曾使用但未經申請審定之「流星及圖」商標圖樣（下稱據以評定商標，圖樣如附圖二），對之申請評定。經被告審查，於九十年八月二十七日以中台評字第八九○二八四號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：求為判決訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：求為判決如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭商標是否有襲用他人之商標或標章，而有致公眾誤信之虞？

㈠原告主張：

⒈按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產製主體而購買之虞而言。又，本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。

⒉對於訴願決定駁回之理由，其中指稱「訴願人於原處分機關評定階段所檢送附件二至九之家屬、客戶、製造廠商、員工等所出具曾於八十二、八十三年間銷售、製造或委託印製之證明書、順良印刷廠之營利事業登記證影本、該印刷廠所開立之估價單及予速利鑽石工具有限公司之送貨單等資料，姑不論證明書出具之日期均較系爭商標申請日期為晚，且訴願人於訴願理由亦自稱其「流星及圖」為其鑽石鋸片的型號，而該證明書等證據資料內容縱屬可採，亦僅能說明訴願人於八十二、八十三年間曾使用「流星及圖」商標，尚不足以認定據以評定商標於系爭商標申請註冊前已廣泛行銷而為一般同業或消費者所熟知」乙節，原告以為其認事相當主觀，完全置原告之答辯而不顧，實難令人甘服。蓋：

⑴就一般產品而言，能夠印製標籤、型錄供消費者觀看選擇採購者，不是代表該項產品具有實力，就是該項產品具有廣大市場，因此業者肯費心去拓展市場，在此情形下其產品廣告自然不可避免。系爭商標在註冊以前，原告早已率先使用據以評定商標，不僅印製有型錄且亦印製有標籤供貼在產品上，所以最起碼販賣此項商品的業者在八十一至八十三年間都已知道原告有據以評定商標型號商品之存在，依此豈能謂據以評定商標不夠普及而為一般同業或消費者所熟知。

⑵事實上，據以評定商標是否在系爭商標註冊之前即已廣泛地被使用，原告以為鈞院可以向順良印刷廠（代表人：林仁聰；地址：彰化市○○路三一八號）、曾幸淙（地址：彰化縣秀水鄉○○村○○街二四五巷六號）、林川鐸（地址：彰化市○○路十六號）、曾琨城（地址：彰化市○○路○段三九五巷三三號）、羅工程（地址：彰化市○○街一○九巷四六號）、曾再傳（地址：彰化市○○路○段二七五號）、益椿工業社（代表人：吳輝榮；地址：彰化縣和美鎮○○路○段四四六巷三五號）、姚慶豐（地址：彰化縣伸港鄉○○村○○路五十六之二四號）、羅添發（地址：彰化市○○路○段一五八號）等人求證，相信應可獲得確認系爭商標並非為參加人所開發，且非其所一直採用之商品商標。

⒊此外，原告覺得有必要再加以說明者，原告與參加人在系爭商標註冊之前都曾販賣過「以薩耐ISUNY」商標之鑽石鋸片，而系爭商標「流星及圖」即是屬於「以薩耐ISUNY」商標眾多鑽石鋸片的一支型號，此乃業界眾所周知的事實，也就是說「流星及圖」商標係伴隨著「以薩耐ISUNY」商標的出現而出現，並非單獨、突然出現者，雖然參加人後來有機會剽竊自行拿去註冊，惟鑑於以上亦不敢明目張膽限制原告之使用該系爭商標，此可從後來原告仍可繼續販售「流星及圖」商標之商品即可看出，亦即可從被告及訴願決定機關一再指稱原告於評定時所附附件一估價單開立之日期均在系爭商標申請註冊日之後查覺，假如系爭商標真係參加人所自創開發者，其憑甚麼理由要提供給原告使用，所以在證人之證實與事實俱在的情形下，參加人之違法甚明。

⒋綜上所陳理由，本件原處分及訴願決定之認事用法，均顯有違誤。

㈡被告主張：

⒈按商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。又依同法第七十七條之一第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件系爭商標係於八十四年四月一日核准註冊，其評定核應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法，合先敘明。

⒉商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。

⒊本件原告以其在系爭商標八十三年七月十六日申請註冊之前，即已使用據以評定商標多年，並檢送有多份證明書、估價單，證明於八十二年時早已率先使用「流星及圖」圖樣，不僅為一般同業消費者耳熟能詳，而且亦早為參加人所熟知。又參加人係原告產品之下游經銷商，原告所生產之商品均交由參加人經銷販售，彼此存在有業務往來關係等節為由，主張參加人將該商標圖樣據為己有申請註冊，依前揭規定應撤銷其註冊。

⒋惟查本件原告固檢附有印刷廠開立之估價單、證明書及家屬、客戶、製造廠商、員工等所出具共二十餘份之證明書，證明有印製「流星及圖」商標，並於八十二年時即早已率先使用「流星及圖」商標，然觀諸前述證明書證明於八十二年就曾銷售或使用原告製造之型號「流星110」、「流星105」鑽石鋸片之內容，充其量亦僅說明原告於八十二年間曾使用「流星及圖」商標，惟原告並未檢送其他資料佐證於本件系爭商標申請註冊之前有持續使用或廣告促銷據以評定商標「流星及圖」之事實，尚難僅憑前述證明書、估價單逕以論斷原告之據以評定商標已為一般同業或消費者所熟知，系爭商標之申請註冊有使人誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞。

⒌又原告以參加人與原告經銷商往來之估價單影本，主張其間除具有親屬關係外，在業務上亦互相有往來，對其所生產之產品及使用之商標均知之甚詳等語。惟查，前述估價單所開立之日期均在本件系爭商標八十三年七月十六日申請註冊日之後；又所稱之參加人之負責人與原告之股東間之親屬關係為何，參加人是否因該親屬關係得以知悉原告之業務狀況，原告則未提出說明或舉證，亦不足據以主張參加人有以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲原告已使用之商標或標章申請註冊之情事。揆諸前揭事證及說明，本件系爭商標之申請註冊應無首揭法條規定之適用。綜上論述，被告原處分，洵無違誤。

㈢參加人主張：

⒈原告係參加人之ＯＥＭ（代工）廠商。

⒉原告仿冒參加人之系爭商標，其陳稱在系爭商標註冊以前有使用系爭商標，並非事實。

理由

一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。

二、本件參加人於八十三年七月十六日以系爭「流星及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第八十四類之鑽石切割鋸、鑽石鋸片、鑽石鑽頭、鑽石磨盤商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第六七六六四六號商標，嗣原告以系爭商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定，對之申請評定。經被告審查，認原告固檢附有印刷廠開立之估價單、證明書及家屬、客戶、製造廠商、員工等所出具共二十餘份之證明書，證明有印製「流星及圖」商標，並於八十二年時即早率先使用「流星及圖」商標，然觀諸前述證明書證明於八十二年就曾銷售或使用原告製造之型號「流星110」、「流星10」鑽石鋸片之內容，充其量亦僅說明原告於八十二年間曾使用「流星及圖」商標，惟原告並未檢送其他資料佐證於本件系爭商標申請註冊之前有持續使用或廣告促銷據爭「流星及圖」商標之事實，尚難僅憑前述證明書、估價單逕以論斷原告之據爭商標已為一般同業或消費者所熟知，系爭商標之申請註冊有使人誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞；又原告以參加人與其經銷商往來之估價單影本，主張其間除具有親屬關係外，在業務上亦互相有往來，對其所生產之產品及使用之商標均知之甚詳，然前述估價單所開立之日期均在本件系爭商標八十三年七月十六日申請註冊日之後，又所稱參加人之負責人與其公司股東間之親屬關係為何，註冊人是否因該親屬關係得以知悉原告之業務狀況，原告則未提出說明或舉證，亦不足據以主張參加人有以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲原告已使用之商標或標章申請註冊之情事，乃為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，仍遭訴願決定機關以相同理由將其訴願駁回。

三、原告不服訴願決定，提起本件行政訴訟，其主張略以：系爭商標在被註冊以前，原告早已率先使用，不僅印製有型錄且亦印製有標籤供貼在產品上，足見販賣此項商品的業者在八十一至八十三年間已知悉原告有系爭商標型號商品之存在，此可傳訊林仁聰、曾幸淙、林川鐸、曾琨城、羅工程、曾再傳、吳輝榮、姚慶豐、羅添發等人，以資證明；又原告與參加人之代表人在系爭商標註冊之前都曾販賣過「以薩耐ISUNY」商標之鑽石鋸片，而系爭商標「流星及圖」即是屬於「以薩耐ISUNY」商標眾多鑽石鋸片的一支型號，此乃業界眾所周知的事實，顯係參加人嗣後剽竊自行拿去註冊，其違法甚明，故本件原處分及訴願決定均有違誤云云。

四、經查，原告於評定階段所提出之附件一估價單影本，不惟日期較系爭商標申請日期（八十三年七月十六日）為晚，且並未載有據以評定商標名稱，另附件九之估價單，亦未載有據以評定商標名稱，自不足據以認定參加人有以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲原告已使用之商標或標章申請註冊之情事。復查，原告於評定階段所提出附件二至八之家屬、客戶、製造廠商、員工等所出具曾於八十二、八十三年間銷售、製造或委託印製之證明書、順良印刷廠之營利事業登記證影本、該印刷廠所開立之估價單等資料，姑不論所謂之證明書，均係由上開人等在原告事先印妥內容之私文書上簽名或加蓋印章而已，其公信力堪疑，且原告亦自稱其「流星及圖」為其眾多鑽石鋸片其中一支型號，而該證明書等證據資料內容縱屬可採，亦僅能說明原告在系爭商標申請註前之短暫期間內曾使用「流星及圖」商標而已，尚不足以認定據以評定商標於系爭商標申請註冊前已廣泛行銷而為一般同業或消費者所熟知。末查，原告起訴主張其於系爭商標申請註冊前已印製有據以評定商標之型錄及標籤乙節，關於型錄部分，未據原告提出證據以實其說，至於標籤部分，原告於評定階段固檢送有附件八委託順良印刷廠印製據以評定商標標籤之估價單二張為證，惟其中一張之日期為八十三年三月二十五日，在系爭商標申請註冊之後，自勿庸予以審酌，另一張估價單之日期八十二年六月三十日，雖在系爭商標申請註冊之前，惟其數量僅三千九百張，且非原告所訂購，實難證明原告已持續廣泛使用據以評定商標，而達到為一般同業或消費者所熟知之程度。另原告起訴請求傳訊之證人除羅工程（參加人代表人）外，其餘皆為前揭證明書之開立人，而前揭證明書縱屬可採，亦難為原告有利之證明，已如前述，是原告進一步請求傳訊上開證人等，核無必要，附此敘明。綜上所述，原告所提證據，尚不足以認定系爭商標之申請註冊，有使人誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞。從而，被告所為本件申請不成立之處分，揆諸首揭法條之規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭