臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第七九八號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第七九八號

原告

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

斌晨貿易股份有限公司

代表人

乙○○董事長

訴訟代理人

戊 ○

右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年十二月三十一日經

（九○）訴字第○九○○六三三一二九○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左

：

主文

事實

一、事實概要：參加人斌晨貿易股份有限公司於民國八十八年九月二十二日以「套筒構造改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號（下稱系爭案）審查，准予專利。公告期間，原告以其不符新型專利要件，檢具八十八年六月十五日申請，八十九年六月一日經被告審定公告之第00000000號「套筒結構改良」新型專利案（下稱引證案），對之提起異議，案經被告審查，於九十年八月二日以（九○）智專三（三）○四○六四字第○九○八九○○一二五六號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明（原告經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：原處分撤銷。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：

⑴系爭案將原先之申請案之專利範圍第一項之護管更改為與第五項相同之護套，是否變更實質，而有違專利法第一百零二條之一第三項規定？

⑵系爭案與引證案之技術及構造特徵是否相同，而不具新穎性？

㈠原告主張（原告經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：

⒈原處分主要係認為：

⑴將引證案與系爭案之目的相較，系爭案之目的為「該套筒本體之外徑係略縮小，並在其外圓表面套設一非金屬材質之護管，俾藉該護管之設置，提供保護作用，而可避免刮傷、磨損欲旋鎖或旋退標的物之依附物體邊緣表面者」，而引證案（即原異議案證據二）之目的為「當操作者需將套筒套住已漏電之螺絲或螺母以及其它之工件欲旋鬆或鎖緊時，可藉由套合件之保護，使操作者可免於觸電之危險，同時可增加套筒之美觀性」，由於系爭案之目的是提供保護作用，而可避免刮傷、磨損欲旋鎖或旋退標的物之依附物體邊緣表面者，而引證案之目的是免於觸電之危險，同時可增加套筒之美觀性，因此兩案之創作目的並不相同。

⑵系爭案與引證案構造特徵之比較：系爭案是利用「套筒本體外圓表面對應護管內端係設有外徑略大之外螺紋可供護管內端旋鎖迫緊固定者」，而引證案是利用「套筒之外周緣設數環槽，並於套合件之內部設凸環，套筒之環槽與套合件之凸環互相卡制」，由於系爭案是利用螺紋來旋鎖迫緊固定套筒，而引證案是利用套筒之環槽與套合件之凸環互相卡制來固定套筒，因此兩案之固定技術及構造特徵並不相同。

⑶由於系爭案與引證案之創作目的、固定技術及構造特徵並不相同，故引證案尚難證明系爭案不具新穎性以及最先申請者。又引證案之公告日期晚於系爭案申請日，不能據以論究系爭案進步性之證據。

⒉訴願決定之理由主要係認為：系爭案之專利特徵在於套筒本體嵌合孔內部係設置一非金屬材質之護套，藉以避免損傷欲旋鎖或旋退之標的物端面者，並未於引證案揭示，自難謂兩案屬申請專利範圍實質相同之專利。

⒊由上可知，被告及訴願決定機關應已認定引證案與系爭案之基本結構相同，僅創作之目的、固定技術及構造特徵並不相同，而為「異議不成立」之處分。因此，以下原告僅針對創作之目的、固定技術及構造特徵，再加以詳細說明系爭案之創作特徵與引證案之結構均為相同：

⑴系爭案於異議程序時將原先之申請專利範圍由「該套筒本體之外徑係略縮小，並在其外圓表面套設一非金屬材質之護管，俾藉該護管之設置，提供保護作用，而可避免刮傷、磨損欲旋鎖或旋退標的物之依附物體邊緣表面者」更改為「套筒本體嵌台孔內部係設置一非金屬材質之護套，藉以避免損傷欲旋鎖或旋退之標的物端面者」，此更改後之申請專利範圍係為原先申請之專利範圍附屬項第五項，而就專利範圍之解釋，原先申請專利範圍第五項應附屬於申請專利範圍第一項才可實施，所以欲更改專利範圍亦應為第一項與第五項之合併。

⑵專利法第一百零二條之一第三項所述專利範圍之補充或修正不得變更實質，系爭案將原先之申請案之專利範圍第五項更改為一項於原則上應屬變更實質，專利範圍第一項之護管與專利範圍第五項之護套應屬不同之領域，理應無法將原先專利範圍第一項所言之護管更改為護套，先前申請專利範圍第五項應為護管且具護套才為專利之要件，因此於參加人所提之修正應為變更實質，亦即將專利範圍予以擴大。

⑶系爭案之專利範圍若為原先之申請之專利範圍係為「該套筒本體之外徑係略縮小，並在其外圓表面套設一非金屬材質之護管」，而引證案之專利範圍則為「套筒之外周緣包覆一具有絕緣材之套合件」。就其固定技術而言，系爭案之固定技術係利用螺紋，而引證案係利用凸環相互卡制，但系爭案之固定技術與引證案之固定技術均係於專利範圍之附屬項所界定，二案之固定技術於專利範圍之主項均無提及，是就固定技術而言，並不能相提並論而認定二案於固定結構上之不同。

⑷再就其創作目的而言：

①系爭案之結構係「該套筒本體之外徑係略縮小，並在其外圓表面套設一非金屬材質之護管，俾藉該護管之設置，提供保護作用，而可避免刮傷、磨損欲旋鎖或旋退標的物之依附物體邊緣表面者」，而引證案之結構係「套筒之外周緣包覆一具有絕緣材質之套合件，藉此，當操作者需將套筒套住已漏電之螺絲或螺母以及其它之工件欲旋鬆或鎖緊時，可藉由套合件之保護，使操作者可免於觸電之危險」。簡言之，系爭案係於套筒之外圓表面套設一非金屬材質之護管，而引證案係於套筒外周緣包覆一絕緣材質之套合件，是系爭案與引證案於結構上均為於套筒外圓包覆非金屬之護管，非金屬之護管與絕緣之套合件係為相等，因非金屬亦為絕緣材質之一種。

②就專利性質而言，於專利撰寫時一創作結構具有何種功效，並難以完全撰寫之，引證案於撰寫專利說明時套筒包覆絕緣之套合件最先理解出係為可免於觸電之危險，事實上套筒包覆絕緣之套合件亦具避免刮傷、磨損欲旋鎖或旋退標的物之依附物體邊緣表面者，僅是於專利撰寫時並無想到亦具有此優點，因此二案之是否相同，應考慮結構是否相同而非達成之功效是否相同，系爭案亦可說於套筒之外圓套設一非金屬之護管亦具可防止觸電之功效，二案之結構相同僅是於專利撰寫時說法各異而已，此講法亦可說二業務員介紹相同之產品，但二業務員介紹產品之優點說法不同而已，即說法上不同但二業務員均將相同之產品賣出去，是說法不同或功效不同，不應為專利結構不同之論點。

㈡被告主張：

⒈本件系爭案「套筒構造改良」，其係在套筒本體兩端分別形成同軸心之套接孔與嵌合孔，套接孔可與扳手之插接端相插組，而嵌合孔則可供嵌套於欲旋鎖或旋退之標的物；該套筒本體之外徑係略為縮小，並在其外圓表面套設一非金屬材質之護管；俾藉該護管之設置，提供保護作用，而可避免刮傷、磨損欲旋鎖或旋退標的物之依附物體邊緣表面者；其特徵係在於，套筒本體之嵌合孔內部係設置一非金屬材質之護套，藉以避免損傷欲旋鎖或旋退之標的物端面者。

⒉原告起訴理由稱，依專利法第一百零二條之一第三項所述專利範圍之補充或修正不得變更實質，系爭案將原先之申請案之專利範圍第五項更改為第一項，於原則上應屬變更實質，專利範圍第一項之護管與專利範圍第五項之護套應屬不同之領域，理應無去將原先專利範圍第一項所言之護管更改為護套，先前申請專利範圍第五項應為護管且具護套才為專利之要件，因此於參加人所提之修正應為變更實質，亦即將專利範圍予以擴大，因此此系爭案不具專利性等云云。

⒊惟查，系爭案將修正前之專利範圍第一項之護管改為習知技術後，才與第五項合併，因此該修正，系爭案未變更實質且屬限縮專利範圍，故准予修正之情事並未違反專利法第一百零二條之一第三項，因此起訴理由並不成立。

⒋再查，系爭案之技術特徵為「套筒本體之嵌合孔內部係設置一非金屬材質之護套，藉以避免損傷欲旋鎖或旋退之標的物端面者」，而引證案之技術特徵為「該套筒本體之外徑係略為縮小，並在其外圓表面套設一非金屬材質之護管；俾藉該護管之設置，提供保護作用，而可避免刮傷、磨損欲旋鎖或旋退標的物之依附物體邊緣表面者」；因此系爭案係於合孔內部設置非金屬材質之護套，而引證案係於套筒之外圓表面套設一非金屬材質之護管，故兩案之結構及技術特徵並不相同，引證案尚難證明系爭案不具專利新穎性。

⒌又引證案之公告日期晚於系爭案申請日，不能據以論究系爭案進步性之證據。從而被告認系爭案未違反專利法第九十七條及第九十八條第一項第一款及第二項規定之情事，所為異議不成立之原處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。

㈢參加人主張：引用被告之答辯。

理由

甲、程序方面本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列情形，爰依被告之聲請由其一造辯論而為判決。

乙、實體方面

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第二十七條或第九十七條至第九十九條規定提起異議者，依同法第一百零二條規定，得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。

二、本件被告以系爭案與引證案之創作目的、固定技術及構造特徵並不相同，故引證案尚難證明系爭案不具新穎性以及最先申請者；又引證案公告日期晚於系爭案申請日，不能據為論究系爭案進步性之依據，乃為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。其主張略以：系爭案將原先之申請案之專利範圍第一項之護管更改為與第五項相同之護套，應屬變更實質，有違專利法第一百零二條之一第三項規定；又系爭案與引證案之技術及構造特徵相同，應不具新穎性云云。

三、查系爭案將修正前之專利範圍第一項之護管改為習知技術後，才與第五項合併，因此該修正並未使系爭案之實質有所變更，且屬限縮專利範圍，故被告准予修正，並未違反專利法第一百零二條之一第三項規定。次查，系爭案之技術特徵為「套筒本體之嵌合孔內部係設置一非金屬材質之護套，藉以避免損傷欲旋鎖或旋退之標的物端面者」；而引證案之技術特徵為「該套筒本體之外徑係略為縮小，並在其外圓表面套設一非金屬材質之護管；俾藉該護管之設置，提供保護作用，而可避免刮傷、磨損欲旋鎖或旋退標的物之依附物體邊緣表面者」；因此系爭案係於合孔內部設置非金屬材質之護套，而引證案係於套筒之外圓表面套設一非金屬材質之護管，故兩案之結構及技術特徵並不相同，引證案尚難證明系爭案不具專利新穎性。又引證案之公告日期八十九年六月一日，晚於系爭案申請日八十八年九月二十二日，不能據以論究系爭案進步性之證據。從而被告認系爭案未違反專利法第九十七條及第九十八條第一項第一款及第二項規定之情事，所為異議不成立之原處分，揆諸首揭法條規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

丙、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條、民事訴訟法第三百八十五條第一項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭