臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第一四六七號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第一四六七號

原告

商周文化事業股份有限

原告

公司

代表人

甲○○董事）

訴訟代理人

乙○○

複代理人

林孜俞律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

右當事人間因服務標章註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十一年二月二十日經訴

字第○九一○六一○三五八○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）八十八年八月十九日以「BUSINESS WEEKLY」 服務標章（以下簡稱系爭服務標章），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十八類之「報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務」等服務，向被告申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上之外文有商業周刊之意，使用於指定服務，為該服務之說明，應不予註冊，於九十年十月二十五日以服務標章核駁第三○一五四號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明：求為判決訴願決定及原處分均撤銷，並命被告另為適法之處分。

二、被告聲明：求為判決如主文所示。叁、兩造爭點：系爭服務標章圖樣之文字，依社會一般通念，是否為服務本身之說明或與服務本身之說明有密切關聯者，又系爭服務標章有無商標法第七十七條準用第五條第二項規定之適用，進而有無商標法第七十七條準用第三十七條第十款規定之適用？

一、原告陳述：

１、雖商標法第七十七條準用第三十七條第十款規定，服務標章圖樣之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所指定服務之品質、功用、通用名稱、或其他說明者」，不得申請註冊。惟同款但書亦有規定，「有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」故適用本條款時，除系爭服務標章確係表示其所指定服務之品質、功用、通用名稱、或其他說明者外，尚需無同法第五條第二項之情事，始足當之。所謂「所指定服務之說明」，乃指由服務標章中之文字、圖形等觀察，不需另加思索，即足知其所表彰者與何種服務有直接明顯之關係而言，由行政院（五七）台字第九二二五號令解釋意旨可供參照。故若依一般社會通念，申請服務標章並非服務本身之說明，或與服務本身之說明尚難謂有密切關聯者，即無本款之適用。

２、本件系爭服務標章並無商標法第七十七條準用第三十七條第十款之適用：查系爭服務標章所指定之服務，為商標法施行細則第四十九條第三十八類之「報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸」等服務，其性質乃是藉由光纖傳輸科技與網際網路快速與無遠弗屆之特性，提供消費者大量、快速、正確、即時之資訊。而一般社會大眾亦皆多以「電子報」或「E-Paper」 之用語，來說明商標法施行細則第四十九條第三十八類之「報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸」等服務，以顯示其以科技電子媒體做為資訊提供媒介之特性。而系爭服務標章「BUSINESS WEEKLY」 之中譯為「商業周刊」，依照一般社會通念，「商業周刊」通常表示以紙張印刷之方式做為資訊提供之媒介，與前揭第三十八類「報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸」等服務加以比較觀察，應不需另加思考即足知系爭商標與所表彰之服務特性或說明無任何明顯之關係，亦無任何密切關聯，更何況原告所提供服務之網址即為「www.businessweekly.com.tw」 ，以今日國民知識之發達與網際網路之普遍，消費者當可辨別「BUSINESS WEEKLY」 即為代表原告所提供之報業傳輸服務，絕無將之誤認為原告所提供服務之說明之可能。被告以為「本件服務標章上之外文有商業周刊之意，以之為標章名稱，指定使用於報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線、提供國際網際網路傳輸等服務，為指定服務之說明」云云，恐有誤解。

３、系爭服務標章有商標法第五條第二項適用之虞：依商標法第五條第二項之規定，商標圖樣「如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標示者，視為已有識別性」。原告以「商業周刊BUSINESSWEEKLY」做為商業周刊雜誌之商標，自七十六年發行迄今，已有十四年之歷史。由於印刷精美、報導客觀詳實、緊密結合時代脈動與商業趨勢，不但發行量逐年遞增，且經常為新聞報導及學術研究所引用，且銷售網路遍及我國各大書局、便利商店、書報攤等，在我國堪稱首屈一指之綜合性商業雜誌，故「商業周刊BUS-INESS WEEKLY」商標在交易上實已成為原告營業上商品之識別標示，其在一般消費大眾心目中，已具有高度識別性。消費者一見「商業周刊 BUSINESS WEEKLY」商標，必能聯想到標示該商標之商品為原告所發行。故原告以「BUSINESS WEEK-LY」做為服務標章，指定使用於報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線、提供國際網際網路傳輸等服務，消費者當能識別該服務為原告所提供。因此，既已具備商標法第五條第二項之情形，當無同法第七十七條準用第三十七條第十款規定之適用。

４、況且今日社會，使用網際網路之情形越來越普遍，資訊獲得之管道多藉由網路傳輸而得以實現，並有論者以為，現代之社會堪稱為Ｅ化之社會，傳統傳播媒體事業之經營，跨足報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸等領域，早已成為時代之趨勢，消費者亦早已習以為常，且國內外多家知名之媒體經營者，亦有以相同或類似設計之商標或服務標章，申請註冊於同屬第十六類之商品或第三十八類之服務，舉例如下：⒈美商．新聞周刊公司之第00000000號「NEWSWEEK」商標與第七四七七四號「NEWSWEEK」標章。⒉美商．新聞周刊公司之第00000000號「新聞週刊」商標與第七四七七三號「新聞週刊」標章。⒊美商．萬國商業機器公司之第00000000號「HUMAN-CENTERED」商標與第七四七七五號「HUMAN-CENTERED」標章。上述所舉，不但未聞有消費者有因而誤認其為所指定服務之說明之情形，且被告均予核准審定註冊，無前揭條款適用之疑慮。況今日本件系爭服務標章並無商標法第三十七條第十款「表示申請註冊服務標章所指定服務之品質、功用、通用名稱、或其他說明」之虞，且亦符合商標法第五條第二項「商標圖樣如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標示者，視為已有識別性」之規定，何以惟獨原告之申請卻遭被告核駁？因此，基於商標審查之一貫性、公平性、合理性，實應將原處分撤銷，另為合法之處分方是。

５、綜上所述，系爭第000000000號「BUSINESS WEEKLY」 服務標章之申請，實無違反商標法第七十七條準用第三十七條第十款之規定，被告所為之核駁處分實屬違法不當。為此，請判決如原告訴之聲明。

二、被告陳述：

１、按「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務種類之品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款之規定。

２、本件原告申請註冊之「BUSINESS WEEKLY」 為「商業周刊」之意，以之為標章，指定使用於報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線、提供國際網際網路傳輸等服務，顯係提供有關商業活動之新聞傳輸、提供與商業活動相關之資料庫連結等服務，為指定服務之說明，自有首揭法條之適用。

３、原告主張「BUSINESS WEEKLY」 中譯為「商業周刊」，依照一般社會通念，「商業周刊」通常表示以紙張印刷之方式做為資訊提供之媒介，與第三十八類「報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線、提供國際網際網路傳輸」等服務無任何明顯之關係，以今日國民知識之發達與網際網路之普遍，消費者當可辨別「BUSINESS WEEKLY」 即為其所提供之報業新聞傳輸服務，絕無將之誤認為原告所提供服務之說明之可能；另原告以「商業周刊 BUSINESS WEEKLY」做為商業周刊雜誌之商標，自七十六年發行迄今，已有十四年歷史，「商業周刊BUSINESSWEEKLY」商標在交易上實已成為原告營業上商品之識別標識，則原告以「BUSIN-ESS WEEKLY」做為服務標章，指定使用於報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線、提供國際網際網路傳輸等服務，消費者當能識別該服務為原告所提供，已具備商標法第五條第二項之情形；再者，國內外多家知名媒體經營者亦有以相同或類似設計之商標或服務標章申請註冊於第十六類商品或第三十八類服務云云。惟查於此網際網路盛行之社會，媒體事業之經營早已不侷限於傳統紙張印刷方式之提供，透過網際網路傳輸方式提供新聞早已屢見不鮮，非如原告所稱系爭服務標章通常僅限於表示以紙張方式做為資訊提供之媒介，而無指定服務之說明；另系爭標章係BUSINESS、WEEKLY分列上下二排於一長方形圖框內，與原告檢附之證據資料所見之實際使用標章態樣「商業周刊 BUSINESS WEEKLY」顯屬有別，難認系爭服務標章已經原告使用且在交易上已為國內消費者所認識其為原告營業上服務之識別標識，而有商標法第七十七條準用第五條第二項規定之適用；次查，所舉核准案例，核其案情有別，尚不得比附援引，執為本件亦應准註冊之論據。

４、綜上所述，被告依法核駁原告註冊之申請，並無不合，請判決如被告答辯之聲明。

理由

一、按服務標章圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務之性質、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用第三十七條第十款所明定。而服務標章圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為服務本身之說明或與服務本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用，此參照改制前行政法院八十四年度判字第一四四二號判決意旨甚明。

二、本件被告係認，原告申請註冊之「BUSINESS WEEKLY」 服務標章圖樣上之外文有商業周刊之意，以之作為標章，指定使用於報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務，為指定服務之說明，應不准註冊，乃為核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。

三、原告提起本件行政訴訟執前詞訴稱，系爭服務標章指定使用之服務性質乃是藉由光纖傳輸科技與網際網路快速與無遠弗屆之特性，提供消費者大量快速正確即時之資訊，依社會通念說明此類服務通常以「電子報」或「e-paper」 說明之，而系爭服務標章之中譯「商業周刊」通常表示以紙張印刷方式作為資訊提供之媒介，並非指定使用服務之說明；復以「商業周刊 BUSINESS WEEKLY」作為商業周刊雜誌之商標，自七十六年發行迄今，在國內享有盛譽，且銷售網路遍佈國內各大書局，於交易上實已成為原告營業上商品之識別標示，而具有識別性云云。惟查：

１、系爭服務標章圖樣上之外文 「BUSINESS WEEKLY」，有商業周刊之意，以之為標章圖樣，指定使用於報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務等服務，直接傳達給消費者的觀念係「提供有關商業活動之新聞傳輸或網路傳輸」等服務，並非如原告所稱通常僅限於表示以紙張印刷方式做為資訊提供之媒介，實難謂非為服務本身之說明或與其有密切關連者，自不得申請註冊。

２、原告所檢具多期商業周刊雜誌封面影本，僅能證明其有以 「商業周刊 BUSINESSWEEKLY」作為商標使用於雜誌、期刊等商品，原難作為原告有以系爭服務標章使用在報業新聞傳輸、電信加值網路傳輸、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務等服務而取得識別性之論據。

３、原告實際使用之商標態樣為中文與英文上下排列組合而成之「商業周刊BUSINESSWEEKLY」；系爭「BUSINESS WEEKLY」 服務標章，其外文則置於一長方形框中而分列於上下二排，二者圖樣並不相同，無法據以認定系爭服務標章已經原告使用，且在交易上為消費者所認識其為原告提供服務之識別標章。

４、原告所舉其於第十六類取得註冊第七七三八六九號「商業周刊」商標專用權，及國內外廠商於第十六類商品、第三十八類服務，以相同或類似之商標、服務標章申准註冊乙節，核其案情有別，應屬另案是否妥適之問題，尚不得比附援引執為本件應准註冊之論據，併予敘明。

四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告以系爭服務標章圖樣使人與其服務之說明產生直接聯想，應不准註冊，所為「本件服務標章之註冊申請，經審查，應予核駁」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告另為適法之處分，均無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 法 官 徐瑞晃