臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第一五一七號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第一五一七號

原告

群翼科技股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

連元龍律師

複代理人

陳建瑜律師

訴訟代理人

丁○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

戊○○

參加人

宏光國際企業股份有限公司

代表人

乙○○董事長

訴訟代理人

丙○○專利代

右當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十一年三月十五日經訴

字第○九一○六一○五六八○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定允許參加人

獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

壹、事實概要：緣參加人之前手許坤生前於民國（以下同）八十四年十一月二十二日以「局部不良記憶體再生使用之方法」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第七九三二九號專利證書（以下簡稱系爭案），旋即申准將系爭案專利權讓與參加人。嗣原告以系爭案違反其核准時專利法（以下簡稱專利法）第十九條、第二十條第一項第一款、第二項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，並提出舉發附件二為八十二年九月二十一日公告之第00000000號「故障隨機存取記憶體之再利用方法」發明專利案（以下簡稱引證案）為證據。案經被告審查，於九十年九月十五日以（九○）智專三（二）○四○二四字第○九○八九○○一七○三號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依聲請裁定允許參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明：求為判決訴願決定及原處分均撤銷。

二、被告聲明：求為判決如主文所示。叁、兩造爭點：系爭案是否違反專利法第十九條、第二十條第一項第一款、第二項之規定，而不符發明專利要件？

一、原告陳述：

１、訴願決定機關和被告所述之「引證案係利用三態閘控制電路將兩組分別損壞在左半區域及右半區域之記憶體重新組合，使成為可再被使用之一組記憶體。而系爭案則經由一其所揭示之控制電路及選擇電路，可將記憶體作更精細分割，以區分出不良記憶體的位置，兩者所使用之電路架構及實施步驟皆有不同。又引證案僅將不良記憶體內部之損壞位置區分為左或右半區域，與系爭案以區域分割方式劃分不良記憶體內部之損壞位置亦不同，故系爭案具有進步性」云云，於法實有重大違誤：

⑴、為方便法院進行比對，原告謹將系爭案之申請專利範圍第一項之技術特徵整理如左：

①、為一種局部不良記憶體再生使用之方法；

②、係將記憶體內部不良位置予測出，以區域分割方式篩選後，再以控制電路中一區○○○○路，用來分割記憶體以排除不良部位；

③、一輸入選擇線路，用以選擇完好部位予以區分而加以選用；及

④、一時序邏輯線路，以提供時序使記憶體能依操作週期而動作。

⑵、原告謹針對系爭案之特點和引證案進行比較如下：

①、引證案第三頁所述之發明目的已揭示其功效係分割記憶體以排除不良部位（即系爭案之特徵ａ和ｂ）；

②、引證案第七頁已揭示利用開關裝置來測試不良位置（即系爭案之特徵ｂ）；

③、引證案之第三圖已揭示以區域分割方式篩選記憶體內部不良位置（即系爭案之特徵ｂ）；

④、引證案之第四圖及第五圖已揭示一區○○○○路（即系爭案之特徵ｂ）；

⑤、參加人於舉發答辯書第十頁內亦自承將記憶體內部不良位置予測出係一習知技藝（即系爭案之特徵ｂ）；

⑥、引證案之第四圖和第五圖已揭示一輸入選擇線路，用以選擇記憶體完好之部位（即系爭案之特徵ｃ）；

⑦、引證案之第四圖及第五圖已揭示一時序邏輯線路，以提供時序使記憶體能依操作週期而動作（即系爭案之特徵ｄ）；

⑧、時序邏輯線路乃任一記憶體所必備之電路，用以啟動記憶體之讀取和寫入動作，為熟悉該項技術者所周知之習知技藝（即系爭案之特徵ｄ）；經由上述比對，足可證明系爭案相同於引證案之技術揭示。

⑶、依專利法第五十六條第三項前段之規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」。訴願決定機關和被告稱「系爭案具有控制電路及選擇電路，可將記憶體作更精細分割，以區分出不良記憶體的位置，相對於引證案僅將不良記憶體內部之損壞位置區分為左或右半區域而言，系爭案具有進步性」云云。然，訴願決定機關和被告所稱系爭案之種種上述特徵和功效完全不存在於系爭案之申請專利範圍內，顯然違反專利法第五十六條之規定。

①、按專利舉發案及訴願案係採當事人進行主義，且應按申請專利範圍之界定，據以審查，始屬適法。本件參加人既未修正申請專利範圍，則審查委員自應依據系爭案之申請專利範圍和引證案進行比對，而不得擅行違法將系爭案之實施例加入申請專利範圍，而以之與引證案進行比對。換言之，其舉發審定及訴願決定顯然違法不當。

②、按申請專利範圍之目的在於明定其權利範圍，且以該範圍作為可專利性及專利權效力之判斷基礎。倘在判斷其可專利性時不以該申請專利範圍所載要件為準進行審理，而以實施例或圖式所揭之較小範圍執為判斷依據，而導致舉發不成立。然在以後主張其專利權利範圍時，卻允許其透過申請專利範圍所載界定，而以最大範圍進行界定，此種行為除了明顯違反專利法及「專利審查基準」外，亦將導致專利權利範圍之不當擴大而造成大眾權益之受損。因此，在專利申請審查階段，將申請專利範圍內之文字以最大可能性的方式進行文義解釋，以避免後階段之專利侵害爭議因權利範圍不明確而產生之社會成本，已成為各先進工業國家之共識。反觀本件行政機關在專利舉發審查階段，竟將申請專利範圍內之文字以最小可能性的方式進行文義解釋（即將申請專利範圍之構成要件以說明書之實施例解釋），協助系爭案排除具有相同功能、手段和功效之先前技藝，亦即排除舉發案之成立，任令參加人得以待系爭案確定不成立後又主張其申請專利範圍之元件並不限於說明書之實施例，藉以不當擴張專利權範圍。被告及訴願決定機關之判斷標準，明顯違反我國專利法令及世界潮流與衡平原則，其行政處分之違法不當，自應予以撤銷。

２、訴願決定機關及被告所述之「再者，引證案係利用兩個分別可被高電位及低電位觸發導通之開關電路，可適時致能兩組RAM，使成為可資利用的一組RAM；而系爭案則以一區○○○○路，用以分割記憶體以排除不良部位，再以一輸入選擇線路用以選擇完好部位予以區分加以選用，並以一時序邏輯線路用以提供時序，使記憶體能依操作週期而動作者，兩者所運用技術亦不相同。復查，系爭案經由上述方法作更精細記憶體區分，將可對不良記憶體作更有效次容量之記憶體再利用，或將數個不良位置互異之記憶體作更有效組合選用，以替代一個容量完好之正常記憶體，故系爭案方法顯較引證案更為通用，且其應用範圍更為廣泛」云云，顯有謬誤：

⑴、按專利舉發案及訴願案係採當事人進行主義。本件參加人既未修正申請專利範圍，則審查委員應依據系爭案之申請專利範圍和引證案進行比對，自不得自行將系爭案之實施例加入申請專利範圍，而以較小之範圍與引證案進行比對。

⑵、審查委員既認系爭案可將數個不良位置互異之記憶體作更有效組合選用，以替代一個容量完好之正常記憶體，則顯然已自承系爭案之申請專利範圍包含引證案之技術特徵，則引證案顯然為系爭案之下位概念發明。依被告出版之「專利審查基準」第 1-2-6頁所述「上位概念係指匯集同族或同類事項而總括的概念，或基於某種共同性質之總括複數事項之概念。而下位概念乃對應於上位概念之具體發明，下位概念發明之公開將使上位概念發明不具新穎性」。換言之，系爭案相對於引證案顯然缺乏新穎性和進步性。

⑶、引證案之第三圖已揭示將記憶體之內部容量劃分為１、２、３及４等四個均等區域，若其中任一區域被檢測為故障，則其餘部分之區域仍可繼續被使用，以充作次容量之記憶體再生使用者。訴願決定機關及被告誤認引證案未揭示可充作次容量之記憶體再生使用者，其認事用法顯有違誤。

３、系爭案根本不符合「發明」專利要件：

⑴、按八十三年公布實施之專利法第十九條規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」。同法第二十條第一項第一款亦規定：「申請前已見於刊物或已公開使用者」不得申請取得專利；而同條第二項另明文規定：「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」。更甚者，八十三年修法時刪除舊法之進步性要件「未能增進功效」乙語，其立法目的乃係「為避免發明及新型之定義暨觀念混淆者，故刪除『未能增進功效』，俾使發明與新型專利之進步性有較明確之界定」。換言之，發明專利係為保護技術貢獻較大之發明，而新型專利係為保護技術貢獻較小之發明，以符合發明專利之保護期限（自申請日起算二十年）較新型專利之保護期限（自申請日起算十二年）為長之衡平原則。因此，因微小之技術改良而具有功效之增進時，可准予「新型」專利。然，在判斷是否符合「發明」專利之要件時，適正相反，亦即不得僅考量是否有功效之增進，而應以技術貢獻之跨幅是否足夠達到如專利法第十九條所述之「利用自然法則之技術思想之高度創作」作為判斷標準；倘若發明無法達到高度創作之技術水平，而僅將習知技術進行微小之修改且宣稱具有功效之增進者，仍係不得核准發明專利。

⑵、被告和訴願決定機關顯然認為系爭案可將有損壞的記憶體單獨使用，而引證案係將有損壞的記憶體組合使用，因此系爭案具有使用範圍較廣泛之功效。然，將有損壞的記憶體單獨使用或組合使用為熟悉該項技術人士所能直接推導之技術，顯不符「高度創作」之要求，因之，系爭案縱令具有微小之功效增進，亦不符合專利法修正後對發明專利之可專利性限於具高度技術創新之其嚴格要求之立法要旨。換言之，熟悉該項技術人士在經由引證案之教示後，自然可推知系爭案之技術特徵。且因系爭案省略掉引證案之其中一個損壞記憶體後，其所可利用之記憶體空間將大幅下降，並不具有突出之技術特徵和顯然之進步，因此不具進步性。

４、訴願決定機關及被告所述之「專利法及原處分機關所訂之專利審查基準中，皆未嚴格限制方法發明專利之申請專利內容，必須以步驟（ａ）、（ｂ）、（ｃ）等方式加以描述」云云，顯有謬誤：

⑴、蓋依被告所訂之專利審查基準於第 1-1-1頁即開宗明義地定義「方法發明之方法，係指為產生具體且非抽象之結果，所施予之一系列的動作、過程、操作或步驟所構成」。換言之，方法發明之方法不得以裝置發明之元件組合的方式定義，而應以其步驟、過程界定之。此乃本諸上開定義之當然解釋，自無須特別在專利審查基準內另蛇足規定或嚴格限制。

⑵、系爭案之獨立項之請求標的為「一種局部不良記憶體再生使用之方法」，屬於方法的發明，然卻以物品的方式加以定義，完全未定義完整之一系列的動作、過程、操作或步驟，亦未定義各步驟間之作用關係，與前揭專利審查基準有關發明之定義，明顯不合。

⑶、依專利法第二十二條第四項之規定「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，及專利法施行細則第十六條第二項之規定「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」。系爭案因並未以完整之一系列的動作、過程、操作或步驟定義其方法項之標的，自不符合專利法第二十二條和專利法施行細則第十六條之申請專利範圍須明確性之規定。

⑷、據此，系爭案不僅違反專利法第二十條第一項之新穎性要件和第二項之進步性要件，亦違反專利法第二十二條第四項之申請專利範圍須明確性之要件。

５、本件各行政機關之處分確有違法不當之處：綜上所述，本件各行政機關之處分顯然在發明之判斷基準上有嚴重之誤解，且背離專利法及「專利審查基準」之相關規定。職是，請判決如原告訴之聲明。

二、被告陳述：

１、原告訴稱系爭案之特徵相同於引證案之技術揭示，自不具新穎性及進步性云云。惟查引證案係將兩組已損壞在左、右半側位置區域的記憶體組成為一組可被使用之記憶體，而系爭案係將局部不良記憶體內部不良位置區劃出，使集合數個局部不良之記憶體可替代一正常記憶體之使用，或僅用單顆局部不良記憶體經排除不良部位後做次容量之應用，二者並不相同。又引證案僅將不良記憶體內部的損壞位置區分為左或右半區，與系爭案以區域分割方式劃分不良記憶體內部之損壞位置不同。且引證案利用兩個分別可被高電位及低電位觸發導通之開關電路，適時致能兩組記憶體使成為可資再利用的一組記憶體，而系爭案係以一區○○○○路，用以分割記憶體以排除不良部位，再以一輸入選擇線路用以選擇完好部位予以區分加以選用，以一時序邏輯線路用以提供時序，使記憶體能依操作週期而動作，二者技術亦不相同，故系爭案較引證案具有更廣的使用範圍，使損壞在左半區及右半區以外的不良記憶體也能獲得有效的利用，實具進步性。原告僅以申請專利範圍各段之文字字義與引證案比較，就認定系爭案與引證案相同，並非恰當，而忽略了系爭案實際之技術特徵，故起訴理由不足採信。

２、原告又稱系爭案之申請專利範圍為方法發明，應為一系列的動作、過程、操作或步驟所構成，系爭案卻以物品的方式加以定義，不合專利法之規定云云。惟查專利法及專利審查基準中並未嚴格限制方法之申請專利範圍記載，必須以步驟（ａ）（ｂ）（ｃ）．．．等之方式描述，只要具體載明該發明之技術特徵所在，使熟悉該項技藝人士在參酌說明書及圖式而能瞭解其內容即可。

３、原告末稱系爭案之申請專利範圍為上位概念，引證案為下位概念，系爭案自不應准予專利。惟查系爭案之整體技術與引證案並不相同，並無上位、下位概念之關係，起訴理由自不足採。

４、綜上所述，被告之原處分並無違法，爰請判決駁回原告之訴。

三、參加人陳述：

１、原告於九十年二月五日以引證案指稱系爭案有違專利法第二十條第一項第一款或至少有違第十九條及第二十條第二項之規定，而提出舉發。惟其舉發無理由，謹針對其理由及證據詳細辯駁如后。

２、按專利法第二十條第一項第一款規定：「申請前已見於刊物或已公開使用者」，不能申請取得新型專利，即發明應合於新穎性的專利要件；依發明專利審查基準新穎性判斷之概念及基本原則中所載：「判斷發明有無新穎性時，應以發明技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具新穎性；相同即不具新穎性。．．．上位概念，係皆匯集同族或同類事項而總括的概念，或基於某種共同性質之總括複數事項之概念。下位概念，係指非匯集同族或同類事項，亦非基於某種共同性質之總括複數事項，而相對於上位概念呈現為下位之具體概念。同法第十九條規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」其意旨依發明專利審查基準中所載，係定義發明係利用自然法則所產生的技術思想，表現在物或方法或物的用途上者。又同法第二十條第二項規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時．．．仍不得依本法申請取得發明專利。」即發明應合於進步性的專利要件；依發明專利審查基準中有關進步性之概念中記載：「申請專利之發明具有突出的技術特徵或顯然的進步時，即認為超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展，而非所能輕易完成者」；另上述基準於判斷進步性之基本原則中記載：「．．．判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準，檢索申請當日之前既有技術及＼或知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合有困難度，並非為熟習該項技術者所能輕易完成者，即具進步性。」

３、參閱系爭案說明書中所載，系爭案主要目的，在於提供一種將局部不良記憶體內部不良位置區劃出，而使其可再生應用的方法，可集合數個局部不良之記憶體替代一正常記憶體，或僅用單顆局部不良記憶體經排除不良部位後，做次容量之用。依系爭案申請專利範圍第一項所載，其請求標的係「一種局部不良記憶體再生使用之方法」，其主要係將記憶體內部不良位置予測出，以區域分割方式篩選後，再以控制電路中一區○○○○路，用來分割記憶體以排除不良部位；一輸入選擇線路，用以選擇完好部位予以區分而加以選用；一時序邏輯線路，以提供時序使記憶體能依操作週期而動作；藉此，而排除記憶體不良部位祇取其可用記憶部分，以充作次容量之記憶體再生使用者。

４、依引證案說明書中所載，其主要目的係在提供一種「故障隨機存取記憶體之再利用方法」，使其可將兩組已損壞而不堪使用的動態隨機存取記憶體IC整合成一組完好可使用的動態隨機存取記憶體IC者。為達成上述目的，引證案係將兩組損壞在左、右區域的隨機存取記憶體重新組合，成為一可再被使用的隨機存取記憶體，其方法包括下列步驟：首先，以兩個三態閘分別找尋出損壞在左半側位置區域及損壞在右半側位置區域的DRAM，其中一個可被高電位觸發導通，另一個可被低電位觸發導通，開關之輸出端接有DRAM，輸入端接有可致能（ENABLE）此DRAM的信號，控制端則接有此DRAM的最高位元位置信號；其次，再提供兩個與前面相同之分別可被高電位及低電位觸發導通之三態閘，其中可被高電位觸發導通之三態閘的輸出端接有內部損壞在左側的DRAM，而可被低電位觸發導通之三態閘的輸出端則接有內部損壞在右側的DRAM，此兩個三態閘的輸入端則接有可致能（ENABLE）此DRAM的信號，兩個開關的控制端則接有此DRAM的最高位元位置信號。

５、由前述系爭案與引證案說明書中所載發明目的、技術內容之比較可知：

⑴、兩案具不同之發明目的：

①、引證案係將兩組已損壞在左半側位置區域及右半側位置區域的記憶體整合成一組可使用的記憶體。

②、系爭案係將局部不良記憶體內部不良位置區劃出，排除其不良部位後，可集合數個局部不良之記憶體替代一正常記憶體，或僅用單顆局部不良記憶體做為次容量記憶體之用。

③、簡而言之，引證案之目的在組合兩組損壞在左、右區域的記憶體成為一組可被使用之記憶體，故引證案至少必須使用二組損壞在左、右區域的記憶體才能組成一組可被使用之記憶體；而系爭案之目的在使每一顆局部損壞之記憶體取其可用之部分再加以利用，故可僅取單顆局部不良記憶體做為次容量記憶體之用，例如以一顆局部不良之64M記憶體做為32M記憶體、16M記憶體或8M記憶體之用。

⑵、兩案具不同之技術內容：

①、不良記憶內損壞位置之區分方式不同：Ⅰ、引證案僅將不良記憶體內部的損壞位置區分為左半區或右半區，係以半區為區分單位。

Ⅱ、系爭案係以區域分割方式劃分不良記憶體內部的損壞位置，其區分式有多種，例如將記憶體內部以2之N次方區劃出，且係選用高位址、列地址、行地址中之任一種區域分割方式。

Ⅲ、系爭案不限於如引證案僅做左半區或右半區以半區為單位的分割方式，較引證案具有較廣範圍之區域分割方式以劃分不良記憶體內部的損壞位置。

②、使不良記憶體成為可利用之方法不同：Ⅰ、引證案係以兩個分別可被高電位及低電位觸發導通之開關電路，其中可被高電位觸發導通之開關的輸出端接有若干個內部損壞在左側的 RAM，而可被低電位觸發導通之開關的輸出端則接有若干個內部損壞在右側的 RAM，此兩個開關的輸入端則接有可致能此RAM的信號，兩個開關的控制端則接有此RAM的最高位元位置信號；以及RAM的最高位元位址信號就會使開關電路適時開關，因此可適時致能兩組RAM，使成為可資再利用的一組RAM者。

Ⅱ、系爭案係以一區○○○○路，用以分割記憶體以排除不良部位；再以一輸入選擇線路用以選擇完好部位予以區分而加以選用；最後以一時序邏輯線路用以提供時序，使記憶體能依操作週期而動作；藉此，而排除記憶體不良部位祇取其可用記憶部分，以充作次容量之記憶體再生使用者。

Ⅲ、引證案利用兩個分別可被高電位及低電位觸發導通之開關電路，適時致能兩組RAM使成為可資再利用的一組RAM之方法，與系爭案利用區○○○○路、輸入選擇線路及時序邏輯線路，藉以排除記憶體不良部位祇取其可用記憶部分，以充作次容量之記憶體再生使用之方法有極大差異。

⑶、兩案具不同之功效：

①、引證案僅能將兩組分別損壞在左半區及右半區的不良記憶體組合成一可被使用之記憶體。

②、系爭案之方法可使單顆不良記憶體利用其良好部分做為次容量記憶體之用，且可組合多顆不良記憶體替代一正常記憶體，若以兩顆不良記憶體為例，將記憶體內部分為１、２、３、４區時，假設１、２區為左半區，３、４區為右半區；系爭案除了可組合二顆分別損壞在左半區及右半區之不良記憶體供使用外，亦可組合一顆損壞在１區另一顆損壞在２、３、４區，或一顆損壞在１、３區另一顆損壞在２、４區，或一顆損壞在１、４區另一顆損壞在２、３區等多種不同組合方式之不良記憶體（若以引證案的區分方式該兩顆皆為不能再生使用之不良記憶體）供再生使用；且系爭案之區分組合方式亦不限於引證案所揭示之最高位元位置之區分方式，而包括有選用高位址、列地址、行地址中任何一種區分方式之組合。

③、系爭案較引證案具有更廣的使用範圍，使損壞在左半區及右半區以外之不良記憶體也能獲得有效的利用，故系爭案較引證案更具有功效增進。

６、系爭案主要係將已測出損壞位置之記憶體，做為再生使用之方法。有關如何測量記憶體之不良位置屬於習知技術，一般係採用PC（個人電腦）連接記憶體測試模組，將不良記憶體插接於記憶體測試模組上，利用PC即可測試出不良記憶體之損壞區域，配合測試程式之設計，可將損壞區域做不同的分割設計，而不限於引證案所揭示利用兩個開關裝置只能測得不良記憶體係損壞在左半區或右半區之分割方式。由於以PC連接記憶體測試模組做為不良記憶體損壞部分之區分、標示為習知技術，且非為系爭案之發明重點，故系爭案並無舉發理由書第五頁中所稱違反專利法第二十二條第三項規定之情事。

７、引證案之兩個可分別被高電位與低電位觸發導通之開關電路，其係將可被高電位觸發導通之開關的輸入端接在若干個內部損壞在左側的 RAM，而可被低電位觸發導通的開關輸出端接在若干個內部損壞在右側之 RAM，此兩個開關的輸入端連接可致能（ENABLE）此RAM的訊號，兩個開關的控制端則接有此RAM的最高位元位置訊號，RAM的最高位元位址信號使開關電路適時開關，可適時致能兩組RAM，便成為可再利用的一組 RAM。而系爭案區○○○○路，係用以分割記憶體排除不良部位；輸入選擇電路，用以選擇完好部位予以區分而加以選用。引證案之兩個開關與系爭案之區○○○○路與輸入選擇線路之線路架構明顯不同，引證案之兩個開關顯然無法如系爭案之區○○○○路與輸入選擇線路可以分割記憶體排除不良部位，並選擇完好部位予以區分而加以選用，使一個不良記憶體做為次容量記憶體之用，也無法如系爭案可使兩組損壞在非右半區或左半區的記憶體再生使用。故舉發書第六頁中所稱：引證案之兩個開關與系爭案之區○○○○路與輸入選擇線路之作用等同之說詞，毫無根據且與事實不符。系爭案利用時序邏輯線路以提供時序使記憶體能依操作周期而動作，此一步驟亦為引證案中所無揭示者，更可證明系爭案之設計理念及實施方法與引證案不同。引證案與系爭案雖皆為使不良記憶體再生之方法，但兩案所使用的電路架構及實施步驟不同，即兩案具不同的技術內容，且系爭案較引證案更具有功效增進，應非屬審查基準中所載同族或同類事項而總括概念，或基於某種共同性質之總括複數事項之概念，故兩案不具有上、下位發明之關係。系爭案不僅與引證案具不同的技術內容屬不同之發明，系爭案更較引證案具有突出之技術特徵且具顯著的功效增進，系爭案應非為熟習該項技術者所能輕易完成者，故引證案不足以證明系爭案申請專利範圍第一項請求標的不具新穎性及進步性。

８、系爭案申請專利範圍第二、三、五項附屬項均依附於第一項，由前項所述引證案不足以證明系爭案申請專利範圍第一項請求標的不具新穎性及進步性，故引證案亦不足以證明系爭案申請專利範圍第二、三、五項附屬項不具新穎性及進步性。又系爭案申請專利範圍第四項獨立項申請專利範圍過廣，爰依專利法第六十七條第一項第一款規定，請准予併案更正，將原申請專利範圍第四項獨立項更正為依附於第一項（如所附申請專利範圍修正頁）之附屬項。系爭案申請專利範圍第四項經更正後即無舉發書第八項中所稱有違專利法第十九條規定之情事。另依發明專利審查基準中所載，所謂非可供產業上利用之發明係指未完成之發明、非可供營業上利用之發明、實際上顯然無法實施之發明。系爭案以列位址來做分割不良記憶體之損壞部分，僅為系爭案多種分割樣態中之一種，為可供產業利用之一種實施樣態，顯然不屬於發明專利審查基準中所載非可供產業上利用之發明之範疇。故系爭案申請專利範圍第三項應無舉發書第八頁中所稱有違反可供產業上利用要件之情事。原告對於產業上利用性之錯誤見解明顯與發明專利審查基準中所載者不符。

９、綜上所述，系爭案申請時引證案已核准公告為公知技術，系爭案業經被告審查認定引證案不能證明系爭案不具新穎性及進步性才能獲准發明專利，今原告以不具證據力之引證案舉發系爭案，該引證案不能證明系爭案申請專利範圍各項不具新穎性及進步性之事實甚為明顯，且系爭案申請專利範圍第四項獨立項已更正為依附於第一項之附屬項，系爭案申請專利範圍各項應無違反專利法第十九條、第二十條第一項第一款及第二十條第二項規定之情事，爰請判決駁回原告之訴。

理由

一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭案核准時專利法第十九條暨第二十條第一項前段所規定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法第十九條至第二十一條或第二十七條規定者，依同法第七十二條第一項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭案有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、本件系爭第00000000號「局部不良記憶體再生使用之方法」發明專利案，依參加人於九十年四月三十日所提申請專利範圍更正本審查，其主要係將記憶體內部不良位置予測出，以區域分割方式篩選後，再以控制電路中一區○○○○路，用來分割記憶體以排除不良部位；一輸入選擇線路，用以選擇完好部位予以區分而加以選用；一時序邏輯線路，以提供時序使記憶體能依操作週期而動作；藉此，而排除記憶體不良部位祇取其可用記憶部分，以充作次容量之記憶體再生使用者。原告所提舉發附件二為八十二年九月二十一日公告之第00000000號「故障隨機存取記憶體之再利用方法」發明專利案（即引證案）。經被告審查，認引證案係提供一電子線路以分別找尋出損壞在左、右半側位置區域之RAM，並提供兩個分別可被高電位及低電位觸發導通之開關電路，可適時致能兩組RAM，使成為可資再利用之一組RAM，與系爭案可針對一組記憶體以區域分割方式篩選其內部不良位置，再經區○○○○路、輸入選擇線路、時序邏輯線路等取其可用記憶部分等，並不相同，故引證案無法證明系爭案不具新穎性。又系爭案申請專利之標的並不在於如何測出記憶體不良位置，故該部分應用習知技術尚不影響其新穎性，亦無違反專利法第二十二條第三項規定。另系爭案申請專利範圍第四項已更正為附屬項，該引證案不同之技術內容，亦不足以證明系爭案各附屬項之整體方法不具進步性，故系爭案無違專利法第十九條、第二十條第一項第一款及第二項之規定，乃為舉發不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。

三、原告於本件行政訴訟中訴稱，依系爭案申請專利範圍第一項獨立項所載內容觀之，其為一種局部不良記憶體再生使用之方法，乃將記憶體內部不良位置予以測出，再以控制電路中一區○○○○路，用來分割記憶體以排除不良部位後，以一輸入選擇線路用以選擇完好部位予以區分而加以選用，並以一時序邏輯線路以提供時序使記憶體能依操作週期而動作者，此與引證案所揭示之技術內容完全相同；又系爭案申請專利範圍第二項附屬項所載「可由數個不良位置互異之記憶體組成，再藉由上述控制電路作用，而替代一個容量完好之正常記憶體者」，即相等於引證案所揭示選取兩組有損壞之記憶體，而以再生的方式成為可資利用的一組記憶體，且引證案第三圖所揭示者，即係將記憶體之內部容量劃分為四個均等區域，若其中任一區域被檢測為故障，則其餘部分之區域仍可繼續被使用，以充作次容量之記憶體再生使用者，故系爭案所請技術特徵及其產生之效果，已完全揭露於引證案中，自不具新穎性及進步性；即便認引證案係選取兩組有損壞之記憶體，而以再生方式成為可資利用之一組記憶體，與系爭案僅係針對一組記憶體取其可用記憶部分者，二者並不相同，然其不同亦僅係形式上不同，為熟習該項技術者所能直接推導之技術，系爭案仍不具新穎性，且不具突出之技術特徵及顯然之進步，亦不具進步性。且系爭案之申請專利範圍為方法發明，應為一系列的動作、過程、操作或步驟所構成，系爭案卻以物品的方式加以定義，不合專利法之規定。又系爭案之申請專利範圍為上位概念，引證案為下位概念，系爭案自不應准予專利云云。惟查：

１、引證案係利用三態閘控制電路將兩組分別損壞在左半區域及右半區域之記憶體重新組合，使成為可再被使用之一組記憶體；而系爭案則經由其所揭示之控制電路及選擇電路，可將記憶體作更精細分割，以區分出不良記憶體區域之位置，二者所使用之電路架構及實施步驟皆有所不同。又引證案僅將不良記憶體內部之損壞位置區分為左或右半區域，與系爭案以區域分割方式劃分不良記憶體內部之損壞位置亦不同。再者，引證案係利用兩個分別可被高電位及低電位觸發導通之開關電路，適時致能兩組記憶體，使成為可資再利用之一組記憶體；而系爭案則以一區○○○○路，用以分割記憶體以排除不良部位，再以一輸入選擇線路用以選擇完好部位予以區分加以選用，並以一時序邏輯線路用以提供時序，使記憶體能依操作週期而動作者，二者所運用技術亦不相同，系爭案難謂不具新穎性。系爭案經由上述方法作更精細記憶體區分，將可對不良記憶體作更有效次容量之記憶體再利用，或將數個不良位置互異之記憶體作更有效組合選用，以替代一個容量完好之正常記憶體，故系爭案方法顯較引證案更為通用，且其應用範圍更為廣泛，實具進步性。是以，引證案尚無法證明系爭案不具新穎性及進步性。凡此亦經本院依原告之聲請送請財團法人工業技術研究院鑑定，該院以九十三年五月五日（九三）工研院字第○五四○○號函檢送鑑定報告，其結果亦同此認定。原告就此鑑定報告之文義內容有疑義，復經該院以九十三年七月三十日（九三）工研院字第一○四二八號函復綦詳，已臻明確，原告再聲請本院函請該院就此覆函說明，本院核無必要。

２、原告所稱系爭案請求標的為一種局部不良記憶體再生使用之方法，屬於方法之發明，故其申請專利範圍獨立項自應為一系列動作、過程、操作或步驟所構成，然系爭案卻以物品之方式加以定義，有違專利法第二十二條第四項之規定云云，並非原舉發申請書主張之法條及理由，自非本件行政爭訟所得審究；況查專利法及被告所訂之專利審查基準中，皆未嚴格限制方法發明專利之申請專利範圍內容，必須以步驟（ａ）、（ｂ）、（ｃ）．．．等方式加以描述，系爭案只要具體載明其發明之技術特徵所在，使熟習該項技術者參酌其說明書及圖式得以瞭解其內容並據以實施者，即已符合前揭法條之規定。

３、系爭案之整體技術與引證案並不相同，並無上位、下位概念之關係。

四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，而被告認系爭案無違專利法第十九條、第二十條第一項第一款及第二項之規定，所為本件「舉發不成立」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 法 官 徐瑞晃