臺北高等行政法院高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第一五二號｜法律人

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第一五二號原　　　告　黃班訴訟代理人　林志剛律師複代理　人　丁○○專利代庚○○專利代被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　蔡練生（局長）訴訟代理人　戊○○ 參　加　人　朋大企業股份有限公司代　表　人　甲○○董事長參　加　人　明興皮革股份有限公司代　表　人　乙○○董事長訴訟代理人　己○○ 參　加　人　喬國皮革廠股份有限公司代　表　人　丙○○董事長右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十年十一月十四日經（九○）訴字第○九○○六三二六○九○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）八十四年四月二十五日以「高爾夫球桿握把」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，不予專利。原告遂於八十五年一月二十六日改請新型專利，經該局重編為第00000000號審查及再審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第一三八七四七號專利證書（以下簡稱系爭案）。嗣參加人朋大企業股份有限公司（以下簡稱朋大公司）、明興皮革股份有限公司（以下簡稱明興公司）及喬國皮革廠股份有限公司（以下簡稱喬國公司）以其違反專利法第九十八條第二項之規定，對之提起舉發，並提出西元一九六五年一月一日公開之英國第九七九二四二號專利案（以下簡稱引證一）、原告所申請於西元一九九七年十二月九日公開之美國第0000000號專利案（以下簡稱引證二）、引證二之專利案申請時原告向美國專利商標局提出之西元一九九一年十二月三十日之陳述書（以下簡稱引證三）為證據。案經被告審查，於九十年六月二十日以（九○）智專三（一）○二○一七字第○九○八九○○一○一○號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。貳、兩造聲明：一、原告聲明：求為判決１、訴願決定及原處分均撤銷。２、命被告就本件舉發案為舉發不成立之處分。３、訴訟費用由被告負擔。二、被告聲明：求為判決如主文所示。叁、兩造爭點：參加人所提出之引證一、引證二、引證三是否足以證明系爭案係組合運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，因而不符新型專利要件？一、原告陳述：１、查被告審定系爭案違反專利法第九十八條第二項進步性規定，其再審查審定之核駁理由如下： ⑴、引證一主要係於高爾夫球桿上套設有一橡膠材料之錐拔狀之管狀物層，外周面可罩上一套管，或以彈性材質所製成之帶狀體纏繞於球桿上形成一錐度者，是以系爭專利於高爾夫球桿上套設一錐拔狀之圓筒，並於該圓筒外用面螺旋狀一長條狀物之技術特徵，已見公開揭露於引證一中。 ⑵、引證二所揭露之帶狀體結構與系爭案之長條狀物之結構相同。 ⑶、由引證三第三及第四項之記載可知，與引證二所揭露之帶狀體結構完全相同之「握把帶」產品，已廣泛纏繞於網球拍、羽球拍、棒球棒等球具之握把上，且由一開孔織物層(0pen-pored textile layer)，及一閉孔聚氨基甲酯層(closed-pore polyurethane layer）所組成之「握把帶」，於西元一九九○年十二月已分別由 WILSON及WINN公司等公開銷售。從而認為由引證一、二、三，可輕易組合成系爭案，以運用於高爾夫球桿握把，而達成提供握持者舒適感，改善控制能力之功效，故舉發證據得以證明系爭案係組合運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，違反專利法第九十八條第二項進步性規定。２、根據被告上開核駁審定理由，原處分及訴願決定難稱合法之情形如下： ⑴、關於上開第⑴點之核駁審定理由，有下列三處可議之處： ①、系爭案於高爾夫球桿上所設計套設之圓筒，依其說明書之記載，計分為「圓筒之中段徑向直徑相對於其頂、底段而增大狀」之「巴波（Bubble）狀」圓筒及「錐拔狀」圓筒等兩種。詳言之，系爭案之申請專利範圍第一項中所謂之「彈性圓筒」，雖未界定為何形狀，然在系爭案之中文說明書第十頁第十六行至第二三行記載：「請即參閱圖，所示之彈性圓筒之第二模式可用於界定一實施本創作之高爾夫球桿握把，圓筒之結構係來自申請人之發現，即有些高爾夫球員可藉使用一握把而得到對高爾夫球桿之理想控制，其中握把之縱向部分對握把之頂、底段直徑呈徑向擴大，依此發現，申請人提出彈性之圓筒，大致以圖之標示。圓筒結構類似於圓筒，但其並非筆直錐拔狀，圓筒之中段徑向直徑相對於其頂、底段而增大」。由此可見，系爭案之申請專利範圍第一項中所謂之「彈性圓筒」，實包含「圓筒之中段徑向直徑相對於其頂、底段而增大狀」之「巴波狀」圓筒及「錐拔狀」圓筒等兩種。被告上開第⑴點之核駁審定理由，只論及錐拔狀圓筒，而特意避開不論未見於引證一之「巴波狀」圓筒，則不論是被告故意不論，或是處事草率有所疏漏，皆難謂其無可議之處。 ②、系爭案之舉發人朋大公司等，在其專利舉發申請書第七頁最後第三、四行，即曾表示：「引證一所採用之帶狀體與系爭案所採用之長條狀物Ｓ結構不同」，此項重要事實，會影響到進步性之判斷。詳言之，依據引證一之說明書第二頁第六七行的記載：「帶狀體為皮革或是其他實質彈性非可延展性材質所製」，以及其申請專利範圍第一項記載：「外層為彈性實質非可延展性薄片材質所製」，可知引證一之帶狀體，只是由實質彈性非可延展性材質如皮革所構成者，並無如系爭案之長條狀物Ｓ的結構。而依據系爭案之申請專利範圍第一項的記載，系爭案之長條狀物Ｓ係由一開孔織物層，及一光滑閉孔聚氨基甲酸酯層所構成的，而該閉孔聚氨基甲酸酯層之內表面結合在該長條開孔織物層之外表面上。該閉孔聚氨基甲酸酯層之兩者之孔大致上垂直該高爾夫球桿握把之縱向軸。顯示引證一之帶狀體與系爭案之長條狀物Ｓ的結構絕然不同。被告上開第⑴點之核駁審定理由中完全未予論及，不論是出於被告故意不論，或是處事草率有所疏漏，皆難謂其無可議之處。 ③、引證一所採用之帶狀體，係以具彈性及非可延展性材質所製，而系爭案之長條狀物Ｓ係以具彈性及可延展性材質所製。詳言之，依據引證一之說明書第二頁第六七行的記載：「帶狀體為皮革或是其他實質彈性非可延展性材質所製」；其申請專利範圍第一項又記載：「外層為彈性實質非可延展性薄片材質所製」，可知引證一之帶狀體，係由實質彈性「非可延展性」材質如皮革所構成的。而其帶狀體所以非採用「非可延展性」材質不可，即係為配合其達到「防止球員擊球時，雙手與球桿握把之間之相對扭轉」之目的，才特地選用「非可延展性」材質。此點在論斷系爭案是否為熟習該項技術者所能易於思及完成之新型，乃是極關重要的事。蓋如前所述，系爭案之長條狀物結構係由一開孔織物層，及閉孔聚氨基甲酸酯層所構成的，因此具有很大之「延展性」及「壓縮性」，故其選用「可延展性」材質此點，在技術思想上剛好與引證一之帶狀體相反。則依「論理法則」及「經驗法則」，可知熟習該項特地選用「非可延展性」材質之引證一之技術者，是不可能會輕易想到採用與其特性相反之系爭案之「長條狀物」。由此可見，本件系爭案絕非為熟習該項技術者所能輕易思及而完成。被告之上開第⑴點之核駁審定理由，對於兩者極關重要的相反特性，反而完全未予論及，則不論是被告故意不論，或是處事草率有所疏漏，皆難謂其無可議之處。⑵、關於上開第⑵點之核駁審定理由，稱引證二所揭露之「帶狀體」結構與系爭案之「長條狀物」之結構相同乙節，其可議之處如下：依上開第⑵點核駁審定理由，可知引證二的「grip G」是用來證明與系爭案之「長條狀物」結構相同的，而已知之事實是，系爭案之「長條狀物」結構與引證一的「帶狀體」結構不同。今被告竟然採用參加人將引證二的「grip G」中譯成與引證一的「帶狀體」同名之中文譯名，顯然不妥，令人易於誤認引證二的「grip G」與引證一的「帶狀體」為相同之結構，以致造成混淆，而對系爭案之進步性的判斷，易造成不正確，此為其可議之處。詳言之，本件之參加人朋大公司等，既然將引證一的「a covering layer 18」（見引證一的說明書第二頁第六六行），中譯成「帶狀體」，且承認引證一的「帶狀體」與系爭案之「長條狀物Ｓ」的結構不相同，則自不應該將與系爭案之「長條狀物Ｓ」結構相同之引證二的「grip G」（見引證二的說明書第二分段第四二至四六行），中譯成與引證一的「帶狀體」同名。否則，這不僅極為矛盾，而且易使他人誤認為此引證二的「grip G」與引證一的「帶狀體（ a covering layer 18）」係為同一結構之物，極易引起混淆。這對於判斷系爭案利有無進步性，無疑極不公平。茲為避免易引起如上之混淆，原告認為應將引證二的「grip G」譯為「握把帶」，以示與引證一的「帶狀體」並非相同的結構。（在被告之上開第⑶點核駁審定理由中，係將引證二的「grip G」取名為「握把帶」，故稱為「握把帶」最適宜。況且引證二的「握把」，只是單純以「長條狀物Ｓ」纏繞於網球拍等之手握棒上，並未如系爭案組合有「彈性圓筒」之結構，故在此亦不宜譯為「握把」，以免與系爭案之組合有「長條狀物Ｓ」及「彈性圓筒」之「握把」相混，是以採用「握把帶」之名稱最適宜）。 ⑶、關於被告之上開第⑶點核駁審定理由，係綜合引證一、二、三而論定系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效。然如此之論定理由，實有下列三處可議之處： ①、被告在論定系爭案之功效有無增進時，其理由前後互相矛盾。詳言之，系爭案之所以能增進握持者舒適感，以及改善控制能力之功效，在系爭案之說明書中，皆已有詳細的說明，而此等增進之功效，亦為被告所承認，故在上開第⑶點核駁審定理由中，被告才會認為由引證一、二、三組合成系爭案，以運用於高爾夫球桿握把，亦會達成提供握持者舒適感，改善控制能力之功效，則被告復在同一之上開第⑶點核駁審定理由中，認為系爭案未能增進功效，豈不是前後之理由矛盾。 ②、再就專利法第九十八條第二項：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列之情事，仍不得依本法申請取得新型專利」之規定觀之，要論定新型不具進步性，必須該新型兼具有⒈「為熟習該項技術者所能輕易完成」與⒉「未能增進功效」等二個條件才可以，如僅具有其中之一的條件，即不合論定不具進步性之條件。換言之，被告要證明系爭案不具進步性，論理上，需要先證明系爭案係易於思及，且要證明系爭案相較於證據，不能增進功效，才可據以認定系爭案不具新型專利的進步性。今系爭案既然如前所述者，具有被告所承認之達成提供握持者舒適感，改善控制能力之增進功效，則依據專利法第九十八條第二項規定及說明，自應承認系爭案並未違反專利法第九十八條第二項規定，而具有進步性才對。然而被告在承認系爭案有達成提供握持者舒適感，改善控制能力之增進功效下，竟然又認為系爭案違反專利法第九十八條第二項規定，不具進步性，如此豈不是審定理由前後互相矛盾。再者，實際上系爭案不僅具有上述之提供握持者舒適感，改善控制能力之功效，而且亦具有握把易於更換、吸汗止滑及防震等上之增進功效，凡此在系爭案說明書中，亦皆有詳細的說明，可見系爭案確實具有進步性。 ③、引證二之公開日後於系爭案之申請日，而以引證三之「陳述書」來證明引證二之「握把帶」早在系爭案之申請日前已公開，固無不可。但所證明者，亦只是該「握把帶」與系爭案之「長條狀物Ｓ」之結構相同而已。因為引證二之「握把」，並未如系爭案之「握把」組合有「長條狀物Ｓ」及「彈性圓筒」之結構，而只是將類同於系爭案之「長條狀物Ｓ」的該「握把帶」纏繞於網球拍、羽球拍、棒球棒等之握把上而已。故單由引證二、三並無法證明系爭案之「握把」結構，為熟習該項技術者所能輕易完成。至於引證二、三不具有「彈性圓筒」結構，而引證一有，但須知引證一仍不含「巴波狀」彈性圓筒。況且引證二、三所揭露之「握把帶」結構，既然與系爭案之「長條狀物Ｓ」結構相同，當然亦具有系爭案之「長條狀物Ｓ」結構的特性，即具有很大「延展性」及「壓縮性」等特性。而在具有「延展性」這一點上，如前已說明者，在技術思想上剛好與引證一之「帶狀體」相反，則依「論理法則」及「經驗法則」，可知熟習該項特地選用「非可延展性」材質之引證一的技術者，應不可能會輕易想到採用與其特性相反之該引證二、三的「握把帶」結構。由此可見，本件系爭案絕非為熟習該項技術者所能輕易思及而完成。３、被告既已承認引證二的公開日期（八十六年十二月九日）比系爭案的申請日（八十四年四月二十五日）晚，則引證二自然不具有作為判斷系爭案是否具進步性的證據能力，不得採為判斷之基礎；然而，卻在其舉發審定書第二頁最後三行中，主張「由引證二、三之相互佐證」及「系爭案主要之技術內容已分別由引證一及引證二、三所揭示」。此種將不具證據能力的引證二作為判斷進步性的根據，明顯違反採證原則。４、針對系爭案是否可由引證一、三而輕易完成來加以說明（引證二不具證據能力已如前述）。被告認為「系爭案構造型態既為引證一所揭示，且系爭案所採用之長條狀物又為引證二（不具證據能力）、三揭示為習用材料，系爭案自可輕易將之組合轉用，此乃依『論理法則』、『經驗法則』所可簡單作邏輯判斷者。」但須知判斷是否能夠輕易完成，應該根據申請當時之技術水準作客觀之判斷。而這正係被告在專利審查基準第2-2-21頁中，明白記載「進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對新型之進步性作成偏低之評斷，以致有『後見之明』之情形，故審查時應以熟習該項技術之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷」的原因。可見被告之上開辯解違反其審查基準的規定。雖然當時（西元一九九一年十一月）已經有不同於系爭案的「具有可延展性」之長條狀物存在，並已經應用於網球拍握把上（引證三），惟引證一中的高爾夫球握把，其所使用者長條狀物，為「非可延展性」材質，二者的特性有重大的不同。甚至在引證一的英文說明書第二分段第三九至四九行之記載中，記載著非要採用「非可延展性」材質不可的原因。其內容為：「正因為外層皮料是一沒有延展性之材料，且外層係緊緊地附著在內層上，而該內層之主要伸縮方向係以內外徑方向之壓縮，而不是軸之圓周向之壓縮，因擊球時所產生之扭轉力會分佈在整個球桿握把上，因此外層一定需用一沒有延展性之皮料，方可由球員控制其在擊球時球桿與手之間產生的扭轉」。因此根據引證一的教示，對於高爾夫球桿握把的製造業者而言，依照「論理法則」、「經驗法則」，應該會使用與引證一所示的長條狀物性質相近之「非可延展性」的長條狀物，而不會使用特性有重大相異處的引證三所揭示的長條狀物，即使當時有引證三所示的類似系爭案的「具有可延展性」之長條狀物存在，並已經應用於網球拍握把上（引證三）。但是引證一所採用之帶狀體，係以「具彈性及非可延展性材質」所製，而系爭案以及引證三的長條狀物Ｓ係以「具彈性及可延展性材質」所製。一方的帶狀體不具延展性，而另一方的長條狀物則具有延展性，兩者有重大的不同。因此，熟習此項技術者，如何可以輕易地思及採用引證三所揭示之材料特性與引證一的帶狀體有重大差異的長條狀物，來纏繞在引證一的套管上，以完成系爭案的技術特徵？故被告顯然受到參加人的誤導而有此「後見之明」的認定。因此，由於引證一所使用的帶狀體的特性與引證三所示的長條狀物的特性有重大不同，所以將其加以選擇與組合，非為熟習該項技術者所能輕易完成。被告之系爭案係由熟習此項技術者所能輕易完成的認定，其論證方式實在令原告難以理解。而正是因為習知的引證一所使用的帶狀體，與引證三和系爭案所揭示的長條狀物的材料特性有重大的不同，故即使是熟習此項技術者，在系爭案申請前，已知有引證三的長條狀物的存在，卻不會想到將其纏繞在高爾夫球桿握把的彈性圓筒上。正因如此，參加人所提的引證二（並不具證據能力），才會只有出現將引證三的長條狀物直接纏繞在其握持方式與高爾夫球桿的握持方式完全不同的網球拍上的例子，而沒有出現將引證三的長條狀物纏繞在高爾夫球桿握把的彈性圓筒上的例子。而在系爭案提出申請之前，也未有任何使用「具彈性及可延展性材質」所製的長條狀物，應用在高爾夫球桿握把上的例子，對於高爾夫球桿握把的製造業者而言，使用如引證一之「非可延展性」帶狀體，是其根深蒂固的觀念，而系爭案則是首次將類似引證三之「具彈性及可延展性材質」所製的長條狀物，纏繞在高爾夫球桿握把的彈性圓筒上，以完成系爭案，這更可證明系爭案的技術構造特徵，無法由熟習此項技術者輕易思及。而如此地將與習知的引證一所使用的帶狀體有重大差異的長條狀物，使用在引證一所示的高爾夫球桿握把上，難道不該當於專利審查基準第2-2-19頁所揭示的「在新型所屬之技術領域中，新型能突破熟習該項技術者，長久根深蒂固存在之技術或知識時，得視為具有『產生某一新功效』」之情況嗎？５、關於系爭案是否「未能增進功效」一節，被告認為「系爭案所能運用之技術及達成功效，均在引證一、二、三所揭示之範疇，系爭案何能謂之具有功效增進，故系爭案明顯不具進步性，自已違反專利法第九十八條規定，原處分當無前後矛盾情事。」惟上述被告論定系爭案「未能增進功效」的理由，不知其所言何物。如果說是將系爭案與將引證三的長條狀物纏繞在證據一的套管（彈性圓筒）上，所製作出來的高爾夫球桿握把來比較，則系爭案當然難有更進一步的功效，蓋將引證三的長條狀物（此長條狀物與系爭案仍有不同）纏繞在引證一的套管（彈性圓筒）上，所製作出來的高爾夫球桿握把，不正是系爭案的申請專利範圍第一項所揭示出來的高爾夫球桿握把嗎？若被告真是如此做比較，則一旦被認定可以由習知技術易於思及，不等同就是同時被認定不具增進功效？如此，則專利法第九十八條第二項之「而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」中的「且未能增進功效」，不就成為具文嗎？而若是與引證一、三相較，如系爭案說明書第十二頁第十二至十九行所記載「本創作之高爾夫球桿握把亦提供高爾夫球員對握把有穩定之抓握，即使在潮濕時，例如在雨天使用或接觸到高爾夫球員之手汗時．．．同時省略需戴手套以免磨破皮，因此在揮桿期間可增進使用者感覺及控制．．．」；因此，相較於引證一的高爾夫球桿握把，系爭案具有上述功效，而引證三僅係揭示出一長條狀物的結構，其功效需要視應用在何處而定。故系爭案與引證一相比，具有上述功效，則被告是如何認定系爭案未能增進功效？又被告可能會主張系爭案僅係將這些構件組合，其所能達成的功效僅係這些功效的組合，故仍不具增進功效。惟上述功效絕非單純功效的組合，而係產生一具有相乘效果的新功效。蓋所謂單純功效的組合，係指例如將橡皮擦安裝在鉛筆上，其功能只是橡皮擦和鉛筆相加的功效，惟系爭案則是具有產生更穩定之抓握且可增進使用者感覺及控制的功效，明顯與單純功效的組合不同。６、被告認為「引證二．．．該『grip G』由引證三已證明與系爭案之『長條狀物』相同，且係系爭案申請前之習用材料．．．」；惟比較引證二（不具證據能力）的第四圖和系爭案的第十一圖和第十二圖可知，引證二的第四圖所揭示的長條狀物，並不具有系爭案的長條狀物的孔和凹穴所形成的空氣通道，故上述認定顯然有誤。因此，將系爭案的長條狀物捲繞在彈性圓筒上所組成的高爾夫球握把，其可以達成的功效，如系爭案說明書第九頁第六行至第十四行所記載「當握把Ｇ由高爾夫球員抓握，而其手掌與手指遮住凹穴時，空氣會先打入凹穴和孔 所形成之垂直通道再進入毛料，當高爾夫球員放開其抓握及不遮住凹穴時，空氣即經凹穴與孔而抽回，以達到握把之呼吸效果。空氣泵入握把之交換作用可蒸發積存於聚亞胺酯層外表面上之濕氣．．．更能保持良好之抓握，即使在不良情況下仍能改善對高爾夫球桿之控制．．．。」此功效即使將引證三的長條狀物纏繞在引證一的套筒上，也是無法達成的。由此更可證明被告認定系爭案不具增進功效，明顯有誤。７、被告主張原告在舉發答辯時，若認為申請專利範國過廣，應主動修正申請專利範圍，否則便逕予舉發成立的審定。但是，根據專利審查基準第 1-9-9頁第十至十一行之「又發明、新型申請專利範圍所載之請求項，依本法施行細則第十六條之規定，可包含多項請求項，而審查原則也是逐項審查．．．」之記載，以及根據該基準第1-9-40頁最後二行至第1-9-41頁第七行之「異議案、舉發案經審查之後，若認為僅有部分請求項應異議、舉發成立時，應先依職權通知被異議人、被舉發人修正、更正其說明書、圖示或圖說。若申復答辯之理由合理，或發明、新型專利之修正、更正分別合於本法第四十四條第四項、第六十七條第一項之規定，或新式樣專利之修正、更正分別合於第一百一十六條、第一百二十條第一項之規定者，即應審定『異議不成立』、『舉發不成立』．．．」的記載可知，被告在審查舉發案時，應逐項審查各請求項，且經審查之後，若認為僅有部分請求項應異議、舉發成立時，應先依職權通知被異議人、被舉發人修正、更正其說明書、圖示或圖說。今對於系爭案被告既然在審查時，認為申請專利範圍第一項之範圍因為未將長條狀物的構造加以特定，以致包含習知技術而過廣，但是在系爭案之申請專利範圍第三項所揭示的具有垂直通道的長條帶體，則為證據中所未揭示，其能夠增進功效，符合新型專利的進步性要件，則只要將申請專利範圍第１項限縮成包含第三項的內容，亦符合新型專利之進步性要件，在此情形下，根據前述審查基準的規定，被告應該依職權主動通知原告，給予原告有修正申請專利範圍之機會才是正確。惟被告卻逕為舉發成立之審定，除了違反前述由自己所編撰的專利審查基準及專利法第七十三條準用第四十四條之應依職權通知專利權人修正申請專利範圍的規定以外，由於此時係申請專利範圍過廣的問題，而非欠缺進步性的問題，故不該當於專利法第一百零四條的舉發原因，被告應為舉發不成立的審定。然而，被告卻在未通知原告的情形下，逕為舉發成立的審定，此處分不但明顯違反行政程序法第一百零二條之應給予相對人陳述意見機會的規定，更違反專利法第一百零四條的規定。再者，上揭之專利審查基準，乃為被告訂定並公佈實施者，其性質依中央法規標準法第三條規定，乃屬於一種行政命令，被告自應遵守其所訂定之行政命令。８、綜合上述說明可知，被告之舉發審定理由及行政訴訟答辯書中的理由，有下列違法可議之處： ⑴、被告將不具證據能力的引證二作為審查系爭案不具進步性的證據基礎，明顯違反採證原則；且即使假設引證二公開在系爭案申請之前，其所能證明者也僅為將引證三所揭示的長條狀物直接纏繞在網球拍的握把上；然而，網球拍的握持方式與高爾夫球桿的握持方式完全不同，其所需的拍擊精度等也相異，故不能推論既然有將引證三的長條狀物直接纏繞在網球拍的握把上，便一定可以由高爾夫球桿握把製造業者，輕易地思及將引證三的長條狀物捲繞在引證一的套筒上以製作出如系爭案的高爾夫球桿握把，這是因為在引證一所使用的帶狀體係使用「不具延展性」的帶狀體，其特性與引證三的長條狀物有重大差異，即使是熟習此項技術者，依「論理法則」、「經驗法則」，即使知悉有引證三的「具延展性」的長條狀物存在，也不可能輕易地思及將特性與原本所使用的「不具延展性」的帶狀體有重大差異的引證三之「具延展性」的長條狀物，纏繞在引證一的套筒上，以完成系爭案的技術特徵，這更可以由在引證三的長條狀物出現之後至系爭案提出申請之前的數年之間（西元一九九一年十一月至西元一九九五年四月二十五日），未有將類似引證三的特性的長條狀物應用在高爾夫球桿握把上之事實，來支持系爭案的技術特徵非熟習此項技術者易於思及的論證，故被告之認定邏輯明顯有誤。 ⑵、而關於是否「增進功效」一節，應該是將系爭案的功效，分別與引證一、三比較，而不是與將引證三的長條狀物纏繞在引證一的套筒上所構成的高爾夫球握把比較，如此將造成自己的功效和自己的功效相比，當然會產生不具增進功效之荒謬認定。 ⑶、被告陳稱「引證二和引證三所揭示的『長條狀物』與系爭案之『長條狀物』相同。」惟由系爭案第十一圖和第十二圖與引證二（不具證據能力）的第四圖及引證三所揭示的長條狀物作比較，可知引證二第四圖所揭示的長條狀物，並不具有系爭案長條狀物的孔和凹穴所形成之空氣通道，以達到系爭案之握把的呼吸效果，進而更能增進握持感和控制性。故更可證明被告之「引證二、三的長條狀物與系爭案相同」及「系爭案不具增進功效」的認定，明顯有誤。 ⑷、對於產業界而言，若一種構件能夠增進功效，則只要該構件被開發出來，應該很快地便會被應用在其能發揮功效的領域中，而類似系爭案的長條狀物之引證三中所揭示者，若將其應用在高爾夫球桿握把上，相較於引證一的握把，既然具有能夠提高握把抓握的穩定度、同時省略需戴手套以免磨破皮，因此在揮桿期間可增進使用者感覺及控制的功效，則一旦引證三所揭示的長條狀物被開發出來，而且當時（西元一九九一年十一月）也被應用在網球拍握把上，則根據被告的邏輯（皆屬於運動器材的握把），應該很快地便會被應用在高爾夫球桿握把上。惟客觀事實卻是直到系爭案於西元一九九五年四月二十五日提出系爭案申請之前，未有任何證據顯示已經有將引證三所揭示的「具延展性」的長條狀物，應用在高爾球桿握把上的例子，則為何在這三年六個月的期間中，無人想到要將引證三中所揭示的「具延展性」的長條狀物，應用在高爾夫球桿握把上？難道在此期間中所有的高爾夫球桿握把製造業者都不知道有引證三所揭示的「具延展性」的長條狀物？還是這段期間中，所有的高爾夫球桿握把製造業者皆是處於沉睡狀態？顯非如此，則若照被告所稱之能夠輕易完成的組合，則在此段期間中為何無人想到要將引證一和引證三組合起來？故被告就系爭案可輕易完成的論定，明顯地與客觀事實不符。 ⑸、根據專利審查基準第2-2-20頁所示之「組合新型，係將複數個既有之構成要件組合而成之新型而言。」的定義，判斷是否能夠輕易完成，應該根據各證據中所揭示的內容，從該內容所得到的啟示，來判斷是否容易將這些構件組合起來而完成組合這些構件的創作，若是由該證據中完全沒有此啟示、甚至是相反的啟示，則應該判斷為非可輕易完成。由此更可證明系爭案係非能夠輕易完成者。因此，被告對系爭案係由熟習此項技術者所能輕易完成的認定，其論證方式實在令原告難以理解。９、就高爾夫球運動之性質而言，在高爾夫球運動中，球桿握把之設計稍有絲毫不當，將產生非常大的影響。以一支發球木桿而論，擊球者必須將球擊出250碼至200 碼之距離（1碼為90公分，因此約有220至180公尺），且該落點必須在左右寬30 至40碼（約為在27至36公尺）之球道上，否則將落入長草區（rough）或是樹林（woods）中，因此對於球桿之握把需要有非常精密而不滑溜之設計。再就高爾夫球桿頭及球體本身而言，高爾夫球桿頭分為木桿及鐵桿，不論桿頭及球體，皆為堅硬材質，由於球桿較其他之球具為長，且經由球桿之加速度而以約130 mile /hour之時速，使桿頭與球體相碰撞而產生約五至六噸之撞擊力（impact force）。可見球桿之桿面的一絲毫滑動，將有相當不良（ugly）之影響。因此該運動不但對於擊球姿勢之要求嚴格（常可見高爾夫球入門者於閒暇時筆劃其姿勢（form ）以求得到更好之成績），而且對於整體球具之要求，遠甚於網球、羽毛球及棒球等運動。因而如何得到更大甜蜜點（sweet spot）之桿頭，以及更容易握持之握把，乃成為高爾夫球桿製造者之首要課題。而高爾夫球桿之精密度，也隨著時代而不斷推陳出新，實非單純使用於引證三之網球拍、羽毛球拍及棒球棒等握把所能應付解決得了的。因此，以為從使用於引證二、三之網球拍、羽毛球拍及棒球棒握把，組合引證一之高爾夫球桿握把，就能輕易完成如系爭案之新型握把，乃純屬外行人之看法。再者，高爾夫球運動係一種需要使用很多關節之活動，設計不良的握把常使打球的人受到運動傷害，如腰、背等的傷害，甚至手部的傷害等等，傷害嚴重者，更被迫放棄此項運動。由於系爭案之新型握把之止滑功能比平常之橡膠握把高 %（有附件一之試驗報告上數據為證。原告具有我國國籍，為試驗報告上之公司的董事長），並且吸震功能比平常之橡膠握把高 %（有附件二之試驗報告上數據為證。原告具有我國國籍，為試驗報告上之公司的董事長），故打球者不必握得太緊，具有防止關節及腰背等的運動傷害之功能，所以在研發成功上市以後，有許多因運動傷害原本要放棄高爾夫球運動的人，在使用本件系爭案之新型握把之後，寫信來感謝原告研發出此舒適好用之新型握把，使得他們得以重拾揮桿樂趣。對此，能幫助許多人固為原告辛苦的研發工作最好的回饋，惟打擊仿冒、捍衛智慧財產權，也是研發人勢在必行之艱辛工作及目標。因此原告認為對於喜愛侵害智慧財產權之人在案中扮演參加人時，對於易流於「主觀」及「後知之明」之不具進步性之主張，實有慎重考慮，不宜輕易予以採信之必要，如此方能杜絕其想藉機仿冒之企圖，也才能真正達到保護發明創作之專利法的立法宗旨。 、綜上所陳，可知被告據以論定本件新型專利不具進步性之核駁理由，非但違背論理法則及經驗法則而有可議之處，且前後之理由互相矛盾。因此，被告作成之原處分，即難謂無違法；訴願決定機關不察，竟予以維持此違法之原處分。為此，請判決如原告訴之聲明。二、被告陳述：１、原告訴稱系爭案依說明書記載，計有巴波狀圓筒、錐狀圓筒，原處分不應避論巴波狀圓筒；引證一之帶狀體與系爭案之長條狀物絕然不同，原處分亦未論及；引證一之帶狀體由實質彈性「非可延展性」材質製成，而系爭案長條狀物係以具彈性及可延展性材質所製；原處分採用參加人將引證二「grip G」譯成之「帶狀體」，極易混淆，原告認為以採用「握把帶」最適宜；原處分第三點核駁審定理由，前後互相矛盾，系爭案依說明書所記載之功效，確實具進步性；單由引證二、三，並無法證明系爭案之「握把」為熟習該項技術者所能輕易完成，且引證一不合「巴波狀」彈性圓筒，依「論理法則」、「經驗法則」可知引證一不可能輕易想到採用引證二、三的握把帶結構云云。惟新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。此等乃分別於專利法第一百零三條、第一百零五條準用第二十二條中所明確規定者。故論究專利案，主要應以申請專利範圍為依據，尤以申請專利範圍必須具體指明其技術內容及特點，方不違「禁反言」之原則。系爭案申請專利範圍獨立項既載明系爭案形成桿軸縱向輪廓之彈性圓筒，而彈性圓筒在附屬項中並以直線錐拔狀為其實施例，此等當為系爭案所主張之技術內容，並可確定系爭案不以「巴波狀」圓筒為其主張；然引證一已揭示於錐拔狀管狀物層上纏繞一彈性材質製成之帶狀體，系爭案於錐拔狀圓筒上纏繞以長條狀物之技術即已屬既有技術。另新型之構成內容為物品之形狀、構造或裝置，有關材料之選擇，此乃實施時之細節，且係可就習用材料中採用適合特性者來生產製造，故有關系爭案長條狀物之材質特性自非系爭要點；而引證二之「grip G」，不論譯為「帶狀體」，或原告所認為適合之「握把帶」，該「grip G」由引證三已證明與系爭案之「長條狀物」相同，且係系爭案申請前之習用材料，故該「grip G」譯名為何，實無關系爭案審定結果；而系爭案構造型態既為引證一所揭示，且系爭案所採用之長條狀物又為引證二、三揭示為習用材料，系爭案自可輕易將之組合轉用，此乃依「論理法則」、「經驗法則」所可簡單作邏輯判定者。系爭案所能運用之技術及達成功效，均在引證一至三所揭示之範疇，系爭案何能謂之具有功效增進，故系爭案明顯不具進步性，自已違反專利法第九十八條規定，原處分當無前後矛盾情事。２、原告復稱高爾夫球握把之設計對高爾夫球運動有非常大影響，以為引證一至二能輕易完成系爭案之握把，乃外行人之看法，對於系爭案不具進步性之主張，實有慎重考慮之必要；原處分違背法律原則，且前後理由互相矛盾云云。惟如前所述，系爭案主要對應其申請專利範圍所主張之技術內容來論究，而非空泛地議論無關之功能性敘述或個人之觀點看法。系爭案主要技術內容及達成功效既已由引證一至三揭示，系爭案當不具進步性，此等均已於原處分及前揭答辯理由中敘明，本件被告本公正客觀立場審定，並無違背法律原則及矛盾情事，起訴理由顯均難足採。３、綜上所述，被告之原處分並無違法，請判決如被告答辯之聲明。三、參加人陳述：１、參加人明興公司方面： ⑴、於準備程序中陳述： ①、系爭案可分為結構與材料兩部分來討論，在結構部分，把一長條帶子纏繞在橡膠握把上的技術很早就被揭露，此可從引證一看出。在材料部分，引證案之申請日期確實係早於系爭案，且該材質在系爭案申請之前，市面上早已流通使用。在功能部分，從前使用之材料亦具有吸汗性、止滑性等功能，把一長條帶纏繞在原有的結構上，再把材料的特性重新陳述一遍，這種專利不應准許。原告陳述的材料聚氨基甲酸酯在業界已習用很久，原告只是用一個原有的材料，換一個新的說法，套用在習用的結構上，就去申請新型專利，這會造成業界的困擾。 ②、原告的製造技術是使用合成皮革的技術去製造一個原告所描述的東西，如果以合成皮革的技術而言，確實已有五十年以上的歷史。 ③、把長條帶纏到橡膠管上是一個結構沒錯，但專利所需要功能的增進，應該是指長條帶本身材料增進的功能，而不是將長條帶纏到橡膠管上所增進的功能。如果是指長條帶纏繞在橡膠管上的功能，在引證案中就已經揭露。⑵、於言詞辯論中提出書狀： ①、原告於上揭再次補充理由狀中已緘認並自承系爭案之主要技術不具進步性。系爭案之主要技術內容包含：⑴、用於高爾夫球桿軸而形成此桿軸縱向輪廓之彈性圓筒；⑵、由開孔織物層及光滑閉孔聚氨基甲酸酯層所構成之長條狀物；⑶、聚氨基甲酸酯層之內表面結合在織物層外表面；⑷、聚氨基甲酸酯層之孔大致上垂直該高爾夫球桿握把之縱向軸；以及⑸、長形條狀物螺旋方式捲繞該圓筒而形成高爾夫球之握把。但在原告提出的再次補充理由狀中卻將系爭案的討論重點轉移至長條狀物的孔和凹穴所形成的空氣通道，對於上述⑴至⑸項技術重點則避而不談，顯示原告對於系爭案之主要技術內容具有進步性之強辯已感到心虛無理，只得以轉移重點的方式企圖掩蓋系爭案應不予專利之事實。②、系爭案企圖以孔和凹穴所形成的空氣通道為系爭案新的技術標的，此舉使系爭案的技術重點完全改變，等同於在訴訟程序中原告任意更換訴訟標的，企圖混淆法院審案，阻礙司法進行。系爭案之原始訴訟標的係為上述第⑴至⑸項之技術重點，而今原告卻任意將系爭案的技術標的轉移為孔和凹穴構成的空氣通道，不僅使系爭案的結構主體改變，功效及訴求亦全然不同於原申請樣態。原告雖聲稱其係將申請專利範圍第一項縮限成包含第三項的內容，但就實質而言，結構主體、功效及訴求重點已經和當初申請時完全不同，系爭案將因變更而使實質內容有重大的變化甚至改變訴訟標的，此舉將使訴訟程序無從進行，原告於此階段要求修正申請專利範圍之行為應不能成立為是。 ③、系爭案之申請專利範圍並非如原告所言係範圍過廣，而是在揭露一個已經存在的習用技術。系爭案顯然有專利法第九十八條第二項不具進步性應不予專利之事實，與專利法第一百零五條準用第四十四條被告是否應通知原告進行修正毫無關聯。依據專利法第一百零五條準用第四十四條規定，專利專責機關於審查時可依職權通知申請人或異議人為補充或修正說明書，惟須為申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載始得為之。但系爭案申請專利範圍完完全全地揭露了一個由舉發證據可輕易合併而得的習用技術，其被撤銷專利權的原因是因為違反進步性專利要件，並不是原告自稱專利權規劃過廣的問題。被告不需通知原告對其不具進步性的申請專利範圍進行修正，並無違反法理。 ④、被告未通知原告進行修正申請專利範圍，並無違法理。反之，原告在舉發答辯程序即應做專利權之自省，主動將有疑問的專利權項修正或排除，讓被告得根據其具體的主張重新審查，而非拖延至行政訴訟階段才企圖改變申請專利範圍。舉發答辯程序就是提供系爭案的專利權人有重新思考、修正申請專利範圍的機會，並充份陳述意見。顯然原告於答辯階段並無意將系爭案的專利範圍做一適當修正，欲強行將一習知技術納為己利，被告依系爭案的申請專利範圍逕行審查，並以違反進步性事實撤銷系爭案專利權，洵無違誤。原告遲至行政訴訟言詞辯論階段才要求修改申請專利範圍，無疑是在浪費行政救濟資源，拖延救濟程序及審案時間，並且任意更動訴訟標的，阻礙司法進行。 ⑤、系爭案以孔和凹穴所形成的空氣通道，並未使高爾夫球桿握把出現突破傳統暨知之相乘效果，不符「組合新型」及進步性之定義。依八十四年度判字第一九三三號判決文裁示，所謂「組合發明（新型）」係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明（新型）而言，此種組合必須在整體要有「相乘」的效果增進才算是創作，．．．組件之附加若只有相加效果則不符合組合發明（新型）及進步性要件。再者，專利審查基準對於「輕易完成且未能增進功效」亦有原則性之規定，指沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。系爭案之長條狀物由開孔織物層及光滑閉孔聚氨基甲酸酯層所構成；該兩層結構體本身即具有氣孔，因此在不另外開孔的情況下長條狀物也具有通氣效果。將孔洞附加在在長條狀物僅係一般性手段，亦即該手段並無特殊困難度，而被開孔的長條狀物也只是透氣效果略為增加而已，顯然僅有相加效果而不具突破既知功效的相乘效果出現，依前述判例及專利審查基準，採一般性手段又未使整體出現相乘效果者，系爭案即使將申請專利範圍第一項和第三項合併仍不具進步性。 ⑥、系爭案的專利說明書及申請專利範圍並非將孔及凹穴列為重大的技術重點，其僅佔原說明書及申請專利範圍極小的比例，原告欲將此極小比例的技術轉為整個專利的主要重點，顥然違反說明書之比例原則。系爭案專利說明書從「創作領域」之標題開始至「申請專利範圍」最末一行，總共約二百四十四行的文字，但關於孔及凹穴的敘述僅佔十行左右，不及於總說明書的二十分之一，且在申請專利範圍以附屬項形式出現，顯然原告在撰寫說明書時孔及凹穴並非重大的技術重點，原告欲將此極小比例的技術轉為整個專利的主要重點，顯然違反說明書之比例原則。而且系爭案整個說明書之先前技術、發明目的、技術內容、特點及功效等大篇幅的說明均與該孔及凹穴無關，違反專利法第二十二條規定之揭露性原則。而系爭案大篇幅的說明與孔及凹穴無關，那麼其說明書或圖式即有不載明實施必要之事項或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難的問題出現，依據專利法第一百零四條第一項第三款，系爭案仍應被撤銷其新型專利權。 ⑦、舉發證據一之內容並沒有教示「非要使用非可延展性之長條狀物」，系爭案說明書中亦沒有載示使用可延展性長狀物及非可延展性長條狀物之差異。熟悉此項技術者就經驗法則及論理法則將非可延展性或可延展性長條狀物應用於高爾夫球桿握把上係簡單的邏輯判斷。依據舉發證據一英文說明書第至第行記載「Owin g to the substantial non-extensibility of the covering 12．．．」其中，「non-extensibility」為「非可延展性」的意思，「substantial」為「基本上的、大體上的」意思。故舉發證據一之內容係教示長條狀物基本上、大體上應採用非可延展性，也就是說使用非可延展性的長條狀物應會有較佳的效果表現。但文意中並沒有絕對必需使用非可延展性長條狀物之限制。因此舉發證據一並沒有提供一個絕對必需使用非可延展性長條狀物之根深蒂固的觀念。熟悉此項技藝之人士並不會因舉發證據一的說明而產生限制材料的想法，反而會去思考如果利用可延展性材料將會產生什麼結果。然而不論非可延展性或可延展性材料對於熟悉此項技藝之人士皆只是材料轉用變化而已，為技術領域中的常識，而且應用於網球拍、羽毛球拍或者是高爾夫球桿亦係簡單的應用環境轉換而已，可經由簡單的邏輯推理而得，系爭案組合轉用舉發證據一確為熟悉該項技術者易於思及之事，不具進步性。 ⑧、系爭案主要技術內容已分別由舉發證據一、二、三所揭示，且係可輕易組合運用於高爾夫桿握把。系爭案之申請專利範圍第一項主權利已不具進步性，其他附屬項亦未見有突破之創舉，被告為系爭案舉發成立之審定並無違誤。 ⑨、綜上所述，請駁回原告之訴。２、參加人明興公司方面：援引參加人明興公司於準備程序之陳述，請判決駁回原告之訴。３、參加人喬國公司方面：經合法通知，未於準備程序期日或言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何陳述。理由一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所明定。惟其新型如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第九十八條第二項所明定。二、本件系爭第00000000號「高爾夫球桿握把」新型專利案，係包括用於高爾夫球桿軸而形成此桿軸縱向輪廓之一彈性圓筒，及一由開孔織物層及一光滑閉孔聚氨基甲酸酯層所構成之長條狀物，而該聚氨基甲酸酯層之內表面結合在該長條狀物織物層之外表面上，該聚氨基甲酸酯層之孔大致上垂直該高爾夫球桿握把之縱向軸，而該長形條狀物以螺旋方式捲繞該圓筒而形成該握把。參加人等所舉舉發證據一為西元一九六五年一月一日公開之英國第九七九二四二號專利案（即引證一），證據二為原告所申請於西元一九九七年十二月九日公開之美國第00 00000號專利案（即引證二），證據三為引證二之專利案申請時原告向美國專利商標局提出之西元一九九一年十二月三十日之陳述書（即引證三）。經被告審查認為，引證一主要係於高爾夫球桿上套設有一橡膠材料之錐拔狀之管狀物層，外周面可罩上一套管，或以彈性材質所製成之帶狀體纏繞於球桿上形成一錐度者，是以系爭案於高爾夫球桿上套設一錐拔狀之圓筒，並於該圓筒外用面螺旋狀纏繞一長條狀物之技術特徵，已見公開揭露於引證一中；引證二所揭露之帶狀體結構與系爭案之長條狀物之結構相同，其公開日期雖然晚於系爭案之申請日，惟由引證三第三項及第四項之記載可知，與引證二結構完全相同之握把帶產品已廣泛纏繞於網球拍、羽球拍、棒球棒等球具之握把上，且由一開放織物層，及一閉孔聚氨基甲酯層所組成之握把帶，於西元一九九○十二月已分別由WILSON以及WI NN公司公開銷售（引證三附件Ａ、Ｂ，WILSON以及WINN公司之產品吊卡背面所載資料可為佐證），故由引證二、三之相互佐證，得以證明與系爭案所揭露之長條狀物結構特徵相同之握把帶產品，於系爭案申請前已有公開販售之事實。是系爭案主要之技術內容已分別由引證一、二及三所揭示，且其係可輕易組合運用於高爾夫球桿握把，而達成提供握持者舒適感，改善控制能力之功效，故系爭案係組合運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。三、原告於訴願中訴稱，引證一係由皮革或是其他實質彈性非可擴展性材質所製成，與系爭案之上層為聚氨酯與下層為織物層之不同帶體的構成不同，且經其委由「財團法人鞋類設計暨技術研究中心」實驗結果，二者之效果確實有很大的差異；而引證二係應用於網球握把之護帶，由於高爾夫球具握把有較為嚴格之抗滑度要求，尚須更多之研發，故系爭案並非引證二網球拍握把之單純直接轉用；至於引證三只是證明引證二之帶狀體結構在系爭案申請前已有銷售，但不能證明如系爭案之彈性握把在系爭案申請前已有銷售，引證三亦不足以否定系爭案之進步性云云。嗣原告於本件行政訴訟中訴稱，系爭案依說明書記載，計有巴波狀圓筒、錐狀圓筒，原處分不應避論巴波狀圓筒；引證一之帶狀體與系爭案之長條狀物絕然不同，原處分亦未論及；引證一之帶狀體由實質彈性「非可延展性」材質製成，而系爭案長條狀物係以具彈性及可延展性材質所製；原處分採用參加人將引證二「grip G」譯成之「帶狀體」，極易混淆，原告認為以採用「握把帶」最適宜；原處分第三點核駁審定理由，前後互相矛盾，系爭案依說明書所記載之功效，確實具進步性；單由引證二、三，並無法證明系爭案之「握把」為熟習該項技術者所能輕易完成，且引證一不合「巴波狀」彈性圓筒，依「論理法則」、「經驗法則」可知引證一不可能輕易想到採用引證二、三的握把帶結構。又高爾夫球握把之設計對高爾夫球運動有非常大影響，以為引證一至二能輕易完成系爭案之握把，乃外行人之看法，對於系爭案不具進步性之主張，實有慎重考慮之必要；原處分違背法律原則，且前後理由互相矛盾云云。惟查：１、訴願決定認為，引證一主要已揭示，於高爾夫球桿上套設有一橡膠材料之錐拔狀之管狀物層，外周面可罩上一套管，或以彈性材質所製成之帶狀體纏繞於球桿上形成一錐度者，故系爭案於高爾夫球桿上套設一錐拔狀之圓筒，並於圓筒外以螺旋狀纏繞一長條狀物之技術特徵，顯已見於引證一中；引證二所揭露之帶狀體結構與系爭案之長條狀物之結構相同，雖然其公開日期晚於系爭案之申請日，惟已由引證三證明確實為系爭案申請前即已公開者，故引證二、三可證明由開放織物層及閉孔聚氨基甲酯層組成之握把帶已廣泛用於纏繞網球拍等握把上，系爭案之長條狀物構造顯亦屬引證二、三所揭示之習用構造；系爭案雖係用於高爾夫球握把，惟此乃引證一與引證二、三之簡單組合轉用，其所能達成提供握持者舒適感，改善控制能力之功效均屬相同，系爭案自難稱具進步性。至於原告所舉「財團法人鞋類設計暨技術研究中心」試驗報告，所測試之樣品分別為「3785W-BK」與「牛皮」，其製造者均為美商倬綸運動器材製品廠，是否分屬系爭案與引證一之樣品，並無明確之證據資料可為佐證；況該試驗報告係屬材料本身特性之測試，與新型專利係對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良無關，亦無法證明系爭案較引證一與引證二、三之簡易組合具增進功效之進步性，經核並無不合。２、新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。此等乃分別於專利法第一百零三條、第一百零五條準用第二十二條中所明確規定者。故論究專利案，主要應以申請專利範圍為依據，尤以申請專利範圍必須具體指明其技術內容及特點，方不違「禁反言」之原則。系爭案申請專利範圍獨立項既載明系爭案形成桿軸縱向輪廓之彈性圓筒，而彈性圓筒在附屬項中並以直線錐拔狀為其實施例，此等當為系爭案所主張之技術內容，並可確定系爭案不以「巴波狀」圓筒為其主張；然引證一已揭示於錐拔狀管狀物層上纏繞一彈性材質製成之帶狀體，系爭案於錐拔狀圓筒上纏繞以長條狀物之技術即已屬既有技術。另新型之構成內容為物品之形狀、構造或裝置，有關材料之選擇，此乃實施時之細節，且係可就習用材料中採用適合特性者來生產製造，故有關系爭案長條狀物之材質特性自非系爭要點；而引證二之「grip G 」，不論譯為「帶狀體」，或原告所認為適合之「握把帶」，該「grip G」由引證三已證明與系爭案之「長條狀物」相同，且係系爭案申請前之習用材料，故該「grip G」譯名為何，實無關系爭案審定結果；而系爭案構造型態既為引證一所揭示，且系爭案所採用之長條狀物又為引證二、三揭示為習用材料，系爭案自可輕易將之組合轉用，此乃依「論理法則」、「經驗法則」所可簡單作邏輯判定者。系爭案所能運用之技術及達成功效，均在引證一至三所揭示之範疇，系爭案難謂具有功效增進，故系爭案明顯不具進步性，自已違反專利法第九十八條規定，原處分並無前後矛盾之情事。又系爭案主要對應其申請專利範圍所主張之技術內容來論究，而系爭案主要技術內容及達成功效既已由引證一至三揭示，系爭案當不具進步性。另被告本於公正客觀立場審定，並無違背法律原則及矛盾情事，起訴理由顯難採信。３、按「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：．．．三、補充或修正說明書或圖式。．．．依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」系爭案核准時專利法第四十四條第一項第三款、第四項定有明文，復依同法第一百零五條之規定，該法條規定於新型專利準用之。是依該法條規定，只有在申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載之情事下，專利專責機關於審查時，始得依職權通知申請人或異議人補充或修正說明書。本件系爭案之申請專利範圍所主張之技術內容及達成功效既已由引證一至三揭示，而不具進步性，已如前述，核與該法條規定之申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載之情事不合，被告自無須依職權通知原告對不具進步性之系爭案修正申請專利範圍。四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，被告因認系爭案有違系爭案核准時專利法第九十八條第二項之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就本件舉發案為舉發不成立之處分，均無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。中華民國九十二年三月十二日臺北高等行政法院第二庭審判長法官徐瑞晃法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中華民國九十二年三月十二日書記官劉道文

臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第一五二號

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