臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第一○三○號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第一○三○號

原告

恩姿寧企業有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

丙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同右

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

己○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

戊○○

複代理人

唐立平律師

右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十二年一月七日經訴字

第○九一○六一三○四三○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

壹、事實概要：緣原告恩姿寧企業有限公司前於民國（下同）八十七年九月八日以「休閒傘之張開定位結構」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人乙○○以其違反核准審定時專利法第九十八條第一項第二款及第一○五條準用第二十七條之情事，檢具異議證據即證據三為八十七年五月七日申請，八十七年九月二十一日審定公告之第00000000號「休閒傘結構㈠」新型專利案（下稱引證案），證據四為系爭案與引證案之圖式比對，對之提起異議，案經被告審查，於九十一年九月十一日以（九一）智專三（一）○二○一七字第○九一八九○○二○九七號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利。」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。

二、被告聲明求為判決：

㈠、駁回原告之訴。

㈡、訴訟費用由原告負擔。

參、兩造之爭點：

一、原告主張之理由：

㈠、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，係本案專利核准審定時專利法第九十七條、第九十八條第一項之規定，惟「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得依法申請取得新型專利，同法第九十八條第一項第二款亦有明定。然此條款所謂「相同之新型」，依據被告出版之「專利審查基準」一書第2-2-11頁所載，係指「兩新型之技術內容相同而言」，而界定兩新型之技術內容是否相同，則應由兩新型之獨立項申請專利範圍內容界定最為公允公平。因申請專利範圍中，獨立項係載明「申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」，由此可知，申請專利新型之「技術內容」上解決問題點所採之手段及手段間之結合關係、作用關係亦內含於「構成及其實施之必要技術內容、特點」。進一步言，記載於獨立項中之「構成之必要技術內容、特點」，乃為新型之不可或缺之要件，因此，新型專利獲准後，專利權人不得將獨立項所載事項之一部份，更正為非新型構成之必要技術內容、特點之事項。例如獲准專利之新型，其獨立項所載新型構成之必要技術內容，特點為ａ、ｂ、ｃ及ｄ，專利權人就不能主張其中之ｄ非為其新型構成之必要技術內容、特點。換言之，即專利權人不能將構成之必要技術內容、特點更正為僅是ａ、ｂ、ｃ三者，若准專利權人如此更正，將擴大申請專利範圍，合先敘明。

㈡、今本案所申請之專利範圍係：「一種休閒傘之張開定位結構，包括有：一主支撐桿，上方固接有一固定座，下方套接有一能夠上下滑動之套環；固定座周側樞接有呈放射狀排列之傘骨，可以固定座為支點作上下擺動，且在傘骨上佈置有遮陽擋雨之傘布；以及在每一傘骨中間部位與套環之間樞接有頂撐架，俾可藉由套環之上下位移將休閒傘向上張開及向下收合；其特徵在於：當休閒傘在張開狀態時，頂撐架與套環之相接點係高於頂撐架外側端與傘管之樞接點，且套環頂緣延伸有一上突柱會與主支撐桿上方之固定座相抵接，以保持上述二接點之高、低設定位置，俾將休閒傘張開時只要將套環上移至頂點即可將傘撐開定位並將傘布拱住，達到不需要另外加裝定位元件就可以將休閒傘張開定位，且又操作方便之目的」反觀，引證案所申請之專利範圍係：「於傘柄上端處固設一固定環，該固定環上並樞接有數多傘骨，且每一傘骨之末端皆與傘面邊緣組立固設，繼在每一傘管之中間段落處樞設一撐骨，撐骨之一端係與一圈套在傘柄上之滑動環樞接連設；而其特徵在：於傘柄之頂端處設一凹槽，該凹槽內可供容設一彈性體及一頂桿，對該頂桿係設立在彈性體之上端，又，頂桿之頂端處延設一螺桿，以供傘面中心點穿套後，藉一鎖固體對應螺合固鎖，據此，當將滑動環上推並使撐骨與傘柄之夾角超過90度後，藉由傘面中心點受彈性體之向上頂撐，以及傘面邊緣受傘骨牽掣，使得傘面被拉撐呈展開狀，而該滑動環亦不致下滑，達到將休閒傘確實展開固定且不須設立止擋滑動環下滑之止梢之目的」。既然已經明確說明記載於獨立項中之「構成之必要技術內容、特點」，乃為新型之不可或缺之要件，因此，新型獲准專利後，專利權人自然就不得將該獨立項所載事項之一部份，更正為非新型構成之必要技術內容、特點之事項。亦即引證案之新型，其獨立項所載新型構成之必要技術內容，特點係包括有：「於傘柄（1）的頂端處設一凹槽（12），該凹槽（12）內可供容設一彈性體（5）及一頂桿（6），對該頂桿（6）係設立在彈性體（5）的上端，又，頂桿（6）的頂端處延設一螺桿（61），以供傘面（3）中心點穿套後，藉一鎖固體（62 ）對應螺合固鎖」，引證案上述「構成之必要技術內容、特點」乃係其新型專利不可或缺之必要設置。

㈢、原告之「休閒傘之張開定位結構」與引證案異同比較分析：

１、引證案說明書⑷第七行起所言之實施使用，主要係謂引證案「當推移滑動環（41）直至撐骨（4）與傘柄（1）間垂直交叉狀後，此時之傘面（3）係最為緊繃的張合狀態，接著再繼繽推移滑動環（41）碰抵固定環（11）而定位時，撐骨（4）與傘柄（1）之夾角恰超過90度，同時並將該休閒傘之傘骨（2）頂撐呈張開狀，由於一方面傘面（3）之中心點受到彈性體（5）向上頂撐之力，另方面傘面（3）之邊緣受到傘骨（2）的牽掣，使傘面得以被拉撐呈平順的展開狀。」（引證案創作說明⑷第7行至18行所述）。由此可知，引證案之撐骨（4）與傘柄（1）之夾角超過90度，僅係使傘面呈張開狀而已，並不具傘面固定效果（請注意，傘面張開與傘面張開定位不能劃等號），引證案傘面能被張開定位，主要係藉彈性體（5）將頂桿（6）、鎖固體（62）往上頂，使傘面（3）中央隨之往上，將傘骨（2）外緣端往上拉之故。所以，引證案若缺失彈性體（5）、鎖固體（62）及頂桿（6）（如附件所示原告提供資料（一）所示），傘面根本無法撐住定位。被告一直強調引證案之撐骨（4）與撐柄（1）之夾角超過90度之傘面張開方式與本案相同，殊不知引證案撐骨（4）與傘柄（1）之夾角超過90度僅具傘面張開功能，並不具張開「定位」功能，其欲將傘面張開定位，仍需藉著彈性體（5）、鎖固體（62）、頂桿（6）等構件的配合。請再參閱附件所示原告提供資料（二）下圖所示，原告將引證案之彈性體（5）、樞接點A如此接近傘骨（2）之外側端，而且固定環（11）與滑動環（41）上下貼接，撐骨（4）能將傘骨（2）拱起撐住？所以被告認為引證案之撐骨（4）與傘柄（l）之夾角超過90度即具傘面張開「定位」之功效，顯與事實不符。

２、被告認為引證案之彈性體（5）、鎖固體（62）及頂桿（6）等之設置係在使傘骨得以確實展開固定，不致無故收合，乃係一補強作法。關於該點亦與引證案之結構事實不符，蓋，就因引證案若無彈性體（5）、頂桿（6）及鎖固體（62）等之設置，傘面會有無故收合現象，所以引證案才需設置彈性體（5）、頂桿（6）及鎖固體（62）等，使傘骨得以確實展開固定（請參閱引證案創作說明（4）最後一段內容所述）。今被告自行引申聯想該等結構係一補強功能，顯有違法。

３、本案無引證案之彈性體、頂桿及鎖固體等定位元件，僅賴套環12頂緣延伸一上突栓120，使頂撐架30與套環12之相接點高於頂撐架外側端與傘骨之樞接點時，上突柱120會與主撐桿上方的固定座11相抵接，以將傘布拱住，達到不需定位元件即可將傘面張開定位之功效。所以，本案之套環12（即如引證案之滑動環41）與固定座11（即如引證案之固定環11）間在傘面拱往時具一上突柱120之長度距離，如此始能將傘面在張開後定位；反觀引證案，其固定環11與滑動環41間在傘面張開時係上下貼合（請參閱附件所示原告提供資料（二）上下比對圖所示），引證案若無彈性體（5）、頂桿（6）及鎖固體（62）等定位元件，傘面會無故收合。所以本案在套環12頂緣設置上突柱120之特徵結構，即可使傘面張開時定位，不需如引證案尚需仰賴彈性、鎖固體及頂桿等定位元件，除二者定位方式不同外，定位結構亦互異，且本案較引證案節省材料成本、組配成本。

㈣、換言之，引證案必須仰賴設置其傘頂之構件，才能達到所謂具遮陽避雨之功能。又引證案之傘頂構件係其獨立項申請專利範圍主要技術內容之一部份，基於專利範圍全要件之解釋及規定，引證案實施上之必要構件設置亦必須迎合其專利範圍內容，根本不能簡化。反觀，本案根本無需設置如引證案之傘頂構件即可達到具完整遮陽避雨之功能，顯具進步性、實用性。惟由上述說明已經非常清楚地顯示本案與引證案兩者間之構造及其實施之必要技術內容大不相同。其次，原告之關係企業受興鋁業股份有限公司於九十一年曾將本案之結構與引證案提交中國生產力中心作專利鑑定：

１、專利鑑定報告書中主要係在揭示本案與引證案結構實質不同，因此被告認為本案有違核准審定時所適用之專利法第九十八條第一項第二款之規定，顯有未洽。

２、被告認為鑑定機關亦認為「本案不須設立止擋滑動環下滑之上梢部份與引證案有實質相同」與其所認定之「兩案不需另設定位元位就可將傘張開定位之主要構造特徵、技術手段及功效均相同」之技術觀點並無不同乙節。原告說明如左：鑑定機關該段旨在說明本案與引證案皆係在改善習知傘具張開後需在滑動環下方設置一定位元件，以將滑動環定位止擋，亦即本案與引證案皆在改善習知同一缺失，惟此並非代表本案與引證案在改善同一習知缺失所採用之技術手段及結構即係相同，被告將本案與引證案所改良之標的、創作目的相同逕自引申為二者技術手段、構造特徵即係相同之說法顯有違誤。

３、鑑定機關言（請參閱鑑定書第五頁第14行所述）：「待鑑定物品（即本案）利用之方式、功能中不具有本專利（即引證案）利用彈性體露上頂撐傘面之方式、功能，且待鑑定物品（即本案）所達到之結果亦不如本專利（即引證案）之傘面確實被拉桿呈展開狀之結果，故本中心認為此部份兩者之均等不成立，故視為實質不相同。」，鑑定機關該項論述，旨在強調引證案利用彈性體向上頂撐傘面，能使傘面確實被拉撐展開，本案則無彈性體等，所以二者實質不相同。引證案在傘面張開後需藉彈性體等將傘布中央往上頂，始能將傘面定位，本案則藉套環12頂緣之上突柱120頂住固定座11，使頂撐架30將傘骨20拱住定位，藉此而不需任何定位元件，即可將傘面撐開定位，以本案無需任何定位元件即能將傘面張開定位，引證案則需仰賴彈性體、固定環、滑動環等始能將傘面張開定位，試問，如此相異之遠，何來近似？其次，請參閱附件所示原告提供資料（三）（四）所示，其中（三）係本案同時向美國申請發明專利之核准公告本，（四）係本案向美國申請發明專利時審查委員皆經審閱過濾之專利文件（以下簡稱參考案），其中由參考案第2A圖所述可知，其滑環（2）縱使上推至水平位置以上，仍需仰賴彈簧作水平束緊定位，只因其未在滑環21頂緣向上延伸如本案之上突柱。本案與參考案在傘具張開時滑環上滑至水平位置以上，美國審查委員皆未認定二者結構近似而核准本案，被告逕以該非關本案專利特徵（本案特徵係在滑環上方具一上突柱）來貶抑本案之創作性，令人費解。

㈤、綜觀上述，本案之特徵套環頂緣延伸一上突柱，使傘面張開時上突柱會與固定座抵接，使頂撐架將傘骨拱住定位；該等結構與引證案係藉彈性體、鎖固體及頂桿將傘布中央往上頂，使傘面張開時被支撐定位之技術手段完全不同，被告認為引證案彈性體、鎖固體及頂桿之設置僅在使定位效果更強化與事實不符，蓋，倘去除上述三個定位元件（即如附件所示原告提供資料（一）之下圖所示），則引證案之撐骨4毫無任何拱住之效果，傘面根本無法撐起定位。所以，引證案與本案達到傘面張開定位效果所採用之技術手段、結構特徵完全不同；再者，引證案說明書及圖式皆未揭露本案特徵部份（即滑環12頂緣具一上突柱120），被告逕以本案與引證案之滑環在傘面張開時同係超過90度位置該非關本案特徵部份便貶抑本案之創作性，顯有未當。況依最高行政法院六十八年度判字第四九九號判決意旨略以：「新型專利所應用之手段，縱令在原理上並非前所未有之創新，而係習用技術，若其空間型態係屬創新，並能產生某一新作用或增進該物品某種功效時，即符合新型專利之要件。」而被告前於他案答辯時亦認「以不同之構造，以期達到相同之目的與功效者，仍不失新穎性。若以不同之設計而產生更佳之特殊效果，則其價值更高。惟以不同之設計可達相同效果，即使無特殊效果之產生，亦不能否定其創作性與新穎性。」今本案與引證案二者在構造上之設計已截然不同，復更具組裝便捷、構件減省之功效，而被告竟以雙重標準審視本案，遽以駁回本案，實難令原告甘服。

二、被告主張之理由：

㈠、按「『有相同之新型』指申請新型專利時，已有相同之他件新型申請案存在，所指之他件新型申請案，雖係指其申請專利範圍之請求項所載新型而言。但當後申請案之新型雖未記載於先申請案之申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之說明書及圖式內時，基於先申請案在審定公告前，申請人尚得依核准審定時所適用之專利法第一百零五條準用第四十四條第一款規定，補充修正記載於申請專利範圍中，因此，在認定先申請案之新型是否為前揭條款所規定之『相同之新型』時，除考量其申請專利範圍外，凡在創作說明或圖式有記載之技術內容，亦包涵在內（一般稱該法條為擬制新穎性）」為被告所出版之「專利審查基準」第2-2-11頁所定，並非原告所指「界定兩新型之技術內容是否相同，應由兩新型之獨立項申請專利範圍內容界定」。

㈡、查本件原處分理由主要係以引證案之說明書及圖式與系爭案比較（括弧內為系爭案之構件），休閒傘張開時滑動環41（套環12）與撐骨 4（頂撐架30）相接點高於撐骨 4（頂撐架30）與傘骨2之樞接點，並使滑動環41（套環上突柱120）之頂端抵靠在固定環11（固定座11）之底端，即可將傘張開定位並將傘布拱住，達到不需另設定位元件就可將傘張開定位。兩案利用「滑動環41（套環12）與撐骨 4（頂撐架30）相接點高於撐骨4頂撐架30與傘骨2（傘骨20）之樞接點，不需另設定位元件就可將傘張開定位。」之主要構造特徵、技術手段及功效均相同，雖引證案未揭示系爭案之套環上另設突柱120，惟是否設有突柱並不能改變兩者均為令套環12（滑動環41）抵靠在固定座11（固定環11）之事實；另系爭案雖無引證案「傘柄頂端設一彈性體及一頂桿」，惟該構件係使傘確實展開固定，而不致無故收合，上述兩案細部構造不同，均無礙兩案主要構造特徵、技術手段及功效相同的事實，是系爭案不具新穎性，乃不爭之事實。原處分係以引證案之說明書及圖式已揭示系爭案之主要構造特徵、技術手段及功效，而認系爭案為「有相同之新型申請在先並經核准專利者」，與被告出版之「專利審查基準」第2-2-11頁所定之基準相符，原告對原處分「引證案與系爭案之主要構造特徵、技術手段及功效相同的事實」，並無任何辯詞，起訴理由爭執於兩案申請專利範圍不同，其比較之基礎與被告所出版之「專利審查基準」第2-2-11頁所定之基準已有不符。

㈢、起訴理由又指「系爭案之套環12頂緣直接一體延伸有上突柱 120，與引證案於傘柄上端在固定環11與滑動環41之間設止塊13，以作為滑動環上推的界限，該設止塊13係附加構造，兩案構造不同」；惟該細部構造之不同僅係引證案之滑動環41與止塊13組合形式，改為系爭案套環12頂緣直接一體延伸有上突柱 120，此為常識性之變更，彼此該等構件之相對位置不變，對傘具（括弧內為系爭案之構件）「張開時滑動環41（套環上突柱120）之頂端抵靠在固定環 11（固定座11）之底端，即可將傘張開定位並將傘布拱住，達到不另設定位元件就可將傘張開定位」之技術特徵及功效並無不同，兩案技術內容實質相同。至系爭案所謂「不需另加定位元件」即可將傘張開定位，該定位元件係指習用傘架設套環與主支撐架桿套接，而主支撐架桿上另設突出之彈性卡筍，以扣位套環，作為傘架張開定位，引證案亦無另加習用之定位元件，其於「傘柄頂端另設之彈性體5及頂桿6」係加強傘骨確實展開固定，而不致無故收合，亦即，當欲收合休閒傘時，比傘柄頂端未另設之彈性體及頂桿者，尚需另加大於彈性體彈力之力道，方可令傘收合，因此，引證案於「傘柄頂端另設之彈性體5及頂桿6」並非定位元件，不設該傘頂之構件，亦可達到不需另加定位元件即可將傘張開定位之功效，而不設該傘頂之構件，並非如起訴理由所指單純省略彈性體5及頂桿6，使鎖固體62抵靠在頂端之凹槽12及傘面整個下垂，而是必須同時省略固定環11頂端供容置彈性體5及頂桿6之部分及調整傘面，形成如習知傘面（如引證案第六、七圖之傘面），而具遮陽避雨功能，此為熟習該項技術者所能輕易完成者，引證案雖將傘頂之構件列為其申請專利範圍之必要構件，惟引證案創作說明及圖式所揭露「滑動環4與撐骨4相接點高於撐骨4與傘骨2之樞接點，不需另設定位元件就可將傘張開定位。」之另一構造特徵、技術手段及功效與系爭案相同，故系爭案係為「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不具新穎性。另附件十一之專利鑑定報告係以專利案之申請範圍為比較基礎，與專利案之擬制新穎性之判斷不同，併予陳明。

㈣、又所提鑑定報告。該鑑定報告指待鑑定物品要件「傘柄的頂端處設一凹槽，該凹槽可供套接一頂桿，該頂桿之上半部為螺紋段，以供傘面中心點穿套後，藉一鎖固體對應螺合固鎖」，與專利權案要件「傘柄的頂端處設一凹槽，該凹槽可供容設一彈性體及一頂桿，該頂桿係設立在彈性體的上端，又頂桿的頂端處延設一螺桿，以供傘面中心點穿套後，藉一鎖固體對應螺合固鎖」，因待鑑定物品構件中不具專利權案之彈性體構造，故鑑定兩者不相同。另鑑定說明中「雖待鑑定物品於不須設立止擋滑動環下滑之止梢部份與專利權案有實質相同之情況，惟因待鑑定物品利用之方式、功能中不具有本專利利用彈性體向上頂撐傘面之方式、功能，且待鑑定物品所達到之結果（因傘面被展開之最佳狀況呈現於滑動環上推使撐骨與傘柄之夾角呈九十度時）亦不如本專利之傘面確實被拉撐呈展開狀之結果，故視為實質不相同」。

㈤、按專利鑑定報告係就待鑑定物品是否與專利權案之申請專利範圍相同，所提出之報告，鑑定結論有「相同」、「實質相同」或「不相同」，而專利異議案係就異議理由及証據與系爭案申請專利範圍相較，就專利要件「技術揭露性」、「產業利用性」、「新穎性」或「進步性」作出結論，兩者立論之基礎及結論方式不同。本件待鑑定物品包含本異議事件之系爭案（第00000000號）「將滑動環上推並使撐骨與傘柄之夾角超過九十度後，藉由滑動環與固定環之相抵觸定位，即可將傘撐開定位並將傘面拱住，而該滑動環亦不致下滑，達到將休閒傘展開固定且不須設立止擋滑動環下滑之止梢」之構造及功效，該部分為待鑑定物品與系爭案相同之部分，亦即為系爭案之創作特徵「當休閒傘在張開狀態時，頂撐架與套環之相接點係高於頂撐架外側端與傘骨之樞接點，且套環頂緣延伸有一上突柱會與主撐桿上方的固定座抵接，以保持上述二接點之高、低設定位置，俾將休閒傘張開時只要將套環上移至頂點即可將傘撐開定位並將傘布拱住，達到不需另外加裝定位元件就可以將休閒傘張開定位，及操作方便的目的」；系爭案無待鑑定物品要件「傘柄的頂端處設一凹槽，該凹槽可供套接一頂桿，該頂桿的上半部為螺紋段，以供傘面中心點穿套後，藉一鎖固體對應螺合固鎖」之構造，此為待鑑定物品與系爭案不同之部分。鑑定說明中「待鑑定物品於不須設立止擋滑動環下滑之上梢部份與專利權案（00000000）有實質相同」，與本異議事件原處分「引證案（第00000000號）之說明書及圖式與系爭案比較（括弧內為系爭案之構件），休閒傘張開時滑動環41（套環12）與撐骨4（頂撐架30）相接點高於撐骨4（頂撐架30）與金骨2（傘骨20）之樞接點，並使滑動環41（套環上突柱120）之頂端抵靠在固定環11（固定座11）之底端，即可將傘張開定位並將傘布拱住，達到不需另設定位元件就可將傘張開定位。兩案利用滑動環41（套環12）與撐骨4（頂撐架30）相接點高於撐骨4（頂撐架30）與傘骨2（傘骨20）之樞接點，不需另設定位元件就可將傘張開定位之主要構造特徵、技術手段及功效均相同之技術觀點並無不同；另鑑定說明中待鑑定物品利用之方式、功能中不具有本專利利用彈性體向上頂撐傘面之方式、功能，且待鑑定物品所達到之結果（因傘面被展開之最佳狀況呈現於滑動環上推使撐骨與傘柄之夾角呈九十度時）亦不如本專利之傘面「確實被拉撐呈展開狀」之結果，此即說明，專利權案（引證案00000000）利用彈性體向上頂撐傘面，使傘面確實被拉撐呈展開狀之結果，較待鑑定物品為佳，與本異議事件原處分「系爭案雖無引證案『傘柄頂端設一彈性體及一頂桿』，惟該構件係使傘確實展開固定，而不致無故收合」之技術觀點一致。

㈥、綜上，本件專利鑑定報告中，待鑑定物品與系爭案相同之部分，即為系爭案之創作特徵，鑑定說明中「待鑑定物品於不須設立止擋滑動環下滑之上梢部份（即為系爭案之創作特徵）與專利權案有實質相同」，與本異議事件原處分「兩案利用『滑動環41（套環12）與撐骨4（頂撐架30）相接點高於撐骨4（頂撐架30）與傘骨2（傘骨20）之樞接點，不需另設定位元件就可將傘張開定位』之主要構造特徵、技術手段及功效均相同」之技術觀點並無不同。本異議事件原處分「系爭案雖無引證案『傘柄頂端設一彈性體及一頂桿』，惟該構件係使傘確實展開固定，而不致無故收合之技術觀點，亦與鑑定說明中「待鑑定物品利用之方式、功能中不具有本專利利用彈性體向上頂撐傘面之方式、功能，且待鑑定物品所達到之結果（因傘面被展開之最佳狀況呈現於滑動環上推使撐骨與傘柄之夾角呈九十度時）亦不如本專利之傘面『確實被拉撐呈展開狀』之結果」一致。以上就專利鑑定報告表示意見，亦請一併參酌。

理由

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所明定。惟如有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第九十八條第一項第二款所明定。而所謂「相同新型」者，除考量其申請專利範圍外，凡在創作說明或圖式有記載之技術內容，亦包涵在內。

二、經查，原告恩姿寧企業有限公司前於八十七年九月八日以「休閒傘之張開定位結構」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人乙○○以其違反核准審定時專利法第九十八條第一項第二款及第一○五條準用第二十七條之情事，檢具異議證據即證據三為八十七年五月七日申請，八十七年九月二十一日審定公告之第00000000號「休閒傘結構㈠」新型專利為引證案，證據四為系爭案與引證案之圖式比對，對之提起異議，案經被告審查，於九十一年九月十一日以（九一）智專三（一）○二○一七字第○九一八九○○二○九七號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利。」之處分。原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：本案之特徵套環頂緣延伸一上突柱，使傘面張開時上突柱會與固定座抵接，使頂撐架將傘骨拱住定位；該等結構與引證案係藉彈性體、鎖固體及頂桿將傘布中央往上頂，使傘面張開時被支撐定位之技術手段完全不同，被告認為引證案彈性體、鎖固體及頂桿之設置僅在使定位效果更強化與事實不符，蓋，倘去除上述三個定位元件，則引證案之撐骨4毫無任何拱住之效果，傘面根本無法撐起定位。因此引證案與本案達到傘面張開定位效果所採用之技術手段、結構特徵完全不同；再者，引證案說明書及圖式皆未揭露本案特徵部份（即滑環12頂緣具一上突柱120），被告逕以本案與引證案之滑環在傘面張開時同係超過90度位置該非關本案特徵部份便貶抑本案之創作性，顯有未當。又本案根本無需設置如引證案之傘頂構件即可達到具完整遮陽避雨之功能，顯具進步性、實用性。且原告所提專利鑑定報告書以本案結構與引證案實質不同，被告認為本案有違核准審定時所適用之專利法第九十八條第一項第二款之規定，顯有未洽云云。

三、本院判斷如下：

㈠、按新型專利申請前如有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者仍不得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第九十八條第一項第二款所明定。而所謂「相同新型」者，除考量其申請專利範圍外，凡在創作說明或圖式有記載之技術內容，亦包涵在內。此依核准審定時所適用之專利法第一百零五條準用第四十四條第一款：先申請案在審定公告前，申請人尚得補充修正記載於申請專利範圍中之規定，可推論得上開結論，被告所出版之「專利審查基準」第2-2-11頁亦有相同之記載，自堪採酌。基上說明『有相同之新型』指申請新型專利時，已有相同之他件新型申請案存在，所指之他件新型申請案，雖係指其申請專利範圍之請求項所載新型而言。但當後申請案之新型雖未記載於先申請案之申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之說明書及圖式內時，凡已揭露於先申請案之說明書及圖式之新型，於判斷是否相同新型時，亦包涵在內，原告所指「界定兩新型之技術內容是否相同，應由兩新型之獨立項申請專利範圍內容界定」顯係誤解。又本件本件係判斷系爭專利有無違反系爭專利核准審定時專利法第九十八條第一項第二款規定，即係判斷專利要件之新穎性問題，另據以異議專利並非未經公告之新型專利，應與「擬制新穎性」無涉，併予指明。是本件兩造爭執之要點為：系爭專利案是否具新穎性？

㈡、系爭專利範圍係：「一種休閒傘之張開定位結構，包括有：一主支撐桿，上方固接有一固定座，下方套接有一能夠上下滑動之套環；固定座周側樞接有呈放射狀排列之傘骨，可以固定座為支點作上下擺動，且在傘骨上佈置有遮陽擋雨之傘布；以及在每一傘骨中間部位與套環之間樞接有頂撐架，俾可藉由套環之上下位移將休閒傘向上張開及向下收合；其特徵在於：當休閒傘在張開狀態時，頂撐架與套環之相接點係高於頂撐架外側端與傘管之樞接點，且套環頂緣延伸有一上突柱會與主支撐桿上方之固定座相抵接，以保持上述二接點之高、低設定位置，俾將休閒傘張開時只要將套環上移至頂點即可將傘撐開定位並將傘布拱住，達到不需要另外加裝定位元件就可以將休閒傘張開定位，且又操作方便之目的」。

㈢、參加人所提之異議證據即證據三為八十七年五月七日申請，八十七年九月二十一日審定公告之第00000000號「休閒傘結構 (一)」新型專利案即引證案，證據四為系爭案與引證案之圖式比對。引證案所申請之專利範圍係：「於傘柄上端處固設一固定環，該固定環上並樞接有數多傘骨，且每一傘骨之末端皆與傘面邊緣組立固設，繼在每一傘管之中間段落處樞設一撐骨，撐骨之一端係與一圈套在傘柄上之滑動環樞接連設。

㈣、玆依引證案之說明書及圖式記載與系爭案比較（括弧內為系爭案之構件），休閒傘張開時滑動環41（套環12）與撐骨4（頂撐架30）相接點高於撐骨4（頂撐架30）與傘骨2之樞接點，並使滑動環41（套環上突柱120）之頂端抵靠在固定環11（固定座11）之底端，即可將傘張開定位並將傘布拱住，達到不需另設定位元件就可將傘張開定位。兩案利用「滑動環41（套環12）與撐骨4（頂撐架30）相接點高於撐骨4頂撐架30與傘骨2（傘骨20）之樞接點，不需另設定位元件就可將傘張開定位。亦即引證案與系爭案之主要構造及技術特徵均在利用滑動環 (套環)與撐骨 (頂撐架)相接點高於撐骨 (頂撐架)與傘骨 (傘骨)之樞接點，不需另設定位元件就可將傘張開定位。系爭案在套環頂緣延伸有一上突柱會與主撐桿上方的固定座抵接，而具有高度加高之功能，以保持上述二接點之高、低設定位置；而引證案包含兩個實施例 (第三圖、第五圖)，彼此之固定環與滑動環間有高度差，乃係撐骨與傘骨樞接點之位置不同 (第三圖之樞接點靠傘柄外側，第五圖較大傘之樞接點靠傘柄內側)，因此，固定環 (固定座)與滑動環 (套環)間具有之高度，將視撐骨 (頂撐架)與傘骨 (傘骨)樞接點之位置而定，主要在於令滑動環 (套環)抵靠在固定環 (固定座)，保持滑動環 (套環)與撐骨 (頂撐架)相接點，高於撐骨 (頂撐架)與傘骨 (傘骨)之樞接點之設定位置；二者主要構造特徵、技術手段及功效均相同，原處分認系爭專利不具新穎性，並無不合。原處分係以引證案之說明書及圖式已揭示系爭案之主要構造特徵、技術手段及功效，而認系爭案為「有相同之新型申請在先並經核准專利者」，原告僅爭執於兩案申請專利範圍不同，殊不可採。

㈤、另查，引證案之滑動環上雖未另設上突柱，惟依引證案說明書第五頁及第六頁及第五圖所揭露於傘柄上端在固定環與滑動環之間設止塊，以作為滑動環上推的界限，該止塊使滑動環抵靠在固定環兩者具有高度加高之功能，並使滑動環與固定環兩者環座上供撐骨與傘骨樞接之夾角約為二十度，此與系爭案之套環上另設上突柱，使樞設在套環上之頂撐架與樞設在固定座上之傘骨兩者間所構成夾角約二十度，二者之構造技術特徵相同，且兩者可確實抵靠固定座之底端，使傘布達最大且穩固之張撐之功效亦相同；引證案未揭示系爭案之套環上另設突柱120，惟是否設有突柱並不能改變兩者均為令套環12（滑動環41）抵靠在固定座11（固定環11）之事實；原告主張：「系爭案之套環12頂緣直接一體延伸有上突柱120，與引證案於傘柄上端在固定環11與滑動環41之間設止塊13，以作為滑動環上推的界限，該設止塊13係附加構造，兩案構造不同」；惟該細部構造之不同僅係引證案之滑動環41與止塊13組合形式，改為系爭案套環12頂緣直接一體延伸有上突柱120，此為常識性之變更，彼此該等構件之相對位置不變，對傘具（括弧內為系爭案之構件）「張開時滑動環41（套環上突柱120）之頂端抵靠在固定環11（固定座11）之底端，即可將傘張開定位並將傘布拱住，達到不另設定位元件就可將傘張開定位」之技術特徵及功效並無不同，兩案技術內容實質相同。

㈥、原告雖起訴稱：系爭案所謂「不需另加定位元件」即可將傘張開定位，該定位元件係指習用傘架設套環與主支撐架桿套接，而主支撐架桿上另設突出之彈性卡筍，以扣位套環，作為傘架張開定位，該定位元件即與引證案不同云云，惟查，引證案亦無另加習用之定位元件，其於「傘柄頂端另設之彈性體5及頂桿6」係加強傘骨確實展開固定，而不致無故收合，亦即，當欲收合休閒傘時，比傘柄頂端未另設之彈性體及頂桿者，尚需另加大於彈性體彈力之力道，方可令傘收合，因此，引證案於「傘柄頂端另設之彈性體5及頂桿6」並非定位元件，不設該傘頂之構件，亦可達到不需另加定位元件即可將傘張開定位之功效，而若如系爭案不設該傘頂之構件則必須同時省略固定環11頂端供容置彈性體5及頂桿6之部分及調整傘面，形成如引證案所要改進之習知技術傘面（如引證案第六、七圖之傘面），系爭案更難謂具新穎性。引證案創作說明及圖式既已揭露「滑動環4與撐骨4相接點高於撐骨4與傘骨2之樞接點，不需另設定位元件就可將傘張開定位。」之構造特徵、技術手段及功效與系爭案相同，故系爭案係為「有相同之新型申請在先並經核准專利者」，不具新穎性。不因引證案雖將傘頂之構件列為其申請專利範圍之必要構件而有不同。

㈦、原告雖又提出附件十一中國生產力中心之專利鑑定報告，該鑑定報告指：「待鑑定物品要件「傘柄的頂端處設一凹槽，該凹槽可供套接一頂桿，該頂桿之上半部為螺紋段，以供傘面中心點穿套後，藉一鎖固體對應螺合固鎖」，與專利權案要件「傘柄的頂端處設一凹槽，該凹槽可供容設一彈性體及一頂桿，該頂桿係設立在彈性體的上端，又頂桿的頂端處延設一螺桿，以供傘面中心點穿套後，藉一鎖固體對應螺合固鎖」，因待鑑定物品構件中不具專利權案之彈性體構造，故鑑定兩者不相同。另鑑定說明中「雖待鑑定物品於不須設立止擋滑動環下滑之止梢部份與專利權案有實質相同之情況，惟因待鑑定物品利用之方式、功能中不具有本專利利用彈性體向上頂撐傘面之方式、功能，且待鑑定物品所達到之結果（因傘面被展開之最佳狀況呈現於滑動環上推使撐骨與傘柄之夾角呈九十度時）亦不如本專利之傘面確實被拉撐呈展開狀之結果，故視為實質不相同」，原告乃據以主張系爭專利具新穎性云云。

㈧、惟查，該鑑定報告係專利侵害鑑定報告，係就待鑑定物品是否與專利權案之申請專利範圍相同專利案之申請範圍為比較基礎，其比較方法係全要件逐項比對為原則，於逐項比對所有要件確定沒有文義侵權後，佐以置換可能性及置換容易性之均等概念加以判斷，故其鑑定結論有「相同」（逐項全要件比對）、「實質相同」（均等概念）或「不相同」與專利異議案係就異議理由及証據與系爭案申請專利範圍相較，就專利要件、「產業利用性」、「新穎性」、「進步性」或「技術揭露性」作出結論，其中就新型專利案新穎性之判斷之範圍除包括申請專利範圍外，凡已揭露於先申請案之說明書及圖式之新型均應列入考量。是原告所提鑑定報告不足作為推翻原處分之證據。

㈨、退萬步言，縱認鑑定報告可採，在鑑定報告中謂：待鑑定物品與系爭案相同之部分，即為系爭案之創作特徵，鑑定說明中「待鑑定物品於不須設立止擋滑動環下滑之上梢部份（即為系爭案之創作特徵）與專利權案有實質相同」，與本異議事件原處分「兩案利用『滑動環41（套環12）與撐骨4（頂撐架30）相接點高於撐骨4（頂撐架30）與傘骨2（傘骨20）之樞接點，不需另設定位元件就可將傘張開定位』之主要構造特徵、技術手段及功效均相同」之技術觀點並無不同。本件原處分「系爭案雖無引證案『傘柄頂端設一彈性體及一頂桿』，惟該構件係使傘確實展開固定，而不致無故收合之技術觀點，亦與鑑定說明中「待鑑定物品利用之方式、功能中不具有本專利利用彈性體向上頂撐傘面之方式、功能，且待鑑定物品所達到之結果（因傘面被展開之最佳狀況呈現於滑動環上推使撐骨與傘柄之夾角呈九十度時）亦不如本專利之傘面『確實被拉撐呈展開狀』之結果」一致，反成為原處分判斷在技術方面之佐證，附此敘明。

四、從而，被告依首揭規定，所為異議成立，應不予專利處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。本件原告之訴為無理由，應予駁回。本件系爭專利不具新穎性事證已明，兩造就有關進步性之陳述，與本件判決結果無涉，爰無再一一審究之必要。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 五 庭審 判 長 法 官 張瓊文