臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第六○一號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第六○一號

原告

弘錩企業股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

俞昌瑋律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

美商美國運動產品公司

代表人

乙○○○○○（執行副總裁）

訴訟代理人

楊鴻基律師

　　　　　　　　邱麗英律師（兼送達代收人）

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十二月九日經訴字第

○九一○六一二九三○○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加

訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國八十六年二月四日以「AVA設計圖」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條第二十五類之休閒服裝、運動裝、鞋子、涼鞋、拖鞋、布鞋及球鞋等商品，向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經審查准列為註冊第七九八九五○號商標，嗣參加人以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定，對之申請評定，經被告以九十一年九月三十日（九一）智商○三○二字第九一○○八一三五四號發文之中台評字第九一○○○五號評定書為系爭商標註冊應為無效之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五類之商品，有否商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標，而構成註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之違反？

㈠原告主張之理由：

⒈商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，固為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所明定。而商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法施行細則第十五條第一項所明文規定，倘若兩商標圖樣之寓目印象明確，以一般消費者施以普通之注意，不致因其一商標之存在而聯想至另一商標，而發生不能辨別或有混同誤認之虞者，即無近似可言。苟兩造商標無混同之意圖，而依消費者之認知程度或消費者習性亦無混同之可能性時，兩商標皆各具其識別性，自無從發生近似之問題。

⒉查系爭商標圖樣係由一黑色長方形中置反白之外文「AVA」 所構成，而據以評定之註冊第一五九四一六號及註冊第四○七七一二號「AVIA」商標（下稱據爭商標，如附圖二）僅單純以外文為商標之純文字商標，無任何圖形設計，兩者構圖設計之意匠並不相同，雖兩者之外文部分有相同之字母，惟前者有長方型黑底設計足資區別，在觀念上「AVA」與「AVIA」兩者均無特定之文義，讀音亦不相同，以類似商標作為表彰商品來源之識別作用，係源自於其字母之外觀設計，難謂只要有相同之二、三字母相同而不論其外觀為何即有使人產生混淆，兩者之圖樣設計外觀不同，且原告實際實用時均與圖形商標或與另一商標「AVALANCHEI」同時使用，而成不同型態，異時異地隔離觀察尚難謂有使人產生混淆誤認之虞，應非屬近似之商標。

⒊另查據爭商標在台灣雖業經註冊二十年，惟迄今參加人並沒有任何據爭商標之商品在台灣市面銷售，參加人申請評定時所附之附件一、五、六為世界各地註冊情形及註冊證，附件七為法人地位證明書，附件四為答辯人型錄，附件二為參加人在亞洲其他地區之訂單，附件三為參加人在國外之型錄，均不能證明參加人在台灣地區曾經使用據爭商標之事實。反之，原告自取得本件商標專用權之後，即大量投入資金廣告促銷，在台灣各主要雜誌廣告宣傳，僅八十七年九月至十一月三個月內廣告費用即達新台幣（下同）四十五萬元左右，此有統一發票及各雜誌所刊登廣告影本可佐，另印製精美彩色產品型錄，以達廣告促銷效果，使用迄今已五年有餘，年營業額近億元，況原告因信賴商標登記制度，除已投入大量資金設廠生產外，數年來亦已投入數百萬之資金從事品牌宣傳廣告，系爭商標之登山鞋、休閒鞋在業界已占有一席之地，亦頗有知名度，系爭商標若遭評定為無效，對原告之生機將造成極大的打擊，數千萬元的投資及五年來的努力均將成為泡湯。

㈡被告主張之理由：商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所明定。而商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法施行細則第十五條第一項所明定。查系爭商標圖樣外文「AVA」，與據爭商標圖樣外文「AVIA」相較，二者均有排列次序相同之字母A、V、A，僅中間字母「I」有無之別，於異時異地隔離觀察之際，在外觀上有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。又前者所指定使用之毛衣、襯衫、Ｔ恤、西服、童裝、套裝、鞋子等商品，與後者所指定使用之衣服、球鞋等商品，核屬相同或類似，自有前揭法條規定之適用。至原告指稱於國內市場未見據爭商標使用乙節，經核該二據爭商標分別業經被告核准延展註冊至九十七年七月十五日、一百年九月十五日，自有拘束他人以相同或近似之圖樣指定使用於同一商品或類似商品申請註冊之效力，況有無使用係屬另案問題非本案所能論究。

㈢參加人主張之理由：

⒈商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所明定。所謂近似，依行政院核定之商標近似審查基準規定「商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似商標」、「商標圖樣之外文相同、排列各異，或僅少數字母不同，而外觀相似，有混同誤認之虞者，為外觀近似」。又判斷兩商標是否近似，「應就各商標之主要部分隔離觀察，以辨其是否足以引起混同誤認之虞」，有最高行政法院四十八年判字第八十一號判例可資參照。就各商標之外觀部分，原告稱系爭商標圖案，係由一黑色長方形中置反白之外文「AVA」所構成，據爭商標則單純以外文為商標，無任何圖形設計，兩者構圖設計之意匠並不相同等等。惟查，系爭商標長方形黑底反白構圖之設計性甚低，黑色底部並非顯著，仍係由白色外文構成該商標之主要部分，加以原告僅將據爭商標之「I」字母去掉而成系爭商標，各商標之字母間均緊密銜接，在外觀上不易分辨，且系爭商標於實際使用時，將「AVA」以明顯字樣標示於型錄上或鞋子之鞋舌或鞋扣環上，與據爭商標之使用方式極為近似，極易導致消費者混淆誤認，是依前述商標近似審查基準及行政法院判例，系爭商標應構成近似。

⒉又原告強調系爭商標實際實用時均與圖形商標或另一商標「AVALANCHEI」同時使用，異時異地隔離觀察尚難謂有使人產生混淆誤認之虞等語，惟其他商標非系爭商標之一部，並非本案判斷近似與否所應審酌之範圍。況原告既以「AVA 設計圖」取得商標之註冊，便得將系爭商標單獨使用於其所指定之商品，該等商品流通於市場之後，自有引起消費者混同誤認之虞。次就兩商標之讀音而言，系爭商標與據爭商標之讀音分別為「阿夫阿」及「阿微阿」，於連貫唱呼之際，二者差別極小，因此亦構成讀音近似，故原告稱兩者讀音不同亦不足採。至於原告指稱於國內市場未見據以評定商標使用云云，與商標近似與否之判斷並無關聯，非本案所能論究。由於系爭商標與據爭商標近似，使消費者產生混淆，參加人因此損失鉅額商業利益，檢具相關資料向被告提出評定申請。被告於審查後，亦以系爭商標於外觀及讀音上有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，且兩者指定使用之商品，亦係相同或類似，而有系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之適用，爰為系爭商標註冊無效之評定。被告所據以評定無效之理由，與參加人前述理由相同，應認原告之系爭商標確已構成近似，被告無效之評定為有理由。

理由

一、按商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊，為現行商標法第五十條所明定。同法第五十二條規定，評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。本件被評定之註冊第00000000號商標係於八十七年三月十六日核准註冊，其商標之評定應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法，合先敘明。

二、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所明定。而衡酌兩商標是否近似，應以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之。系爭商標圖樣係由長方形之黑色為底，中置反白之外文「AVA」所組成，而據爭之註冊第四Ｏ七七一二號「AVIA」商標、第一五九四一六號「AVIA」商標圖樣則係由單純外文「AVIA」所構成，兩者相較，系爭商標與據爭商標均有排列次序相同之字母「A」、「V」、「A」，僅中間字母「I」有無之別，異時異地隔離觀察，在外觀有使人產生混同誤認之虞，應屬近似商標。且系爭商標與據爭商標是否近似，係以註冊之商標圖樣作為比對依據，與原告實際使用時是否與圖形商標或與另一商標「AVALANCHEI」合併使用無關，尚不能以原告實際使用時與均與圖形商標或與另一商標「AVALANCHEI」同時使用，而成不同型態，即將該實際使用情形作為是否近似系爭商標之比對論據。原告主張系爭商標與據爭商標，異時異地隔離觀察尚難謂有使人產生混淆誤認之虞，應非屬近似之商標一節，尚非可採。再按判斷商標近似與否，其是否具知名度，並非所問（最高行政法院九十一年度判字第一七五八號判決參照），因此原告主張其自取得本件商標專用權之後，即大量投入資金廣告促銷，在台灣各主要雜誌廣告宣傳，已投入大量資金設廠生產外，數年來亦已投入數百萬之資金從事品牌宣傳廣告，系爭商標之登山鞋、休閒鞋在業界已占有一席之地，亦頗有知名度部分，仍不能為其有利之判斷。

三、又系爭商標指定使用於毛衣、襯衫、西服、童裝及鞋子等商品，與據爭之註冊第四Ｏ七七一二號「AVIA」商標指定使用於衣服，以及據爭之第一五九四一六號「AVIA」商標則指定使用於各種靴鞋、運動鞋、球鞋等商品，核屬同一或類似商品，系爭商標之註冊自有違註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定。至原告主張系爭商標未在台灣地區曾經使用部分。經查，參加人於審理時已提出九十二年七、八、九月及九十三年二、三、四月據爭商標於雜誌刊登廣告之使用證據。且據爭商標有無使用係屬得否另案申請廢止其註冊問題，該二據爭商標分別經被告核准延展註冊至九十七年七月十五日、一百年九月十五日，據爭商標現仍在核准延展註冊之專用期限內，在未經廢止其註冊前，自有拘束他人以相同或近似之圖樣指定使用於同一商品或類似商品申請註冊之效力，因此，原告此部分主張，尚不影響判斷之結果，併此敍明。

四、綜上所述，原處分以系爭商標註冊應為無效之處分，於法核無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭