臺北高等行政法院高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第二七二七號｜法律人

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第二七二七號原　　　告　益萊工業股份有限公司代　表　人　甲○○董事長訴訟代理人　戊○○ 丁○○專利代被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　蔡練生（局長）訴訟代理人　丙○○ 參　加　人　東瑩交通工業有限公司代　表　人　乙○○董事長訴訟代理人　劉法正律師複代理人　洪燕媺律師訴訟代理人　楊祺雄律師右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十二年四月十七日經訴字第 ○九二○六二○八三一○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）八十八年四月二十二日以「a & device」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十二類之汽、機車零組件、汽門、活塞、軸承、曲軸、連桿、汽缸、離合器、汽缸套等商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第八九八七二六號商標（以下簡稱系爭商標，如附圖一）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第三十七條第八、十款之規定，對之提起異議，並檢具歐洲聯盟（以下簡稱歐盟）委員會第83/478/EEC號法律中所規定之石綿警告標誌「a & device」之構圖（如附圖二）為證據。經被告審查，認系爭商標有違其異議審定時商標法（以下簡稱商標法）第三十七條第十款之規定，而以九十一年十二月二十六日中台異字第八九○九七○號商標異議審定書為異議成立之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。貳、兩造聲明：一、原告聲明：求為判決訴願決定及原處分均撤銷。二、被告聲明：求為判決如主文所示。叁、兩造爭點：系爭商標指定使用於汽機車零組件等商品，是否與所指定商品本身內容、成份之說明有密切關係，而有無違反商標法第三十七條第十款之規定？一、原告陳述：１、「商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊」，固為商標法第三十七條第十款前段所明定。惟所謂「商品本身說明」，須以普通直接而明顯之描述方法表示其所表彰商品之名稱、形狀、品質、功用或其他說明，若非直接而明顯之描述，則縱使商標所含文義、圖形隱有自我標榜之意味，仍非普通之表示，改制前行政法院六十八年判字第二六三號判決著有明釋。２、系爭商標之商標圖樣「a & device」，與歐盟國家所使用之石綿警告標誌「a & device」，二者於構圖意匠上南轅北轍，且非為相同或近似之圖樣，故將二者隔離觀察絕無引起混同誤認之虞。茲將理由詳述如下： ⑴、由歐盟委員會第83/478/EEC號法律中所規定之石綿警告標誌「a & device」之圖樣觀之，該標誌分為二部分：①、上半部：為黑底反白設計之小寫外文「a」。 ②、下半部：由上而下分別標示有「WARNING CONTAINS ASBESTOS」、「Breath- ing asbestos dust is dangerous to health」、「Follow safety instructi- ons」之外文警語，而該等警語之中文涵義分別為「警告含石綿」、「吸入石綿會危及健康」、「請遵守安全指示」。並且，歐盟對該警告標誌亦有下列制式規格之規定：①、標誌之總高度為50mm，總寬度為25mm。②、標誌之上半部須占總高度之百分之四十即20mm。③、標誌之下半部須占總高度之百分之六十即30mm。 ④、產品如含青石綿，則標誌內「含石綿」之字樣應改為「含青石綿＼青色石綿」。⑤、如果標誌直接印在產品上，則應使用與底色相對比的單色印刷。以上所述相關規定，有歐盟委員會第83/478/EEC號法律與歐盟官方一九八三、○九、二四公報及第83/478/EEC號法律第三條中文翻譯證明書、一九八三、○九、二四歐盟官方公報NoL二六三/三三至二六三/三六全文翻譯、HSE書局L27ru6影本及中文翻譯資料可稽。 ⑵、按系爭商標圖樣僅包含小寫之外文「a」，而外文「a」係表示原告所生產之產品品質優良之意。因此，由系爭商標之設計意匠觀之，系爭商標之商標圖樣旨在表彰原告之商譽及產品品質優良。 ⑶、綜前所言，歐盟國家對所謂之石綿警告標誌「a & device」不論係顏色、標誌規格、標示方法等方面，均有嚴格及一致之規定，而凡在歐盟國家銷售含有石綿之產品，均需按其規定在產品上標示同一規格、外觀之警告標誌；再者，經醫學證明石綿為致癌物，因此歐盟為保護消費者之健康及消費權益，遂強制規定要在產品上標示統一規格之警告標誌，然因健康問題早已為全球共同之風潮，因此標示含有石綿成分之產品，通常均會被視為是次級品，或是在銷售價格上無法提昇，如此一來，不僅嚴重影響到企業之商譽，對企業之獲利亦有負面影響，因此，凡為永續經營之優良企業，莫不積極早日停止使用石綿，以提升商譽及商品品質，而原告向來以製造高品質產品著稱，且歐盟市場為原告主要之外銷市場之一，因此，原告早已在十餘年前即以「非石綿」成分替代石綿之使用，出口歐盟市場，故在此種情形下，原告焉有使用與石綿警告標誌相同或近似之商標圖樣，以打擊自身公司商譽之理。 ⑷、石綿警告標誌係由外文「a」及外文警語共同組成之標誌圖樣，換言之，該標誌包含兩個主要部分：外文「a」及外文警語；但系爭商標之商標圖樣僅由外文「a 」組成。因此就二者相較，前者之外文「a」必須配合外文警語共同使用，才為所謂之石綿警告標誌，此為歐盟國家所規定之統一規格；而系爭商標圖樣內之外文「a」，其下並未列有任何外文警語，並且，原告在使用系爭商標圖樣時，都會與原告之英文公司名稱「CADA INDUSTRIAL CO., LTD」及（或）外文「ERIST- IC」聯合使用。因此，雖然二者之圖樣內皆有外文「a」，但因其等之構圖意匠南轅北轍，且實際使用態樣亦大相逕庭，因此絕無引起混同之虞，且二者非為相同或近似之圖樣。３、以外文「a」為商標圖樣一部分而申請商標註冊者，無論在國內或歐盟國家，均為常見之情形，因此，被告認為系爭商標圖樣上之「a」圖形為商品之相關說明文字，實屬重大違誤。茲將理由詳述如下： ⑴、以外文「a」為商標之一部分而申請商標註冊，經被告核准註冊，目前仍在專用權之有效期間者，如註冊第二七三八八號「西北牌」、第五九二五九四號「A 設計圖」、第六○○三四三號「A DEVICE」、第四二一○五八號「威樂 A」、第一九二二二七號「A DEVICE」、第八九七三三二號「艾美特及A 設計圖」、第六七六六七一號「山木A 及圖」、第四七六三九一號「鏘盟及圖」、第一六一四七○ 號「A 安」、第九四○三九九號「三A牌」、第九四三七三八號「A Logo 」、第七七五四四三號「滴禧 A及DC設計圖」、第七○五五七○號「A Device」、第三九六五八一號「專藝及圖」、第二四一四二六號「輝煌天 9-2-A」、第八○○八四九號「A坦」、第二○○四○八號「A DEVICE」、第二五六六二八號「安良及A 圖」、第二九五二六○號「A Logo」、第一一四○一四號「必安住-A標紙」、第五一八○五六號「大舟及圖」等商標，此有該等商標之公告資料影本乙份可稽。由此足證，外文「a」為具有顯著性之商標圖樣，而不為商品之直接說明，因此，被告竟認為系爭商標之「a」圖形為商品之相關說明文字，顯有重大違誤。 ⑵、以外文「a」為商標＼標章圖樣之一部分向歐盟申請商標＼標章註冊，經歐盟核准註冊，目前仍在公告期間或已取得專用權之商標有：註冊號數第000000 000號「a DESIGN」、註冊號數第000000000號「a/d/s」、申請號數第000000000號「A」、申請號數第000000000號「A」及註冊號數第000000000號「ASTESTOS MANAGER」（即「石綿經理」之意）等商標＼標章，此有「OAMI-ONLINE-Community Trade Mark Consultation Ser- vice」資料影本乙份可稽，尤其是註冊號數第000000000號「a DESIGN 」商標，該商標圖樣之主要部分即為小寫之外文「a」，而歐盟國家並未因此認定該商標圖樣與歐盟之石綿警告標誌相同或近似，反而進而認為該商標圖樣具有顯著性，准其註冊在案。由此足證，就算石綿警告標誌在歐盟曾為通用之標誌（自從歐盟全面禁用石綿成分後，石綿警告標誌在歐盟就無再使用之必要），但外文「a」依舊被歐盟視為係有顯著性之商標圖樣，而不為商品之直接說明，實至明灼（因為所謂「石綿警告標誌」係由外文「a」及外文警語共同組成之標誌圖樣，所以單純之外文「a」當然不足以堪稱為「石綿警告標誌」，而應為有顯著性之商標圖樣）。 ⑶、由此可證，外文「a」無論在國內或歐盟國家，均被視為具有顯著性之商標＼標章圖樣，且廣被使用在商標＼標章圖樣中，因此，被告以系爭商標圖樣與歐盟之石綿警告標誌近似，因而認為系爭商標有商標法第三十七條第十款之適用，實屬重大違誤，且該違誤認知又與國內或歐盟國家之商標＼標章實際註冊情形相悖。爰此，系爭商標絕無商標法第三十七條第十款規定之適用，要無疑義。４、被告及訴願決定機關未善盡調查證據之義務，即主觀認定系爭商標之指定商品通常有添加或含有石綿成分，並以之認為系爭商標有商標法第三十七條第十款之適用，核該等認事用法顯屬違背法令： ⑴、依行政訴訟法第一百三十六條準用民事訴訟法第二百七十七條規定，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。因此，依前揭法條意旨，被告如果主張「系爭商標指定使用之商品，通常有添加或含有石綿成份之可能，因此客觀上難謂與該商標所指定商品本身內容、成份之說明無密切關聯」，被告就有義務提出具體、客觀之證據，證明系爭商標所指定商品確含有石綿成分，而非僅憑臆測或推論就認定有石綿成分，如此始符合前揭法條之立法意旨。 ⑵、於歐盟國家未全面禁用石綿成分以前，台灣製造外銷至歐盟國家之商品中如含有石綿，的確須於該商品上印製石綿警示標示，然歐盟自西元一九九一年起，即發布命令公告會員國應逐步禁止於任何商品中添加石綿，各會員國須於西元一九九一年至西元二○○四年間正式立法禁用石綿，此有相關資料可稽。而如前所言，原告向以製造高品質產品著稱，因此，原告早在十餘年前即以「非石綿」成分替代石綿之使用，然被告未善盡舉證責任，即逕自認定原告之產品通常含有石綿成分，顯與事實相悖；以及，被告謂「一般產製活塞、火星塞、連桿等商品之業者，為提昇其產品本身防火、防蝕等功能，於無其他替代品或基於成本考量之情況下，通常有添加或含有石綿成分之可能」，然被告同樣未善盡調查證據之責任，並未向該等商品之製造業者或工會詢問「前述商品之原料成分是否含有石綿」、「國內業者外銷歐盟國家之產品是否含有石綿」、「現在是否有石綿之替代品」等問題，換言之，被告並未善盡責任去調查前述商品之產業狀況，即逕自認定前述商品通常有添加或含有石綿成分之可能，核該等無證據推論之荒謬情形，原告甚難甘服，且亦違背行政訴訟法第一百三十六條之立法意旨；再者，為闡明原告之產品是否含有石綿成分，被告應委託公正之鑑定機構，對原告之產品做實際之成分分析，再據分析報告做出適法之判斷，如此程序始為適法，然被告未循該等途徑即逕自做出與事實相悖之判斷，因此被告之認事用法顯有違誤，至為灼然。 ⑶、因歐盟國家自西元一九九一年起即公告逐步禁用石綿，為配合歐盟國家法令，台灣廠商製造之商品亦未再使用石綿成分，故自西元一九九一年起警示含有石綿成分之警告標誌，即未有再使用之必要，同理，台灣外銷至歐盟國家之產品，亦因未含石綿成分而無須再印上石綿警示標誌。又被告對該製造業之產業狀況應認識不深，因此，被告對於系爭商標指定商品是否含有石綿成分，亦絕對無法做出專業、客觀之判斷，然該機關於此等事實未明之狀況下，未善盡調查證據之義務（包含產品實際成份及產業狀況等實際情況），即逕自認定系爭商標有商標法第三十七條第十款規定之適用，核該等認事用法，顯屬違法，且與相關製造業之產業實況有悖，要無可採。５、為證明原告所生產之產品未添加石綿成分，謹提呈以下證物以資證明： ⑴、按含有石綿成分之產品，該產品會有雜質，外表會龜裂，目前市面上之石綿材料已漸被取代，且歐洲也已經禁用石綿材料，國內也有相關法令規範石綿之使用。再者，十餘年前就已研發出石綿之替代品「非石綿」，因此，原告早已經未使用「石綿」，而以「非石綿」成分替代。 ⑵、原告確實未於產品中使用石綿成分，謹提供以下證物以為證明： ①、原告之上游工廠出具之材料證明書五份，該等工廠均保證其等銷售原告之金屬材料或塑膠材料製品均未含石綿成分。 ②、原告之出口報單二份，由此證明原告生產之產品絕無石綿成分，始能獲准銷售至歐盟國家。 ③、原告生產產品之中文檢驗證明書四份，由該等證明書可知原告生產之產品未含石綿成分。 ④、原告生產產品之外文檢驗證明書三份，由該等證明書可知原告生產之產品未含石綿成分。 ⑤、原告向國內廠商購買原料之發票乙紙，該發票上載明原告有購買「非石綿Gasket 」原料，核該原料為十多年所研發出之石綿替代品，且為原告製造產品不可或缺之原料。因此，由該發票可證原告製造之產品確實未含有石綿成分。 ⑥、原告向國外廠商購買原料之證明文件乙份，由該等文件可知原告所購買之原料未含有石綿成分。６、按原告係創立於七十七年，創業迄今已有十餘年之久，且原告自創業以來就開始使用系爭商標，因此，原告創業多久就等同使用系爭商標多久，而歐盟國家一直是原告之主要外銷市場，經過十餘年來之市場耕耘，原告之產品在歐盟國家業已建立優良商譽，尤其因為原告之產品未含石綿成分，因此產品深受歐盟國家之肯定與喜愛，外銷十餘年來業績蒸蒸日上，而系爭商標也因此建立卓越之名聲；更有進者，原告在歐盟國家使用系爭商標以來，從未被認為該商標與歐盟之石綿警告標誌相同或近似，也從未發生因使用系爭商標，而被誤認產品內含有石綿成分之情事。又，歐盟國家極為重視環保，且環保工作之成效堪稱全球之冠，而石綿經科學證明對環境及人體均有危害，歐盟國家據此全面禁用石綿，因此，外銷至歐盟國家之產品如果含有石綿，不僅會被視為次級品，且於歐盟全面禁用石綿後，就永不得再外銷至歐盟。因此，如果原告因使用系爭商標而曾被誤認產品含有石綿，或系爭商標曾被誤認為係歐盟之石綿警告標誌，損失最大的就是原告本身，原告豈有不立刻更換商標之理，以維護長久以來之商譽及商機。然原告外銷歐盟國家十餘年以來，均一直使用系爭商標，從未更換商標之意念或有更換商標之必要。由此證明，在使用石綿警告標誌之歐盟地區，並不認為系爭商標與石綿警告標誌相同或近似；且如前所述，外文字母「a」在歐盟國家也被廣泛使用在商標圖樣中，並經歐盟國家獲准註冊；又歐盟國家對石綿警告標誌也訂有制式之規格及標示方法。因此，綜合前述情形，系爭商標絕無商標法第三十七條第十款規定之適用。７、參加人僅為資本總額新台幣一千萬元之公司，所營事業為有關汽車之汽缸床、墊片、引擎、零件加工製造買賣內外銷業務，上項有關業務之經營及投資」，此有公司基本資料查詢可稽，因此該公司不算大規模之企業，且所營事業限於汽車零件製造及買賣，亦屬業務單純之企業，然經參加人註冊取得商標專用權之商標竟有一百四十二個之多，此有中華民國商標查詢報告單影本乙份可稽，且就參加人註冊之商標圖樣以觀，該等商標圖樣種類繁多，包含「MITSUWASHI」、「FUJI GASKET」、「KGK」、「ISG」、「ASAHI」、「KGK」、「SOWA」、「KD」、「RD 」、「TOKEI」、「RCV」、「KGK」、「SANKEI」、「IZUMI」、「LZUMI」、「 TOMBO」、「EXCEL」、「STOUE」、「SILICO SUPER」、「KINGDOM」、「FLAG A （DEVICE）」、「PARFAIT」、「JOINTS MOILLOR」、「PAYEN」、「陳桃及圖」、「吉他設計圖」、「東瑩及圖RD」、「日晟及圖RD」、「雙環圖」、「強摩勒 JOINT MOLNER」、「潛水頭盔圖」、「扇形圖」、「麥拉及圖 REINZ」、「塞佩拉及圖 CURTY-JMF」、「塞佩拉及圖（二） CEFILAC CURTY-JMF」、「麥拉及圖 MUELLERSACHS」、「麥拉及圖 MUELLER」、「麥拉及圖MUELLER＋SARKS」、「日晟MHK PILLAR」、「日晟ROV」、「a（一）」等。然而，就規模不大且業務單純之參加人而言，何以需要這麼多的註冊商標，實令人難以費解，且違背常理；再者，參加人註冊之商標，有多個與世界著名之商標完全相同或近似，例如：「KG K」「SOWA」「TOMBO」「FUJI GASKET」（以上為日本）「PAYEN」（英國）「R- EINZ」（德國）、「STOUE」「MITSUWASHI」又與世界著名之「STONE」「MITSU- BISHI」僅有一字之差等；以及，就企業經營角度以觀，正派經營之企業通常僅需一個或少數之自創商標，即足以表彰公司之產品，且容易讓消費者留下深刻印象（例如：BENQ、FJUI、MIT SUBISHI、JVC、SONY、米其林輪胎圖樣等），就算是多角經營或大規模之企業，需要使用多個商標，亦會使用圖樣近似之商標，以同時標章企業及所生產之產品（例如：台塑企業等），然觀參加人所註冊之商標圖樣，種類繁多、互不近似、且又有多個與世界著名商標近似。綜前所言，參加人是否堪稱正派經營公司，以及該公司大量註冊商標之動機是否純正，均有深入探討之餘地。８、乙○○即參加人之負責人曾未經原告同意或授權，擅自將系爭商標使用於參加人製造之汽車零件金屬或橡膠材質油封、襯墊、墊圈墊片、封環及護油圈等產品上，致使原告之商標專用權受有損害，因乙○○涉有犯嫌，爰經臺灣臺南地方法院檢察署以八十八年度偵字第四六六五號將乙○○提起公訴。嗣乙○○恐受司法懲治，爰於訴訟審理程序中主動要求與原告和解，原告當時以為其確有悔意，乃同意寬宥其侵權犯行，與乙○○達成民事和解，此有和解書為憑，而乙○○也因此獲判無罪判決。而前揭和解書之和解條件包含：⑴、參加人及原告均認定歐盟之石綿警告標誌如附圖二，該標誌通用於歐洲共同體。⑵、系爭商標為原告所有，參加人不得再使用該商標或類似該商標之圖樣。⑶、參加人可隨時使用歐盟之石綿警告標誌，但規格與圖樣字體及警告標語皆應與該標誌相同，原告不得異議。故由此和解條件觀之，原告從未有禁止參加人或同業使用歐盟石綿警告標誌之意圖甚明，且該和解書明白約定系爭商標與歐盟石綿警告標誌之圖樣不同，更有進者，參加人亦同意歐盟石綿警告標誌僅適用於歐盟國家。又按一商標會被不肖業者仿冒或冒用，表示該商標確具有商業價值，且以該商標表彰之產品具有優良商譽，而如前所言，被告以系爭商標表彰之商品銷售歐盟國家十餘年，已具有相當商譽，且參加人會冒用系爭商標，亦表示參加人也將系爭商標視作「有經濟價值之商標」，而非所謂之歐盟石綿警告標誌，而且其可從仿冒中獲取商業利益。然因其仿冒行為被原告發現，因此挾怨報復對系爭商標提起評定，目的在取消原告對系爭商標之專用權，如此一來，其就可使用系爭商標於其生產之產品上，以搭系爭商標優良商譽之便車，達其銷售產品之目的，核參加人該等行徑實屬頑劣。更有進者，參加人一面對系爭商標提起評定，又另以類似於系爭商標圖樣指定使用於商標法施行細則第四十九條第十二類申請商標註冊，而獲被告審定准予註冊。因此，據該事實更加益證，參加人的確將系爭商標視作「商標」，且有據為使用之意圖甚明，且為封殺其他同業之使用機會，就先以類似系爭商標圖樣之商標搶先註冊，以達其搭系爭商標優良商譽便車之不法意圖。９、按「台灣區車輛工業同業公會」九十二年一月十三日（九二）台車工字第○二一號函說明：⑴、經向中華民國摩擦材料協會瞭解，目前歐盟禁止生產及進出口石綿。⑵、目前車輛零件之石綿產品均已有非石綿材質之替代品。故由此函可證，凡是台灣外銷至歐盟之汽車零件，無論係使用金屬、橡膠或其他材質，均不可再使用石綿，而須以「非石綿」替代，且此函所述事實，亦與被告一貫說明：在十餘年前即已使用「非石綿」成分，且以系爭商標所表彰之商品絕對未含石綿成分等語，係不謀而合。再者，參加人以「台南市汽車材料商業同業公會」八十八年出具之公函，以為證明附圖一標誌確為「業界共通使用之石綿警告標誌」之證據資料。然該函有下列兩大違誤，不具有證據力：⑴、歐盟之石綿警告標誌正確應為附圖二，即上半部為外文「a」，下半部為外文警語，且歐盟對該標誌之規格及標示方法均有制式規定，因此，單純之外文「a」並非所謂之歐盟石綿警告標誌，此為第一點違誤。⑵、該函係八十八年之證據資料，迄今已逾四年之久，而根據前揭「台灣區車輛工業同業公會」九十二年出具之公函說明，歐盟現已禁止使用或進出口石綿，任何材質之汽車零件均不得再使用石綿，而須以「非石綿」成分替代石綿，而「台灣區車輛工業同業公會」貴為汽車零件製造業者之龍頭，其所出具之公函當然有絕對之公信力，而足以證明汽車零件製造業之產業現況，因此，參加人提出之「台南市汽車材料商業同業公會」之公函，不僅內容有誤，且早已時過境遷而與現在之汽車零件製造業之產業現況相悖，此為第二點違誤。由此可證，參加人提出之「台南市汽車材料商業同業公會」八十八年之公函，因其內容有嚴重違誤，而不應具有證據力；反之，原告提出之「台灣區車輛工業同業公會」九十二年之公函，具有絕對之公信力，且能闡明汽車零件製造業之產業現況。換言之，歐盟早已禁用石綿成分，而規定須以「非石綿」替代，因此，所謂之石綿警告標誌在石綿已禁用之現況下，已無使用必要，而台灣外銷至歐盟國家之汽車零件，因不再使用石綿，當然也不必再印上該標誌。綜前，原告實為一正派經營之公司，且使用系爭商標已有十餘年之久，且系爭商標在歐盟國家從未被誤認為係歐盟石綿警告標誌，然因參加人意圖侵占原告所有之系爭商標之不法意圖，再加上被告之錯誤認知，又怠於行使調查證據之義務，因此認為系爭商標有商標法第三十七條第十款規定之適用，然就前述種種事實以觀，被告之認事用法顯有不當，且其據以處分之理由又與汽車零件製造業之現況相悖，因此，被告所作之處分確為違背法令之處分。 、茲檢附台灣區車輛工業同業公會第二十屆理監事當選名單乙份，法院就前述台灣區車輛工業同業公會之公函，或是有關汽機車零件之製造有任何疑問，或有須調查之證據或事實時，可逕向台灣區車輛工業同業公會或前揭公會理監事查證，以維護原告之權益。 、本件訴訟之爭執關鍵在於：⑴、系爭商標之指定使用商品是否含有石綿成分？⑵ 、台灣外銷至歐盟國家之汽機車零件，是否仍含有石綿成分？⑶、歐盟國家是否已經禁止使用石綿成分？⑷、現在外銷到歐盟國家之汽機車零件產品，是否仍須印上歐盟之石綿警告標誌？而該等疑問均與汽機車零件之製造技術、過程等專門知識有關，因此，若非該產業界之專業人士，恐難以詳細說明前揭爭執關鍵；且系爭商標經原告使用十餘年來，早已成為原告之代表標章，且為國內同業及歐盟國家所熟悉，因此，原告系爭商標所有權之存續，對原告是否得以存續有關鍵性之影響。為此，請判決如原告訴之聲明。二、被告陳述：１、商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊。但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限，為商標法第三十七條第十款所明定。又文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，須明顯表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，始足當之，若係隱含譬喻或自我標榜者，不屬之，而是否不得註冊，應依客觀證據認定之。２、查本件系爭審定第八九八七二六號「 a & device」商標圖樣上之「a」圖形與歐盟委員會第83/478/EEC號法律中所規定之石綿警告標誌「 a & device 」之構圖設色幾近相同，而根據歐盟委員會前揭法律之規定，主要係規範凡是含有石綿成份之產品，均應於產品本身或其外包裝貼印「 a & device 」石綿警告標示，始得輸出至歐盟國家，以維護公眾安全及衛生，此有參加人檢送之臺灣臺南地方法院八十八年度易字第一七九八號刑事判決書、歐盟委員會第83/478/EEC號法律及其相關中文翻譯證明書、公會回函及石綿廠商聯合聲明書等證據資料影本附卷可稽。又石綿本身具有耐高溫、防化學藥品腐蝕等特性，而一般產製活塞、軸承、曲軸、連桿、汽缸、離合器、汽缸套、活塞環、火星塞、散熱器、護油圈、汽缸襯、剎車來令、萬向接頭、十字接頭等商品之業者為提升其產品本身防火、防蝕、防電等功能，於無其他替代品或基於成本考量之情況下，通常有添加或含有石綿成份之可能，尚且不論本件系爭商標所指定之汽、機車零組件、汽門、活塞、軸承、曲軸、連桿、汽缸、離合器、汽缸套、活塞環、火星塞、散熱器、護油圈、汽缸襯、剎車來令、萬向接頭、十字接頭、車輛引擎、剎車總幫、剎車分幫、空氣過濾器、火星塞電導線等商品本身是否含有石綿成分，其相關競爭同業之產品亦不無因含有石綿成份，而必須貼印前揭石綿警告標示之可能，亦即縱如原告所述，其所產製之產品均未添加任何石綿成份，惟其相關競爭同業之產品既不無含有石綿成份之可能，則原告以系爭商標申請註冊指定使用於汽、機車零組件等商品，依一般社會通念及競爭同業或相關消費者之認知，客觀上即難謂與其所指定商品本身內容、成份之說明無密切關聯，自有首揭法條規定之適用。３、至於原告所舉多件以「a」為圖樣之國、內外商標註冊案例，經核其圖樣與本件系爭商標圖樣並不相同，且基於各國商標法制各異，均難執為本件有利之論據。另原告訴稱歐盟已禁止生產及進出口石綿乙節，經查前揭石綿警告標示既係用以說明商品含有石綿成份，且為消費者所共認，則系爭商標指定使用於汽、機車零組件等商品，即難謂與其所指定商品本身內容、成份之說明無密切關係。又本件系爭商標既應依商標法第三十七條第十款之規定撤銷其審定，則其是否尚有違同法條第八款之規定，即毋庸審究，併予陳明。４、綜上論述，被告之原處分洵無違誤，請判決如被告答辯之聲明。三、參加人陳述：１、按商標圖樣「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，此為原處分作成時商標法第三十七條第十款所明定。此條款之立法意旨均在維護同業間公平競爭之交易秩序，避免原應為廠商所共同使用之圖樣，因特定人取得商標專用權而排除他人使用而失公允。參照改制前行政法院七十三年度判字第六八二號判決，所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依一般社會通念，係指商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯而言。２、系爭商標違反異議審定時商標法第三十七條第十款前段之規定： ⑴、系爭商標圖樣上之圖形與歐洲經濟同盟（European Economic Community，EEC，下稱歐盟）暨國內外業界習慣上通用標章圖樣相同，而該圖樣是歐盟暨國內、外業界習慣上通用之標章，用作商品含有石棉成分之表徵，易言之，該圖樣是用以說明該商品含石棉成分的通用標誌： ①、系爭商標圖樣上之圖形係歐盟法律規定之石棉警告標誌，在歐盟係一習慣上通用之標章，歐盟委員會（The Council of the European Community）第83/478/EE C 號法律規定，在歐盟國家使用、行銷含有石棉成分（asbestos）之產品，均須貼印該圖樣石棉警告標誌，故此標誌對歐盟各國而言，係任何含石棉成分之商品在習慣上通用之標章，因此，本國廠商欲將任何含有石棉之產品輸出至歐盟國家，均須貼印此一標誌。參加人於八十九年九月八日提出之商標異議補充理由書已提出該條法文之中文翻譯證明書，被告對此部分已予以採認。 ②、該圖形在國內、外亦早已是業界通用、用於表彰含石棉成分之標識，國外廠商部分有參加人於商標異議補充理由書附件四提出之市面上使用該圖形實物照片可稽，國內廠商部分則有相關公會所出具之證明足憑（即參加人於商標異議補充理由書附件七所提出之台南市汽車材料同業工會回覆函），證實該圖形標誌確係「業界共通使用之石棉警告標示」。 ③、綜上所述，石棉警告標章不僅在國外，在我國亦是業界多年來慣用表示各式商品中含有石棉成分通用之標章，足資確認。 ⑵、市面上的系爭商標指定使用商品亦可能含有石棉成分，系爭商標以該圖形作為商標圖樣之一部獲准註冊，無疑排除同業之使用，已構成不正競爭：由於石棉本身具有耐高溫、防化學藥品腐蝕等特性，而一般產製活塞、軸承、曲軸、連桿、汽缸、離合器、汽缸套、活塞環、火星塞等商品之業者，為提昇其產品本身防火、防蝕等功能，於無其他替代品或基於成本考量情況下，通常有添加或含有石棉成分之可能，此於原處分書論述甚詳。本件系爭商標指定使用於「汽，機車零組件，汽門，活塞，軸承，曲軸，連桿，汽缸，離合器，汽缸套，活塞環，火星塞，散熱器，護油圈，汽缸襯，剎車來令，萬向接頭，十字接頭，車輛引擎，剎車總幫，剎車分幫，空氣過濾器，火星塞電導線」商品，由於並未排除含石棉成分之材質，同業生產含有石棉成分之前開商品時，即須使用該圖形標示其含有石棉成分，今原告將係爭商標使用在前開商品，即構成排除同業使用該圖樣表示含石棉成分之商品，獨占警告標誌之使用而構成不公平競爭，不僅對其他相同產業之業者顯失公平，亦影響交易秩序。以外，原告雖辯稱其實際生產之指定使用商品並不含石棉，惟因於商品上使用該圖樣，亦足使消費者或相關業者誤認其商品含有石棉成分，並且亦會因其商標專用權存在，有礙商品成分之誠實標示。從而，系爭商標圖樣上包含該說明性圖形，並指定使用在可能含有石棉成分之商品，已構成系爭商標異議審定時商標法第三十七條第十款之違法事由，已足確認，此徵諸另二案商標評定書（中台評字第Ｈ八八○四三九號、第Ｈ八八○五六九號商標評定書），採取與本件原處分相同見解，其中乙件並經最高行政法院維持 (最高行法院九十三年判字第四九六號判決 )。 ⑶、原告所訴顯無理由： ①、原告訴稱系爭商標與歐盟規定標示之石棉警告標誌圖樣不近似，且歐盟之石棉警告標誌除「a」圖以外，尚須附加文字說明。惟觀參加人於商標異議補充理由書所檢附之附件四與附件五可知，系爭商標之「a」圖與歐盟規定標示之石棉警告標誌均為該圖形，墨色背景上鏤刻以小寫印刷體「a」之態樣，二者圖樣可謂全無二致。況且，即使歐盟要求石棉警告標誌除「a」圖外尚須附加文字說明，但「a」圖既已是行之有年的警告標誌，消費者一見該圖樣，即產生石棉警告標誌之聯想，無須參酌文字說明，是以，系爭商標整體圖樣未搭配石棉警告說明文字並無礙於適用異議審定時商標法第三十七條第十款之規定。②、原告又稱其使用系爭商標十餘年，已具有相當知名度，並憑該商標獲得相當大的市場利益，參加人與原告是同業，在台灣對原告的該圖形商標申請異議、提起評定，卻又到中國大陸申請相同之商標註冊，動機不單純，故系爭商標之所以被申請異議與評定，乃是因為同業競爭之關係，他人覬覦原告的獲利，想搭便車使用原告商標之故云云。實則該圖形是國內業界通用之石棉警告標誌，相關公會已出具證明，相關消費者自對其有所認識，該圖形本身就是含有石棉成分商品上之通用名稱，異議審定時商標法第三十七條第十款規定禁止其註冊乃基於公益之考量，並非如原告所稱使用時間長即可以申請商標註冊，亦與當事人間是否有市場競爭關係無涉，此觀商標法第三十七條第十款但書「但有同法第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限」之規定即明。 ③、原告稱歐盟自西元一九九一年後即禁止石棉進口，故歐盟已無使用該圖形此一石棉警告標誌的必要，而進口商亦不可能進口含石棉成分的產品，故不會在商標上標示石棉警告標誌，由於原告在西元一九九一年後才申請該圖形商標註冊，所以該圖形不具說明性。事實上，不問未來石棉製品是否得繼續製造，目前此種產品仍然存在，所以仍然必須標示該圖形，再者，原告與參加人及同業的產品不僅內銷，亦有外銷，如果外銷到歐盟國家，一定要標示該圖樣，若使原告得以專用系爭商標，參加人與其他同業即不得標示石棉警告標示，豈非被迫喪失外銷到歐盟各國之商機，至此，原告申請系爭商標註冊乃出於不正競爭之意圖，更加彰顯。 ④、原告又稱參加人雖謂該圖形是一個石棉警告標誌，但未證明有任何一個國家要求製造商或進口商須在含石棉成分的產品上標示石棉警告標誌。實則該圖樣是同業間使用於含石棉成分商品之通用標章，本不應准任何人獨攬專用，本件爭執之事實乃在於系爭商標圖樣上之該圖形是否為歐盟規定標示之石棉警告標誌，參加人已檢呈法律條文證明，實無需具體清楚指明那些國家要求標示。原告取得系爭商標專用權乃係被告誤准所致，原告取得系爭商標專用權後藉以控告參加人及眾多同業違反商標法，俟透過和解牟取不當利益，已對同業間之公平競爭秩序造成危害，參加人因堅信該圖形應為同業所共同使用，不予妥協，原告遂提出刑事告訴，其後參加人不堪其擾，與其達成民事和解息事寧人，但仍不甘該圖形遭原告獨攬專用，遂對原告之該圖形系列商標提起異議或評定。３、綜上所陳，系爭商標違反修正前商標法第三十七條第十款之規定，原處分與訴願決定均無違誤，爰請判決駁回原告之訴。理由一、按凡商標圖樣上之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」不得申請註冊，為本件異議審定時商標法第三十七條第十款所明定。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即有該款不得申請註冊之適用，並不以習慣上通用為必要（參照改制前行政法院八十四年度判字第一四四二號判決）。二、本件被告係認系爭審定第八九八七二六號「a & device」商標圖樣上之「a」圖形，與歐盟委員會第83/478/EEC號法律中所規定之石綿警告標誌「a & device」之構圖設色幾近相同，難謂與其所指定使用之之汽、機車零組件、汽門、活塞、軸承、曲軸、連桿、汽缸、離合器、汽缸套等商品本身內容、成份之說明無密切關聯，而為異議成立之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。三、原告於本件行政訴訟中訴稱，系爭商標之圖樣與歐盟國家所使用之石綿警告標誌「a & device」相較，二者並不相同或近似，且以外文「a」為商標圖樣一部分而申請商標註冊者，於國內外均屬常見之情形，足見外文「a」無論於國內或歐盟國家均被視為具有顯著性之商標＼標章圖樣。再者，歐盟自西元一九九一年起，即發布命令公告會員國應逐步禁止於任何商品中添加石綿，各會員國須於西元一九九一年至西元二○○四年間正式立法禁用石綿，為配合歐盟國家法令，國內製造之商品亦未再使用石綿成分，故自西元一九九一年起警示含有石綿成分之警告標誌，即未有再使用之必要，原告亦早於十餘年前即以「非石綿」成分替代石綿之使用，被告對於此等事實情形均未善盡調查義務，顯有違誤云云。惟查：１、本件系爭商標圖樣上之「a」圖形與歐盟委員會規定之石綿警告標誌「a & devi- ce」之構圖設色極相彷彿。而依據歐盟委員會前揭法律之規定，主要係規範凡是含有石綿成分之產品，均應於產品本身或其外包裝貼印「a & device」石綿警告標示，始得輸出至歐盟國家，以維護公眾安全及衛生。此有參加人檢送之臺灣臺南地方法院八十八年度易字第一七九八號刑事判決書、歐盟委員會第83/478/EEC 號法律及其相關中文翻釋證明書及石綿廠商聯合聲明書等證據資料影本附於原處分卷可稽。又石綿本身具有耐高溫、防化學藥品腐蝕等特性，而一般產製活塞、軸承、曲軸、連桿、汽缸、離合器、汽缸套、活塞環、火星塞等商品之業者，為提升其產品本身防火、防蝕等功能，於無其他替代品或基於成本考量之情況下，通常有添加或含有石綿成分之可能。故縱如原告所述，其所產製之產品均未添加任何石綿成份，惟其相關競爭同業之產品既不無含有石綿成份之可能，則原告以系爭商標申請註冊指定使用於汽、機車零組件等商品，客觀上即難謂與其所指定商品本身內容、成份之說明無密切關聯。２、至於原告所舉多件以「a」為圖樣之國內外商標註冊案例，經核其圖樣與系爭商標並不相同，案情各異，且基於各國商標法制各異，均難執為本件有利之論據。３、原告訴稱歐盟已禁止生產及進出口石綿乙節，經查前揭石綿警告標示既係用以說明商品含有石綿成份且為消費者及相關業者所共認，則系爭商標指定使用於汽機車零組件等商品，即難謂與所指定商品本身內容、成份之說明無密切關係。四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為異議成立，系爭商標之審定應予撤銷之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。中華民國九十三年八月四日臺北高等行政法院第一庭審判長法官徐瑞晃法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中華民國九十三年八月四日書記官劉道文

臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第二七二七號

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