臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第二九四一號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第二九四一號

原告

法商‧蘭蔻香水及化粧品公司（Lancome Parfams et Beaute et Cie）

代表人

甲○○○○○

訴訟代理人

陳玲玉律師

訴訟代理人

陳蒨儀律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同右

訴訟代理人

丙○○

參加人

迪施雅國際有限公司

代表人

乙○○

右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十二年四月二十九日經訴字

第○九二○六二○八五四○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

壹、事實概要：緣參加人迪施雅國際有限公司於民國（下同）八十七年九月十六日以「photogenic」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三類之化妝品、清潔乳、身體乳、化妝水、日霜、晚霜、香精油、按摩霜、粉底霜、角質霜、沐浴乳、面膜霜、潤膚乳液商品，向經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為被告經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為審定第八六三○三五號商標（下稱系爭商標，如附圖），嗣原告法商‧蘭蔻香水及化粧品公司以該審定商標有違商標法第三十七條第七款及第十四款之規定，對之提起異議，經被告審查，以九十一年十一月二十一日中台異字第八八一五三二號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明求為判決：

㈠、訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成異議成立之處分。

㈡、訴訟費用由被告負擔。

二、被告聲明求為判決：

㈠、駁回原告之訴。

㈡、訴訟費用由原告負擔。

參、兩造之爭點：

一、原告主張之理由：

㈠、本件原告係以產製各種化粧品及香水等商品而聞名於世之大企業，其所生產之「Lancome」品牌化粧品，由於品質優良、信譽可靠，非但在國外為擁有廣大消費者之著名化粧品公司，在我國業界亦為化粧品中之翹楚。原告除以公司名稱之特取部份「Lancome」作為主商標（house mark）用以表彰其所產製之各種化粧品外，並創用許多副商標用以表彰其不同系列之商品。原告早於一九九六年即創用「PHOTOGENIC」、「PHOTOGENIQUE」商標作為其一系列化粧品之副商標，除於一九九六年一月七日已於美國申請「PHOTOGENIC」商標註冊外，並於一九九八年三、四月間陸續於澳洲、荷比盧、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國等國申請「PHOTOGENIQUE」商標之註冊，其中已有多國獲准註冊，此有原告檢附之註冊資料乙覽表可資證明。「PHOTOGENIC」、「PHOTOGENIQUE」商標確實為原告所創用，為一具有獨創性且廣為使用之商標，殆無疑義。

㈡、次查本件系爭商標圖樣與原告據以異議之商標圖樣「PHOTOGENIC」、「PHOTOGENIQUE」，二者無論讀音、外觀、觀念均幾近完全相同，復指定使用於相同或類似之化粧品商品上，明顯可知系爭商標係抄襲自原告獨創且廣為使用之「PHOTOGENIC」商標。尤有進者，參加人同為經營化粧品之業者，實不難從相關資訊知悉原告廣為使用「PHOTOGENIC」商標之存在，卻仍以完全相同且具有獨特性之系爭「PHOTOGENIC」商標申請註冊，自易使一般消費者產生混淆誤認之虞，自應有商標法第三十七條第七款及十四款之適用。

㈢、綜上所陳，本件系爭商標，與原告據以異議之「PHOTOGENIC」、「PHOTOGENIQUE」商標，二者無論外觀、讀音、觀念均幾近相同，復同為化粧品業者且均指定使用於相同或類似之商標，顯係抄襲自原告據以異議之商標，於一般交易市場上極易使消費者產生混淆誤認之虞，應有商標法第三十七條第七款及十四款規定之適用。

二、被告主張之理由：

㈠、本案原告就本款主張除其註冊資料一覽表外，並未提出任何資料予以佐證，自難認其「PHOTOGENIQUE」、「PHOTOGENIC」商標已為國內相關事業或消費者所譜辨認知而臻著名。從而，參加人以系爭商標圖樣申請註冊，自無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，應無前揭法條規定之適用。

㈡、經查，本案原告並未就其先使用「PHOTOGENIQUE」、「PHOTOGENIC」商標之情形及參加人究因如何之關係而知悉其何商標提出說明，僅空言主張二者為競爭同業，對於國內外之化妝品等相關產品資訊應有所接觸與了解，惟原告除據以異議商標再國外註冊之商標一覽表外，迄未檢送其先以據以異議商標使用於相關化妝品，並行銷於國內、外市場之證據資料足資佐證，況系爭商標圖樣之外文「photogenic」一字，係有「上像的、上鏡頭的」意義之常見外文，並非獨創性之文字組合，而競爭同業間若無具體事證足認有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，本應受商標法第三十七條第十二款所謂「先申請先註冊」原則之規範拘束，尚非原告所獨創，自不宜僅因具有競爭同業關係而有前揭條款之適用。綜上論述，被告原處分，洵無違誤，原告之訴應予駁回。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，固為異議審定時商標法第三十七條第七款及第十四款所明定。

二、參加人迪施雅國際有限公司於八十七年九月十六日以「photogenic」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三類之化妝品、清潔乳、身體乳、化妝水、日霜、晚霜、香精油、按摩霜、粉底霜、角質霜、沐浴乳、面膜霜、潤膚乳液商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第八六三○三五號系爭商標，嗣原告法商‧蘭蔻香水及化粧品公司以該審定商標有違商標法第三十七條第七款及第十四款之規定，對之提起異議，經被告審查，以九十一年十一月二十一日中台異字第八八一五三二號商標異議審定書為異議不成立之處分，此有系爭商標註冊資料、異議申請書及審定書等件為證，並為兩造所不爭執，堪認為實。

三、原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：本件系爭商標，與原告據以異議之「PHOTOGENIC」、「PHOTOGENIQUE」商標，二者無論外觀、讀音、觀念均幾近相同，復同為化粧品業者且均指定使用於相同或類似之商標，顯係抄襲自原告廣為使用且著名之據以異議商標，於一般交易市場上極易使消費者產生混淆誤認之虞云云。

四、本院判斷如下：

㈠、本件系爭審定第八六三○三五號「photogenic」商標，與原告據以異議之「PHOTOGENIC」或「PHOTOGENIQUE」商標，二者無論外觀、讀音及觀念相同，惟系爭商標於八十七年九月十六日註冊，但據以異議商標並未在國內註冊，是以就系爭商標是否有違商標法第三十七條第七款及第十四款之規定，而為論述。

㈡、而衡酌兩商標是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；又所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第十五條第一項及第三十一條第一項所明定。

㈢、經查，據以異議商標「PHOTOGENIC」、「PHOTOGENIQUE」固於一九九六年經原告作為著名商標「Lancome」另一系列化粧品之副商標，並分別於西元一九九六年在美國申請「PHOTOGENIC」商標註冊外，並於西元一九九八年三、四月間陸續於澳洲、荷比盧、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國等申請「PHOTOGENIQUE」商標，原告並提出上開註冊資料為證，原告固產製各種化粧品及香水等商品聞名於世之大企業，但係「Lancome」為著名商標，至於原告另行創用之據以異議商標，仍應依原告所提異議證據判斷是否著名，經查，原告除檢送據以異議商標於世界各國註冊資料一覽表外，並未提出任何使用資料予以佐證，蓋商標之註冊僅為權利之靜態取得，若原告提出任何在世界各國或我國之使用證據或產品行銷資料予以佐證，自難難認據以異議「PHOTOGENIQUE」、「PHOTOGENIC」商標已為國內相關事業或消費者所知悉而臻著名，是以，參加人早於八十七年九月十六日以系爭商標圖樣申請註冊，自無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，應無商標法第三十七條第七款規定之適用。

㈣、另是否有違商標法第三十七條第十四款規定之申請人與該他人間有無契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在者，應就具體個案判斷之。

㈤、經查，原告並未就其先使用「PHOTOGENIQUE」、「PHOTOGENIC」商標之情形及參加人究因如何之關係而知悉其何商標提出說明，僅空言主張二者為競爭同業，對於國內外之化妝品等相關產品資訊應有所接觸與了解云云，惟競爭同業間若無具體事證足認有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，本應受商標法第三十七條第十二款所謂「先申請先註冊」原則之規範拘束，原告所檢具之證據僅據以異議商標在國外註冊之商標一覽表，迄未檢送其他先以據以異議商標使用於相關化妝品，並行銷於國內、外市場，而為參加人知悉之證據資料，原告主張，已不可採。況系爭商標圖樣之外文「photogenic」一字，係有「上像的、上鏡頭的」意義之常見外文，並非原告獨創性之文字組合，尚難僅因兩造為競爭同業關係，即謂關係人知悉原告之商標而有搶先註冊之情事，即無商標法第三十七條第十四款規定之適用。

五、從而，被告依首揭規定，異議不成立之處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。本件原告之訴為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 五 庭審 判 長 法 官 張瓊文