臺北高等行政法院判決

原告

國安製藥股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

史乃文律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

明通化學製藥股份有限公司

代表人

乙○○（董事長）

訴訟代理人

楊沛生律師

上當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國90年11月

14日經（90）訴字第09006327370號訴願決定，提起行政訴訟，

本院以91年度訴字第1039號判決後，參加人不服提起上訴，經最

高行政法院以93年度判字第1384號判決發回本院更為審理，本院

判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人前於民國（下同）88年4月5日以「明通治痛單」商標作為其註冊第3787號「明通」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5類之「中藥、西藥」商品，向被告申請註冊，經准列為註冊第884636號聯合商標（下稱系爭聯合商標）。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第6款、第8款及第10款之規定，對之申請評定，經被告審查，認系爭聯合商標並無使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，且非習慣上通用標章者，亦非表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明，而以90年8月22日中台評字第890394號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟，本院以91年度訴字第1039號判決「訴願決定及原處分均撤銷。被告對原告於民國89年10月23日就註冊第884636號『明通治痛單』聯合商標所提評定案，應依本判決之法律見解另為處分。」後，參加人不服提起上訴，經最高行政法院以93年度判字第1384號判決發回本院更為審理。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應作成將註冊第884636號「明通治痛單」聯合商標評定為無效或另為適法之行政處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭聯合商標有無註冊時商標法第37條第6款、第8款及第10款所規定不得申請註冊之情形？

㈠原告主張：

⒈最高行政法院發回之理由無非認原告於前審起訴時係請求判決撤銷原處分及訴願決定，及對第884636號明通治痛單聯合商標請求判決被告評定為無效，因認原告於前審起訴之範圍僅限於系爭商標評定是否成立，不及於系爭商標申請註冊是否合法，故前審判決除撤銷原處分及訴願決定外，並命被告依商標法施行細則第28條第1項之規定，重新審核系爭商標之註冊，係就原告未聲明系爭商標註冊時是否違法之事項為裁判，自屬違法裁判等語, 固非無見。本件原告於前審起訴所主張之訴訟標的, 係以系爭商標註冊時違反商標法第37條第6款、第8款及第10款之規定，依商標法第52條第1項規定請求被告評定註冊商標為無效，於申請評定、訴願及提起本訴時均無主張系爭商標於註冊時是否有違反商標法施行細則第28條之規定，原告就此部分，並無爭執，核先敘明。

⒉而本件原告主張系爭商標違反註冊時之商標法第37條第6款、第8款及第10款之規定，詳述之如後：

⑴按「使公眾誤認信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第6款所明定。而此之「有使公眾誤信之虞」，應依客觀之事實及以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通所用之注意為標準，且以商標圖樣有「使一般購買者對其商品之出產地或製造者發生混淆誤認而購買之虞」，始足當之。再者行為時商標法第37條第6款之「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞」與82年12月22日修正公布之條文內容相同，而就82年12月22日修正之內容係以「申請註冊之商標圖樣本身不具識別作用」為獨立規範，其立法意旨僅重在客觀之結果，不問商標申請人之主觀故意，只要其申請註冊之商標圖樣客觀上有導致混淆誤認之結果，即足當之。揆之本件參加人於88年4月15日以「明通治痛單」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條商品及服務分類表第5類之藥品（中藥、西藥）之商品申請註冊，作為其申請案號第00000000號「明通」商標之聯合商標。因之被告於審查參加人之申請「明通治痛單」之註冊時，自應依據客觀之事實並以一般民眾之知識為之判斷，申請註冊之商標，有無對該商品產生混淆誤認之可能性。而本件系爭商標申請註冊之主要部分「治痛單」，在一般民眾之認知上已具有指為特定之商品，本身有其特定文義，即在指可治療疼痛之藥劑，倘得依商標法規定註冊使用於中藥及西藥等商品，則參加人所生產之「治痛單液」、「治痛單糖漿」，與其他公司生產之「治痛單散」、「中藥治痛單液」即有可能使一般民眾對該等商品之性質內容有發生混淆，故參加人自不得申請註冊。

⑵次按「商標圖樣有相同或近似於同一商品習慣上通用標章者，不得申請註冊」，商標法第37條第8款復有明文規定。所謂習慣上所通用之標章者，係指該標章代表某一商品，其名稱或圖形，為世人所習見而言，前行政法院73年度判字第1575號判決意旨可資參照。揆之本件被告以原告經行政院衛生署所核准之藥品許可證所登記之藥品名稱，並非單就「治痛單」三字核准登記，且無其他證據證明其他製造或經銷藥品業者反覆使用「治痛單」並為社會觀念所公認，而認系爭商標應無前揭法條規定之適用云云，固非無見。惟查系爭商標之「治痛單」，在我國一般觀念上，認為係治療疼痛之製劑，與「酸痛貼布」之觀念上同樣為具有治療疼痛之製劑，二者之治痛名稱均為國人為所習見，且「治痛單」一詞，除參加人所生產之「治痛單液」、「治痛單糖漿」外，尚有其他製藥廠商如長安化學工業股份有限公司經行政院衛生署核准製造之「中藥治痛單散」（許可證字號038078號）、「中藥治痛單液」（許可證字號038299號）及原告經行政院衛生署核准製造之「治痛單液」（許可證字號023816號）可憑，堪認治痛單代表治療疼痛之名稱正如感冒藥代表治療感冒，已廣為業界所用且為一般民眾所公認，參加人自不得以治痛單申請為其「明通」之聯合商標。

⑶再按「商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得作為商標申請註冊，行為時商標法第37條第10款前段亦有明文規定。又「商標文字之全部或一部，即屬商品本身習慣上所通用之名稱，或商標文字之全部或一部，足以表示商品之品質者，即有首開條款之適用」，前行政法院52年度判字第1號判例、71年度判字第876號判決意旨可資參照。再者所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切之關連者，即有該款不得申請註冊之適用，並不以習慣上通用之必要，前行政法院75年度判字第2189號判決意旨復可參照。另「商標是否相同或近似，應以其最惹人注意而特別顯著之主要部分隔離觀察，有無使人混同誤認之虞為斷」，前行政法院68年度判字第752號判決復可參照，合先敘明。

⑷再者本件參加人申請註冊之「明通治痛單」聯合商標，除明通兩字為參加人已註冊之商標外，其最惹人注意而特別顯著之主要部分即為「治痛」二字。而依一般社會通念，「治痛」二字之使用於藥品商品，自易使一般人直接聯想到其所指定使用商品亦即藥品之使用有治療疼痛之功能而不作其他之聯想，即難謂治痛二字非商品功能之說明文字。又依商標法第37條第10款之適用，係以該商標名稱係商品之說明文字為已足，與該商品之銷售量及是否為大眾所熟知愛用並無任何關連。此外治痛二字亦已成為治療疼痛之藥劑之習慣上通用之標章或其說明，亦可觀之目前行政院衛生署所核准之藥品名稱中含有「治痛」二字者，即高達63項，堪認「治痛」二字為參加人所指定使用於中、西藥商品本身習慣上所適用之名稱。此外依據司法院字第1008號解釋，認「習慣上所通用，固以在事實上可認有此普通使用之習慣為必要，惟茲所指標章，以具有特別顯著者，始得作為商標申請註冊，而商標圖樣文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如有商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，既欠缺特別顯著性者，即有行為時該款不得作為商標申請註用之適用，．．．，良以商品本身之說明之文字、圖形、記號或其聯合式，乃一般人類、法人或其他團體均得使用之一定商品或服務之共同形象，自不得由其中一人　或數人獨自取得專用權，否則即有失公平」，堪可認定參加人申請註冊之治痛二字屬商品之說明。參加人亦自認「明通治痛單」商標僅係代表參加人公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他。蓋眾所皆知，無論中藥或西藥，其種類不止「感冒藥」，且當然包括「治痛藥」，參加人卻以「治痛單」作為系爭商標之主要部分指定使用於「中藥、西藥」商品，其「治痛」二字等同於感冒藥之「感冒」，自具有「說明性」，而不應由參加人所專用。

⑸復按鈞院原審判決認「參加人援引改制前行政法院47年判字39號判例認定「五印醋」註冊商標使用於醋類商品之適法性之例，主張：雖「醋」字為「慣用商品之名稱」，但與「五印」結合為「五印醋」自「非慣用商品名稱」‧‧‧，應主張本件「治痛」與「單」字結合成「治痛單」三字，已不符商標法第37條8款所稱「相同而近似於同一商品習慣上通用標章」，故應得予以註冊商標云云‧‧‧經查系爭「治痛單」三字，雖非「中藥、西藥」商品之「習慣上通用標章」或「通用名稱」，與「五印醋」之例類似，但係因當時商標法及其附屬法規尚無類似現行商標法施行細則第28條之規定（按此規定係始於83年7月15日修正公布之商標法施行細則），自無從要求被告踐行書面通知及責由商標申請人於指定期限內聲明其商標中不具識別性之部分不在專用範圍之程序。又原告所舉52年判字第1號判例所揭‧‧‧亦認商標圖樣中一部分文字或圖形不具特別顯著性者，不得逕予核准其商標註冊。」可知　鈞院於原審判決中亦認為「治痛」二字具有「說明性」，而不應由參加人所專用，其見解洵屬正確。

⑹參加人以「明通治痛單」向被告申請註冊為聯合商標時，並未聲明治痛二字不在專用之列，業為參加人及被告所不爭執，換言之，參加人係請求被告對「明通治痛單」五字准予註冊為聯合商標，而非請求治痛排除專用後核准註冊為聯合商標，因之被告自應就參加人所申請之「明通治痛單」為整體之觀察，是否有違反註冊時商標法第37條第10款之商標文字有無屬於商品本身之說明，倘確有部分文字屬說明性或不具特別顯著性，既未於核准註冊前命參加人以書面聲明修正或表示該部分不在專用之列，仍准予註冊，無論程序有無違法，「明通治痛單」既經核准註冊為聯合商標，被告於原告申請評定時，自應就已註冊之「明通治痛單」依前揭實務見解審查有無商標之文字為其表彰商品本身之說明或與商品本身有密切關連者，即屬違反商標法第37條第10款之規定，被告自應為評定成立之處分，原告起訴之主張洵屬正當。

⒊末按參加人以「治痛單」向被告申請註冊為明通商標之聯合商標前，曾多次以「治痛單液」及「治痛單糖漿」向被告申請註冊為明通之聯合商標，均遭被告以違反註冊時及商標法第37條第8款及第10款之規定駁回參加人之申請（上開事實原告於前審判決前已於92年3月26日具狀請求調查），倘若非虛，參加人既已知悉其治痛二字為其表彰商品之說明，且治通單液及治痛單糖漿均無特別顯著性，則參加人將描述商品之體態（液體或流質之糖漿）之文字剔除後，仍以具有表彰商品本身說明之文字（即治痛單之治痛二字）向被告申請註冊，被告不僅未依循前例為之駁回之處分，竟准參加人之註冊，准予註冊之處分既已違法，因之原告起訴主張申請註冊之系爭商標已違反商標法第37條第10款之規定，申請被告應評定為無效之處分，認事用法，洵無違誤，又倘認系爭商標是否應為無效之審定，尚有待被告審酌其是否違反其他法定要件及程序後再為決定，請判決被告另為適法之處分，以保權益。

㈡被告主張：

⒈按商標圖樣「有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第37條第6款所明定。惟其適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言。查本件原告所稱註冊第884636號「明通治痛單」商標圖樣，所顯著特取之文字「治痛單」三字，不論在國內業者所使用之商品或行政院衛生署所制定之商品品名上，均屬一種習慣通用之藥品名稱且具表示產品本身之說明、功用等，姑無論其主張是否有理由，核其內容非屬本款規範之範疇，其主張自無足採。

⒉商標圖樣「相同或近似於同一商品習慣上通用之標章」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第37條第8款所明定。所謂「習慣上通用之標章」，係指該標章，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用並為社會觀念所公認者。查本件原告固主張本件被評定之系爭聯合商標，所顯著特取之文字「治痛單」三字，早在參加人申請註冊之前即已廣為藥品同業間所慣用之商品名稱，且該「治痛單」品名文字更係為行政院衛生署所許可之藥品名稱云云。惟就原告所檢送之證據觀之，僅有其本身於70年7月6日取得之行政院衛生署藥品許可證第23816號影本，況其原載之藥品名稱為「國安感冒能糖漿」，嗣於88年2月2日，變更品名為「國安治痛單液糖漿」，再於88年3月26日變更藥品名稱為「國安治痛單液」，行政院衛生署之藥品許可證並未單就治痛單三字核准登記為藥品名稱，且除行政院衛生署藥品許可證外，別無其他製造或經銷藥品之業者反覆使用「治痛單」並為社會觀念所公認，係為代表特定藥品之通用標章之相關資料可供參酌。本件商標之申請註冊應無前揭法條規定之適用。

⒊「凡商標圖樣上之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第37條第10款所明定。所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要，又其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻或自我標榜者，不屬之。所謂「習慣上所通用」係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就類似之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失去其特別顯著性而言。從而藥品之名稱係屬自創（BRAND NAME）而非習慣上所通用（GENERICNAME），且足以一般消費者辨識其為區別商品之標記者，自可作為商標申請註冊。查本件原告雖主張被評定之系爭聯合商標，其所顯著特取之「治痛單」三字，不論在國內業者所使用之商品或行政院衛生署所制定之商品品名上，均屬一種習慣通用之藥品名稱且具表示產品本身之說明、功用云云。惟查本件系爭聯合商標圖樣之中文為「明通治痛單」，縱如原告所稱顯著特取者為「治痛單」三字，其「治痛」二字，固具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字。至稱「治痛單」屬一種習慣通用之藥品名稱之說法，如前所述原告所檢附之證據僅係一紙其本身於70年7月6日取得之行政院衛生署藥品許可證第23816號影本，該行政院衛生署之藥品許可證並未單就治痛單三字核准登記為藥品名稱，且除行政院衛生署藥品許可證外，別無其他製造或經銷藥品之業者反覆使用「治痛單」之相關資料，難謂「治痛單」已成為習慣通用之藥品名稱。則本件系爭聯合商標之申請註冊亦應無前述法條規定之適用。

⒋綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

㈢參加人主張：

⒈按商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」、「相同或近似於同一商品習慣上通用標章者」及「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，分別為系爭聯合商標註冊時商標法第37條第6款、第8款及第10款所明定。而所謂商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，係指商標圖樣本身與已具知名度之他人商標圖樣相同或近似，有使一般消費者對其所表彰之商品性質、品質、出產地或製造者產生混淆誤認而購買之情形而言（前行政法院73年判字824號判決參照）。例如以「鮑魚」為商標圖樣使用於非魚類之罐頭，足使公眾誤認商品之性質；以「國家標準」使用於度量衡，足使公眾誤認商品之品質；或以「瑞士表」指定使用於非產於瑞士之手錶，足使公眾誤認其產地者是。所稱「習慣上通用之標章」，係指該標章代表某一商品，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用，並為社會觀念所公認者。又「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般觀念，為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者而言，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。又其表示之方法須直接明顯，若係隱念譬諭或自我標榜者，不屬之；另所謂「習慣上所通用」係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就類似之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失去識別性而言（參看台北高等行政法院91年訴字第3337號判決），從而藥品之名稱係屬自創而非習慣上所通用，且足以使一般消費者辨識其為區別商品之標記者，自可作為商標申請註冊，合先敘明。

⒉針對「明通治痛單」聯合商標註冊時，是否違反註冊時商標法第37條第6款規定之部份：

⑴原告主張有無使「公眾誤信之虞」，應依客觀之事實及以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通所用之注意為標準，並認為本款之立法意旨應與82年2月22日公布修正之條文意旨相同，均重客觀之結果，不問申請人主觀之故意云云。進而認為「治痛單」，在一般民眾之認知上已具有指為特定之商品，本身有特定之文義，足使公眾誤認混淆˙˙˙˙˙云云。

⑵惟商標之有無識別性，應就註冊商標圖樣之整體觀之斷無割製個別認定之理。參加人於88年4月5日所申請被告核准註冊之系爭聯合商標，係以五字為其文字內容，自不應如原告所稱，僅以「治痛單」三字為斷。

⑶縱如原告所言，「治痛單」三字，在一般民眾之認知上已具有指為特定商品，本身有特定之文義，即指治療疼痛之藥劑。實則無一藥品之功用不在治療疼痛。參加人所出產之藥品，其適應症為「舒解感冒之症狀」，自亦在其列，既功能相符，斷無使公眾誤信誤認其商品之性質、品質之虞。

⑷系爭聯合商標係指定使用於申請註冊時商標法施行細則第49條所列商品及服務分類表第5類之「中藥、西藥」等商品。而「明通」二字本為參加人於44年3月1日為被告前身機關「中央標準局」所審定公告後核准於同年10月1日註冊公告為第3787號之商標。「明通」二字本為參加人公司名稱，而非表彰產地。而「治痛單」三字之「治痛」則為擷取藥品療效之一部，另取「治痛真簡單」之「單」字與之結合而成「治痛單」，再與「明通」字結合為「明通治痛單」聯合商標，指定適用於中、西藥。再遍查被告所有資料，亦無其它著名商標為「明通治痛單」或「治痛單」者，故「明通治痛單」顯無「使他人誤信所表彰之商品性質、品質或產地之虞」情狀，原告據此指摘被告違反商標法第37條第6款規定，顯有違誤。

⒊針對是否違反商標法第37條第8款規定之部份：

⑴原告援引前行政法院73年判字第1575號判決，一再強調所謂「習慣上所通用之標章」，須其名稱或圖形，為世人所習見，始足當之，惟遍尋原告所呈各書狀，未見其就是否為世人所習見有任何之舉證：

①原告雖舉原證1長安化學工業（股）公司之「中樂治痛單散」、「中樂治痛單液」及原告之「治痛單液」等名稱與參加人所生產之「治痛單糖漿」、「治痛單散」、「治痛單液」相同，而認「治痛單」為代表原告及參加人、長安公司所生產所有藥品之名稱，而為業界及一般名眾所公認，已為商標法第37條8款「習慣上通用之標章」。惟查中文「明通治痛單」早在68年即取得行政院衛生署藥品許可證，其字號為衛生署製字第18683號，首創使用於感冒諸症狀專用。由於品質優良、信譽卓越，在當時市場上已具有相當穩固之地位，全省各地皆擁有參加人之經銷商，因此參加人遂於75年開始在各電視台大量播放明顯標示「明通治痛單」商標之廣告，歷經多年以來「明通治痛單」之各類型廣告仍在持續中並於84、85年期間刊登巨大車體廣告遍佈於北部各縣市。尤有進者，「明通治痛單」是一歷史悠久、眾所皆知之商標，其產品之品質及商標之知名度早已是倍受消費者所肯定之優良產品，而且自首創以來更長達三十幾年之久，足以認定為著名商標，除有評定卷第25頁至89頁等資料可資佐證，參加人亦於鈞院前審提出78年至90年電視廣告選輯錄影帶（詳參加人鈞院前審答辯意旨狀）、明通醫藥雜誌73、75、77年廣告內容及90年雜誌廣告與參加人實地查訪報告供鈞院參酌。故足以證明「明通治痛單」商標確已深受消費大眾所喜愛並馳名遠近，且並認知為代表參加人公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他。再者，參加人之經銷網遍佈全省及一直不惜耗費鉅資於各廣告媒體刊登廣告，在同業及消費者間已具有相當信譽，殆無疑義。應認已符合商標法第5條2項「在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別」。

②綜上陳述及證據，可推知「明通治痛單」之為人所週知，乃係參加人長期以來投入無數精神及金錢之結果，由於符合商標法第5條第2項之識別性，正足以作為核准商標註冊之理由，豈可倒果為因，以其為世人所習見為由，剝奪參加人對系爭商標圖樣之專用權！

⑵而原告之「治痛單液」，原名於70年間取得藥品許可證時為「國安感冒糖漿」，直迄88年2、3月間始更名，此有評定卷附原告所提證2藥品許可證可稽。至於長安公司所出產之「中樂治痛單液」及「中樂治痛單散」則為83年11月28日及83年9月7日分別取得藥品許可證，此有網路查詢資料可稽。而長安公司所生產之前揭藥品，其原名並非「治痛單液」或「治痛單散」，據參加人查知係行政院衛生署藥政處於89年2月25日以89008596號函核准變更，益足以證明「治痛單」本為參加人公司所獨創之名詞，而不論原告、參加人及長安公司所出產之藥品，其適應症均為「舒解感冒之症狀」，原告及長安公司挾參加人將之廣告幾近20、30年，已享有盛名之名稱，剽竊為自己藥品名稱，其目的顯係藉「搭便車」之行為，促銷其自己之商品，渠等行為顯屬不正當商業行為，此亦有原告刊登於公車牌上，上載「國安治通單」之廣告招牌照片可稽。

⑶再「治痛單」三字既為參加人所獨創，而所使用者既僅原告及長安公司二家，雖均係治療感冒症狀之藥品，惟治療感冒之藥品名稱尚有「傷風友」、「傷風克」、「全多露」、「風熱友」、「風邪斯巴」、「寧止痛」等多達數百種（網路查詢資料計601種，僅列印105種，詳參加人鈞院前審參加答辯及調查證據聲請狀），顯見「治痛單」三字非「治療感冒」之「同一商品習慣上通用標章」。況依前行政法院47年判字39號判例所揭「『五印醋』商標為商標權人自己所獨創之商標，雖『醋』字為『慣用商品之名稱』，但與『五印』結合為「五印醋」自『非慣用商品名稱』。˙˙˙˙˙。」之意旨（詳參加人鈞院前審參加答辯及調查證據聲請狀），應認本件「治痛」與「單」字結合成「治痛單」三字，已不符商標法第37條第8款所稱「相同而近似於同一商品習慣上通用之標章」，故應得予以註冊商標。

⒋針對是否違反商標法第37條第10款規定之部分：

⑴就本款之爭議，原告援引前行政法院52年判字第1號判例、71年判字第876號判決為基礎。惟上開見解亦同時彰顯商標之評定，須就要件逐一為認定，茍其要件符合，所使用之文字，甚或字數，自不在考慮之列，亦不應為評定商標註冊成立之理由。

①依此，原告謂參加人以「治痛單液」或「治痛單糖漿」申請商標註冊遭駁，亦不必然導出以參加人「明通治痛單」申請商標註冊當然不准之結論，蓋「明通治痛單」依第三段所述，已有「識別性」且符合申請註冊時商標法第5條第二項：「在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別」規定，而得申請註冊。

②縱依原告所陳，以最惹人注意而特別顯著之主要部分為斷，該部分亦非僅「治痛」二字，而係「治痛單」三字，此觀原告及長安公司其四項藥品均以「治痛單」為名自明。一方面以「治痛單」為藥品名稱，另一方面又主張最惹人注意而特別顯著之部份僅「治痛」二字，足見此實係原告為阻礙參加人行使合法權利，所採取避重就輕，卻又自相矛盾之法律主張。

③事實上，參加人之以「治痛單液」、「治痛單糖漿」為商標申請註冊，正足以說明「治痛」二字取其功效，而「單」字乃取自「治痛真簡單」之義，並非藥品之通用名稱，或「丹」之同義字。若非如此，又何須於「治痛單」後再加「液」、「糖漿」等字，豈非如同「征露丸」後再加「藥丸」二字一般多此一舉？

④再查，國產感冒口服液中，多有使用三個字作為藥品名稱者，其中二字為形容藥品之功效或治療之病癥，另一字則為特取之部分，例如「傷風友」、「傷風克」、「熱風友」等，「治痛單」之情形亦同。而「明通治痛單，治痛真簡單」之廣告用語，已成順口溜般打動消費者。其中「治痛」二字固具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字，故「治痛單」三字顯係「隱念譬諭或自我標榜」，自不屬商標法第37條10款範疇。

⑵同理，被告雖另舉「治痛」二字係表示「申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明」，符合商標法第37條第10款規定，而認參加人不准註冊，取得商標權；並舉網路所搜尋之63筆以「治痛」二字為名之藥品及前行政法院52年判字第1號判例意旨為佐證。惟原告所舉之原證二資料之藥品，其適應症是否與參加人所註冊藥品適應症：「舒解感冒症狀」之功能相符已有疑問，且「治痛」二字泛指治療身體各種疼痛，並不能彰顯其專為「舒解感冒症狀」之功能；且亦非所有中、西藥之功能，而原告又未舉證其餘非治療感冒之藥品名稱為「治痛單」，故「治痛單」三字顯非參加人所註冊藥品及所有藥品之「通用名稱」。

⑶而「治痛」二字雖為商品之「說明」或「功用」，但依前說明「治痛單」三字已有「識別性」，故應有商標法第37條10款但書之適用：

①按「商標評定適用商標註冊時之規定」，商標法施行細則第40條2款前段及前行政法院49年判字第127號判例著有意旨。又82年12月20日修正通過之商標法第5條及第37條10款分別規定：「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性。」「十、凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者。」而為執行第37條10款之規定，另於83年7月15日由經濟部以經（83）中標087426號令修正商標法施行細則第28條規定為：「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。前項圖樣於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準。」。

②而後商標法又於86年5月7日修正第5及37條等計8條文，其中第5條及37條10款分別修正為：「商標所用之文字圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」「十、凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」可見82年商標法第5條1項及37條10款加上「顏色組合」；第5條2項則全部刪除，另行訂定：「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」；37條10款後段則加上「但有第5條2項規定之情事，而非通用名稱者，不在此限。」。嗣後又為執行修正後商標法第5條2項規定，被告前身中央標準局又於86 年11月22日以台商980字第221034號公告「商標識別性審查基準」，其中第1點「審查要點」第（二）、（三）條分別規定：「（二）商標法（下同）第5條第2項規定之審查原則：⒈第5條第2項規定之適用，應就下列事項綜合審查：⑴使用該商標於指定商品之時間長短、使用方式及同業使用情形；

⑵使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量；⑶使用該商標於指定商品之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等；⑷廣告業者、傳播業者出具之證明；⑸公會、商會、其他具公信力機構出具之證明；⑹各國註冊之證明；⑺其他得據為認定有識別性之證據。⒉前述事項所指之證據不以國內資料為限，若為國外資料時，仍須以國內消費者是否認識其為表彰商品之標識為判斷基準。依第5條第2項申請註冊之商標，其圖樣及指定使用之商品應與實際使用者相同。（三）商標圖樣中包含不具識別性之文字、圖形或記號，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」

③顯見此時商標如具「識別性」，即便其所使用之文字為「說明性」，亦得予專用申請註冊，不須將「說明性」文字聲明不專用。而商標之是否具「識別性」，則應以「整體性」觀之，此觀前揭商標法施行細則28條2項、「審查基準」第2、3點例示，皆未明列「說明」文字為「不具識別性」之點，及被告於89年12月28日（89）智商980字第8950073號公告所頒「聲明不專用審查要點」第4、6點規定：「商標圖案整體已符合商標法第5條2項規定（即是識別性）者，無庸就其中包含說明性之文字或圖形聲明不專用。」可證。從而，商標法施行細則第28條1項唯有在商標「說明性」文字整體不具識別性時，始有適用之餘地。

⑷末依前揭行政法院47年判字39號判例意旨，及原告所舉52年判字第1號判例所揭：「單以一『味』字所標榜之功用，無從認係醬油、醋類商品習慣上所通用之名稱或品質」之意旨；且被告亦多有以藥品之「功能」、「說明」文字准許做為商標申請註冊者，如「傷風克」、「傷風友」、「胃潰納」、「潰胃爽」，「酸痛十分寧」、「風熱友酸痛貼」，「痛風博朗」、「龍杏止暈車糖漿」、「氣喘威寧」、「制咳逸」、「青光療」、「大風治偏頭痛」，則依行政程序法第6條之「平等原則」，「治痛單」三字顯不符合商標法第37條10款之規定，參加人應得申請註冊。

⒌綜上所陳，已可詳見系爭商標並無違反商標法第37條第6、8、10款之規定，而原告又無檢附任何證明資料足堪認定，其所以提出本件訴訟，係恐參加人將採取法律行動，故得知系爭商標已核准公告中，旋即提出評定等程序，企圖延長參加人之領證時間，以期能用金蟬脫殼方式逃避法律責任，則被告機關駁回原告之申請評定及經濟部駁回訴願之決定，顯無違誤。

理由

一、按商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」、「相同或近似於同一商品習慣上通用標章者」及「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，分別為系爭聯合商標註冊時商標法第37條第6款、第8款及第10款所明定。而所謂商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言；所稱「習慣上通用之標章」，係指該標章代表某一商品，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用，並為社會觀念所公認者；又所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般觀念，為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者而言，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要，又其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻或自我標榜者，不屬之。所謂「習慣上所通用」係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就類似之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失去其特別顯著性而言。從而藥品之名稱係屬自創而非習慣上所通用，且足以一般消費者辨識其為區別商品之標記者，自可作為商標申請註冊。

二、本件被告認系爭聯合商標圖樣「明通治痛單」指定使用於「中藥、西藥」商品並無使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，且非習慣上通用標章者，亦非表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明，乃對原告之申請評定案為「申請不成立」之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟，本院以91年度訴字第1039號判決「訴願決定及原處分均撤銷。被告對原告於民國89年10月23日就註冊第884636號『明通治痛單』聯合商標所提評定案，應依本判決之法律見解另為處分。」後，參加人不服提起上訴，經最高行政法院以93年度判字第1384號判決發回本院更為審理。兩造之主張及爭點所在均如事實欄所載。

三、經查，原告僅稱系爭聯合商標圖樣上之「治痛單」三字，在一般民眾之認知上具有指某一特定商品之特定文義，惟並未說明該系爭商標圖樣上之中文與其指定使用之中、西藥商品如何有名實不符情形，致使公眾對其商品之性質、品質或產地產生誤認誤信之虞，自無前揭法條第6款規定之適用。次查，依原告所檢送之行政院衛生署藥品許可證影本、網站資料，及參加人提出之藥品許可證影本觀之，除參加人於68年9月11日向行政院衛生署請准「明通治痛單糖漿」藥品名稱，於80年9月5日請准「明通治痛單液」藥品名稱，另又請准「明通治痛單散」藥品名稱，有以「治痛單」三字作為藥品名稱使用外，雖尚有原告本身於70年7月6日取得行政院衛生署藥品許可證第23816號，原載藥品名稱為「國安感冒能糖漿」，嗣於88年2月2日，變更品名為「國安治痛單液糖漿」，復於88年3月26日變更藥品名稱為「國安治痛單液」，及長安化學工業股份有限公司經行政院衛生署核准製造之「中藥治痛單散」（許可證字號038078號）、「中藥治痛單液」（許可證字號038299號），然行政院衛生署之藥品許可證並非單就「治痛單」三字核准登記為藥品名稱，且除此外，別無其他製造或經銷藥品之業者反覆以「治痛單」三字作為代表藥品之標章使用之證據，尚難謂「治痛單」已成為代表藥品之「習慣上通用標章」，自無前揭法條第8款規定之適用。再查，系爭商標圖樣上之中文為「明通治痛單」，其中「明通」二字具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字等；至所稱「治痛單」係屬一種習慣通用之藥品名稱，如前所述，雖有參加人、原告及長安化學工業股份有限公司分別使用「明通治痛糖漿」、「國安治痛單液」及「中藥治痛單散」、「中藥治痛單液」，惟並無其他廠商使用「治痛單」作為藥品名稱之證據，故單憑此證據尚難證明「治痛單」已成為習慣通用之藥品名稱，系爭商標亦無前揭法條第10款規定之適用。

四、另查，依系爭聯合商標註冊時商標法第5條規定：「商標所用之文字圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」同法第37條第10款規定：「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」足見此時商標如具「識別性」，即便其所使用之文字為「說明性」，亦得予專用申請註冊。本件系爭「明通治痛單」早在68年即取得行政院衛生署藥品許可證，其字號為衛生署製字第18683號，首創使用於感冒諸症狀專用，參加人並於75年開始在各電視台大量播放明顯標示「明通治痛單」商標之廣告，歷經多年以來「明通治痛單」之各類型廣告仍在持續中，經銷網遍佈全省，「明通治痛單」商標已馳名遠近，深受消費大眾所喜愛，並認知其為代表參加人公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他，在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，符合商標法第5條第2項規定，此有參加人先後提出廣告合約、廣告費通知單、統一發票、統計表、電視廣告選輯錄影帶及明通醫藥雜誌之廣告版頁為證，自堪信為真實。而原告之「國安治痛單液」，於70年間取得藥品許可證時原名為「國安感冒糖漿」，直迄88年2、3月間始更名；另長安化學工業股份有限公司所出產之「中樂治痛單液」及「中樂治痛單散」亦係83年11月28日及83年9月7日始分別取得藥品許可證；就時間順序而言，原告及長安化學工業股份有限公司出產之藥品名稱中含有「治痛單」字詞，均在參加人系爭「明通治痛單」已享有盛名之後，實不無搭便車之嫌，自難反以渠等之藥品曾用「治痛單」三字，即認為係藥品之通用名稱。故系爭聯合商標應有前揭商標法第5條第2項及第37條第10款但書規定之適用，本院前審將系爭聯合商標圖樣中之文字割裂，認其中之「治痛」二字具有說明性，而不應由參加人專用，尚有未洽，併此說明。

五、綜上所述，系爭聯合商標並無註冊時商標法第37條第6款、第8款及第10款所規定不得申請註冊之情形；原告所訴，核不足採。從而，被告為所為「申請不成立」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成系爭聯合商標之註冊應予撤銷之處分，均無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第四庭審判長法　官 徐 瑞 晃