臺北高等行政法院判決

原告

五言六社文化事業有限公司

代表人

甲○○（董事）

訴訟代理人

徐偉峯律師

複代理人

丁○○律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

義商‧斑康有限公司（BENCOM S.R.L.）

代表人

乙○○○○○○E

訴訟代理人

張伯時律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國93年2月26日經訴字第09306213020號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）85年4月23日以「COLOR」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之書籍及雜誌商品，向被告（原經濟部中央標準局，88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告核准列為註冊第776267號商標（下稱系稱商標，圖樣如附圖1所示），關係人義大利商斑尼頓集團公司以系爭商標有違註冊時（82年12月22日修正公布）商標法第37條第1項第12款之規定，檢具註冊第568921號「COLORS stylized」商標圖樣（下稱據以評定商標，圖樣如附圖2所示），對之申請評定，關係人嗣於93年8月1日移轉系爭商標予參加人。案經被告審查，以92年10月3日中台評字第910326號商標評定書為系爭商標之註冊應為無效之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭商標是否有註冊時商標法第37條第1項第12款規定而不得申請註冊之情形？

㈠原告主張：

⒈首先，本件系爭註冊第776267號「COLOR」商標評定事件，被告與前開訴願決定，均係以系爭商標有違註冊時商標法第37條1項第12款之規定為處分之依據，至於是否尚有違反同條項第7款之規定，被告並未予以審究，換言之，被告與前開訴願決定均認為本件系爭商標並無同條項第7款規定之適用，合先敘明。

⒉按，商標圖樣「相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第1項第12款著有明定。惟上開條款之適用，應以兩商標構成相同或近似為前提，始有所謂致公眾混淆誤認之虞之問題。設若兩商標根本不相同或不近似者，則自無使人產生混淆誤認之虞，要無上開條款規定之適用，其理甚明。又，判斷商標或標章近似與否，應總括商標或標章全體，就其外觀、名稱、觀念加以觀察，有無致一般消費者混淆誤認之虞，並非某一定部份相同或近似，該商標或標章即屬近似商標或標章，上開見解，迭經行政法院72年判字第1395號判決、71年判字第419號判決、69年判字第124號判決等闡釋甚明在案。

⒊查，被告與前開訴願決定略以：「‧‧‧系爭註冊第776267號『COLOR』商標圖樣係單純由外文『COLOR』所構成，而據以評定之註冊第568921號『COLORSstylized』商標圖樣，雖於二外文字母「O」之內加上一黑點，但整體予人之觀感仍為外文「COLOR」，‧‧‧於異時異地隔離觀察之際，其外觀、意義極相彷彿，‧‧‧二者應屬構成近似之商標‧‧‧」云云，然查：

⑴系爭「COLOR」商標與據以評定「COLORS stylized」商標，非為近似商標，理由如下：按系爭商標之商標圖樣係由單純外文「C」、「O」、「L」、「O」、「R」五個字母所組合而成之文字商標圖樣，該組合字母並未經過特殊美術設計，而單純僅以一般粗黑字體加以呈現，故其予人之寓目印象，簡單明確，一目了然；反觀據以評定商標「COLORS stylized」，特別在商標圖樣中之兩個外文字母「O」之中間分別加上小黑點，且將該兩個中間有小黑點之外文字母「O」分別置放在外文字母「L」之兩旁，在此一特殊美術設計安排下，該外文字母「O」就如同兩個眼睛，而外文字母「L」則像一個鼻子，整體商標予人之寓目印象係為一張人臉之圖形設計商標圖樣。因此，兩造商標圖樣細為比對下，一為單純文字商標圖樣，一為圖形商標圖樣，在外觀上予消費者之寓目印象不僅迥然有異，在構圖意匠上亦屬南轅北轍，兩造商標各自使用時，殊難使一般消費者產生混淆誤認之虞，自不能認為兩造商標為近似商標，實甚顯然。

⑵再者，兩造商標之實際使用狀態及銷售管道復顯有區別，要無引起一般消費者混淆誤認之虞，洵堪認定，茲述理由如下：

①參加人以據以評定「COLORS stylized」商標所發行之雜誌，係以雙語出版，即於英文以外加另一外國語文，包含德文、義大利或西班牙文，此觀參加人所提出於被告與訴願決定機關之其他期的『COLORS』雜誌影本證據當可證明；而原告以系爭「COLOR」商標所發行之雜誌，則係完全以中文出版，並未以任何外文型態或以雙語型態出版。

②以據以評定「COLORS stylized」商標所發行之雜誌，係以報導流行服飾為主之專業雜誌，尤其以報導參加人之「UNITED COLORS OF BENETTON」商標為表彰之衣服或飾品為主要內容；但反觀以系爭「COLOR」商標所發行之雜誌，則係以報導偶像明星為主之專業雜誌，其報導內容包含台灣、韓國、日本、香港等地之當紅明星或偶像之動向或消息。

③據以評定「COLORS stylized」商標所發行之雜誌，係以報導流行服飾為主之專業雜誌，且因其所報導之服裝或飾品之價格係屬中等以上價位，因此，該雜誌係以具備相當消費能力之上班族或家庭主婦為其主力消費族群，因為該族群始具有購買其所報導之衣服或飾品之能力；然反觀以系爭「COLOR 」商標所發行之雜誌，則主要係報導偶像明星之消息，而會迷戀偶像明星之族群，大多為小學生或青少年，因此，系爭「COLOR」商標雜誌係以未成年之學生或青少年為主要消費族群。

④由於系爭「COLOR」商標雜誌，其主要消費族群係不具經濟能力之未成年人，故其售價相當便宜，整本彩色圖文並茂之雜誌僅售新台幣118元，又因其僅以中文出版，故其銷售地區僅限於台灣、新加坡及馬來西亞等有較多華人居住之地區；但反觀據以評定商標「COLORS stylized」雜誌，其銷售對象係有經濟能力之成年人，又其並無中文出版，故其銷售地區係以歐美為主「此觀該雜誌僅以英文、德文、義大利文、法文及西班牙文印刷出版當可得證」。

⑤系爭「COLOR」商標雜誌之銷售管道，係透過各大書局或大型連鎖超商如統一、全家、萊爾富等作為其銷售通道，故其銷售管道為開放列架式，或以郵寄方式將系爭「COLOR」商標雜誌寄到預定之消費者手中；然反觀據以評定商標「COLORS stylized」雜誌，則係以該雜誌所設立之www.colorsmagazine.com網際網路進行雜誌之訂閱手續，為虛擬之銷售模式。至於據以評定商標「COLORSstylized」雜誌是否有在台灣發行、出版，甚或銷售，迄今參加人並未提出其在台灣實際銷售之單據以為證據，例如：進口報單、台灣讀者訂單或名單、台灣銷售發票、在台灣之年營業額統計等具體資料或統計資料，從而，據以評定商標在國內既然未有具體行銷使用之事實，何來系爭商標與據以評定商標產生混淆誤認之虞，是以，被告之原處分與前開訴願決定，認定系爭商標有違首揭條款之規定，殊無可採。

⑶綜上所述，「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」不得申請註冊，固為82年12月22日修正公佈之商標法第37條第1項第12款所明訂，然如前所述，系爭商標與據以評定商標，一為文字商標圖樣，一為圖形商標圖樣，兩造商標非為近似商標，實甚顯然。再者，就兩造商標之實際使用狀態及銷售管道等情形相較，誠有天壤之別，抑有進者，詳查參加人向被告與訴願決定機關所提出之使用證據資料，核屬國外行銷使用之資料，在國內使用方面可以說根本無行銷使用之事實，準此而言，據以評定商標既未在國內行銷使用，如何能為國內一般消費者所熟知，更遑論有使公眾對參加人之據以評定商標有認識之可能，並進而產生混淆誤認之虞；而反觀原告向被告與訴願決定機關所提出之有關系爭商標方面之使用證據，確屬國內行銷使用之證據資料，系爭商標經原告在國內持續廣泛使用，早已建立優良商譽，並廣為一般消費者所熟知，因此，系爭商標殊難謂有使一般消費者產生混淆誤認之虞，自無該商標註冊時商標法第37條第1項第12款規定之適用，至為灼然。

⑷次查，揆諸巴黎公約第6條之1對於可提起評定之除斥期間規定，係採較短之五年除斥期間作為限制，究其旨意乃為維護商標專用權人長期使用之權益，今現行商標法第23條第1項第12款（即系爭商標註冊時商標法第37條第1項第12款規定）即參考前開公約之規定，將評定之除斥期間由10年縮短為5年，核其立法精神即係因考量商標專用權人具有長期使用商標之狀態，就該事實狀態應有予以保護其既有權益之必要。經查，本件原告之系爭商標於86年10月16日經被告註冊公告前，早於84年即已創刊，迄今已有9年之久且仍繼續發行中，而截至目前為止，原告業已發行系爭商標「COLOR」雜誌計有一百餘期「每月發行一期」。自系爭商標「COLOR」雜誌發行以來，便極受一般消費者所喜愛，尤其是對所謂「追星族」之消費者而言，系爭商標「COLOR」雜誌更是令其愛不釋手，因其等可藉由系爭商標雜誌得知明星偶像之最新動態，充分滿足其等之追星慾望。因此，在出版業經營不易之現實狀態下，「COLOR」雜誌仍能屹立不搖出版9年之久，且營業額及銷售額年年蒸蒸日上，足可說明系爭商標「COLOR」雜誌，在台灣的確享有相當之知名度及市佔率，尤其在明星偶像之報導方面，堪稱為執牛耳地位之領導雜誌，而享有卓越之商譽，此有下列證據足資證明：

①系爭商標「COLOR」雜誌第1期至第95期雜誌封面影本乙份「請參原告向訴願決定機關提出之願理由書之附件四」。由該等雜誌封面上，即可清楚看到系爭「COLOR」商標，及原告的公司名稱「五言六社文化事業有限公司」。

②系爭商標「COLOR」雜誌自83年12月起至91年10月份止，所舉辦之各種明星偶像活動明細表及活動訊息影本乙份。系爭商標「COLOR」雜誌為使所謂「追星族」之消費者有貼近偶像之機會，不僅主動舉辦偶像之歌友會、茶會或簽名會等活動，尤有進者，更贊助該等活動之舉行，例如：84年2月15日「金城武溫柔茶會」、84年10月25日「金城武非常秋天歌友會」、88年10月「謝霆鋒不停瘋狂全省簽唱會、簽名會共十場」等活動。

③系爭商標「COLOR」雜誌舉辦偶像之歌友會、茶會或簽名會等活動之活動結案報告影本乙份。

④系爭商標「COLOR PLUS」雜誌第1期至第4期雜誌封面影本乙份。原告於90年11月又創刊「COLOR PLUS」雜誌，以季刊形式出版，截至目前為止已出版4期雜誌，在該等雜誌封面印有「COLOR PLUS」字樣。

⑤原告自84年起至90年止，營業收入淨額明細表影本乙紙。由該明細表可知，原告之營業額均在新台幣2千萬之譜，而如前所言，系爭商標「COLOR」雜誌每本僅售新台幣118元，故可得知，系爭商標「COLOR」雜誌每年至少銷售15萬9仟本以上，堪稱為台灣之暢銷雜誌。

⑥系爭商標「COLOR」雜誌發行人甲○○接受中國時報之專訪，此有中國時報87年3月28日之專訪報導乙則正本可稽。因為「COLOR」雜誌在87年就已成為暢銷之偶像雜誌，而引起傳播媒體之注意，進而以專訪報導。

⑦系爭商標「COLOR」雜誌舉辦偶像之歌友會、茶會或簽名會等活動之照片乙批。

⑧系爭商標「COLOR」雜誌舉辦各種電影試演會活動，此有該等活動之入場券正本乙份可稽。

⑨系爭商標「COLOR」雜誌舉辦各種偶像之歌友會、茶會或簽名會等活動，此有該等活動之入唱券正本乙份為憑。

⑩系爭商標「COLOR」雜誌文宣資料正本乙份。

⑪系爭商標「COLOR」雜誌馬來西亞文宣資料正本乙紙。

⑫系爭商標「COLOR」雜誌舉辦偶像活動之相關新聞報導二則。

⑸除上開前已提出於訴願決定機關之使用證據外，原告今另再補送最新幾期之系爭商標「COLOR」雜誌如下，請 貴院參酌：

①系爭商標「COLOR」雜誌第102期至104期之正本三本，出版日期分別為92年5月、6月、7月。

②系爭商標「 COLOR」雜誌第106期至111期雜誌之正本六本，出版日期分別為92年9月、10月、11月、12月與93年1月、2月由上足證，本件原告確有長期持續使用系爭商標之事實，依前開巴黎公約第6條之1之規定與現行商標法第23條第1項第12款（即系爭商標註冊時商標法第37條第1項第12款規定）規定之立法意旨，就原告長期使用系爭商標之狀態，應有予以保護其既有權益之必要，始符法制。

⒋綜上論陳，系爭商標與據以評定商標，一為文字商標圖樣，一為圖形商標圖樣，兩造商標圖樣相較，外觀上或構圖意匠均大異其趣，非為近似商標，實甚顯然，要無引起混淆誤認之虞；再者，系爭商標經原告投入大量時間與鉅額花費，於國內持續廣泛使用之事實下，不僅深受一般消費者喜愛，在雜誌業界甚至早已建立不斐之專業聲譽，足以堪稱為國內之著名商標，彰彰明甚。而反觀參加人之據以評定商標，稽其提出於被告與訴願決定機關之使用證據，核屬國外行銷使用之資料，迄今並未提出在國內方面行銷使用之相關證據，準此，據以評定商標又如何能為國內一般消費者所熟知，更遑論有使公眾對參加人之據以評定商標有認識之可能，且致公眾混淆誤認之虞。是系爭商標確無違反系爭商標註冊時商標法第37條第1項第12款之規定，殆屬無疑。被告所為系爭商標之註冊應為無效之處分，訴願機關所為之前開訴願決定，洵有違誤。請為原告訴之聲明之判決，實感德荷。

㈡被告主張：

⒈商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第37條第1項第12款所明定。而商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為商標法施行細則第15條第1項所明定。

⒉查本件系爭註冊第776267號「COLOR」商標圖樣，係由外文「COLOR」所單獨構成，而據以評定之註冊第568921號「COLORS stylized」商標圖樣，亦係由一單獨之外文「COLORS」所構成（雖其字中字母「O」之字型外觀略有於內部加一點之設計，但整體予人之觀感仍為外文「COLORS」），兩者相較，僅字尾有無表示複數之字母「S」之別，其外觀、意義相仿，於異時異地隔離觀察，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。復均指定使用於雜誌等同一或類似之商品。是本件系爭註冊第776267號「COLOR」商標之申請註冊，自有首揭法條規定之適用。再以兩者圖樣之外文幾近相同，又無其他可資識別之部分，所使用商品亦屬相同，且據以評定商標早於系爭註冊商標申請註冊之前，已經廣泛使用迄今之情形以觀，本件系爭註冊商標申請註冊當時，應有使人產生混同誤認之虞，原告執其註冊後之使用情況，辯稱不會引起混淆誤認之說，核不足採，併予敘明。

⒊綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

㈢參加人主張：

⒈本件據以評定註冊為第568921號註冊商標之「COLORS」商標，業經原商標權人（即本件商標評定申請人）義商．斑尼頓集團公司（英文︰Benetton Group S.P.A.）於93年8月11日申請移轉，經被告以（93）智商92字第09380457950號函准予移轉登記於受讓人義商．斑康有限公司（英文︰BENCOM S.R.L. ）名下，茲由受讓人義商．斑康有限公司繼受原商標評定申請人義商．斑尼頓集團公司為本件參加人，合先敘明。

⒉按「商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似商標。」，又「商標圖樣上之外文僅少數字母不同而外觀相似，有混同誤認之虞者」、「商標圖樣上之外文，有一單字或主要部分相同，有混同誤認之虞者」為商標外觀近似。查本件系爭商標，其商標圖樣為英文之文字商標，與參加人據以評定商標，僅有字母多寡之別，此以一般消費者施以隔離通體觀察，即有混淆誤認之虞，揆之上開說明，二商標外觀近似，為近似之商標堪可認定。復系爭商標指定使用於商標法施行細則第46條第16類之書籍、雜誌商品，據以評定商標則指定使用於商標法施行細則第49條第16類之報紙、雜誌、書刊、期刊、刊物、評論雜誌等商品，二者為同類商品，故應有系爭商標註冊當時有效之商標法（82年12月22日修正公布）第37條第12款規定之適用。

⒊被告以兩商標相較，僅字尾有無表示複數之字母「S」之別，其外觀、意義相仿，於異時異地隔離觀察，有使人產生混同誤認之虞，又兩者圖樣之外文幾近相同，復無其他可資識別之部分，所使用商品亦屬相同，且據以評定商標早於系爭商標申請註冊之前，已經廣泛使用迄今之情形以觀，本件系爭註冊商標申請註冊當時，應有使人產生混同誤認之虞，評定註系爭商標之註冊無效，並無不法。蓋商標評定係以被評定商標「申請註冊當時」有無使人產生混同誤認之虞為斷，是本件原告應舉證者厥為其商標申請註冊當時並無使人產生混同誤認之虞之證據，惟綜觀本件原告所舉可資區別之證據者，均為其商標申請註冊之後所使用商標之證據，允應無解於其商標申請註冊當時使人產生混同誤認之虞之事實，其所主張委無足採。

⒋綜上所陳，系爭商標實有註冊無效之事實，原告之訴應予駁回。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第1項第12款所明定。而衡酌兩商標圖樣是否構成近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之；同法施行細則第15條第1、2項亦定有明文。又本件評定案件之評決之時間為92年10月3日，早在現行商標法施行日（92年11月28日）之前，故無現行商標法第91條第1項規定之適用，均合先說明。

二、本件原告於85年4月23日以「COLOR」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之書籍及雜誌商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第776267號商標（圖樣如附圖1所示），關係人義大利商斑尼頓集團公司以系爭商標有違註冊時商標法第37條第1項第12款之規定，檢具註冊第568921號「COLORS stylized」商標圖樣（圖樣如附圖2所示），對之申請評定，關係人嗣於93年8月1日移轉系爭商標予參加人。案經被告審查，以系爭商標圖樣，與據以評定商標圖樣構成近似，復均指定使用於雜誌等同一或類似之商品，自有首揭法條規定之適用，至於其是否尚有違同法條項第7款之規定，自毋庸論究，乃為系爭商標之註冊應為無效之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張各如事實欄所載，其爭點厥為系爭商標是否有註冊時商標法第37條第1項第12款規定而不得申請註冊之情形？

三、原告起訴意旨略以：系爭商標是純文字商標，據以評定商標有圖形，二者商標圖樣並不近似，且實際使用狀態及銷售管道、客層等顯有區別，絕無引起一般消費者產生混淆誤認之虞；又參加人提出之使吏用證據核屬國外行銷使用之資料，並無法說明據以評定商標在台灣已為一般消費者所熟知；反觀系爭商標為表彰所出版之偶像報導雜誌，已建立優良商譽，並廣為一般消費者所熟知，堪稱為國內著名之商標，殊難謂有使一般消費者產生混淆誤認之虞，系爭商標要無註冊時商標法第37條第1項第7款及第12款規定之適用云云。經查，系爭商標圖樣係由單純外文「COLOR」所構成，而據以評定商標圖樣，雖於二外文字母「O」之內加上一黑點，但整體予人之觀感仍為外文「COLORS」，二者僅字尾有無表示複數之字母「S」之別，其外觀、意義相仿，於異時異地隔離觀察之際，其外觀、意義極相彷彿，難謂無使具有普通知識經驗之一般商品購買人產生混同誤認之虞，二者應屬構成近似之商標，復均指定使用於雜誌等同一或類似之商品，自有首揭法條規定之適用。原告執其註冊後之使用情況，謂系爭商標已成為著名之商標，不致引起混淆誤認之虞云云，核不足採。

四、綜上所述，系爭商標確有註冊時商標法第37條第1項第12款規定而不得申請註冊之情形。從而，被告所為系爭商標之註冊應為無效之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第四庭審判長法　官 徐 瑞 晃