臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)93年度訴字第1379號

• 裁判案由: 商標評定
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 94 年 07 月 28 日

臺北高等行政法院判決
93年度訴字第1379號
原　　　告　誠品股份有限公司
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　李旦律師
江俊賢律師（兼送達代收人）
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）
訴訟代理人　丙○○
參　加　人　成品國際開發有限公司
代　表　人　乙○○
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國93年2
月26日經訴字第09306213060號訴願決定，提起行政訴訟，經本
院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
緣誠品國際開發有限公司（87年12月27日公司名稱變更為成品國際開發有限公司）於民國82年12月9日以「誠品LA DE
B'E TANA」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第40類之運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙商品，向被告前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智
慧財產局）申請註冊，經審查准列為註冊第653492號商標，嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第1項第6、7
、11款之規定，對之申請評定，經被告審查為系爭商標註冊應為無效之處分，成品國際開發有限公司不服，提起訴願及行政訴訟，本院將訴願決定及原處分撤銷，原告上訴，亦經最高行政法院駁回上訴而告確定。被告依本院判決意旨，於92年10月28日以（92）智商0202字第9280563850號發文之中台評字第910457號評定書為「主張商標法第37條第1項第6、7 款規定部分申請不成立；主張商標法第37條第1項第11款
規定部分申請駁回」之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告就系爭商標應為評定成立之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明（被告未於言詞辯論期日到場，聲明及陳述依其答辯狀及準備程序所為而記載）：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第40類之商品，有否襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞，而構成註冊時商標法第37條第1項第7款之違反？
㈠原告主張之理由：
⒈前揭商標法第37條第1項第7款之規定，旨在杜絕襲用仿傚他人商標（標章），明定所襲用者，不以係著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，是被告所謂原告與參加人所指定使用之商品，一為百貨服務業，一為各式之服裝，二者間所指定使用之商品關聯性尚無法建立消費者混淆誤認之判斷基礎，實屬謬誤。被告又謂參加人申請商標註冊之時間為82年12月9日，原告提起評定之時間則為87 年8月21日，前後相差4年之久，從此等雙方長期各自使用自己之商標或標章之情況事證，亦可佐證，在參加人註冊之始，其經營之衣飾買賣與原告之精品銷售，在市場上並無發生致公眾混淆誤認之虞之情形，乃純屬被告單方面之臆測，並無做任何市場調查或提出其他足以證明一般消費者無混淆誤認之事證。且行政訴訟法第189條規定法院依自
由心證判斷證據證明力之理由應記明於判決，且事實之認定，應詳細記載其所憑之證據及其認定之理由，並對於當事人有利之證據不採之理由，故本院89年訴字第1196 號
判決與被告認定事實之裁量權顯有不當之擴張。
⒉系爭商標由縮小字體之英文「LA DEB'E TANA」在上及放大
字體之中文「誠品」在下所構成，就其整體觀之，其主要部分為中文「誠品」部分。就系爭商標主要部分中文「誠品」，與原告註冊在先據以評定之「誠品」服務標章（下稱據爭標章）圖樣隔離觀察之，不論在外觀、觀念或讀音各方面，均與據爭標章完全相同，綜上要件以觀，難謂無引起一般消費者認定為同一商標、標章專用權人所設計不同系列之商標圖樣，連貫唱呼之際，二者極易混淆，依一般社會通念及市場交易情形，極易使一般商品購買人產生混淆誤認之虞，故系爭商標與據爭標章構成近似，要無疑義。
⒊次查原告於78年成立之初，即以中文「誠品」及英文「eslite」首先使用於其所提供之各種書刊、雜誌、出版、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品等進出口貿易等服務，且自79年起即陸續以「誠品eslite」、「誠品及圖eslite」、「誠品及圖」、「誠品CHERNG PIIN及圖」等一系列
之服務標章圖樣向被告申請註冊並取得服務標章之專用權，其申請日期均早於系爭商標。且於系爭商標申請註冊日82年12月9日前，即透過天下雜誌、婦女雜誌、錢雜誌、
民生報等知名報章雜誌積極廣告行銷據爭標章及所提供之各項服務，故於系爭商標申請註冊當時，據爭標章所表彰之信譽，已為一般消費大眾所知悉，前有原告檢送之商品型錄及雜誌廣告等證據資料供稽核，且本院及被告亦認定系爭商標申請註冊日82年12月9日當時，原告之標章於『
誠品書局』已具有廣泛之知名度。因此，系爭商標申請註冊當時，據爭標章已為一般消費大眾所知悉乃不爭之事實，是據爭標章之信譽及品質，於系爭商標申請註冊時，難謂不為我國相關業者、參加人及消費大眾所知悉。而參加人不思自創，以原告之先註冊之「誠品」標章，作為系爭商標圖樣之主要部分，異時異地隔離觀察之，不論是外觀、讀音或觀念上，均完全相同，實難諉為僅係出於偶然之巧合而無仿襲之意，指定使用於具有關連性之運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等商品運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等商品，難謂無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，客觀上已有使一般商品購買者，對其所表彰之商品來源與據爭標章產生聯想而致混淆誤信誤購之虞，顯有違誤前揭商標法第37條第1項第7款之規定。
⒋再者，本院89年訴字第1196號判決於判斷是否有致公眾混淆誤信之虞時，僅以知名度及據知名度所認定之二者產品關連性作為判斷之標準，忽略商標手冊中所規定應依各種因素綜合判斷之要求，從而縱使系爭商標與據爭標章在服飾類項目上不論商品用途、功能、販賣場所、商品原料、成分及商品買受人均有其重疊性，仍以知名度之理由為不利於原告之判決，其認定事實顯有錯誤。
⒌又查，據爭標章所表彰之信譽，已為一般消費大眾所知悉乃不爭之事實前已論述，而參加人於82年成立之初，原係以誠品國際開發有限公司為公司之名稱，同年即以「誠品LA DEB'E TANA」申請系爭商標，於86年4月復以「誠品衣舍」申請註冊為第00000000號聯合商標，參加人欲憑藉襲用原告已具廣泛知名度之標章，以遂不勞而獲、搭人便車之主觀之意圖極為甚明。嗣原告於87年8月對參加人提出
評定之申請後，參加人始於同年10月發函通知原告公司名稱變更為現今之成品國際開發有限公司，以規避法律上之責任。
㈡被告主張之理由：
⒈商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為前揭商標註冊時商標法第37條第1項
第7款所明定。被告前原處分以：原告為一書店及零售商
場之複合式經營型態之公司，於78年成立之初，即以中文「誠品」及外文「eslite」創用於其所提供之各種書刊、雜誌、文獻編譯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易等業務服務，除自79年起即陸續以「誠品eslite」、「誠品及圖eslite」、「誠品及圖」、「誠品CHERNG PIIN及圖」等一系列服務標章圖樣註
冊取得第44908、44981、53505、55147號等20件服務標章專用權外，並早於系爭商標申請註冊日82年12月9日之前
，即透過婦女雜誌、天下雜誌、錢雜誌、民生報等知名報章雜誌積極廣告行銷，於系爭商標申請註冊當時，難謂未為一般商品購買人所熟知，從而參加人以相同之中文「誠品」作為系爭商標之主要部分申請註冊，並指定使用於關係密切之運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等商品，客觀上難謂無使一般商品購買人對其所表彰之商品來源或產銷主體與原告所提供之營業服務產生聯想，致發生混淆誤信之虞，而為評定成立之處分。
⒉嗣參加人提起訴願，經經濟部駁回，復提起行政訴訟，本院89年度訴字第1196號判決意旨則認為（此段係摘錄判決理由，故所稱之參加人即為本件原告，所稱原告即為本件參加人）：
⑴本件參加人之「誠品」標章於82年間，至少在商（精）品零售上，其知名度尚有不足，應非如被告所言：參加人已因具備「多角化之經營」、「複合式之經營形象」，而具有廣泛知名度（當時僅「誠品書局」具有廣泛之知名度）。被告此部分之判斷結論，其立論基礎顯然缺乏時間上的縱深，將一個應採取縱深觀察方式的立體事件，壓在一個平面來處理，其認定自非妥適。
⑵其次在有關「本件原告與參加人之商標或服務標章，其指定使用之商品服務內容，彼此間關連性之高低」一節，本院亦認為：參加人銷售之精品種類，除了國外知名品牌之衣服外，也包括鞋子、寢具、桌巾、水晶或磁器杯盤、家具、珠寶、皮件、禮品、擺飾等多種商品，種類龐雜，所行銷之各類商品，其惟一之共通特徵即在於均屬國外者有商譽之精品，實具百貨業之特質。而原告商標指定之商品卻僅限於各式服裝（如運動服、套裝、風衣、睡衣（褲）、襯衫、內外衣褲、洋裝、褲裙等），種類特定。雖然二者間在服飾類這個項目上，其商品用途、功能、販賣場所、商品原料、成分與商品買受人有其重疊性，但是參加人銷售之產品並不止限於衣飾而已，還有其他種類之商品，另外原告銷售者為自己品牌之衣飾，而參加人銷售者則為國外之知名服飾，二者之關連性判斷，在考慮參加人於82年間經營商品零售服務時，其知名度尚屬有限（當時參加人僅在書店經營上具有廣泛之知名度，但整體企業組織對外尚未形成「多角化」「複合式」之映象，參加人此等企業風格應該是最近3～5年來，才為台灣地區之社會大眾所普遍感受到）等各項因素後，本院認為二者間尚無法建立構成消費者混淆判斷基礎之關連性。
⑶此外本案原告申請註冊之時間為於82年12月9日，參加
人提起本件評定之時間則為87年8月21日，前後相差4年之久，從此等雙方長期各自使用自己之商標或標章之情況事證，亦可佐證，在原告註冊之始，其經營之衣飾買賣與參加人之精品銷售，在市場上並無發「致公眾混淆誤認之虞」之情形，因此原告註冊時有無「抄襲之不正競爭故意」也無從證明。而參加人之所以會在87年間提出評定，最可能之原因即是因為時間的經過，其知名度不斷提昇，以致商標著名性已慢慢擴及至其他相關商品或服務領域，以往不是競爭對象之原告，如今可能已是競爭對手，且原告商標所代表之商譽，也會因為與其商標或服務標章雷同，而開始有利用參加人商譽之危險。但此種情形並非註冊時商標法第37條第1項第7款所欲規範之對象。
⑷本案爭點之所在應該描述為：「當著名商標或標章所表彰商品或服務來源之企業主體在市場上奮力經營，不斷擴張銷售量，累積其商譽及獨特性，以增加其經濟價值，而延伸其標章專用權排他領域的時間過程中，碰到以往已在該領域註冊在先而立下根基之營業主體，此時二方之利益應如何調整」。本院以為在此情況下，著名商標之排他性權利當然應該讓步，總不能為了著名標章之經濟價值去犧牲早已立基該商品領域（即已取得商標專用權）企業主體之既有權益。從今日看來，誠然參加人「誠品」著名標章之商譽確已樹立，其知名度的確是呈現出加速躍昇之勢，如果從現今之角度，法院當然會認為誠品之商譽已能讓其商標專用權排他性效力，跨及多數商品或服務之領域。但本院一定要再次指明，本案中參加人「誠品」標章知名度之判斷時點是83年10月14
日，而不是87年間或現今判決時。
⑸原告主張其系爭註冊之商標，相對於參加人據以評定之「誠品」文字圖樣標章，並無註冊時商標法第37條第1
項第7款之撤銷事由存在，自屬有據，原處分竟為商標
撤銷之決定，自有不當，一再訴願決定未予糾正，亦有未洽，原告在此範圍訴請撤銷為有理由，爰併予撤銷，但其請求做成評定不成立之請求部分，因參加人原先主張之評定事由尚有註冊時商標法第37條第1項第6款、第11款之規定，就此被告尚未為處理，本案並有必要發回原處分機關重為決定。而將訴願決定及原處分均撤銷。依行政訴訟法第216條規定：「撤銷或變更原處分或決
定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力」「原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之」。從而系爭商標之申請註冊自無前揭商標法第37條第1項第7款之適用。
⒊商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，固為前揭商標法第37條第1項第6款所明定。惟其適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言；至商標本身有使人誤認其所表彰之商品為他人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀而購買之虞者，核屬同條項第7款規定之範疇，非本
款所得審究，原告並未檢具任何證據理由，說明系爭商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質或產地等等，徒以本件商標有使人誤認其所表彰之來源或產製主體為由，尚難執為有利於本款主張之論據。
⒋「商標之註冊違反第5條、第31條第5項、第36條、第37條第1項第11款或第42條第2項後段之規定者，自註冊公告之日起已滿2年者，不得申請或提請評定」前揭商標法第53
條定有明文。本件系爭商標係於83年9月1日獲准註冊，距原告87年8月21日申請評定時已逾2年之期間，依上開法條規定之意旨，原告主張系爭商標之註冊違反前揭商標法第37 條第1項第11款規定之部分應予駁回。
㈢參加人主張之理由：
答辯理由同被告。系爭商標82年已申請使用，據爭標章於87年才申請於服裝類，所以系爭商標並沒有抄襲據爭標章。系爭商標也有一定知名度，只是沒有據爭標章的知名度大而已，且領域不同，策略也不同。
理 由
甲、程序方面：
本件被告經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請由其一造辯論而為判決，合先敘明。乙、實體方面：
一、按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為現行商標法第52條所明定。系爭商標係於83年9月1日註冊公告，有商標註冊簿影本在卷可憑。本件商標之評定應適用82年12月22日修正公布之商標法。按商標圖樣「有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」、「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」或「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第1項第6、7、11款所明定。
二、經查，本院89年度訴字第1196號前判決業已指明據爭標章知名度之判斷時點為83年間，並說明依原告所提資料，據爭標章之知名度僅及於「書店部分，而不及於其所提供之精品銷售服務上」，並其表章之服務與系爭商標使用商品之關連性不足，及二者併存數年等情況，認定系爭商標圖樣雖近似於據爭標章，但無致生公眾混淆誤認之虞，無註冊時商標法第37 條第1項第7款之事由。顯見係適用系爭商標註冊時之商
標法規定，以審查原告申請評定系爭商標所為之評定內容。又該判決認系爭商標申請註冊之82年12月9日，至原告申請
評定之87年8月21日，前後4年之久，系爭商標與據爭標章併存而無致公眾混淆誤認之虞之情形，足以說明系爭商標註冊時亦無致公眾混淆誤認之虞等情，並經最高行政法院91年度判字第1594號判決駁回原告之上訴而確定在案，依行政訴訟法第216條規定，上述本院前判決及最高行政法院關於認定
系爭商標圖樣雖近似於據爭標章，但無致生公眾混淆誤認之虞，無註冊時商標法第37條第1項第7款之事由之違反，所表示之法律見解，已具有拘束力。被告據此而認系爭商標與據爭標章二者固然屬於近似；但據爭標章於82年間，至少在商（精）品零售上，其知名度尚有不足，且整體企業組織對外尚未形成「多角化」、「複合式」之印象，故系爭商標與據爭標章間尚無法建立構成消費者混淆判斷基礎之關連性，參加人註冊時有無「抄襲之不正競爭故意」也無從證明，系爭商標之申請註冊應無前揭商標法第37條第1項第7款規定之適用，於法並無不合。原告於訴願階段及本院審理所檢送之商標圖樣影本、商標評定書影本、商標手冊影本「証據法則與實務」影本及參加人致原告之律師函影本等亦不足以動搖前揭行政法院判決所認定之事實，尚難執以論斷原處分違法不當。從而原告仍執前詞，主張系爭商標之申請註冊，有違前揭商標法第37條第1項第7款之規定，顯非可採。
三、另有關原告申請評定系爭商標註冊有違當時商標法第37條第1項第6款規定部分，因該款適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言，原告並未檢具任何證據理由說明系爭商標圖樣本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質或產地等等，所述自無足採。有關申請評定系爭商標有違註冊時商標法第37條第1項第11款規定部分，因
系爭商標係於83年9月1日獲准註冊，距原告申請評定時（87年8月21日）已逾2年之期間，依當時商標法第53條規定，原告此部分主張應予駁回，業經被告於評定書記載明確，核無不合。原告亦陳明本件限縮爭點於商標法第37條第1項第7款之部分，對於評定理由有關系爭商標註冊有違當時商標法第37條第1項第6款、第11款之爭點不再爭執（94年5月25日準
備程序筆錄、94年7月14日言詞辯論期日筆錄參照），故就
此部分不另論述。
四、從而本件被告就系爭商標之評定，乃為主張商標法第37條第1項第6、7款規定部分申請不成立；主張商標法第37條第1項第11款規定部分申請駁回，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標應為評定成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3
項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文
。
中　　華　　民　　國　　94　　年　 　7　　月　 28 　 日第一庭 審判長 法 官 姜素娥
法 官 吳東都
法 官 陳國成
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　94　　年　 　7　　月　 28 　 日書記官 王英傑