臺北高等行政法院判決

原告

申東霖實業有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

鄭世脩律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

乙○○

參加人

英商諾蓋特倫敦有限公司 (NOUGAT LONDON LTD.)

代表人

哈利‧羅傑HAR

代表人

迪瓦拉曼‧辛納本

代表人

書）住同上

訴訟代理人

陳長文律師

　　　　　　蔡瑞森律師（兼送達代收人）

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國93年3月11日經訴字第09306214260號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠原告前於民國（下同，除西元外）89年3月15日以「NOUGAT」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之衣服商品，向被告申請註冊，經被告於90年8月16日准列為註冊第00000000號商標。

㈡嗣參加人於92年7月30日，以系爭商標與參加人先使用之「NOUGAT」商標（下稱據爭商標，如附圖2所示）相同或近似，有違註冊時商標法（下簡稱商標法）第37條第14款之規定，對之申請評定。經被告審查，以92年10月17日中台評字第920279號商標評定書（下稱原處分）為系爭商標之註冊應為無效之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定、原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告及參加人聲明求為判決：如主文所示。

三、兩造之爭點：據爭商標是否較系爭商標先使用於同一商品或類似商品？原告是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在？系爭商標之申請註冊是否已得參加人之同意？

㈠原告主張之理由：

⒈原告自82年起即向參加人進口銷售成衣，並非88年起，始向參加人進貨。參加人於87年因資金不足，被英商「NAUGHTY」公司合併，但仍借重史蒂芬˙多福的長才管理「NOUGAT」品牌。是以本件縱令據爭商標存在，申請評定人亦應為英商「NAUGHTY」公司來申請評定。

⒉原告自83年赴英國參加商展，引進「NOUGAT」商品，並在全國百貨公司積極開拓店點。就國人的認知，於原告引進前，並無人知悉為何品牌；係原告大力拓展市場後，才於國內打響名號。是「NOUGAT」僅為單純文字敘述，係原告註冊商標並形成字體圖案後，始構成商標之概念。

⒊訴外人日商休格股份有限公司（下稱休格公司），其申請註冊商標「NOUGAT」，於79年11月6日公告，專用期限至89年11月6日，足見該休格公司使用「NOUGAT」商標早在原告向參加人進貨前。依商標法第37條第14款之意旨，其適用須合於2要件，其一為2商標構成近似，其二為雙方當事人間有任何可能之往來關係而知悉「他人」商標之存在，而搶先註冊，倘若該商標為雙方所共用、共有，或是已得他人同意者，則應無上開法條之適用。本件原告並非抄襲他人之商標而冀圖獲准註冊，而參加人亦從未於國內使用據爭商標，故充其量僅得認為係其公司之名稱，與商標尚屬有間，尤以報關提單均僅載稱NOUGAT LONDON，此分明為其公司之名稱。

㈡被告主張之理由：

⒈按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，「但得該他人同意者，不在此限。」為商標法第37條第14款所明定。本款之立法意旨，係指被申請評定人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。而商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法施行細則第15條第1項所明定。

⒉本件系爭商標圖樣外文「NOUGAT」，與參加人據爭商標圖樣外文相較，二者均有相同之外文「NOUGAT」，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、觀念及讀音上，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

⒊查外文「NOUGAT」係參加人公司名稱特取部分，並以該外文「NOUGAT」作為商標使用於各種服飾等商品上，其「NOUGAT」女裝及各種服飾產品，自西元1999年起即陸續透過原告進口我國市場銷售，凡此有參加人檢送之西元1999年8、10、11月及2000年2月間之主提單、進口報單、貨款爭議簽署之和解契約書等證據資料影本附卷可稽。衡諸原告與參加人於系爭商標申請註冊日（89年3月15日）前即有業務往來之事實，原告遲於其後始以相同之外文「NOUGAT」作為系爭商標圖樣申請註冊，實難諉為巧合，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以系爭商標申請註冊，復指定使用於相同或類似之衣服商品，自有前揭法條規定之適用。

⒋至原告於原處分主張參加人早即利用台灣公司簽立獨家代理契約，並許台灣代理公司登記「NOUGAT」為商標，以銷售其貨物，行之有年，已達十數載。原告係本此模式，取得「NOUGAT」商標之登記。又參加人檢送之資料上均未明確指出進口之商品為標示有「NOUGAT」商標之服飾商品，且在系爭商標申請註冊前，於衣服商品中已有訴外人之註冊第501786號NOUGAT」商標存在，參加人非在我國先使用「NOUGAT」商標之人等節，經核原告並未提出參加人同意其在台登記「NOUGAT」商標之相關證據資料，難認已得參加人同意而有商標法第37條第14款但書准其申請註冊之情形，又參酌主提單上貨物之種類及數量（Nature andquantity of goods）標示「FOB LONDON NOUGAT」、「FOBLONDON NOUGAT TOTAL 4197 PCS」、「APPAREL」等，及進口報單上方標示「NOUGAT」字樣，足認參加人先於系爭商標申請註冊日前，有先使用據爭商標於服飾等商品之事實，且原告因代理進口參加人之商品知悉據爭商標之存在，而有搶先申請註冊之不正競爭行為，自有前述條款之適用。至訴外人休格公司另案所註冊之501786號「NOUGAT」商標（89年10月15日屆期消滅），非本件所應審究，併予敘明。

㈢參加人主張之理由：

⒈按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標之存在者」，不得申請註冊，為商標法第37條第14款所明定。查系爭商標係引用參加人之「NOUGAT 」商標，搶先在中華民國申請註冊，為原告所不爭；又原告亦自承早於西元1993年起，即自英國進口參加人之「NOUGAT」商標產品至台灣地區行銷，顯見原告於申請系爭商標當時（即西元2000年3月15日），透過業務往來已知悉「NOUGAT」係參加人之商標而仍予剽竊抄襲，搶先在中華民國註冊，依前揭法條之規定，原告顯係惡意搶註，其註冊應評決為無效。

⒉至於原告所稱「參加人已被另家英商公司『NAUGHTY』合併」，參加人欲澄清者，參加人於設立時，即為英商「Naughty Holding Ltd.」百分之百擁有之子公司，而於西元1999年再取得另一家英商公司「Nougat Clothing Ltd.」之經營權，參加人雖為「Naughty Holding Ltd.」之子公司，但一直均獨立存在，而非如原告所稱係遭「Naughty Holding Ltd.」合併。故參加人向來均為「NOUGAT」商標之合法擁有人。

理由

一、原告起訴主張：原告自83年赴英國參加商展，引進「NOUGAT」商品，並在全國百貨公司積極開拓店點。就國人的認知，於原告引進前，並無人知悉為何品牌；係原告大力拓展市場後，才於國內打響名號。是僅為單純文字敘述，係原告註冊商標並形成字體圖案後，始構成商標之概念，況另有日商休格公司使用「NOUGAT」商標已歷10年「NOUGAT」，是本件並無商標法第37條第14款之情事，原處分顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。

二、被告則以：外文「NOUGAT」係參加人公司名稱特取部分，並以該外文「NOUGAT」作為商標使用於各種服飾等商品上，其「NOUGAT」女裝及各種服飾產品，自西元1999年起即陸續透過原告進口我國市場銷售，衡諸原告與參加人於系爭商標申請註冊日（89 年3月15日）前即有業務往來之事實，原告遲於其後始以相同之外文「NOUGAT」作為系爭商標圖樣申請註冊，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，原處分於法有據等語置辯。

三、本件兩造及參加人對於事實概要欄所記載之事實均不爭，並對於系爭商標與據爭商標相同或近似，並使用於同一商品或類似商品之事實均不爭，並有商標註冊申請書、商標核准審定書、評定申請書、商標註冊簿附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按系爭商標註冊時商標法（87年11月1日施行）第37條第14款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：十

四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」又按評定時商標法（91年5月29日修正公布）第52條第1項規定：「商標之註冊違反……第37條……之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。」同法第77條之1第2款規定：「商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定程序適用評決時之規定。」是本件之爭執，厥在於據爭商標是否較系爭商標先使用於同一商品或類似商品？原告是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在？系爭商標之申請註冊是否已得參加人之同意？

五、經查：

㈠按商標法第37條第1項第14款（92年4月29日修正為第37條第14款），係86年4月15日修正增訂者，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。因之本款所稱「先使用」之商標，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。至於知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。

㈡查外文「NOUGAT」係參加人公司名稱特取部分，並以該外文「NOUGAT」作為商標使用於各種服飾等商品上，其「NOUGAT」女裝及各種服飾產品，陸續透過原告進口我國市場銷售，此有參加人檢送之西元1999年8、10、11月及2000年2月間之主提單、進口報單、貨款爭議簽署之和解契約書附於原處分卷可稽，是參加人於國外先使用據爭商標之事實，堪以認定。

㈢再衡諸原告與參加人於系爭商標申請註冊日（89年3月15 日）前即有前述業務往來之事實，原告遲於其後始以相同之外文「NOUGAT」作為系爭商標圖樣申請註冊，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。

㈣關於原告主張參加人同意其註冊一節，未據原告提出任何證據以實其說，不能僅以曾簽訂有獨家代理契約，即遽認參加人有同意其註冊之事實，原告此一主張，顯屬無據。

㈤至訴外人休格公司另案所註冊之501786號「NOUGAT」商標，查已於89年10月15日屆期消滅，此有商標註冊簿附於原處分卷可稽，且查本件所爭執者，在於據爭商標是否先相對於系爭商標先使用，至於是否另有相同或近似之商標於國內先行註冊或使用，非本件所應審究。

六、綜上所述，原告之主張，尚無可採，被告以系爭商標有商標法第37條第14款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」之情事，作成評定其無效之行政處分，認事用法並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰

上列正本係照原本做成。

法院書記官 鄭 聚 恩