臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

訴訟代理人

丁○○專利代理人

複代理人

李宛珍律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○

參加人

昇億五金工業股份有限公司

代表人

乙○○董事長）住

上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國93年4月28日經訴字第09306217520號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠參加人前於民國（下同，西元除外）89年7月28日以「樹剪結合構造改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查（下稱系爭案），於90年10月12日准予專利，於90年11月11日公告。

㈡公告期間，原告於91年2月8日，引證87年5月21日公告之第00000000號專利案（下稱引證1）及CORONA公司西元1999年印行之型錄（下稱引證2），以系爭案有違異議審定時專利法第（下簡稱專利法）97條、第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。參加人旋於91年12月10日修正申請專利範圍：「1.一種樹剪結合構造改良，其包括：一鉗體係由多層結構組成，其一端設有一顎部，另一端則設有握持部；一把手，其主要對稱框設於鉗體握持部之另側；一切割器，其樞設於鉗體多層結構之中間段達到加強切割器強度之目的，其中切割器之第一端與顎部之開合達到剪切之目的，第二端則具有多段槽；一連桿，設於把手之中間，其一端係配合彈性體勾固於把手中，另一端則具滑動式的設置於切割器之多段槽中。……」案經被告審查，准予修正並於92年10月14日以智專3（1）05017字第09221031140號專利異議審定書（下稱原處分）為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定、原處分均撤銷。

⒉請求判命被告應就原告91年2月8日異議申請案作成異議成立之行政處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告及參加人聲明求為判決：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案之技術內容經比對是否與引證案相同？系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效？

㈠原告主張之理由：

⒈訴願決定及原處分就系爭案新穎性之判定並未依其申請專利範圍認定，致有違專利法之立法精神：按被告專利審查基準第2篇第2章第2節指出：「新穎性之判斷，係指判斷申請專利範圍之請求項所載新型之新穎性而言。亦即，應依據系爭案申請當時專利法第98條第1項第1款至第3款規定之情事，來判斷申請專利範圍之請求項所載有無該條款所規定之情事，如有則不具新穎性，如無則具有新穎性。」今系爭案在其申請專利範圍第1項（獨立項）中，僅僅對其鉗體定義為「其係由多層結構所組成，其一端設有一顎部（13），另一端則設有一疊合型態之握持部（15）」，而所謂的多層結構指的當然是一層以上之結構，在系爭案專利說明書第5頁倒數第6行實施例之文字敘述中提到，該鉗體（10），係由上下兩片鉗片（11）

（12）所組成；而所謂的顎部（13）指的是具有與切割器（30）相吻合之輪廓，而得與切割器（30）之開合達到剪切之目的；至於疊合型態之握持部（15）則是供握把套設配合。系爭案申請專利範圍第1項所載之要件其實與引證1之組成元件完全對照，且元件之結構完全相同，對照專利審查基準之比對原則，系爭案申請專利範圍第1項完全不具備新穎性專利要件，原處分未審及於此，竟然反而以系爭案之較佳實施例以及申請專利範圍第2項（定義顎部結構總成由3片所組成）來進行新穎性判斷，原處分明顯違反新穎性之判斷原則！

⒉被告對於系爭案進步性要件之判斷過於輕率，且標準不一致，被告應另為適法之處分。事實上，系爭案申請專利範圍之第1項所定義結構係與引證1完全相同，其所不同者僅在於其申請專利範圍第2項所定義之顎部結構，亦即定義其顎部總成是由3片所組成，惟就新穎性要件而言，此部分與引證1不完全相同之結構其實也早揭露於原告所提異議理由書第7頁第2行所指之第00 000000號「單刃剪之改良」及第00000000號「工具剪結構」等專利前案中，其同為樹枝剪結構，係與系爭案為相同技術領域之專利案，而從其公告圖式中可以看出，其顎部（亦即砧板）結構，也是由3片所組成，顯然系爭案也只是轉用相同技術領域之部分結構，而此部分結構所達成之功效已為該等前案之結構所預期，系爭案並未有任何功效上之增進。再就進步性論之，系爭案之鉗體（10）係由上下兩鉗片（11）（12）及顎片（14）3片所組成，反觀引證1僅由樹剪本體（10）及蓋體（11）所組成，引證1之結構顯然較系爭案更為精簡，不管是組裝速度以及成本而言，都較系爭案為優。簡言之，系爭案申請專利範圍第1項相較於引證1，其組成結構完全為引證1所揭露，系爭案不具新穎性專利要件：而系爭案申請專利範圍第2項相較於引證1，其雖然結構略有不同，但其所達成之功效卻遠不及於引證1，系爭案更不具有進步性專利要件。至於被告稱系爭案之顎部由3片所組成，藉以可達成高抗剪強度，較各引證1為優，關於此點，原告不禁存疑，為何顎部由3片所組成即可達成高抗剪強度呢？參加人在說明書中沒有舉出任何相關之說明或是數據來加以論述，被告也不詳查即全盤的接受參加人誇大直接之表徵，甚至以此表徵來凸顯系爭案相較於各引證1之進步性依據，其認事用法及判斷依循過於輕率；事實上，依合理之機械常識判斷，以同樣厚度之鋼板而言，單一鋼板之抗剪強度是絕對優於以3片鋼板堆疊起來之鋼板，被告未審及於此，顯有疏失。最後，訴願決定書中提到，系爭案以切割器穿設於鉗體中段上下二鉗片間，使鉗片穩固夾固切割器，不會使切割器產生翻翹變形，惟此結構係與引證1完全相同，其達成功效也與引證1完全相同，系爭案根本沒有任何功效上增進之處，被告皆未詳查，確有疏失。

⒊參加人在91年12月10日所提修正本，以其修正後申請專利範圍第1項，參以引證1第1圖附件4第12頁（參照原處分卷第18頁）之要件比對：系爭案鉗體相對於引證1之10與11均為多層結構組成；鉗體一端為顎部，相對應於引證1之101.111；另一端為疊合形態握持部，引證1該處沒有標號，系爭案稱為握持部相類似112端，與103後面，相疊合稱握持部；引證1切割器20樞設在鉗體中間段，切割器一端與顎部間開合可以達到剪切之目的，末端設有分段槽，引證1圖式第1段後端也設有分段槽202，連桿40配合彈性體70，勾附在把手的中間，另一端則是滑動式設置於切割器的分段槽中，此與引證1圖式相同。

⒋連桿40一端配合彈性體50，勾附在把手30、31中間，另一端則設置在切割器分段槽中，依申請專利範圍主項來看，引證1所有要件都對應於系爭案申請專利範圍第1項內，故系爭案不具新穎性。

⒌被告審查時其解釋系爭案專利範圍與引證1比對時，將附屬項第2項顎片是由3片組成就認系爭案結構不等同於引證1，故認引證1證據不足。但系爭案不論是修正前或修正後專利範圍，對照引證1圖式都有相對應部分。

⒍原告主張系爭案附屬項第2項3層結構是習用結構，此有引證2可對照，系爭案被稱為多層結構，惟此多層結構早已被前案揭露。

⒎系爭案在修正前與修正後都是以鉗體為多層結構為其技術特徵，所以系爭案之修正只是文字上無關緊要的修正。修正前之系爭案請參照異議理由書附件2，第10頁就多層結構組成敘述，只是文字的修正；引證1圖式也是鉗片相疊合形態，請參照引證1第2圖10與11就是相互疊合，31與30鉗體末端也是相疊合；多層結構之「多層」，係指是1層以上，引證1是2層也是屬多層結構。

㈡被告主張之理由：

⒈本件原告起訴理由主要訴稱系爭案與引證1結構相同，不具新穎性，未有功效增進，不具進步性。另又提出證1、證2案指證其顎部也是由3片所組成，未有功效增進云云。

⒉按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為專利法第97條所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依法得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。

⒊系爭案樹剪結合構造改良，其修正後之申請專利範圍，係包括：一鉗體係由多層結構組成，其一端設有一顎部，另一端則設有握持部；一把手，其主要對稱框設於鉗體握持部之另側；一切割器，其樞設於鉗體多層結構之中間段達到加強切割器強度之目的，其中切割器之第1端與顎部之開合達到剪切之目的，第2端則具有多段槽；一連桿，設於把手之中間，其一端係配合彈性體勾固於把手中，另一端則具滑動式的設置於切割器之多段槽中。

⒋查引證1固揭有樹剪主體10、剪切部20、連接部30、滑槽202、連桿40等構件；惟系爭案鉗體10係由多層結構組成（由上下兩鉗片中間再配合一顎片，使顎部結構總成由3片所組成之多層結構），另端為疊合型態之握持部15等之疊合多層結構，該等疊合多層結構，在結構組合上與引證1並不相同，已難證明系爭案不具新穎性；而系爭案以多層結構（3片顎部）組合，達到高抗剪強度，及以切割器30穿設於鉗體10中段上下二鉗片11、12間，使鉗片穩固夾固切割器30，不會使切割器30產生翻翹變形，加強切割器強度之技術功效，對剪切作用自有功效之增進，另系爭案之疊合多層結構亦非該等引證案所揭之構造可直接輕易組合轉用完成者，系爭案仍具進步性。

⒌至於行政救濟階段才提出之證1、證2（第00000000號、第00000000號）案，係為新證據，不符異議時專利法第102條第2項之規定，已非原處分所得審究之範疇，併予陳明。

㈢參加人主張之理由：同被告。

理由

一、原告起訴主張：系爭案申請專利範圍第1項所載之要件其實與引證1之組成元件結構完全相同，不具備新穎性要件，系爭案附屬項第2項3層結構是習用結構，此有引證2可對照，且系爭案亦無進步性可言，故原處分為異議不成立之決定，顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。

二、被告則以：系爭案鉗體10係由多層結構組成（由上下兩鉗片中間再配合一顎片，使顎部結構總成由3片所組成之多層結構），另端為疊合型態之握持部15等之疊合多層結構，該等疊合多層結構，在結構組合上與引證1並不相同，已難證明系爭案不具新穎性；而系爭案以多層結構（3片顎部）組合，達到高抗剪強度，及以切割器30穿設於鉗體10中段上下二鉗片11、12間，使鉗片穩固夾固切割器30，不會使切割器30產生翻翹變形，加強切割器強度之技術功效，對剪切作用自有功效之增進，另系爭案之疊合多層結構亦非該等引證案所揭之構造可直接輕易組合轉用完成者，系爭案仍具進步性等語置辯。

三、本件兩造及參加人對於事實概要欄所述之事實均不爭，此有系爭案專利再審查核准審定書附於本院卷暨異議申請書、專利公報、新型專利說明書及其圖式及型錄附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按系爭案審定核准時專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」第98條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」又按第102條第1項規定：「公告中之新型，任何人認有違反……第97條至第99條規定……者，得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議申請人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，被告自應為異議不成立之處分。是本件之爭執，厥在於系爭案之技術內容經比對是否與引證案相同？系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效？

五、經查：

㈠按被告83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-5頁規定：「（二）新穎性判斷之基本原則1.作為新穎性判斷對象之新型，為申請專利範圍之『請求項所載新型』。2.申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，但可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。3.判斷新型有無新穎性時，應以.比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與『請求項所載新型』進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與『請求項所載新型』比對。」第2-2-17頁規定：「〔熟習該項技術者〕，係指虛擬成、於申請專利當時具有該新型所屬技術領域之技術常識；能運用研究、開發等一般技術性手段 (指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段)，以發揮一般創作能力，例如選擇材料或變更設計等，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者而言。」「〔輕易完成且未能增進功效〕，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（行為時專利法第1條參照）相符，被告於審查系爭案是否具有新穎性及進步性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

㈡本件原處分關於新穎性部分以引證1固揭示有樹剪主體10、剪切部20、連接部30、滑槽202、連桿40等構件，惟系爭案鉗體係由多層結構組成（顎部結構總成由3片組成），另端為疊合型態之握持部等之疊合多層結構，在結構組合上與引證1已不相同；至於引證2所揭示有砧板（顎部）結構，惟整體結構亦與系爭案疊合多層結構不同；關於進步性部分則以系爭案以3片顎部（多層）結構組合，達成高抗：剪強度，及以切割器30穿設於鉗體10中段上下二鉗片11、12間，使鉗片穩固夾固切割器30，不會使切割器產生翻翹變形之技術功效，並非可由諸異議附件輕易思及達成者。是原處分關於新穎性及進步性之認定，核均係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。

㈢至原告主張並無可採，茲說明如下：

⒈按系爭案核准時專利法施行細則第16條第2項及第3項規定：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」「附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。」查系爭案修正後之申請專利範圍第1項，已見前述，其係指一種樹剪結合構造改良，其包括：一鉗體10，一把手20、一切割器30及一連桿40，而該鉗體其一端設有一顎部13，另一端設有握持部15，且其係由多層結構組成，此無論於修正前後之系爭案申請專利範圍第1項之第2行均已明白記載，被告之審查未有不就「請求項所載新型」比對之情事。

⒉查引證1申請專利範圍為：「一種樹剪之改良結構，其主要包括一樹剪主體及一相對之蓋體、剪切部、連接部及相對之蓋部：一樹剪主體，該樹剪主體除前端形成一受切部外，末端則設有一樞孔，而可以利用一螺桿穿設進而樞結一握持部；一剪切部，該剪部前端形成一銳利之刀刃，末端內部則設有一多凹齒部式之滑槽，以此。多凹齒部之滑槽設計，而可以作一分段式之剪切作動，而達到相當省力之作用，另於滑槽內利用一扣桿穿設一連桿之桿部使得連桿可以在滑槽內滑動；一連接部，該連接部除前端設有兩樞孔用以樞結樹剪主體及連桿之另一端外，末端則設有一穿孔用以鎖結另一握持部，且並於鎖結連桿之圓孔下方設有彈簧槽，以用於置放拉伸彈簧之一端。」此有專利公報附於原處分卷可按。惟查引證1固揭有樹剪主體10、剪切部20、連接部30、滑槽202、連桿40等構件，然系爭案之技術特徵即鉗體係由多層結構組成之顎部及多層結構組成之握持部，未見其揭示，依前揭專利基準之規定，其技術內容經比對既有不同，亦非由熟習該項技術者直接推導，即應認系爭案具有新穎性。又查引證2雖揭示有砧板（顎部）結構，惟整體結構亦與系爭案疊合多層結構顯有不同，被告認系爭案具新穎性，洵屬有據。至原告於原處分作成後始提出之「證1」、「證2」（第00000000號、第00000000號）案，係為新證據，依理由四、關於專利法第102條第2項規定之說明，既未經原處分審查，亦自非本院審究之對象，附予敘明。

⒊再查，依系爭案說明書第4頁之記載，習知樹剪之結構利用增加一支臂的方式來穩固活動顎夾之刀刃部，以避免刀刃部剪切受力過大時會產生翻翹之缺失，但是由圖示觀之，其增加支臂所達到的穩固效果不彰；而依引證1之新型專利說明書第9頁之記載，其設計上是利用滑槽之多凹齒部設計，而可以作分段式的剪切作動，故其使用上容易施力，不易受傷，且不傷害其結構；再依引證2之圖示，其係採取單一顎片；以之比對系爭案之技術特徵及創作之目的，系爭案係以鉗體顎部由多層結構組合，達成高抗剪強度，及以切割器30穿設於鉗體10中段上下二鉗片11、12間，使鉗片穩固夾固切割器30，不會使切割器產生翻翹變形之技術功效，是被告依前揭專利審查基準，以系爭案具有能產生上開之新功效，而認為熟習該項技術者所非能輕易完成者，於法有據。

六、綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案無審定核准時專利法第97條、第98條第1項第1款、第2項不予專利之事由，就原告之異議申請為不成立之審定，認事用法，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰

上列正本係照原本做成。