臺北高等行政法院判決

原告

堯安國際科技有限公司

代表人

甲○○董事）住同

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丁○○

參加人

德發科技有限公司

代表人

乙○○董事長）住

訴訟代理人

丙○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年10月7日經訴字第09306227570號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠本件原告前於民國（下同）91年12月19日以「YAN ANBALANCE及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第10類之醫療器具及儀器商品，向被告申請註冊，經被告於92年8月1日核准列為審定第00000000號商標。

㈡參加人於92年10月31日，以系爭商標與參加人之「腳印圖」商標（下稱據爭商標，如附圖2所示）近似，有異議審定時商標法第37條第14款規定之情事，對之提出異議，於被告審查期間，適逢商標法於92年11月28日修正公布施行，被告乃依現行商標法第89條第1項規定，逕予系爭商標註冊。案經被告審查後，以93年4月2日（93）智商0830字第09380146100號（中台異字第G00000000號）商標異議審定書（下稱原處分）為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告及參加人聲明求為判決：

⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：據爭商標是否一較系爭商標先使用之商標？原告是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在？系爭商標與據爭商標是否近似而有致相關公眾混淆誤認之虞？

㈠原告主張之理由：

⒈被告及訴願決定機關以系爭商標違反商標法之規定，惟事實上不然：

⑴參加人據以異議主張之法條不合法：參加人以系爭商標違反商標法第37條第14款之規定而提出異議，惟其所提之證據並不具「商標」資格：

①「德發科技有限公司行銷手冊」係一本「語文著作」並非「圖形著作」或「美術著作」，不具「商標」資格，故不適用此法條。

②依內政部台（81）內著字第8184002號公告明示「語文著作」係包括詩、詞、散文、小說、劇本、學術論述、演溝及其他之語文著作，並不含圖形，故參加人所提供之「腳印圖」不為該語文著作所保護。

③原告經向被告商標檢索得知，參加人並未以該手冊上之「德國艾氏腳正器」腳印圖形申請商標註冊，亦未以「ALZNNER」註冊商標，卻以由艾氏free foot、雙腳等所構成之圖形申請商標註冊，而該德國艾氏公司亦未在台註冊任何商標。

④縱使該行銷手冊具有著作權，依商標法第91條第1項之規定「商標侵害他人之著作權、新式樣專利權或其他權利，經判決確定者」，商標主管機關才能依職權或據利害關係人申請撤銷商標專用權。參加人至今並無此判決書，故於法不合。

⑵兩者圖案造型不同：

①圖案造型不同：A.系爭商標係經委由「弘荳」設計公司許志鴻設計，設計含義：在一圖形內設置一經造型設計之天秤、其下方標示有原告公司英文名字「YAN AN」（堯安），天秤雙杯皿上分置外八字形之腳印，中間設置有英文「BALANCE」。B.而據爭之「腳印圖」事實上為人類之腳印，且泛見於美工書刊及醫療掃瞄圖，無創作性可言則那來著作權？

②參加人以為系爭商標上之腳印造型與其「腳印圖」有7項特徵相同，事實上：A.健康人之腳印大同小異，這是上帝創造的人類，本無抄襲或創意可言。B.為證明系爭商標上之腳形設計，與據爭商標之圖形不同，原告特將兩造之腳印作一比對除用電腦作疊合比對外，並準備一透明片供　鈞院疊合比對，事實上經比對後，兩造圖形無法密合，那來抄襲？

③異議理由書上之附件4、5、6、7等均為文書，均非圖形。

⑶被告及訴願決定機關均被參加人誤導只注意腳印圖而忽略商標之整體性。

⑷從異議理由書附件1之「一般經銷商合約書」中，均在強調「ALZNNER艾氏腳正圖」品牌，非腳印圖案，足見腳印圖不是特取部分，則何來混淆？

⑸附件2均為被告自68年來核准註冊之商標，如果單憑「腳印」便會造成混淆了嗎？又，被告又何以都核准註冊呢？

⑹附件3為被告所核准且公告之專利公告，其第1圖即為「各種不同足部結構於承受重量時之足印」，因此，足見參加人之「腳印圖」，係為人類之腳印圖，並非參加人所創，無法作為參加人據以異議之商標。

⒉從以上種種證據足以了解，系爭商標之腳印並未抄襲他人，殊不管參加人是否擁有該封面圖形之著作權，卻企圖以未經判決，且以語文之著作來異議，而系爭商標經美工造型設計再配上英文，整體造型顯著，絕無混淆之虞，更無違反商標法之規定，被告及訴願決定機關，並未以整體商標圖形比對及英文YAN AN BALANCE特取部分觀察判斷，為此訴請撤銷原處分及訴願決定以維持原告之權益。

㈡被告主張之理由：

⒈按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款所明定。本款之立法意旨，係指被異議人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。商標之近似，應本客觀事實，依異時異地隔離觀察及通體觀察為標準，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。

⒉系爭商標上之圖形，固以兩個腳印圖置於類似天秤之設計，與參加人據爭之「腳印圖」商標（詳如行銷手冊等影本）上之腳印圖相較，二者固有2個或1個腳印圖等差異，惟該等腳印圖之構圖設計如出一轍，於異時異地隔離觀察，易使人產生衍生系列品牌之聯想，有使普通知識經驗之商品購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

⒊又查據爭商標係參加人先使用於足部矯正器等商品之標誌，至遲於87年間即印製「德國艾氏腳正器ALZNNER」行銷手冊，並以據爭之「腳印圖」使用於該行銷手冊上，並與廠商訂定經銷合約書銷售，而原告之代表人甲○○曾於90年2月26日與參加人簽定一般經銷商合約書銷售「ALZNNER艾氏腳正器」產品，凡此有參加人檢送之甲○○與參加人簽定之一般經銷商合約書、行銷手冊、著作權證書、轉帳傳票、統一發票、請款單等證據資料影本附卷可稽。

⒋衡諸原告於系爭註冊第00000000號「YAN AN BALANCE及圖」商標申請註冊日（91年12月19日）前，曾經銷參加人據以異議之「腳印圖」商標之足部矯正器商品，原告遲於其後始以近似之商標申請註冊，實難諉為巧合，顯有知悉據以異議商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以系爭註冊第00000000號「YAN AN BALANCE及圖」商標申請註冊，復指定使用於相同或類似之醫療器具及儀器商品，自有前揭法條規定之適用。至原告主張參加人行銷手冊係一本語文著作，並非圖形或美術著作，不具商標資格，且參加人未以該手冊封面上之腳印圖申請商標註冊等節，經核本款規定主要係在避免剽竊他人先使用之商標而搶先註冊，該先使用之商標不以取得註冊為必要。又據參加人檢送之行銷手冊，其封面及每頁上方、封底均有據以異議之「腳印圖」等標示，應足以使相關消費者認識其為商標而為商標使用，併予敘明。

㈢參加人主張之理由：腳印有很多表現方式，依異議申請書附件3圖樣，可證明系爭商標是抄襲據爭商標。

理由

一、原告起訴主張：參加人以系爭商標違反商標法第37條第14款之規定而提出異議，惟其所提之證據「德發科技有限公司行銷手冊」係一本語文著作並非圖形著作或美術著作，不具商標資格，故無上開法條之適用；且系爭商標與據爭之「腳印圖」圖案造型不同，系爭商標之腳印並非抄襲他人而來，且其配上英文，整體造型顯著，絕無混淆之虞，原處分顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。

二、被告則以：查據爭商標係參加人先使用於足部矯正器等商品之標誌，至遲於87年間即印製「德國艾氏腳正器ALZNNER」行銷手冊，並以據爭之「腳印圖」使用於該行銷手冊上，並與包括原告之代表人甲○○在內之廠商訂定經銷合約書銷售，衡諸系爭商標申請註冊日前，曾經銷參加人據爭商標之足部矯正器商品，原告遲於其後始以近似之商標申請註冊，實難諉為巧合，顯有知悉據以異議商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事等語置辯。

三、本件兩造對於事實概要欄所載之事實均不爭，系爭商標與據爭商標使用於類似商品等情亦不爭，並有原處分及訴願決定附於本院卷暨異議申請書、商標註冊簿、商標註冊申請書、商標核准審定書附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按商標法第89條第1項規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已核准審定之註冊申請案，於本法修正施行時未經撤銷原審定者，依修正後之規定，逕予註冊；其應繳納第一期之註冊費，視為已繳納。」第90條規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」第23條第1項第14款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：一四、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」第40條第1項規定：「商標之註冊違反第23條第1項或第59條第4項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3個月內，向商標專責機關提出異議。」又按修正前商標法第37條第14款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：一四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」第46條規定：「對審定商標認有違反本法規定情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議。」是本件之爭執，在於據爭商標是否一較系爭商標先使用之商標？原告是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在？系爭商標與據爭商標是否近似而有致相關公眾混淆誤認之虞？

五、經查：

㈠按商標法第23條第1項第14款及修正前第37條第14款之規定，係自86年4月15日修正增訂之同法第37條第1項第14款之規定而來者，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。因之本款所稱「先使用」之商標，自不限於國內已取得註冊之商標，亦包括先使用但未註冊之商標。至於知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。從而「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護。

㈡又按商標法第6條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」修正前商標法第6條規定：「（第1項）本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。（第2項）商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」是自修正前後之商標法相關規定可知，凡為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用媒介物足以使相關消費者認識其為商標者，即應認為係商標之使用。

㈢查本件參加人提出之「德發科技有限公司行銷手冊」，其書名即已指明白係為以行銷商品目的所為之著作，再依其目錄所示，其內容為產品介紹、狀況分析、印製腳模之作業流程、ALZNNER尺寸測量步驟、德國ALZNNER矯正器使用說明及答客問等6大部分，均亦係為行銷之目的而為介紹及論述，合先說明。又查該行銷手冊之封面及每一頁之正中上方除有「德國艾氏腳正器」「ALZNNER」之文字表彰其商品外，尚有一「腳印圖」，亦用以表彰其商品，足以使相關消費者認識其為商標，是被告認定該「腳印圖」係一先使用之商標，洵屬有據。至原告主張該「腳印圖」不為語文著作所保護云云，非商標法所問，又原告主張未據註冊云云，依理由五、（一）所述，亦非本件所問。

㈣再查原告之代表人甲○○曾於90年2月26日與參加人簽定一般經銷商合約書銷售「ALZNNER艾氏腳正器」產品，該合約書第8條第1項約定：「乙方（按即參加人）提供完整教育訓練、行銷手冊、相關資訊及後續經營輔導。」此有合約書附於原處分卷可按，且為兩造所不爭，是被告認原告因其代表人與參加人間具有契約關係，而知悉先使用商標之存在，即屬有據。

㈤復按經濟部於93年4月28日修正發布、同年5月1日施行之「混淆誤認之虞」審查基準於4.規定：「判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列8項因素：（1）商標識別性之強弱（2）商標是否近似暨其近似之程度（3）商品/服務是否類似暨其類似之程度（4）先權利人多角化經營之情形（5）實際混淆誤認之情事（6）相關消費者對各商標熟悉之程度（7）系爭商標之申請人是否善意（8）其他混淆誤認之因素」「5.2.7圖形、顏色或立體商標則著重於外觀的比對，是以圖形、顏色或立體商標雖在觀念上相同仍應以外觀比對為原則，……。又外觀之比對主要在比對其構圖意匠，是若構圖意匠近似，縱使設色稍有不同或方向相反亦不影響其近似。」「5.7系爭商標之註冊申請是否善意按商標之主要功能在表彰自己之商品，俾以與他人之商品相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的亦應在發揮商標此一識別功能。惟若明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意」核上開規定與修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定均無違背，被告以之為審查依據，自值尊重。

㈥查原處分以系爭商標上之圖形，固以兩個腳印圖置於類似天秤之設計，與據爭商標上之腳印圖相較，二者固有2個或1個腳印圖等差異，惟該等腳印圖之構圖設計如出一轍，於異時異地隔離觀察，易使人產生衍生系列品牌之聯想，有使普通知識經驗之商品購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標等語，是原處分關於是否近似有致相關公眾混淆誤認之虞之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法亦無不合。於茲強調者，原告因其代表人與參加人間有經銷合約而知悉據爭商標之存在，其猶以幾近一模一樣之腳印，固結合以其他圖樣及文字，復指定使用於相同或類似之醫療器具及儀器商品，實難諉為人類足部均屬相同之巧合，是被告認原告顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，亦屬有據。

六、綜上所述，原告之主張，均無可採，原處分以系爭商標同有修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款不得註冊之違法事由，就參加人之異議申請為撤銷系爭商標註冊之審定，認事用法，均無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請如聲明所示，於法無據，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰