臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

送達代收人

乙○○

被告

經濟部

代表人

陳瑞隆部長）住同

訴訟代理人

丁○○

參加人

春錫機械工業股份有限公司

代表人

魏照

訴訟代理人

丙○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年5月5日經訴字第09406127370號訴願決定，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣原告前於90年10月30日以「TOP TOOL及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第7類之「金屬加工機械用虎鉗、聯軸器、齒輪、鏈輪、滾輪、推桿、培林、軸封、軸襯、軸承座、滾針軸承、活塞環、氣缸蓋、磁力盤、油壓夾頭、油壓夾頭迴轉缸、拉製機心軸、定速接頭、驅動聯結器、液體動力型軸台」商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為審定第00000000號商標。嗣參加人於92年2 月14日以該審定商標有違修正前商標法第37條第7 款、第12款及第14款之規定，對之提起異議。審查期間，商標法於92年11月28日修正公布施行，該局爰依現行商標法第89條第1 項之規定，逕予該審定商標註冊，並發給第0000000 號商標註冊證；另原處分機關依同法第90條規定，以參加人異議主張條款修正前商標法第37條第7 款及第12款即相當於現行商標法第23條第1 項第12及第13款之規定併同審查，並以93年8 月20日中台異字第920193號商標異議審定書為「主張有違修正前商標法第37條第14款規定部分，異議駁回；主張有違修正前商標法第37條第7 、12款規定部分，異議不成立」之處分。參加人不服，向被告提起訴願。經被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告對上開訴願決定不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人之聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於修正前商標法施行細則第49條第7 類之商品，有否商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，而構成修正前商標法第37條第12款及商標法第23條第1 項第13款之違反？

㈠原告主張之理由：

1.按商標「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞」，不得註冊，為修正前商標法第37條第12款及現行商標法第1 項第13款之規定。因此是否有前揭條款不得註冊之事由，應就二商標整體比較是否相同或近似而指定使用在相同或近似之商品或服務類別，並且有致相關消費者混淆誤認之虞。第查：

⑴系爭商標指定使用於第「金屬加工機械用虎鉗、聯軸器、齒輪、鏈輪、滾輪、推桿、培林、軸封、軸襯、軸承座、滾針軸承、活塞環、汽缸蓋、磁力盤、油壓夾頭迴轉缸、拉製機心軸、定速接頭、驅動聯結器、液體動力型軸台」商品，其中「金屬加工機械用虎鉗」係一種裝在工作台上供夾持用的大型夾具，為各類工場中必備的器具，其構造較為精密，為迎合使用者的需要有多種的設計可供選擇；異議商標則指定使用於「扳手、起子、鉗」商品，參加人實際販售之「鉗」商標商品，係一種簡單構造之手工具，並不用架設於工作台上，而且一般人皆可使用。且「虎鉗」係夾持大型之物件為金屬加工機械用，而「鉗」僅能供一般人夾持之用，並不能取代或達成「虎鉗」之功效，也因此業界通常將「虎鉗」金屬加工機械及「鉗」手工具認定為不同種類之商品。消費者（工廠或是一般人）當然會依其需要而挑選，自無混淆誤認之可能。

⑵金屬材質製造之商品種類繁多，應輔以其用途判斷是否為類似商品，「金屬加工機械用虎鉗」係供工廠機械加工大型物件，此為手工具「鉗」所不能替代之用途；又現今銷售方式及管道固然多元化，但不同的商品，其銷售對象仍屬不同，如系爭商標商品「金屬加工機械用虎鉗」，其行銷對象為工廠或專業人士；而「鉗」則為一般人或家庭常見之手工具，二者商品銷售對象仍屬有別。被告不能以行銷方式及管道多元化即認定為類似商品。被告又以非謂生產虎鉗之廠商及不可能為手工具之製造，且透過此類廠商廣告行銷，會使消費者認為二者係屬同類或有關聯之商品云云。然據爭商標之申請人實際上僅製造「鉗」手工具而未有「虎鉗」金屬加工機械，且不類似之商品本不會因廣告行銷而當然成為類似。

⑶況本件系爭商標「TOP TOOL及圖」與據爭之商標「TOPTUL」就外文部分相較，可見二者商標圖樣均有外文「TOP 」字，惟該外文「TOP 」係字典上得以查知之簡易用字，為「絕頂的、第一的」等意思，以「TOP 」為字首註冊於各類商品之商標有一千四百多件，而以「TOP」為字首而註冊於第7類(同系爭商標)者亦所在多有。堪認外文「TOP」字於各類商品上，難謂具有相當之識別性，應屬弱勢商標，不具獨占排他之權，實不足以單獨用以表彰商標，況爭商標圖樣係由「TOP」加「TOOL」二個外文單字加一設計圖形所構成，有別於據爭之商標為單純之「TOPTUL」，就二造商標圖樣之全部，異時異地隔離觀察，並無致相關商品購買人產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標。

⑷且系爭審定第0000000 號「TOP TOOL及圖」商標係以「Ｔ」為設計概念之圖形加上「TOP 」及「TOOL」由左至右排列而成，其中又以圖形居大，且將「TOP 」「TOOL」區分為二個單字，整體外觀上凸顯出著重於「『Ｔ』設計圖」及「TOP 」的分配性，惟系爭商標中之「TOOL」不在專用之列，故於整體外觀上應不致與據爭商標為單純之「TOPTUL」混同誤認，二者予人寓目觀感不同，異時異地隔離觀察並無使人產生混同誤認之虞，殊難謂為近似之商標。

2.綜上所述，系爭商標「TOP TOOL及圖」與據爭商標「TOPTUL」二者分屬修正前商標法施行細則第49條第007 類及第008 類，且依一般社會通念，二商標商品之用途、功能及行銷對象明顯不同，非屬類似商品。況就二商標整體觀察，並無使人有混淆誤認之虞，應不構成近似。因此，系爭商標並無修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款之情事，為一可得註冊之商標。被告認為二商標商品為類似，卻未依一般社會通念對商品實際行銷對象、用途及其他因素加以查明，即為不利原告之訴願決定，並且未就二商標圖樣是否近似實際比較判斷，而作出撤銷原異議不成立審定之決定，為一違法處分。為此原告訴請依法將原訴願決定予以撤銷，並請依行政訴訟法第216條第2 項之規定，逕以拘束被告，命其依原決定撤銷之判決意旨再為原處分之維持，即訴願駁回之訴願決定。

㈡被告主張之理由：

1.被告訴願決定撤銷原處分之主要理由在於系爭商標所指定使用之「金屬加工機械用虎鉗」，與據爭商標所指定使用之「手工具」類商品，是否構成類似商品。按其均屬金屬材質之加工製造物品之器具，有相當之共通性。又現今商品之銷售方式及管道多元化，小至常見之手工類器具，大至商品之大型加工器具，皆可在同一賣場一併購得，且此二者商品之行銷對象並非特定，手工具商品與金屬加工類商品，皆可能透過相同的銷售管道易被購得，則兩種商品之銷售管道及對象難謂無重疊；且生產虎鉗之廠商亦非不可能為手工具商品之製造，則透過此類販賣多元商品之廠商所為的廣告行銷，會使消費者認為二者係屬同類或有關聯之來源之商品，應屬類似商品。

2.再者，系爭商標係以外文「TOP TOOL」及圖所構成，其中「TOOL」部分聲明不專用；據爭商標係由外文「TOPTUL」所構成，二者前半部皆為完全相同且寓目予人印象深刻之「TOP」三個外文字，其意義為「頂尖」之意思；後半部雖有「TOOL」與「TUL」之區別，惟首尾皆為外文「T 」及「L」差異並不甚大，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，於異時異地隔離觀察，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，應屬構成近似之商標。原告雖稱系爭「TOP TOOL及圖」商標之「TOOL」不在專用之列，然聲明不專用係指就該不專用部分不單獨主張專用之意，則經聲明部分圖樣不專用之商標，於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準，此於修正前商標法第28條第2項及原處分機關所公告之「聲明不專用審查要點」第11點均有相同之規定，究不得將整體商標圖樣割裂觀察。故系爭「TOP TOOL及圖」商標與據爭商標「TOPTUL」商標應屬構成近似之商標，復均指定於相同或類似之商品，難謂無修正前商標法第37條第12款規定之適用。故原處分機關遽以兩造商標所指定使用之商品非屬類似商品，所為異議不成立之處分，即不無商榷之餘地。被告訴願決定乃將原處分撤銷，責由原處分機關另為適法之處分，洵無不合。至於原處分機關依被告訴願決定撤銷意旨重為處分時，依商標法第90條之規定，舊法前提出異議，尚未異議審定之案件，以修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。是以，系爭商標有無同時違反修正前商標法第37條第12款及現行商標法23條第1項第13款規定，而應撤銷其註冊，仍有待原處分機關審查，併予陳明。

㈢參加人主張之理由：

1.檢附據爭商標為著名商標。

2.就原告所提「金屬加工機械用虎鉗」係屬供金屬加工機械使用之器具，並非屬用手操作之器具。手工具業同業間之目前，虎鉗或稱萬力，英文名VISE有社會通念與市場交易係屬手工具類之一項。

3.「TOPTUL」此商標之工具，行銷全球，銷售世界五大洲，並已註冊取得四十多國之商標，在台灣設有經銷商直銷國內消費者，亦參與國內大型展覽，並非僅銷售台灣以外之市場。

4.系爭商標與據爭商標，依一般社會通念及市場交易情形，足讓消費者有誤認其為來自相同或有關聯來源之混淆，造成參加人商業上之巨大損失。

理由

甲、程序方面：本件起訴時被告之代表人原為何美玥，嗣於訴訟進行中變更為陳瑞隆，並據新任代表人具狀聲明承受訴訟，合於行政訴訟法第186條準用民事訴訟法第176條之規定，應予准許，應先敍明。

乙、實體方面：

一、按「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為92年11月28日修正公布施行之現行商標法第90條所明定。又商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，分別為修正前商標法第37條第7及第12款所明定。而所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知而言。又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之。

二、原處分機關認為，就參加人於異議階段所檢附之證據觀之，其中附件3為西元2000年4月出版之Taiwan Bicycles &Parts Guide 0000-0000、附件4為西元2000年5月9日發行之2000年機械五金產業年鑑、附件5為西元2000年8月發行之台灣五金雜誌。以上所揭之證據資料各僅有一份，集中於西元2000年，且月份又斷續，以此實不足證明所稱密集廣告之說；至於參加人公司之網站資料，固能證明參加人有以網際網路進行推廣，然並無相關具體行銷資料可供配合佐證其商品廣泛行銷國內外之主張，是就參加人檢附之證據數量及質量，並不足證明其商譽已為消費者所熟知，而達著名之程度，則本件商標之申請註冊，應無修正前商標法第37條第7款規定之適用。又系爭商標指定使用之「金屬加工機械用虎鉗」及其他商品，與據爭註冊第705672號「TOPTUL」商標所指定使用之「扳手、起子、鉗」等商品，一為供金屬加工機械使用之器具，一為用手操作之器具，在功能、用途或其他因素上所具有共同或關聯之因素不多，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，應無使商品消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，應不存在類似關係。參加人前述據爭商標指定使用之商品既與本件商標所指定使用之商品不具備類似之必須要件，則本件商標之申請註冊，自亦無修正前商標法第37 條第12款規定之適用。至參加人主張系爭商標有違修正前商標法第37條第14款規定，惟其並未補呈相關事實及理由，此部分之主張，自應予駁回，而為「主張有違修正前商標法第37條第14款規定部分，異議駁回；主張有違修正前商標法第37條第7 、12款規定部分，異議不成立」之審定。

三、被告將原處分撤銷，著由原處分機關就修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款之其他要件重新審酌後，於收受本件訴願決定書後3個月內，另為適法之處分，係以：參加人主張系爭商標有違修正前商標法第37 條第14款規定部分，因其並未補呈相關事實及理由，原處分機關予以駁回之處分，並無不當。次就首揭修正前商標法第37條第7款規定部分而言，據爭商標是否為著名之商標或標章應以系爭商標申請註冊時為準，尚不得以嗣後發生之事實狀況，論斷系爭商標之申請註冊不符合商標法之規定。參加人於異議及訴願階段所檢送之證據資料計有：異議附件3 為2000年4 月出版之Taiwan Bicycles & Parts Guide0000-0000、異議附件4 為2000年5 月9 日發行之2000年機械五金產業年鑑、異議附件5 為2000年8 月發行之台灣五金雜誌；此外，訴願附件4 為「TOPTUL」商標之商品於88、89、90、91、92年之出口報單記錄及銷售資料影本，訴願附件5 為「TOPTUL」商品於世界各國參展之照片資料影本，訴願附件6為 訴願人所發行「TOPTUL」產品型錄影本，訴願附件7 為「TOPTUL」於Hardwares 雜誌之商品廣告。然參加人於異議階段所提異議證據中，Taiwan Bicycles & Parts Guide 0000- 0000（異議附件3）、2000年5月9日發行之2000年機械五金產業年鑑（異議附件4）、2000年8月發行之台灣五金雜誌（異議附件5），其證據資料皆各僅有一份，且集中於西元2000年，參加人雖稱此為年鑑乃每年發行一次之刊物的性質使然，然則就參加人所提出之宣傳證據，僅有於西元2000年左右3份相關刊物的廣告，為數不多，實難謂其有所稱密集廣告之行為。而參加人於訴願階段所提出之「TOPTUL」之商品於88、89、90、91、92年之出口報單記錄及銷售資料影本（訴願附件4），核因系爭商標申請註冊時間為90年10月30 日，故於此一時點以後之證據資料，依前揭說明，尚不得以之作為據爭商標已屬著名之證據。故依參加人所提出88、89 、90、91、92年之出口報單資料，其於系爭商標申請日，即90年10月30日以前之銷售狀況觀之，其行銷之國家並未包含我國，且揆其銷售金額僅為新台幣0000000元，尚難謂多，充其量亦僅能證明據以異議商標商品有行銷馬來西亞、英國、日本等國家之事實，尚難就此等少量之銷售資料遽認據爭之「TOPTUL」商標在我國已為相關購買者所知悉。又就據爭「TOPTUL」商標之商品於世界各國參展之照片資料影本（訴願附件5）觀之，雖有86年於印尼展示之記錄照，僅能證明據爭商標於86年曾於印尼展示，雖88年亦曾有展示活動(惟展示地點不明)；其餘多數照片之拍攝之時間、地點或無法辨識；或係於系爭商標申請註冊日之後，尚無法證明據爭商標於系爭商標申請前曾於世界多國展示宣傳之事實。又就參加人所發行「TOPTUL」產品型錄影本（訴願附件6）其為公司產品之種類及規格之說明，並無法顯示據以異議商標使用期間、範圍及地域；又就「TOPTUL」於Hardwares雜誌之商品廣告而言（訴願附件7），其刊登日期亦晚於系爭商標申請註冊日90年10月30日，亦無法用以證明據爭商標於系爭商標申請註冊時已為密集廣告。故原處分機關認參加人所提證據資料，尚不足以認定據爭商標於系爭商標申請註冊時已因密集廣泛之宣傳而達著名商標之程度，自無修正前商標法第37條第7款規定之適用，固非無見。惟就修正前商標法第37條第12款規定部分而言，系爭「TOP TOOL及圖」商標，係指定使用於「金屬加工機械用虎鉗、聯軸器、齒輪、鏈輪、滾輪、推桿、培林、軸封、軸襯、軸承座、滾針軸承、活塞環、氣缸蓋、磁力盤…」等商品據爭商標係指定使用於「扳手、起子、鉗」商品，雖依原處分機關編印之「商品及服務近似檢索參考資料」，系爭商標與據爭商標所指定使用之商品分屬第7類及第8類不同類別，然該等分類究屬原處分機關判斷時斟酌之參考，並非當然受其拘束，且產業技術日精月益，產品多元化及相關企業不斷擴充，商品是否相同或近似，應隨社會潮流、市場變遷而有所調整。而系爭商標所指定使用之「金屬加工機械用虎鉗」，與據爭商標所指定使用之商品為「手工具」類商品，均屬金屬材質之加工製造物品之器具，且現今銷售方式及管道多元化，商品之行銷並不以特定對象為限，手工具商品與金屬加工類商品，都可能透過多元的銷售管道易被購得，則兩者商品之銷售管道及對象難謂並無重疊；又參加人雖謂大多數生產虎鉗的廠商並不會有手工具之製造云云，然非即謂生產虎鉗之廠商即不可能為手工具類商品之製造，且透過此類廠商廣告行銷，亦難謂不會使消費者認為二者係屬同類或有關聯來源之商品。綜上，系爭商標與據爭商標所指定使用之商品，依一般社會通念難謂非屬類似商品。從而原處分機關以兩者非屬類似，即認系爭商標無修正前商標法第37條第12款規定之適用，遽為「異議不成立」之處分，即值斟酌，資為論據。

四、經查，系爭商標指定使用於「金屬加工機械用虎鉗、聯軸器、齒輪、鏈輪、滾輪、推桿、培林、軸封、軸襯、軸承座、滾針軸承、活塞環、氣缸蓋、磁力盤、油壓夾頭、油壓夾頭迴轉缸、拉製機心軸、定速接頭、驅動聯結器、液體動力型軸台」，而據爭商標則係指定使用於「扳手、起子、鉗」商品，二者依原處分機關編印之「商品及服務近似檢索參考資料」，雖分屬第7類及第8類之不同類別，但上開分類僅屬原處分機關判斷時斟酌之參考，並非當然受其拘束。系爭商標所指定使用之「金屬加工機械用虎鉗」，與據爭商標所指定使用之商品為「手工具」類商品，均屬金屬材質之加工製造物品之器具，且現今銷售方式及管道多元化，商品之行銷並不以特定對象為限，手工具商品與金屬加工類商品，都可能透過多元的銷售管道易被購得，則兩者商品之銷售管道及對象難謂並無重疊，此由參加人於審理時所提型錄亦顯示「金屬加工機械用虎鉗」，與「手工具」類商品，同時刊載於同一機械工具類行銷媒體，一般消費者者經由該等廣告行銷，依一般社會通念及市場交易情形，有使商品消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，應屬類似商品。原告主張據爭商標之申請人實際上僅製造「鉗」手工具而未有「虎鉗」金屬加工機械，商品本不會因廣告行銷而當然成為類似一節，非屬可採。

五、本件係以訴願決定認上述二商標指定使用商品難謂非屬類似而撤銷原處分，本院自應就該爭點加以審究，至於兩造商標是否近似？據爭商標為著名商標？並非訴願決定撤銷原處分之理由，與本件判斷結果不生影響，爰不一一加以論述。另訴願決定認參加人主張系爭商標有修正前商標法第37條第14款規定部分，因未補提相關事實及理由，原處分加以駁回，並無不當。兩造就此亦未再爭執，故不再贅論。從而被告以原處分機關認為系爭商標與據爭商標指定使用之商品非屬類似，即認系爭商標無修正前商標法第37條第12款規定之適用，遽為異議不成立之處分，尚值斟酌。而將原處分撤銷，著由原處分機關就修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款之其他要件重新審酌後，於收受本件訴願決定書後3 個月內，另為適法之處分，於法核無不合。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法　官 陳國成