臺北高等行政法院判決

原　　　告

大陸地區福建雅客食品有限公司

代　表　人

甲○○

訴訟代理人

戊○○

被　　　告

經濟部智慧財產局

代　表　人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參　加　人

星禾國際有限公司

代　表　人

乙○○

訴訟代理人

桂齊恆律師

複　代理人

謝智硯律師

訴訟代理人

丁○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年9月28日經訴字第09406136040 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國（下同）92年12月10日以「雅客YAKE」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第29類之「果凍、魚乾、海苔、乾海帶、紅棗、乾製果蔬、蜜餞、脫水果蔬、脫水蔬菜、葡萄乾、豆乾、果仁、香菇酥、蔬菜湯、泡菜、花生米、仙楂粒、蜜金棗、仙果、黑豆」商品，向被告申請註冊，經被告審查核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖1 所示）。嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，檢具「雅客YAKE」、「YAKE」商標（下稱據以異議商標，圖樣如附圖2 所示），對之提起異議。案經被告審查，於94年3 月7 日以中台異字第931408號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭商標是否有商標法第23條第1項第14款規定不得註冊之情形？

㈠原告主張：

⒈按商標法第23條第1 項第14款規定：「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。」本條款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只能證明有知悉他人商標或標章之存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該條款之適用，而符合該條款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定之緣由。

⒉查原告於大陸地區所獲各類褒獎證狀可證明「雅客YAKE」商標經原告之廣泛標章使用，使其所表彰之信譽，於系爭商標申請註冊前應已為相關業者或消費者所熟知。而參加人與原告長期配合從事對外銷售之貿易商廈門肯爾達工貿有限公司之傳真函中所提及之「經過多次電話聯絡關於『雅客』產品的單價問題、進口問題、商標品名問題一直在原地打轉迂迴不前」、「而且其外裝袋我們可以直接印上『雅客（YAKE）』名稱，如此非但把「『雅客』名字宣揚」、「『雅客』產品通關時需商檢費嗎？『雅客』公司是否有辦商檢呢？」、「『雅客』一定樂見其成」、「請將您一、YAKEV9。二、軟心脆。三、栗米燒。四、美爵果汁軟糖。五、夢露杏仁太妃糖此五種枕頭包（以上均為原告所有之商標）」等語，可證參加人對原告公司及商標知之甚詳，該傳真函相較於系爭商標之申請日雖晚於15日，但由該函內容「經過多次電話聯繫」、「吳小姐，請您注意您在2003年12月9 日所報的七彩虫（亦為原告所有之商標）」可證明參加人於系爭商標申請註冊前已知悉原告公司及其商品、所使用之商標，未料原行政處分及駁回訴願決定書未詳查，而宣告系爭商標無前揭法條之適用，於法未合，請判決如訴之聲明所載。

㈡被告主張：

⒈商標法第40條第1 、2 項規定，「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議。前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之」，合先敘明。

⒉商標法第23條第1 項第12款規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」。本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第16條所明定。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。本款之立法意旨除在保護著名商標或標章外，亦在防止混淆，維護交易安全，保護消費大眾利益，故本款之適用除須有以相同或近似於他人著名之商標或標章申請註冊外，尚須因而有致公眾發生混淆誤認之虞者，始足當之；至有無使公眾產生混淆誤認之虞，應就商標識別性之程度、著名性之高低、是否具有創意、所指定使用商品相關及類似程度及消費者之注意力等相關因素判斷之，當非單純同有相同之某文字即得斷定。

⒊查本件系爭註冊第0000000 號「雅客YAKE」商標圖樣，與原告據以異議「雅客YAKE」、「YAKE」商標圖樣相較，固屬構成近似之商標。惟查，本件據原告於原異議案所檢送之商標註冊證及商標證書影本觀之，雖可說明該商標於各國取得商標註冊之情形，惟關於商標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍須參酌實際使用証據資料綜合論斷。而依原告其他所檢送之證據資料，其中廣告合約書影本，除部分日期在本件系爭商標申請註冊日（92年12月10日）之後外，而播放地區亦僅侷限中國大陸少數省份，且不包括我國﹔又其餘各類褒獎證狀及網路下載資料等影本，亦均屬原告於中國大陸使用而獲獎或報導者，雖說明據以異議商標商品於大陸地區行銷，然該等使用資料是否可得為我國相關事業或消費者知悉，尚乏相關佐證。揆諸上開說明，原告所檢送之證據資料尚難證明在本件系爭註冊第0000000 號「雅客YAKE」商標申請註冊時，據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。況中文「雅客」係屬普通之字詞，而外文「YAKE」乃取其讀音，且國內外廠商以中文「雅客」作為商標圖樣申准註冊者不乏其數，是其尚非原告獨創而具高度識別性。衡酌據以異議商標識別性之程度、著名性之高低及創意等情，從而參加人公司以系爭商標申請註冊，尚無相同或近似於他人著名商標或標章有致相關公眾混淆誤認之虞，揆諸上開說明，應無前揭條款規定之適用。

⒋商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。本款之規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人創意之商標申請註冊，而判斷商標權人與該他人間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事證以為斷。

⒌查本件系爭註冊第0000000 號「雅客YAKE」商標，其中文「雅客」及外文「YAKE」非屬原告獨創已如前述，而據以異議商標復難謂為著名商標，是原告既未能提出參加人確實因何關係知悉據爭商標存在之具體證據，僅以上開理由作為本款之主張，要屬臆測之詞，尚不足採，從而參加人以系爭商標申請註冊，應無前揭條款規定之適用。

⒍綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

㈢參加人主張：

⒈按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，固為商標法第23條第1 項第14款之規定，惟此一條款之適用除應以二商標圖樣構成近似為要件外，尚須該他人確有先使用近似商標於同一或類似商品之事實，並有證據足以顯示或推論商標申請人於申請之前已知悉據以異議商標之存在，並係基於明知而仿襲者始足當之。是如無具體事證足以推論商標申請人係因知悉該他人商標之存在而加以仿襲者，縱使二商標構成近似，或該他人有使用近似商標於同一或類似商品之情形，均難謂有前揭法條之適用。

⒉按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」為民事訴訟法第277 條之規定。查本案原告固提出傳真函文及電子郵件影本，主張參加人於系爭商標申請註冊日之前已知悉原告商標存在，然查原告所提出之傳真函文及電子郵件，不僅均為影本，且為私人間非正式往來之文書，其真實性堪虞，而原告既欲據該等傳真函文及電子郵件主張有利自己之事實，自應提示正本以昭公信。況原告所提出之傳真函及電子郵件發送之日期均晚於系爭商標申請註冊日─92年12月10日─則以此等發生在後之書證，如何證明參加人於系爭商標申請註冊日前已知悉原告商標之存在？至於傳真函中雖有「2003年12月09日所報的七彩虫」字樣，惟「七彩蟲」與原告所據以主張之「雅客YAKE」商標究屬有別，自難以該提及「七彩蟲」之日期在前，即謂參加人因與大陸地區相關廠商有商業往來，因而知悉據以異議商標之存在。

⒊次查本案所爭執之商標法第23條第1 項第14款中之「契約」或「業務往來」關係，係指商標申請人與該他人間具有直接之「契約」與「業務往來」關係而言，則本案原告自始至終均無法證明參加人與其有直接之接觸關係，僅以數份日期發生在系爭商標申請日之後之私人往來傳真與電子郵件影本，實難證明參加人有因直接之契約或業務往來關係而知悉其商標之可能。

⒋再者，原告固一再聲稱參加人有抄襲其於大陸地區先使用商標之嫌，然查系爭商標圖樣之中文「雅客」係一普遍常見之名詞，而外文「YAKE」則為其外文拼音，國內廠商以之作為商標圖樣指定使用於各類商品（包括糖果、餅乾等商品）申准註冊者實不乏其例，其中於84年間即亦有第三人以中外文「雅客」、「YAKE」併列作為商標圖樣申請註冊者，是足證明「雅客」或「YAKE」並非出於原告所獨創，遑論系爭商標與據以異議諸商標尚非完全相同，自難僅以二者之中外文相同即遽以推論參加人於系爭商標申請註冊前即已知悉據以異議商標存在並進而加以抄襲。

⒌尤有進者，原告於異議階段固提出其在大陸地區之行銷資料，用以證明其商標在商品行銷之地域已具有相當知名度，惟有關據以異議商標商品是否進口我國或於我國境內廣告宣傳，均無任何相關之佐證，是原告於異議階段所提出之證據，充其量僅能證明其商標在大陸地區福建省等少數省分或地區有實際使用之事實，不僅難以據該等證據資料證明據以異議商標已為我國境內之相關事業及消費者所知悉，亦難逕為推論參加人於系爭商標申請註冊前即已知悉該等商標之存在。至於原告於準備程序中所提出之雜誌廣告資料，僅在大陸地區發行，自亦難推論我國境內之相關事業及消費者得藉該雜誌廣告而知悉原告之商標，況查該等雜誌上之商標使用態樣係將外文與中文分開使用，與參加人係將中英文結合使用尚屬有別，又所稱廣告詞雷同一事，與商標之使用無涉，亦難以該等廣告詞之偶同，即推論參加人有事先知悉原告商標之可疑。

⒍職是，本案之唯一爭點乃參加人於系爭商標申請註冊日前，是否已因雙方關係知悉據爭商標之存在，而如此一基本要件不足成立，自難謂系爭商標之註冊有違反商標法第23條第1 項第14款規定之情事。今查原告所提出之證據，均無法證明參加人與之有任何關係，或於系爭商標申請註冊前已知悉其商標存在，是以系爭商標之註冊無違反前述商標法第23條第1 項第14款之規定彰彰至明，依法應准其繼續註冊，被告及訴願機關之處分殊無違誤，應予維持，以符法旨，並維權益。

理由

一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第12款及第14款所規定。

二、本件參加人於92年12月10日以「雅客YAKE」商標（圖樣如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第29類之「果凍、魚乾、海苔、乾海帶、紅棗、乾製果蔬、蜜餞、脫水果蔬、脫水蔬菜、葡萄乾、豆乾、果仁、香菇酥、蔬菜湯、泡菜、花生米、仙楂粒、蜜金棗、仙果、黑豆」商品，向被告申請註冊，經核准列為註冊第0000000 號商標。嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第14款規定，檢具「雅客YAKE」、「YAKE」商標（圖樣如附圖2 所示），對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標圖樣與據以異議諸商標圖樣相較，固屬構成近似之商標，惟原告所檢送之證據資料尚難證明系爭商標申請註冊時，據以異議諸商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名；又中文「雅客」係屬普通之字詞，外文「YAKE」則取其讀音，而國內外廠商以中文「雅客」作為商標圖樣申准註冊者亦不乏其數，該圖樣尚非訴願人所獨創而具高度之識別性；是衡酌據以異議諸商標識別性之程度、著名性之高低及創意等情，參加人以系爭商標圖樣申請註冊，尚無相同或近似於他人著名商標或標章而有致相關公眾混淆誤認之虞，應無商標法第23條第1 項第12款規定之適用。另原告固主張據以異議諸商標已為相關事業或消費者所熟知，且兩岸經濟文化交流頻繁，參加人因而搶先申請註冊等語，惟系爭商標圖樣之中文「雅客」及外文「YAKE」並非原告獨創已如前述，據以異議諸商標復難謂為著名商標，原告既未能提出參加人確因何種關係知悉據以異議諸商標存在之具體證據，僅以前開理由主張系爭商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，要屬臆測之詞，核不足採等理由，乃為異議不成立之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟，兩造及參加人之主張，各如事實欄所載。

三、本件原告提起訴訟，就被告認系爭商標之註冊並未違反商標法第23條第1項第12款規定部分，並無爭執，是此部分自毋庸論究；茲原告所爭執者厥為系爭商標之註冊是否有違商標法第23條第1 項第14款規定而已。經查，系爭商標圖樣係由中文「雅客」及外文「YAKE」上下併列所組成，其與據以異議之「雅客」、「YAKE」及「雅客YAKE」等商標或由中文「雅客」，或外文「YAKE」置於一橢圓形內所構成，或由前開中、外文上下併列所組成者相較，二者均有相同之中文「雅客」或/ 及外文「YAKE」，固屬構成近似之商標；且系爭商標指定使用之蜜餞等商品，與據以異議諸商標所使用之蜜餞等商品，復屬同一或類似商品；惟查，系爭商標圖樣之中文「雅客」係一普遍常見之名詞，而外文「YAKE」則為其外文拼音，國內廠商以之作為商標圖樣指定使用於各類商品（包括蜜餞等商品）申准註冊者實不乏其例，其中亦有以中、外文「雅客」、「YAKE」併列作為商標圖樣，並於84年間即申請註冊者，是系爭商標之中、外文雖與據以異議諸商標之中、外文相同，惟二者外文尚有有無置於橢圓形內之差異，並非完全相同，自難僅以二者之中、外文相同，即遽為推論參加人於系爭商標申請註冊前即已知悉據以異議諸商標之存在，本件仍應綜合原告所舉其他相關證據資料為斷。又查，原告所舉據以異議諸商標之使用證據，或為大陸地區或韓國之商標註冊資料，僅為靜態權利取得之證明，尚難知悉據以異議諸商標之廣告行銷情形如何；或為據以異議諸商標於大陸地區部分省分廣告行銷及訴願人或據以異議諸商標獲大陸地區相關單位表揚之獎狀等資料，其中部分行銷或獲獎資料固早於系爭商標申請註冊日，而可證明據以異議諸商標於系爭商標申請註冊前，業經原告於大陸地區福建省等少數省分或地區廣告行銷，而於該等地區建立相當之知名度，惟據以異議諸商標商品是否進口我國或於我國境內廣告宣傳，則乏任何證據資料佐證，自難據該等證據資料證明據以異議諸商標於我國境內亦已具有相當之知名度，並逕為推論參加人於系爭商標申請註冊前，即已知悉該等商標之存在。至原告於爭訟階段另提出參加人公司登記資料、參加人與廈門肯爾達工貿有限公司間之傳真函文及參加人所發送之電子郵件等影本，主張參加人為國際貿易業者，其因商業往來對於福建省相關同業及產品訊息應有所了解乙節。查參加人所營業務固包含「國際貿易業」，惟據以異議諸商標商品於系爭商標申請註冊前，僅於大陸地區福建省等少數省分或地區廣告行銷而有其知名度，已詳如前述，參加人是否於該等地區從事商業活動，並因而知悉據以異議諸商標之存在，於乏進一步之證據資料佐證前，尚難僅以參加人為國際貿易業者，即逕為推參加人於系爭商標申請註冊前即已知悉據以異議諸商標之存在；而所提參加人公司傳真予廈門肯爾達工貿有限公司之傳真函文及參加人所發送之電子郵件等，不僅均為影本，且為私人間非正式往來之文書，其真實性堪疑；況該傳真函及電子郵件發送之日期均晚於系爭商標申請註冊日之92年12月10日，此等發生在後之書證，殊難證明參加人於系爭商標申請註冊日前已知悉原告據以異議商標之存在；至於傳真函中雖有「2003年12月09日所報的七彩虫」字樣，惟「七彩蟲」與原告所據以異議之「雅客YAKE」商標究屬有別，自難以該提及「七彩蟲」之日期在前，即謂參加人因與大陸地區相關廠商有商業往來，因而知悉據以異議商標之存在。綜上所述，本件依原告所舉證據資料尚難遽認參加人於系爭商標申請註冊前，即已知悉據以異議諸商標之存在，系爭商標之註冊自難謂有商標法第23條第1 項第14款規定之適用。從而，被告所為異議不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3 項前段，判決如主文。

第二庭審判長法　官 徐 瑞 晃