臺北高等行政法院判決

原告

香港商‧合和膠板有限公司

代表人

甲○○○

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

戊○○

訴訟代理人

桂齊恆律師（兼送達代收人）

上一人複代理人

廖正多律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

己○○兼送達代收

訴訟代理人

丙○○

參加人

日商霓佳斯股份有限公司

代表人

乙○○○

訴訟代理人

黃闡億律師

　　　　　　林志剛律師（兼送達代收人）

　　　　　　楊憲祖律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年8月2 日經訴字第09406132650 號訴願決定，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人前於民國87年12月8 日以「OMEGA 」商標 (下稱系爭商標)， 指定使用於當時商標法第49條所定商品及服務分類表第19類之「建築用地板、混凝土模板、地磚、混凝土預製塊、混凝土板、非金屬製封閉底板、塑膠地磚、建築用木板、木製地板、水泥磚」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第878761號商標。嗣原告以該註冊商標有違當時商標法第37條第7 、14款之規定，於91年10月3 日對之申請評定。被告審查期間，適逢商標法於92年11月28日修正施行，本件原申請評定主張之條款業經修正為商標法第23條第1 項第12、14款。案經被告審查認系爭商標未違反當時商標法第37條第7 、14款及現行商標法第23條第1 項第12、14 款之規定，於93年12月6日以中台評字第910447號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.命被告另為評定成立之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第19類之商品，有否相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，構成修正前商標法第37條第7 款、14款及商標法第23條第1項第12、14款之違反而應撤銷？

㈠原告主張之理由：

1.系爭商標於89年1 月1 日獲准註冊，89年2 月1 日經公告註冊，則依商標法第52條之規定本案自應適用87年11月1日修正施行之商標法。又系爭商標之註冊與商標法第91條第2 項之規定有違，應依法撤銷其註冊。

2.當時商標法第37條第7 、14款之規定，係以商標圖樣「相同或近似」為共同要件，被告明白肯定系爭商標與據以評定商標「OMEGA 」（下稱據爭商標），「二者均有相同之外文『OMEGA 』……應屬近似之商標」，並同意原告「較早使用外文『OMEGA 』作為商標在防火膠板等商品之事實應堪認定」，但卻以OMEGA 一字係希臘字母的第24個字母，非原告所創，且註冊在各類商品或服務所在多有等理由，認參加人並無不正競爭之搶註行為。此等論述顯完全忽略法條之構成要件，例如：參加人於申請註冊系爭商標之前，確已知悉據爭商標之存在─此與OMEGA 是否為希臘字母無關；系爭商標所指定商品與據爭商標所使用商品確屬同一或類似─此亦無關OMEGA 於其他類商品註冊之情形。尤其，參加人對其已知據爭商標存在於先之事實，從未明確予以否認，則徵諸前揭法條適用要件：商標「相同或近似」、商品「同一或類似」、原告確有「先使用」商標之事實，而參加人確「知悉原告商標存在」，顯然系爭商標之註冊背景，完全符合當時商標法第37條第14款及商標法第23條第1 項第14款之構成要件，自應依法撤銷其之註冊。

3.原告自59年起，即陸續於中國、美國及以色列以「OMEGA」商標申准註冊，69年在香港取得專用於建築用地板、膠合板等商品之「OMEGA 」商標權。87年10月初，因在香港發現有一HI TAK THERMAL & ACOUSTIC INSULATION ENG.LTD （喜德保溫隔聲工程有限公司）有侵害「OMEGA 」商標權之情事，乃委託律師發敬告函予該公司，告知應予7日內應允不再使用OMEGA 商標，經該公司表示涉及侵害之商品係出自日本公司，名為「霓佳斯（NICHIAS CORP ）」即參加人，而參加人於87年10月14日發出之回覆信函，清楚表示其知悉「OMEGA 」為原告之商標，僅期待原告能同意雙方共同在香港使用OMEGA 商標，然就在原告考量協商方案之同時，參加人竟於87年12月8 日以系爭商標在台搶先申請註冊，並於搶註之次日，即向原告之委託律師表示無法接受協商結果。足證參加人確在申請註冊系爭商標之當時，了解並同意原告為「OMEGA 」商標權人，並因知悉原告商標在香港及大陸均已註冊，乃佯裝協商，暗中進行台灣之商標搶註行為，且在搶先提出商標申請後，隨即拒絕再進行協商。比較該協商日期與系爭商標申請日之緊密接近，可知系爭商標之申請絕非偶然，明顯出自參加人搶占原告台灣市場之惡意，既該當於當時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之構成要件，系爭商標之註冊自應予以撤銷。

4.本案參加人刻意隱瞞雙方曾接觸之事實，並且始終無法反駁系爭商標之搶註係在雙方協商期間所為。被告竟採納其詞，謂參加人產品在香港上市係基於其早在日本註冊之商標權，然參加人在日本並未註冊5 個英文字母組成之「OMEGA 」，是所謂「基於……在日本註冊之商標權」並不成立，況本案並非認定香港產品如何，而係判定系爭商標之申請既在雙方協商過程中，是否出於搶註之行為？被告置兩造商標相同、商品相似、原告有先使用商標之事實、參加人明白表示知悉之信函及系爭商標申請日之非偶然巧合等法條構成要件不論，而為申請不成立之評決，與法不合。

5.據爭商標使用於建築材料等商品為相關消費者所熟悉之著名商標，且系爭商標有致公眾混淆誤認之虞，構成當時商標法第37條第7 款及商標法第23條第1 項第12款之適用，亦有具體之證據可稽。析言之，外文「OMEGA 」雖代表希臘文字中最後一個字母，然以之使用於防火膠板等建築材料，卻出自原告之首創。早在69年，原告前身即以「OMEGA 」商標在香港取得專用權，指定使用於膠板等商品，經二度延展註冊後，「OMEGA 」商標迄今已存在逾20年。75年「OMEGA 雅美家及圖」商標在中國大陸獲准列為註冊第256143號商標，凡此均在參加人80年以全然日文之商標在日本註冊之前，足徵參加人在日本註冊之商標既在原告創用商標之後，且未見任何英文字母，是與系爭商標圖樣明顯不同，不能據為系爭商標非出於搶註之證明。遑論原告以「OMEGA 」商標實際使用於防火膠板等建築材料商品已有多年之歷史，更長期行銷於亞洲及香港、中國大陸、新加坡、台灣等華人地區，如經常在各種建築專業雜誌上刊登廣告，或參加展覽活動等，以維持商標之曝光率而建立知名度，原告亦長期參與相關產業之展覽，為使相關消費者了解產品之特性及應用，原告亦經常製作各種精美型錄，供消費者參閱。

6.又查在系爭商標87年12月在台灣申請註冊之前，原告之「OMEGA 」商品亦已委由「康佑貿易有限公司（GatewayEnterprises Ltd. ,）」代理進口至台灣，足徵早在參加人以系爭商標在台灣進行搶註之前，原告之「OMEGA 」商品即為台灣地區之同業及相關消費者所熟悉，則系爭「OMEGA 」商標不僅出自抄襲，於客觀上亦有使相關消費者發生混淆、誤認之可能，依當時商標法第37條第7款 及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，系爭商標之註冊亦應依法予以撤銷。

7.商標法係使用的觀念，並非登記的觀念，參加人的OMEGA商標向來沒有使用，直到於臺灣登記時才開始使用。而原告於79年時已登記且使用OMEGA 商標。

8.從參加人於日本註冊的商標來看，無法看到OMEGA 商標，一般消費者無法得知。

㈡被告主張之理由：

1.據原告檢送之商品型錄正本及廣告資料、參展照片、銷售發票等證據資料影本觀之，原告以「OMEGA 」商標使用在防火膠板商品，除曾在大陸、香港及菲律賓參展，產品並已銷往馬來西亞、新加坡、菲律賓、南非及我國等事實固堪認定。然查「OMEGA 」一字係希臘字母的第24個字母，非原告所創，國內外廠商以之註冊使用在各類商品者不在少數。而反觀參加人除以「OMEGA 」之日文譯音於80年在其本國日本作為商標之部分申准註冊外，其後復以外文「OMEGA 」於印尼、新加坡、馬來西亞等國取得註冊，87年起亦透過代理商進口商品到我國，且以代理人名義在國內出刊之建築世界雜誌刊登廣告。則原告既未提出任何在我國廣告之證據資料，且據爭商標商品每年進口至我國之數量有限，實難據以認定據爭商標之信譽及品質已廣為國內相關事業或消費者所普遍知悉。從而參加人以「OMEGA 」作為系爭註冊第878761號商標申請註冊，應無致消費者對其所表彰之商品來源或產製主體產生混淆誤認之虞，亦難謂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。

2.再依當時商標法第37條第14款規定之規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人創意之商標申請註冊，本案綜觀原告與參加人檢送之廣告資料、銷售發票、註冊資料等證據資料影本，原告較早使用外文「OMEGA 」作為商標使用在防火膠板等商品之事實應堪認定。惟「OMEGA 」一字係希臘字母的第24個字母，並非原告所創用。是「OMEGA 」一字既為習知之外文，且由卷附商標註冊資料可知，以「OMEGA 」一字註冊在各類商品或服務者所在多有，則原告既未提出具體事證，尚難僅以原告與參加人在海外市場有重疊之處，即謂參加人之商標係仿襲原告商標而來，並有以不正競爭行為搶先在我國註冊之情形。

3.查參加人縱然表示知悉「OMEGA 」商標於香港地區已為原告所有，然由雙方之協商信函可知，參加人之產品在香港市場上市係基於參加人早已在日本註冊之商標權。嗣後雙方雖協商未果，然基於前述理由，既無相關事證足認參加人確因知悉他人商標存在而搶先註冊，參加人以其在日本註冊之「オメガ」商標之英文「OMEGA 」在我國申請註冊，自難謂有當時商標法第37條第14款之適用。

㈢參加人主張之理由：

1.OMEGA 指希臘字母的最後一字「Ω」，非原告所獨創，為一般大眾普遍知悉之文字，國內外廠商以之註冊使用在各類商品者不在少數。且參加人早於77年即在日本申請註冊，並陸續在87年以外文「OMEGA 」商標於印尼、新加坡、馬來西亞等國取得註冊，至遲於77年即開始使用該商標，長期廣泛行銷「OMEGA 」商標商品，此有新聞剪報、報章雜誌廣告及商品型錄等可證。再者，參加人至遲於87年起即透過代理商進口商品到台灣，且以代理人名義在國內出刊之建築世界雜誌刊登廣告。此外，參加人實際廣告時，均於「OMEGA 」前面標明參加人公司名稱特取部分「NICHIAS 」。由上述客觀事實足以判定，參加人早於與原告接觸前，即知悉「OMEGA 」外文，且係基於表彰自身商品品質及自身信譽之目的，申請註冊本件系爭商標，並無攀附原告在香港使用之「OMEGA 」或「Ω　OMEGA 雅美家」商標信譽之意圖。

2.原告主張其於香港獲准註冊「OMEGA 」商標，惟原告提出之香港註冊第1131號「OMEGA 」商標註冊證影本上所載之商標權人為「SAI-YUEN LAM trading as HOPEWELLTRADING COMPANY 」，而原告公司英文名稱為「HOPEWELLPLASTIC LAMINATES LIMITED 」，二者並不相同。由原告於評定階段提出之商標評定申請補充理由書觀之，參加人係與「SAI-YUEN LAM trading as HOPEWELL TRADINGCOMPANY 」之代理人聯繫有關香港註冊商標之授權使用事宜，而非原告。原告應證明「SAI-YUEN LAM trading asHOPEWELL TRADING COMPANY」為該公司前身。

3.退步言之，商標法為國內法，縱認「SAI-YUEN LAMtrading as HOPEWELL TRADING COMPANY 」為原告公司前身身。參加人為銷售「OMEGA 」商標商品於香港巿場，鑒於原告公司前身已於香港獲准註冊「OMEGA 」商標於類似商品，而於87年10月間與原告公司前身之代理人商議商標授權使用事宜，由於無法接受原告公司前身所提條件，而放棄於香港銷售「OMEGA 」商標商品。惟如前述，參加人早已知悉「OMEGA 」字樣，且早以之作為商標使用，為於台灣銷售地板商品，用以表彰自身商品品質及信譽，而申請註冊本件系爭商標，非因87年10月間與原告接觸，始知悉OMEGA 商標，並無剽竊原告於香港註冊之OMEGA 商標之意圖。原告於香港註冊之OMEGA 商標，其效力僅及於香港，而參加人亦尊重原告於香港註冊之OMEGA 商標權，放棄於香港銷售OMEGA 商標商品，惟基於商標屬地主義之原則，不因原告於香港註冊OMEGA 商標於相類似商品而限制參加人於台灣註冊本件系爭商標，因此系爭商標應無當時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之適用。

4.原告並未提出任何在我國廣告之證據資料，其提出之廣告刊物之發行地點及展覽地點皆僅限於香港、大陸地區，又未證明國內相關事業或消費者得取得該等國外廣告刊物而認識原告據爭商標；統計其銷售至台灣地區之商業發票，考量國內建材巿場之規模，實難認據爭商標已為我國相關事業及消費者所普遍知悉，應不構成當時商標法第37條第7 款及商標法第23條第1 項第12款所謂之著名商標。

5.綜上所述，據爭商標非屬著名商標，且參加人與原告接觸前，即知悉OMEGA 外文，且係基於表彰自身商品品質及自身信譽之目的，申請註冊本件系爭商標，並無攀附原告在香港使用之「OMEGA 」或「Ω　OMEGA 雅美家」商標信譽之意圖。此外，國內外廠商以「OMEGA 」為商標之一部分，註冊使用在各類商品者極多，該「OMEGA 」外文已成弱勢商標態樣，其識別力相對較弱，且系爭商標係使用於地板商品，而據爭商標則使用於裝飾防火膠板，適用於櫥櫃、桌面、檯面，二造商標商品仍具差異性，再者，二造商標商品已併存消費巿場多年。考量上開各項因素，系爭商標應無當時商標法第37條第7 、14款及現行商標法第23條第1 項第12、14款之適用。

理由

一、按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為現行商標法第52條所明定。又「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第91條第1 項所明定。本件係於92年4 月29日商標法修正施行前，以系爭商標有違修正前商標法第37條第7 款及第14款事由提請評定，且於商標法修正施行時尚未評決之評定案件，故應以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。再按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，分別為修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款本文所明定。又商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款本文所明定。

二、系爭商標圖樣係單純由外文「OMEGA」所組成，而據爭商標圖樣亦為單純由外文「OMEGA」所組成，或由寓目明顯之外文「OMEGA」組合其他中文「雅美家」及圖形，二者均有引人注意之相同外文「OMEGA」所組成，應屬構成近似可以認定。兩造就系爭商標與據爭商標近似一節，亦不爭執。原告雖主張以外文「OMEGA」使用於防火膠板等建築材料，出自原告之首創，早在69年，原告前身即以「OMEGA」商標在香港取得專用權，指定使用於膠板等商品，經二度延展註冊後，「OMEGA」商標迄今已存在逾20年。75年「OMEGA雅美家及圖」商標在中國大陸獲准列為註冊第256143號商標，原告以「OMEGA」商標實際使用於防火膠板等建築材料商品已有多年之歷史，更長期行銷於亞洲及香港、中國大陸、新加坡、台灣等華人地區，如經常在各種建築專業雜誌上刊登廣告，或參加展覽活動等，以維持商標之曝光率而建立知名度，原告亦長期參與相關產業之展覽，為使相關消費者了解產品之特性及應用，原告亦經常製作各種精美型錄，供消費者參閱，早在參加人以系爭商標在台灣進行搶註之前，原告之「OMEGA」商品即為台灣地區之同業及相關消費者所熟悉等等。

三、經查，原告前身固早於1980年即在香港取得「OMEGA 」商標權，指定使用於膠板等商品，並於1997、1998年先後在大陸地區及美國獲准註冊，有原告提出之商標註冊證可憑。又原告雖提出其自1981年起即不斷在各種建築專業雜誌刊登廣告，並於各地參加展覽活動，且長期行銷於亞洲、香港、中國大陸、新加坡及台灣等地區，復製作型錄提供消費者選購，其商品自1997年起並透過康佑貿易有限公司進口至台灣地區市場行銷等事實之證據資料。但由原告所提出以據爭商標於建築專業雜誌廣告觀之，其廣告刊物之發行地點及展覽地點皆僅限於香港、大陸地區（評定卷第51-88 頁；原告出口新加坡、馬來西亞之發票僅有西元1995年至1997年4 筆 ( 評定卷第214-221 頁)， 且其銷售金額僅約新台幣（下同）數10萬元，已難謂其在華人市場已有一定之知名度，況其在台灣地區之銷售發票時間亦僅集中於1997年5 月至7 月（評定卷第223-242 頁），1998年僅有1 筆 (評定卷第244 頁)，合計2 年交易金額約100 餘萬元，以國內建材市場之龐大，上述系爭商標之商品進口數量有限，時間短暫，且其行銷廣告均在國外，難認據爭商標於系爭商標註冊申請時(87 年12月8 日) 經由上述有限之進口商品及國外廣告資料可使我國相關事業消費者普遍知悉而臻著名之程度。據爭商標於系爭商標註冊申請時既不能認已屬著名商標，則原告主張系爭商標註冊有違修正前商標法第37條第7 款規定，自屬無據。

四、原告另主張87年10月初，因在香港發現有一喜德保溫隔聲工程有限公司有侵害「OMEGA」商標權之情事，乃委託律師發敬告函予該公司，經該公司表示涉及侵害之商品係出自日本公司即參加人，而參加人於87年10月14日發出之回覆信函表示其知悉「OMEGA」為原告之商標，就在原告考量協商參加人所提方案之同時，參加人竟於87年12月8日以系爭商標在台搶先申請註冊，可知系爭商標之申請明顯出自參加人搶占原告台灣市場之惡意，該當於當時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之構成要件部分。經查，參加人於1988年即在日本以譯音霓佳斯OMEGA地板提出申請，並獲准註冊，有日本商標公報在卷可憑（評定卷第157頁），且參加人於對原告之回函中僅表示瞭解「OMEGA」商標在原告市場為原告所擁有，但亦表示其在日本已經以「OMEGA」為註冊商標及行銷之情事，並希望研商任何可使參加人地板系統在原告香港市場使用之友好解決方式 (評定卷第262頁)。因此，由參加人上開函件內容顯示，參加人當時已表明「OMEGA」商標在日本係其先行註冊及行銷，僅認定香港市場「OMEGA 」商標權為原告所擁有，但仍希望協商使參加人地板系統能使用「OMEGA 」商標之解決方法。於上開函件中參加人已主張「OMEGA 」商標於日本為其所使用及行銷，足見參加人當時已主張先使用之事實，尚不能以該函件認參加人係知悉據爭商標之存在後，始以「OMEGA 」於我國申請註冊。又參加人基於日本已註冊之譯音霓佳斯OMEGA 地板商標拓展海外市場需要，本得向各國依其法律規定申請商標註冊。系爭商標「OMEGA 」向我國申請註冊，與其日本註冊商標之「オメガ」觀念、讀音相同，尚不能謂係襲自據爭商標。據爭商標於系爭商標註冊申請時既尚未於國內獲准商標註冊，且尚未臻著名，亦不能認國內已屬原告之市場。因此，原告主張參加人於原告考量協商參加人所提方案時，惡意搶占原告台灣市場之惡意，該當於當時商標法第37條第14款規定部分，並非可採。

五、從而據爭商標於系爭商標註冊申請時於國內既未臻著名，且參加人以其日本註冊在先且觀念相同之商標，於我國申請註冊，尚不認係知悉據爭商標後始加以襲用，系爭商標之註冊應無註冊時商標法第37條第7 、14款及現行商標法第23條第1 項第12、14款規定之適用。被告據此而為申請不成立之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷原處分及訴願決定，並命被告另為評定成立之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法　官 姜素娥